De rechtbank is van oordeel dat het merk (DE) HYPOTHEKER onderscheidend vermogen heeft. Het is niet uitsluitend een beschrijvende aanduiding maar kan dienen ter onderscheiding van de herkomst van de aangeboden diensten op het gebied van het hypotheekadvies. In dit verband heeft DHA haar standpunt dat haar onderhavige merken door de reeds jaren gevoerde reclamecampagnes als merk zijn ingeburgerd en niet aan de hypotheekbranche maar aan een specifieke onderneming zijn verbonden, voldoende aannemelijk gemaakt.

“Wat betreft de vermelding van het woord “hypotheker” in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is de rechtbank, daargelaten de vraag of door de enkele vermelding van “hypotheker” in dat woordenboek daarmee het merk (DE) HYPOTHEKER een soortnaam is geworden, van oordeel dat het woord “hypotheker” in relatie tot de wijze waarin dat door DHA is gedeponeerd (HYPOTHEKER, De Hypotheker en JAZEKER. DE HYPOTHEKER) en wordt gebruikt geen gewoon woord is in de Nederlandse taal.

In dit verband is de schrijfwijze van de gedeponeerde tekens niet zonder belang. Blijkens de betreffende stukken is het woord “hypotheker” als merk in hoofdletters en de woorden “de hypotheker” als woordmerk en als onderschrift bij het beeldmerk met een tweetal hoofdletters (te weten de “d” van het woord “de” en de eerste “h” van het woord “hypotheek”) geregistreerd en wordt alleen de schrijfwijze van het gedeponeerde merk De Hypotheker als woordmerk en als onderschrift in die vorm bij het beeldmerk gebruikt. “

Toch is de rechtbank van oordeel dat Van der Laan door het gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE geen inbreuk maakt op de rechten van DHA als houder van het merk (DE) HYPOTHEKER. Niet wordt voldaan aan de in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE opgenomen vereisten. Er is geen verwarringsgevaar.

De rechtbank concludeert dat het in de onderhavige sector kennelijk niet ongebruikelijk is, dat in de merken van ondernemingen het woord “hypotheek” (of een daarvan afgeleid woord) wordt opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan de begripsmatige gelijkenis tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE geen doorslaggevende betekenis toe.

In het woord “hypothekerije” treden “de letters “ije” in relatie tot het woord “hypotheker” niet alleen visueel, maar ook auditief zodanig op de voorgrond dat het daardoor een zelfstandige, los van het enkele woord “hypotheker” bestaande betekenis en uitstraling heeft verkregen.”

“Door de toevoeging van genoemde letters aan het woord “hypotheker” ligt de aandacht in dat woord niet zozeer op het onderdeel “hypotheker”, maar gaat die veeleer uit naar het totale beeld en de totale klank van het woord “hypothekerije”. Ook bij een vluchtige waarneming van de woorden “hypotheker” en “hypothekerije” valt naar het oordeel van de rechtbank eerder het verschil dan de overeenstemming tussen die woorden op. Hetzelfde geldt bij het horen van die woorden. Deze hebben dan een geheel andere cadans.”

“DHA gebruikt het woord “hypotheker” met daaraan voorafgaand het lidwoord ‘de’. Hiermee wordt het verschil tussen het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJE en het merk De Hypotheker auditief (zeker wanneer de klemtoon wordt gelegd op het lidwoord de) en visueel nog extra geaccentueerd.”

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat het door Van der Laan gebruikte teken niet gelijk is aan en geen overeenstemming vertoont met het door DHA gebruikte merk.

Hetgeen door de rechtbank hiervoor is overwogen met betrekking tot de gestelde inbreuk door Van der Laan op het merkenrecht van DHA heeft eveneens te gelden voor hetgeen door DHA is gevorderd terzake het door Van der Laan gebruiken van de handelsnaam “Hypothekerije” en de domeinnaam “hypothekerije.nl”.

DHA zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank ziet in de wijze waarop Van der Laan haar vordering tot veroordeling van DHA in de proceskosten heeft ingericht, te weten zonder enige specificatie daarvan en zonder verwijzing naar de “Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, aanleiding om uit te gaan van het zogeheten Liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Art Bizniz stelt vervolgens te goeder trouw te hebben gehandeld, nu zij niet is gewezen op het bestaan van eventuele rechten, geen enkele registratie aanwezig is en zij genoodzaakt was met een andere beeldengieterij in zee te gaan teneinde te kunnen voldoen aan haar leveringsverplichting. De rechter volgt Art Bizniz hierin niet.

Het in opdracht van Art Bizniz opgestelde rapport is aldus het oordeel van de rechtbank te beschouwen als een gecertificeerde verklaring van een registeraccountant. De vordering van eiser tot het laten verrichten van een accountantsverklaring is dan ook niet toewijsbaar en dit rapport zal als uitgangspunt van de verdere schadeberekening worden gehanteerd. De door Art Bizniz genoten winst over de 12 verkochte nabootsingen ad EUR 44,-- is inmiddels aan eiser uitgekeerd. De misgelopen provisie stelt de rechtbank vast op 15% en de vordering tot schadevergoeding wordt daarmee toegewezen.

Lees het vonnis hier.

In deze zaak is alleen de eerste hoofdinrichtingsconclusie van belang, die (in vertaling) als volgt luidt:

“Sleepnetsysteemcomponent gekozen uit een groep bestaande uit een sleepnet (13), sleepnetpaneelvleugels (25), toomlijnen (377, 378), sleeplijnen (18), fronttouwen (271), riblijnen en maascellen (30) ingericht voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het verbeteren van de prestatie van het sleepnetsysteem, met het kenmerk, dat  de sleepnetsysteemcomponent althans één maascel (30) heeft met een maasstaaf geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar (34) te waaieren en welke maasstaaf geconstrueerd is voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan ingericht om hydrodynamisch draagkracht te genereren wanneer de sleepnetsysteemcomponent door het water bewogen wordt als onderdeel van het sleepnetsysteem, waarbij de hydrodynamische draagkracht een prestatie van het sleepnetsysteem verbetert.”

Van Beelen brengt onder meer gevlochten, niet geslagen kernloos touw op de markt onder de aanduiding Stealth Rope. Met als uitsluitende grondslag dat Van Beelen door het voeren van haar Stealth Rope indirecte octrooiinbreuk zou plegen, vordert Hampidjan in conventie een verbod voor Van Beelen om haar Stealth Rope aan te bieden of af te leveren in Nederland, met de gebruikelijke nevenvorderingen. Van Beelen vordert in reconventie vernietiging van het octrooi voor zover voor Nederland verleend met een richtlijnconforme proceskostenveroordeling. 

De achter de bewoordingen van de hoofdinrichtingsconclusie liggende uitvindingsgedachte is dat een touw met een schroefvorm aan de buitenzijde – bijvoorbeeld een geslagen touw of een plat, gevlochten touw dat is gedraaid (getordeerd) – zijdelings uitwaaiert bij het schuin door het water bewegen van dit touw. Door een dergelijk touw in tegenovergelegen zijden van een maas in een sleepnet in tegenovergestelde richting toe te passen, is het idee dat een soort "zelf-openend-effect" van het sleepnet ontstaat. Een dergelijk effect kan volgens de beschrijving ook optreden bij niet gevlochten touw, maar dan moet het "bij voorkeur" getordeerd, gedraaid zijn. Men vindt deze uitvindingsgedachte, die ziet op het verkrijgen van een draagvleugelachtig of hydrofoil-effect, terug in de beschrijving.

Wil een geslagen, niet gevlochten touw als de Stealth Rope als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kunnen worden gezien, dan dient in ieder geval daarmee het hydrofoil-effect te worden bewerkstelligd. Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net. Dit is weliswaar als voorkeursuitvoering beschreven, maar zonder nader bewijs – dat ontbreekt – valt niet in te zien hoe het hydrofoil-effect met een plat touw anders dan door draaiing (in tegengestelde richtingen van tegenover elkaar liggen mazen) kan worden verkregen. Het octrooi noemt als alternatief dat the long sides can be shaped relative to each other to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects. Dit effect heeft een flat braided kernloos touw als dat van Van Beelen alleen met nadere hulpmiddelen, zoals de klemmetjes uit figuur 46 uit het octrooi, waarmee een soort vliegtuigvleugelvorm wordt vervaardigd, vgl. figuren 47 en 48). Althans is in deze procedure – gelet op de gemotiveerde betwisting door Van Beelen – door Hampidjan op geen enkele wijze bewezen dat zonder tordering bedoeld voor het octrooi wezenlijk hydrofoil-effect optreedt.

Door Hampidjan is aangegeven dat zij inderdaad geen concreet nader bewijs heeft aangedragen dat het door Van Beelen gevoerde touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawlnetten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd. Zij heeft slechts gesteld dat de Nederlandse nettenbouwers Maritiem en Van Duijn dit zouden doen. Deze stelling wordt slechts onderbouwd met een artikel in een vaktijdschrift, dat is weersproken door Van Beelen, en door een aantal verklaringen en uitingen zijdens Maritiem en Van Duijn. Uit deze verklaringen volgen geenszins de stellingen van Hampidjan, maar eerder het tegendeel. Gelet op de betwisting door Van Beelen volstaan de aangedragen bewijsstukken bepaald niet. Zodoende ontbreekt ieder bewijs dat het door Van Beelen gevoerde touw – dat, zoals door Van Beelen desgevraagd en onvoldoende steekhoudend weersproken is gesteld, voor tal van andere toepassingen buiten de sleepnetvisserij wordt gebruikt – een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding. Indirecte octrooiinbreuk kan daarmee niet worden vastgesteld in deze procedure.

De proceskostenveroordeling wordt gebaseerd op het oude regime. De ter zitting van 15 december 2006 de zijdens Van Beelen verzochte aanhouding van de onderhavige uitspraak tot na die op het appel van het incidenteel vonnis van 14 juni 2006 in deze zaak is verworpen, aangezien volgens bestendige rechtspraak geen aanspraak op een  richtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt gehonoreerd in procedures die zijn aangevangen voor het verstrijken van de implementatietermijn van die richtlijn, zoals ook het geval is met de onderhavige procedure.

Lees het vonnis hier. Eerder vonnis in incident hier.

De eerste prejudiciële vraag betreft de motiveringsplicht. Moet het BMB, nu dus het BBIE, na haar onderzoek naar de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie geven voor elk van de waren en diensten afzonderlijk?

A-G Sharpston breekt in haar conclusie een lans voor het Benelux-Merkenbureau en geeft aan dat het in de praktijk niet altijd doenlijk is om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken. De enige werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en –diensten voorkomt. Het zou moeten volstaan dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.

Het HvJ EG formuleert het echter anders en oordeelt dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Het HvJ EG voegt hier wel aan toe: “Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.” (38) Met dit laatste komt het HvJ EG de merkenautoriteiten alsnog tegemoet.

Op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel antwoordt het HvJ EG dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de merkenautoriteit, kan opleggen alleen te oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, of, in andere woorden, te beletten om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (dit in het kader van het doeltreffendheidsbeginsel, om de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. De belanghebbende kan onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk indienen.); en

Op de derde vraag antwoord het Hof tenslotte een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld ook kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren (in klasse 10) identiek zijn. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de vraag wat in casu de samenstelling is van het relevante publiek. Ontex betoogt dat dit publiek alleen bestaat uit gemiddeld oplettende consumenten. Het Gerecht komt echter tot de conclusie dat de betrokken waren voor een groot deel complexe instrumenten betreffen, die alleen door medische specialisten (kunnen) worden gebruikt. Het relevante publiek bestaat dus voor het grootste gedeelte uit specialisten, en slechts voor een ondergeschikt deel uit gemiddelde consumenten.

Volgende stap is een nauwkeurige beoordeling van de mate waarin de twee merken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen, waaraan het Gerecht maar liefst drie en een halve pagina wijdt.

Wat betreft de visuele vergelijking bevestigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat er – gelet op de verschillende beginletters van de betreffende merken (klinker E tegenover medeklinker C) - geen sprake is van visuele overeenstemming. In dit verband is van belang dat het element ‘e-u-r-o’ als het onderscheidende element van het oudere merk moet worden beschouwd, en niet het element ‘u-r-o-n’, dat beide merken gemeen hebben. De visuele aandacht van de consument gaat automatisch uit naar het element ‘euro’, dat immers veelvuldig voorkomt in merk- en handelsnamen, en in het dagelijkse taalgebruik (als de aanduiding voor de Europese munt, maar ook in de woorden Europa en Europees). Het merk EURON is dan ook niet bijzonder onderscheidend, maar refereert eerder aan de geografische herkomst van de betrokken waren.

Auditief is er weliswaar een zekere mate van overeenstemming (hetzelfde vierletter-element ‘u-r-o-n’), maar daar staat tegenover dat er een waarneembaar verschil is bij het uitspreken van de beide merken door de sterk verschillend klinkende beginletters.

De auditieve en visuele verschillen tussen beide merken worden nog versterkt door de begripsmatige verschillen. De benaming EURON doet denken aan de woorden ‘euro’ en ‘Europa’, welke zeer herkenbaar zijn in vele Europese talen. De consument zal, aldus het Gerecht, automatisch focussen op het onderscheidende element van EURON, te weten ‘EURO’. Daarbij komt nog dat CURON doet denken aan het Engelse woord ‘to cure’. De professionele consument (voor wie het Engels een gebruikelijke taal is) zal dit merk daarom eerder associëren met geneeskundige behandelingen en daar geen eigen conceptuele betekenis achter zoeken.

In licht van het bovenstaande oordeelt het Gerecht dan ook dat:

“Taking account of the substantial visual and conceptual differences between the marks at issue, and of the fact that the degree of phonetic similarity between them cannot be regarded as particularly conclusive because of the phonetic differences resulting from the first letters, and in the light of the relevant public in this case, it must be held that the degree of similarity between the marks in question is not sufficiently high to conclude that there is a likelihood of confusion”.

Het feit dat de betrokken waren identiek zijn doet daaraan niet af. Gelet op de verschillen tussen de twee merken zal de betrokken consument deze gemakkelijk van elkaar kunnen onderscheiden.

Lees het arrest hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).