Kruidvat bestrijdt de nieuwheid van conclusie 1 (en die van de volgconclusies 2-11) op basis van vier documenten, die deels tijdens de oppositieprocedure niet aan de orde zijn geweest. Eén van deze documenten is een tijdig gepubliceerde octrooiaanvrage van Nutricia zelf.

Naar het voorlopig oordeel van het hof, bestaat er een gerede kans dat conclusie 1 van het octrooi zal worden vernietigd in de door Kruidvat bij de rechtbank ‘s-Gravenhage aanhangig gemaakte bodemprocedure: niet wegens gebrek aan nieuwheid, zoals Kruidvat betoogt, maar wel wegens gebrek aan inventiviteit.

Nutricia heeft er op gewezen dat een dergelijk voorlopig oordeel nog niet hoeft te leiden tot het afwijzen van de inbreukvordering. Waar het om gaat is de vraag of het octrooi in dusdanige mate zal worden herroepen dat geen sprake meer zal zijn van inbreuk op het octrooi. Dit mag op zichzelf juist zijn, maar daarvoor geldt wel de voorwaarde, dat door de formulering van een wijziging met voldoende duidelijkheid de grenzen worden getrokken van de bescherming die door het octrooi wordt geboden. Bovendien moet het gaan om een wijziging die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die wijziging gelegen beperking.

Door Nutricia is gesteld dat het octrooi beperkt kan worden tot de combinatie van conclusie 1 met twee, maar het hof begrijpt: vier van de onderconclusies. Het hof leidt hieruit af, dat de grenzen van het eventuele resterende deel van het octrooi zich niet eenvoudig laten vaststellen. Daarbij komt dat niet alle documenten die in de oppositieprocedure tegen het octrooi zijn ingebracht in deze procedure zijn overgelegd. Een en ander betekent dat de onderhavige zaak ingewikkelder is dan geschetst. Voor een nog diepgaander onderzoek dan hierboven aangegeven is in dit kort geding geen plaats.

Gezien het vorenstaande is in dit kort geding daarom voor een verbod (indirect) inbreuk te maken op het octrooi, voorzover verleend voor Nederland, geen plaats. Dit betekent dat de grieven van Nutricia niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Het vonnis wordt bekrachtigd en Nutricia wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Lees het vonnis hier.

Ten aanzien van het relevante publiek stelt Alcon dat deze niet wordt gevormd door de eindgebruikers, maar door degenen die het middel voorschrijven. Kokott  geeft Alcon hierin gelijk, maar ziet geen reden om op grond hiervan het beroep te bekrachtigen: "In the case of medicinal products available only on prescription, the choice between various products is made not upon acquisition but earlier, during the medical consultation. Medicinal products available only on prescription are, because of the risks attaching to them, subject to special control by doctors, and also by pharmacists. (...) The risk, pointed out by OHIM and Biofarma, of confusion on the part of a patient who, independently of prescription, is confronted with the mark, is also of little significance, under trade mark law at any rate. In the Picasso judgment, the Court of Justice regarded the moment when the choice between the goods and marks is made as crucial for assessing the likelihood of confusion.  Other points in time, at which confusion on the part of consumers might be more likely because they display a lesser level of attention, are by contrast of secondary importance. (...) Therefore, Alcon is correct in its argument that the relevant public for medicinal products available only on prescription is to be determined by reference to healthcare professionals, and not patients. Hence, notwithstanding the legal errors in the contested judgment, it is not to be set aside."

Alcon vecht tevens de visuele en fonetische vergelijking van de tekens aan. Alcon vecht hierbij het feitencomplex zoals gesteld door het Gerecht aan. Het beroep is niet-ontvankelijk in dit opzicht: "The Court of First Instance has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence. The appraisal of those facts and the assessment of that evidence thus do not, save where they distort the evidence, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal."

De AG concludeert tot afwijzing van het beroep. Lees de conclusie hier.

Het verweer van EFT dat zij niet namens haarzelf maar namens verschillende zogenaamde "Van Gennip-ondernemingen" zou handelen (als gevolmachtigde dan wel als tussenpersoon) wordt afgewezen omdat EFT in haar communicatie met de afnemers op geen enkele wijze de "Van Gennip" constructie heeft vermeld terwijl verwacht mag worden dat een dergelijke constructie aan de handelspartners wordt gecommuniceerd. Tevens is onvoldoende aannemelijk geworden uit het door EFT overgelegde materiaal dat alle de afnemers volledig op de hoogte waren dat levering uiteindelijk door een "Van Gennip-onderneming" zou geschieden. Ten slotte is ook van belang dat ook namens de beweerdelijke volmachtgevers niet voldoende duidelijk is verklaard dat zij EFT daadwerkelijk gevolmachtigd hadden.

Hoewel de rechtbank de vraag open laat of enkel het "aanbieden" door EFT voldoende zou zijn voor een verbod, wordt ten overvloede overwogen:

"Weliswaar wordt het aanbieden niet als een voorbehouden handeling genoemd in art 40 ZPW (oud)/art 57 ZPW 2005, maar een aanbod kan niettemin een voldoende serieuze bedreiging vormen dat een voorbehouden handeling zal worden verricht om een eventueel op te leggen verbod te rechtvaardigen. Een aanbod is immers te beschouwen als een onmiskenbare voorbode voor daadwerkelijk in het verkeer brengen, verdere verhandeling of uitvoer".

De rechtbank ziet hier over het hoofd dat het "te koop aanbieden" zowel onder de oude ZPW als onder de nieuwe ZPW niet toegestaan is op grond van het begrip oude begrip "verder verhandelen" (art 40 jo 2 ZPW oud) resp. op grond van het nieuwe begrip "in de handel brengen" (art 57 jo 1 sub g ZPW 2005)

Er is er geen sprake van uitputting van het kwekersrecht.

Lees het vonnis hier

1- Der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG […] über die Marken bezieht sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer – mit dem er übereinstimmen kann –, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung – bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro – den Vorgang der Eintragung abschließt.

2- Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.“

Lees de conclusie hier.

De Commissie is van oordeel dat de vergoedingsverplichting nog slechts in twee beperkte gevallen gelding heeft waardoor bijna alle uitleningen van de vergoedingsverplichting vrijgesteld.

Volgens het HvJ gaat het in wezen om de vraag "welke draagwijdte moet worden toegekend aan de bepalingen van artikel 5, lid 3, van de richtlijn, volgens welke de lidstaten „bepaalde categorieën instellingen” kunnen vrijstellen van betaling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding". De belangrijkste doelstelling is te garanderen dat auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen ontvangen, zodat de bijzonder hoge en riskante investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, kunnen worden terugverdiend. Een vrijstelling van de meeste of zelfs alle categorieën instellingen druist in tegen de hoofddoelstelling van de richtlijn.

De door het Koninkrijk Spanje aangevoerde rechtvaardigingsgrond, de bevordering van culturele activiteiten als doelstelling van de richtlijn, wordt door het HvJ afgewezen. Het HvJ acht het juist dat culturele activiteiten een doelstelling van de richtlijn vormen, een andere doelstelling is echter de bescherming van rechthebbenden. Juist ter bescherming van dit recht op vergoeding heeft de gemeenschapswetgever de omvang van de vrijstelling willen beperken, door te verlangen dat de nationale autoriteiten enkel bepaalde categorieën van deze verplichting vrijstellen. Het HvJ oordeelt dat slechts een beperkt aantal categorieën instellingen van de verplichting kan worden vrijgesteld. Ook het argument van het Koninkrijk Spanje "dat de vrijstelling van artikel 37, lid 2, van het decreto legislativo niet geldt voor de „instelling” die de uitleningen verricht, maar voor het „orgaan” dat deze instelling controleert" wordt door het HvJ verworpen:

"Zoals de Commissie terecht opmerkt, getuigt het afhankelijk stellen van de vrijstelling van de vergoedingsverplichting van de door de uitlener gekozen rechtsvorm evenwel van een overdreven juridisch formalisme waardoor de uitlener de vergoedingsverplichting gemakkelijk kan omzeilen. Verder voert het Koninkrijk Spanje niets aan waaruit blijkt dat het gemaakte onderscheid tussen de instelling en het controleorgaan relevant is, terwijl deze twee entiteiten zich uit het oogpunt van de uitleenverrichting in wezen in dezelfde situatie bevinden."

Het HvJ verklaart dan ook "door de meeste of zelfs alle categorieën instellingen voor openbare uitlening van auteursrechtelijk beschermde werken vrij te stellen van de verplichting tot betaling van een uitleenvergoeding aan de auteurs, is het Koninkrijk Spanje de krachtens de artikelen 1 en 5 van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, op hem rustende verplichtingen niet nagekomen".

Lees het arrest hier  

Canna stelt vervolgens dat het merk SUBSTRAL geen, dan wel slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, nu dit merk (in hoge mate) beschrijvend is, omdat het is afgeleid van het Latijnse woord ‘substratum’, dat voedingsbodem of ondergrond betekent. De rechtbank meent daarentegen, dat het merk SUBSTRAL niet puur beschrijvend is. De mate van onderscheidingskracht van het merk is volgens de rechtbank bovendien niet gering. Er is volgens de rechtbank een nieuw woord ontstaan:

“Anders dan Canna is de rechtbank van oordeel dat het merk SUBSTRAL niet louter beschrijvend is. Door het weglaten van de laatste letter(s) en het vervangen door de letter ‘l’ is afstand genomen van het enkel beschrijven en is een ander woord ontstaan. Dat SUBSTRAL in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een Gemeenschapsmerk pas wordt ingeschreven nadat door het OHIM een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden ieder onderscheidend vermogen te ontberen. Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het OHIM na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.”

Ook het min of meer omgekeerde verweer gaat niet op. De rechtbank stelt dat het weliswaar juist is dat de beschermingsomvang van het merkenrecht zich niet uitstrekt tot woorden die kunnen dienen om de hoedanigheid of toepassingsmogelijkheden van waren aan te duiden, maar dat het enkele feit dat Canna het teken Subtra gebruikt ter aanduiding van het feit dat de waar geschikt is voor substraatteelt, nog niet maakt dat deze uitzondering zich voordoet.

Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de aanduiding beschrijvend is. Dat is niet het geval. Ook kan niet gezegd worden dat de aanduiding Substra als zodanig is ingeburgerd

Wat de mate van onderscheidingskracht van het merk van Henkel betreft, geldt dat SUBSTRAL al sinds 1947 op de markt is. Door dit lange gebruik en het grote aandeel dat SUBSTRAL op de markt heeft verworven, heeft dit merk naar moet worden aangenomen een niet gering onderscheidend vermogen gekregen.

Visueel is er sprake van een grote mate van overeenstemming. De toevoeging van het woord Flores maakt dit niet anders. Gelet op het feit dat Flores meer dan Substra beschrijvend is te achten en Substra aan Flores voorafgaat, blijft ook bij het gecombineerde teken Substra Flores, de nadruk liggen op Substra.

En zo de gemiddelde consument het merk SUBSTRAL al niet met het teken Substra zal verwarren, wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk SUBSTRAL en het teken Substra.

Henkel heeft onbetwist gesteld dat zij de merken SUBSTRAL heeft overgedragen aan OMS. Deze overdracht nog niet verwerkt in het merkenregister. Nu Henkel staat ingeschreven als houdster, gaat de rechtbank er in deze procedure vanuit dat het uitsluitende recht nog steeds Henkel toekomt. Niettemin zal de vordering uit proceseconomische gronden op naam van Henkel en OMS worden toegewezen, nu niet valt uit te sluiten dat ten tijde van de uitspraak van dit vonnis bedoeld depot inmiddels heeft plaatsgevonden.

Na dit alles uitgebreid te hebben overwogen, wijst de rechtbank de vordering van Henkel toe.

Lees het vonnis hier.

Terzake van het NL octrooi wijst de rechtbank de vorderingen af, omdat niet kenbaar is gemaakt hoe de conclusies luiden na de tweede afstand en bovendien terzake van deze nieuwe conclusies geen nietigheidsadvies van het OCN is overgelegd, zoals vereist is op grond van  artikel 70 lid 2 ROW.

Terzake van het Europese octrooi overweegt de rechtbank dat in elk geval het document “Bauermeister 1965”nieuwheidschadelijk is, mits komt vast te staan dat dit document ook daadwerkelijk vóór de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk is gemaakt. Dit wordt door Duyvis betwist. De rechtbank meent dat, gelet op de betwisting door Duyvis, niet op de juistheid van de terzake overgelegde verklaring van de heer Bauermeister zelf kan worden afgegaan. Volgens de rechtbank moet “precies en ondubbelzinnig” worden aangetoond dat Bauermeister 1965 op de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was. De rechtbank laat Teckru toe om te bewijzen dat, wanneer en aan wie dit document voor de prioriteitsdatum ter beschikking is gesteld en houdt iedere verdere beslissing aan.

Lees het vonnis hier.