Herstel
Herstelvonnis Rechtbank ’s-Gravenhage, in kort geding van 6 oktober 2006, KG ZA 06-1088. The Procter & Gamble Company tegen Reckitt Benckiser B.V.
"De advocaat van Procter & Gamble, mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, heeftverzocht het vonnis te verbeteren aangezien Reckitt Benckiser heeft aangegeven niet aan de kostenveroordeling te willen voldoen nu deze niet in het dictum is opgenomen. (…) Nu duidelijk sprake is van een kennelijke fout in het vonnis die zich vooreenvoudig herstel leent als bedoeld in artikel 31 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke echtsvordering, zal het verzoek tot verbetering worden toegewezen."
Uitgereikt aan een
Rechtbank Arnhem, 11 juli 2006, LJN: AY9528. Phoenix Publishers B.V. tegen gedaagden.
Wat hoort bij wat en bij wie en waarom? Geschil over de overdracht van een marketingconcept
FoodPersonality is een vakblad, gericht op managers van levensmiddelenfabrikanten en retailers. Het blad was tot mei 2006 het enige magazine waarin berichtgeving plaats vond over de FoodAwards, de FoodAwards met Sterren en de uitverkiezing van Captain of the Category en de FoodManager van het Jaar. De FoodAward wordt jaarlijks uitgereikt aan een "uitverkoren" product.
Tussen partijen is in de kern in geschil of FoodAwards als een zelfstandig evenement, dan wel als het marketingconcept van FoodPersonality moet worden aangemerkt. Phoenix Publishers stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat de FoodAward een zelfstandig evenement is dat los gezien kan en moet worden van het magazine FoodPersonality. Door de verkoop van FoodPersonality aan gedaagden, is in haar visie dus niet tevens de organisatie van de FoodAwards overgegaan. Gedaagden stellen dat de organisatie van de FoodAwards al sedert haar bestaan (circa 20 jaar) verbonden was aan FoodPersonality en daar onderdeel van uitmaakt. Het is in haar visie het marketingconcept van FoodPersonality.
De vermeende overdracht van FoodAwards is niet helemaal duidelijk, maar blijkt volgens de voorzieningrechter afdoende uit een aantal feiten.
De omzet van FoodAwards werd steeds tot de omzet van FoodPersonality gerekend. De cijfers wijzen uit dat zij daarvan een aanzienlijk deel uitmaakte.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de naam FoodPersonality niet zonder meer weg te laten uit het logo van FoodAward, zoals Phoenix Publishers stelt, nu deze naam op speelse wijze in het logo, namelijk opgesplitst aan weerzijde van het kroontje, de hoofdletter W uit de naam FoodAward, is geïncorporeerd. De naam FoodPersonality maakt daarmee onderdeel uit van het logo.
Uit de verschillende advertenties voor (deelname aan) de FoodAwards (blijkt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van de samenhang tussen FoodPersonality en FoodAwards doordat met name FoodPersonality als organisator en presentator van de FoodAwards en als opsteller/afzender van de advertentie wordt opgevoerd.
En hoewel Phoenix Publishers stelt dat uitsluitend de uitgaverechten van FoodPersonality zijn overgegaan en niet de onderneming, zoals de werknemers en de lopende verplichtingen, heeft zij ter zitting de stelling van gedaagden dat in het najaar van 2005 zij nog de enige medewerkers waren van Phoenix Mediaset B.V. die zich bezig hielden met FoodPersonality, en zij daarnaast ook geen ander werk voor FoodPersonality deden, niet weersproken. Dat zij uit dien hoofde in ieder geval verantwoordelijk waren voor het overgrote deel van de werkzaamheden ten behoeve van de FoodAwards, is evenmin weersproken.
Daarmee is de stelling van Phoenix Publishers dat er voor de overdracht van de FoodAwards meer werknemers c.q. ondernemingsactiviteiten hadden moeten worden overgedragen, onvoldoende aannemelijk geworden.
Deze feiten leiden tot het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat FoodAwards niet als een van FoodPersonality losstaand evenement is aan te merken.
De Rechtbank beveelt Phoenix Publishers om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere bemoeienis met betrekking tot de organisatie en de uitreiking van de FoodAwards te staken en gestaakt te houden,
Phoenix Publishers moet verder een lijst afgeven met (potentiële) adverteerders, welke door Phoenix Publishers tot de datum van dit vonnis zijn benaderd in het kader van deelname aan de FoodAwards en de bedoelde (potentiële) adverteerders een bericht te versturen met de mededeling “dat de organisatie van de uitreiking van de FoodAwards voortaan in handen is van Shelflife B.V. (i.o.), zijnde sedert 17 mei 2006 de uitgever van het vakblad FoodPersonality. Shelflife B.V. (i.o.).”
Lees het vonnis hier.
Rood
De Telegraaf bericht dat Marco Borsato niet wil dat de PvdA zijn hit “Rood” nog langer gebruikt op partijcongressen en bijeenkomsten. “Wij beseffen dat de kleur van de PvdA rood is, maar Marco wil zich bewust niet aan welke partij dan ook binden. Hij staat voor Warchild, maar dat is het enige politieke statement dat hij wil maken”, stelt de platenmaatschappijvan de zanger. De PvdA respecteert de wens van Borsato.
Vierkante meters
Rechtbank Amsterdam, 5 oktober 2006, LJN: AY9545. KPN Telecom B.V. c.s. tegen JC Decaux Nederland B.V.
Telefooncellen, reclamerecht, mededingingsrecht en alleenrecht.
JCDecaux heeft met een groot aantal Nederlandse gemeenten overeenkomsten gesloten op grond waarvan zij het alleenrecht claimt om in die gemeenten buitenreclame te maken op het formaat 2 m². KPN is voornemens om bestaande telefooncellen te vervangen voor telefooncellen met daarin reclamepanelen van 2 m² die zij kan verhuren voor het voeren van handelsreclame. JCDecaux verzet zich hiertegen door aan gemeenten een brief te schrijven waarin zij aangeeft dat JCDecaux het alleenrecht heeft op buitenreclame op 2 m² formaat.
KPN is van mening dat het claimen van alleenrecht in strijd is met art. 6 Mw, zodat de overeenkomsten tussen JCDecaux en de gemeenten nietig zijn. Bovendien stelt KPN dat JCDecaux onrechtmatig jegens haar handelt door zich rechten toe te eigen die zij niet heeft.
De voorzieningenrechter is van mening dat de gemeenten in de hoedanigheid als contractspartij van JCDecaux wel als onderneming in de zin van art. 6 Mw zijn aan te merken. Ook wordt geoordeeld dat er een afzonderlijke markt is voor buitenreclame in het formaat 2 m². Anders dan KPN verdedigt is die markt volgens de rechter niet per gemeente afgebakend, maar nationaal. De als bewijs overgelegde analyse van KPN achtte de rechter onvoldoende om in kort geding te kunnen oordelen over het effect van de overeenkomsten tussen JCDecaux en de gemeenten op de relevante nationale markt. De mededingingsrechtelijke vordering van KPN wordt aldus afgewezen.
Ook de vordering op basis van onrechtmatige daad is niet succesvol. Het enkele feit dat JCDecaux zich tegenover gemeenten beroept op de met hen gesloten contracten en nakoming daarvan verlangt is niet onrechtmatig. Bovendien oordeelt de rechter dat niet valt in te zien waarom KPN de gemeenten niet kan aanspreken op een weigering om hun medewerking te verlenen aan het daadwerkelijk vervangen van de telefooncellen.
Interessant is nog dat een vordering van KPN op de voet van art. 843a Rv wordt afgewezen, omdat tussen KPN en JCDecaux geen rechtsbetrekking bestaat op grond waarvan KPN een rechtmatig belang heeft bij de gevorderde bescheiden.
Lees het vonnis hier.
Gillette/LA-Laboratories
(bestemmingsexceptie)
HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03, Gillette/ LA-Laboratories
Artikel 6 lid 1 sub c Merkenrichtlijn
Gebruik van een merk om de bestemming van een waar aan te geven mag als dat nodig is.
Op de scheermesjesverpakking van LA-laboratories stond de volgende tekst: ‘alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje’.
BIE 2006, p. 131 (act.) DJGV
IER 2005/51
BMMB 2005, p. 136-137.
‘Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.’(Dictum).
De voorwaarde van een ‘eerlijk gebruik’ […] brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.
- De indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat.
- Dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.
- De goede naam van dit merk wordt geschaad of
- De derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak.
Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product.
Artikel 6 lid 1 sub c kan ook van toepassing zijn wanneer een derde ‘niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt.’ (Dictum).
Gerri/Kerry Spring
(herkomstaanduiding)
HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry
Artikel 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn
Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding en merk is niet bepalend, het gaat er om of het gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
Gerolsteiner Brunnen maakte op grond van haar woordmerk ‘Gerri’ voor mineraalwater bezwaar tegen het feit dat Putsch in Duitsland frisdranken op de markt brengt met etiketten met de woorden ‘Kerry Spring’. Deze dranken worden door de Ierse vennootschap Kerry Spring Water met water van de bron Kerry Spring geproduceerd en gebotteld te Bally-ferriter, in het graafschap Kerry in Ierland.
IER 2004/29, m.nt. JK
‘Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter worden na de volgende uitbreiding.’ (Ov. 25).
‘Artikel 6, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de herkomstaanduiding krachtens artikel 5 [Merkenrichtlijn] slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.’ (Dictum).
‘Voor deze rechter zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de geografische herkomstaanduiding daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.’ (Ov. 26).
Arsenal/Reed
(blijk van steun, trouw of gehechtheid)
HvJ EG 12 november 2002, zaakC-206/01, Arsenal/ Matthew Reed
Artikel 5 lid 1 sub a en 6 Merkenrichtlijn
Aanbrengen van merken van voetbalclubs op sjaals en dergelijke is merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. Een disclaimer op de plaats van verkoop helpt niet.
Reed verkocht in zijn kraam sjaals voorzien van merken van Arsenal. In die kraam stond een bord met de volgende tekst: ‘The word or logo(s) on the goods offered for sale, are used solely to adorn the product and does not imply or indicate any affiliation or relationship with the manufacturers or distributors of any other product, only goods with official Arsenal merchandise tags are official Arsenal merchandise’.
NJ 2003/265, m.nt. MRM
IER 2003/10, m.nt. ChG
NTER 2003/5, m.nt. HMHS
‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren […], kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn […]. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.’ (Ov. 56 en 57).
‘In een situatie die niet onder artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.’ (Dictum).
De Engelse verwijzingsrechter weigerde de uitspraak toe te passen, omdat het HvJ EG zelf de feiten anders was gaan vaststellen (High Court 12 december 2002). Het Court of Appeal volgde (de feitenvaststelling van) het HvJ EG wél (Court of Appeal 21 mei 2003).
BMW/Deenink
(niet-officiële merkdealer)
HvJ EG23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Ronald Deenik
Artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn
Een niet-officiële dealer mag een automerk gebruiken om duidelijk te maken dat hij er in gespecialiseerd is, zolang hij niet de indruk wekt dat er commerciële band is met de merkhouder.
Garagehouder Deenik was gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands auto’s van het merk BMW, alsmede in de reparatie en het onderhoud van dit merk. Hij was niet aangesloten bij het dealernet van BMW. BMW maakte bezwaar tegen de wijze waarop hij adverteerde.
NJ 2001/134, m.nt. JHS
IER 1999/16, m.nt. RdR
‘Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn].
De artikelen 5 tot en met 7 [Merkenrichtlijn] staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’ (Dictum).
‘De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.’ (Ov. 61).
Dior/Evora
(reclame door wederverkoper)
HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora
Artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn
De wederverkoper van een merkproduct mag het merk ook gebruiken in zijn reclame voor de verdere verhandeling van dit product.
Kruidvat (destijds een dochter van Evora) maakte in haar reclamekrantje gebruik van afbeeldingen van, legaal parallelgeïmporteerde, merkparfums van Dior (Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune). Dior maakte daar bezwaar tegen op grond van auteursrecht en merkenrecht.
NJ 2001/132, m.nt. JHS
BIE 1998/41, m.nt. Ste.
IER 1997/55 p. 224,
AA 1999 p. 480, m.nt. HCJ
‘De artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.
Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van [Merkenrichtlijn] ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.
De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.’ (Dictum).
Adidas/Fitnessworld
(verwatering)
HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, Adidas/ Fitness-world Trading; drie versus twee strepen Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn
Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn is ook van toepassing op gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Verwarring is niet vereist, het volstaat dat het publiek een verband legt. Wanneer het publiek een teken louter als versiering opvat is er geen sprake van merkinbreuk.
Adidas maakte op basis van haar drie-strepenbeeldmerk voor sportkleding bezwaar tegen het gebruik van twee strepen op sportkleding door Fitnessworld (zie afbeeldingen).
BIE 2004/24, m.nt. Ste
IER 2004/13, m.nt.JK
BMMB 2003 p. 210, m.nt. P.L. Reeskamp
Zie ook: Davidoff/Gofkid
‘Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.’
‘De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.’
‘Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merken-richtlijn] niet is vervuld.’ (Dictum).