Tevens werd Zoekmp3 verplicht een nader tebepalen schadevergoeding te betalen aan de door BREIN vertegenwoordigdebenadeelde rechthebbenden. Die schadeclaim is nu geschikt. Zoekmp3 betaalteen substantieel bedrag aan BREIN en gaat niet in cassatie.

Zoekmp3 accepteert het oordeel van het Hof: "Wij zijn destijds zelf naar derechter gestapt om duidelijkheid te krijgen of de werkwijze van Zoekmp3geoorloofd was. We respecteren het oordeel van het Hof dat het structureelgebruikmaken van het massale aanbod van ongeautoriseerd muziekbestandenonrechtmatig is. Daarom hebben wij besloten niet in cassatie te gaan en metBREIN een schadevergoeding te schikken.

"Op de site Zoekmp3 kon worden gezocht naar muziekbestanden die door middelvan een link konden worden gedownload van andere websites. Op de siteZoekmp3 stonden geen muziekbestanden. Eerder had de rechtbank Haarlem desite Zoekmp3 niet verboden maar bepaald dat door BREIN gemelde links naarillegale muziekbestanden moesten worden verwijderd. In hoger beroep verboodhet Hof Zoekmp3 alsnog omdat het Hof oordeelde dat de site wist dat deaangeboden links in belangrijke mate verwezen naar illegale muziekbestandenen daar structureel gebruik van maakte. Het Hof bepaalde dat het daarbijniet ter zake doet dat het op beperkte schaal downloaden door gebruikers istoegestaan. Het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werkenzonder toestemming is inbreukmakend en daarnaar linken is onrechtmatig. HetHof oordeelde dat een site die dat structureel doet verboden is enschadevergoeding dient te betalen.

BREIN is tevreden: "De uitspraak van het Hof in deze bodemprocedure sluit aan bij de internationale jurisprudentie. De kort geding uitspraak in de Kazaa zaak is daardoor achterhaald. Kazaa betaalde al een forse schikking. Zoekmp3 is gestopt en schikt nu ook. Natuurlijk liggen de bedragen helemaal niet in dezelfde orde van grootte. Dat was voor de sites ook niet het geval. Maar het is een substantieel bedrag dat we aanwenden om illegale websites aan te pakken"."

Lees het persbericht ook hier.

In de tweede procedure is de beschermingsomvang van EP ‘633 aan de orde. Ranbaxy stelt zich op het standpunt dat “de stereochemie van atorvastatine met zich meebrengt dat deze stof geen inbreuk maakt op het octrooi.” Bij het beoordelen van deze stelling is onder meer aan de orde of Warner-Lambert zekere uitvoeringsvarianten van geoctrooieerde uitvinding heeft gedisclaimd, bij voorbeeld in de vorm van afstand van recht. Ranbaxy stelt zich onder meer op het standpunt dat Warner-Lambert dit heeft gedaan door bepaalde mededelingen aan het Europese octrooibureau tijdens de verleningsprocedure van het ándere octrooi, EP ‘281. De rechtbank overweegt dat hiermee niet is voldaan aan de vereisten voor afstand van recht, aangezien met die mededelingen geen uitspraak is gedaan over de beschermingsomvang van EP ‘633. In r.o. 3.22”

“Afstand van recht is een rechtshandeling, zodat naar Nederlands recht een op de wil tot het doen van afstand gerichte verklaring is vereist, eventueel te construeren aan de hand van de criteria van artikel 3:35 BW. Daarvan is mede gelet op de geschetste te onderscheiden contexten (informatie voor de vakman vs. beschermingsomvang) geen sprake. Aan de vereisten voor afstand van recht dient, gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan, strikt de hand te worden gehouden.” 

De rechtbank concludeert dat op geen enkele plaats in de beschrijving, de conclusies of de verleningsgeschiedenis van EP ‘633 een disclaimer te lezen is, en wijst de vorderingen van Ranbaxy af. Aangezien Ranbaxy tijdens de zitting heeft verklaard dat zij haar voornemen om atorvastatine op de markt te brengen laat afhangen van de uitkomst van de procedure in conventie, neemt de rechtbank aan dat Ranbaxy haar voornemen niet zal uitvoeren. 

Lees  de vonnissen hier en hier. 

Tekst op Rechtspraak.nl, r.o. 4: 

“4. De kosten.

Als de in conventie overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij, te stellen op nihil vanwege de samenhang met het door NAC gevoerde verweer, alsmede in de proceskosten van Bavaria.
Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Rv, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn. Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.”

Grosse, r.o. 3.10

“3.10.
Voor het toekennen van een vergoeding aan reële advocaatkosten bestaat slechts aanleiding in zaken waarin de vordering is gebaseerd op een moedwillige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. De vordering van IFSP in conventie is een dergelijke vordering, maar in dat kader komt NAC geen vergoeding van proceskosten toe. Geen van de vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een eventuele toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk..”

“4. De kosten.

Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij en de proceskosten van Bavaria. In het laatste geval zal, in de lijn van de uitspraak d.d. 8 augustus 2006 van de rechtbank ‘s-Gravenhage, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogte niet door eiseres is betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomt.

In reconventie worden NAC en IFSP over en weer in het gelijk gesteld. Daarin ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren.”

Lees de grosse van het vonnis hier. Eerder bericht hier.

“Het onderhavige teken bestaat uit de woorden `schilder' en 'schoon'. Het bestanddeel schoon heeft als betekenis: helder, proper en 'vrij van vuil of ongerechtigheden' (Van Dale Hedendaags Nederlands, 2002). 'Schilder' is de stam van het werkwoord 'schilderen', een ander woord voor 'verven'. Het hof oordeelt dat de woorden 'schilder' en 'schoon' elk kunnen dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd, aan te duiden. Het teken bestaat daarmee uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen."

Het teken zélf verschilt volgens het Hof niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen en is samengesteld op een niet-verrassende wijze, vergelijkbaar met  alledaagse uitdrukkingen als 'veegschoon', 'veegvasf, 'schrobvast', 'bouwrijp' en 'rijklaar'. Het combineert twee alledaagse woorden die - opgevat in de (meest) gangbare betekenis - beschrijvend zijn voor de betrokken waren.

De combinatie van woorden is niet willekeurig, nu het in aanmerking komend publiek er mee bekend zal zijn dal het te schilderen oppervlak voor een goed resultaat 'schoon' / 'vrij van vuil en ongerechtigheden' dient te zijn. Niet kan daarom worden gezegd dat het teken door de voor deze waren ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. Het teken combineert - kortom - woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen."

Het gehele teken SCHILDERSCHOON is volgens het Hof derhalve uitsluitend beschrijvend voor de gedeponeerde waren. Daaraan doet volgens het Hof niet (voldoende) af, "dat 'schilderschoon' een ongebruikelijk woord is, noch dat het ook kan worden begrepen in de betekenis 'schilderachtig mooi.

Voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken, is het niet noodzakelijk dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten", aldus het Hof. Voldoende is het dat het teken - zoals hier - daartoe kan worden gebruikt.

Alabastine beroept zich er volgens hethof  tevergeefs op, dat geen noodzaak bestaat tot vrijhouding van 'schilderschoon' en er voor dat woord voldoende alternatieven zijn.

Lees de beschikking hier.

Lees Guido Gazelle's  gedicht Najaarsverwen hier.

"De voorzieningenrechter heeft PepsiCo niet-ontvankelijk verklaard omdat -zeer kort en zakelijk weergegeven- Pepsico zowel een spoedeisend belang ontbeert bij zijn vordering, als misbruik maakt van procesrecht omdat hij opnieuw en op inhoudelijke dezelfde gronden in kort geding een voorziening vordert die eerder in het Haagse kort geding is geweigerd.

Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv. Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux-merkensysteem. De toetsingsnorm ongenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv.

Formeel heeft Pepsico dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

() Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigden, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juistheid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve reeds daarom te worden bekrachtigd.

Werekelijke proceskosten: Van haar memorie van antwoord heeft Coca-Cola aanspraak gemaakt op een veroordeling van PepsiCo in de werkelijke proceskosten, omdat deze onrechtmatig handelt jegens Coca-Cola door misbruik te maken van procesrecht/te handelen in strijd met een goede procesorde. Aan het eind van haar pleidooi heeft zij dat standpunt laten varen en daarvoor in de plaats maakt zij thans aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de onderhavige zaak door haar 65.000,-- aan advocaatkosten zijn gemaakt.

Hoewel Coca-Cola in deze zaak geintimeerde is, moet de verandering van de door haar verlangde kostenveroordeling worden gelijk gesteld met een verandering van eis. Het is in strijd met een goede procesorde om deze eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen. PepsiCo heeft zich daardoor immers ongenoegzaam kunnen verweren tegen het nieuw betrokken standpunt van Coca-Cola. Het hof zal daarom wel PepsiCo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het hoger beroep, maar deze kosten op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis Rechtbank Utrecht hier.

 

The hearing officer (Registrar of Trade Marks) rejected that application on the ground that the sign in question was devoid of any distinctive character within the meaning. He also stated that the transparent collection chamber ultimately served to designate the kind and the intended purpose of the product in question, which was an absolute ground for refusal of registration. Dyson brought an appeal against that decision at the High Court of Justice.

The High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division decided to stay the proceedings and to make reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on the following questions:

1- In a situation where an applicant has used a sign (which is not a shape) which consists of a feature which has a function and which forms part of the appearance of a new kind of article, and the applicant has, until the date of application, had a de facto monopoly in such articles, is it sufficient, in order for the sign to have acquired a distinctive character within the meaning of Article 3(3) of Directive 89/104/EEC, that a significant proportion of the relevant public has by the date of application for registration come to associate the relevant goods bearing the sign with the applicant and no other manufacturer?

2- If that is not sufficient, what else is needed in order for the sign to have acquired a distinctive character and, in particular, is it necessary for the person who has used the sign to have promoted it as a trade mark?’

In Libertel relating to the registration of the colour orange as a trade mark for telecommunications goods and services, the Court considered that in order to consider those questions it was necessary as a preliminary matter to determine whether a colour per se was capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive. (23)

I believe that this reasoning can be legitimately applied to the present case. Like the Commission, I consider that in order to consider the questions raised by the High Court of Justice it is necessary as a preliminary matter to determine whether a functional feature like that at issue in the main proceedings is capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive.

Contrary to the arguments made by the applicant and the United Kingdom Government, I consider that a functional feature which forms part of the appearance of a product does not fulfil the necessary conditions under that provision to constitute a trade mark since it does not, in my view, constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

 In the light of the foregoing, I propose that the Court give the following answers to the questions asked:

1-  A visible functional feature of a product which is capable of taking on a multitude of appearances does not fulfil the necessary conditions to constitute a trade mark within the meaning of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks since it does not constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing goods and services of one undertaking from those of other undertakings.

2- In any event, Article 3(1)(e), second indent, of First Council Directive 89/104/EEC precludes the registration as a trade mark of a visible functional feature of a product.’

Lees de conclusie hier.

Gedaagde sub 1 is uitvinder en heeft een tweetal uitvindingen gedaan: een handdoekapparaat waarop reclameboodschappen kunnen worden geplaatst en een formule die de mogelijkheid biedt om aan kunststof een reukstof toe te voegen waardoor de geur blijvend aan de kunststof verbonden blijft. Eiser is ondernemer. Partijen zijn via internet met elkaar in contact gekomen en in oktober 2004 hebben partijen, in het bijzijn van betrokkene, een mondelinge overeenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat gedaagden een tweetal octrooien aan eiser in mede-eigendom zullen overdragen en dat eiser zich vervolgens met marketing en sales van de uitgevonden producten zal bezighouden. In ruil voor de overdracht van voornoemde octrooien heeft eiser een bedrag van € 60.000,-- overgemaakt op de rekening van gedaagden.

Bij emailbericht van 24 november 2004 hebben gedaagden n.a.v. van de hierboven geciteerde brief  meegedeeld: “(…) Ook ter verduidelijking, ik heb géén geld van u gekregen, u heeft van ons patentrechten gekocht, dat kunnen wij niet 1 2 3 terug schroeven Doe ik ook niet!!. (…)” 

Eiser heeft op 26 november 2004 conservatoir derdenbeslag doen leggen en heeft  Arnold & Siedsma onderzoek laten doen.. A&S concluderen dat het kunststof-octrooi  geen enkele waarde vertegenwoordigt, in het bijzonder vanwege de publicatie van de eerdere Europese octrooiaanvrage (…) Van het onderhavige Nederlandse octrooi blijft aldus niets over. (…)”

Een vraag die nu beantwoord dient te worden is of de overeenkomst ontbonden kan worden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gedaagden, in die zin dat er geen uitvoering is gegeven aan de overdracht van de twee octrooien.

“In dat kader is van belang dat in artikel 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) is bepaald dat een octrooi slechts wordt verleend indien de uitvinding als nieuw wordt beschouwd. Hiervan kan in ieder geval reeds geen sprake zijn als de uitvinding deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt vervolgens gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van Europese octrooiaanvragen, waarvan de datum van indiening ligt voor de dag van indiening van de Nederlandse octrooiaanvrage (lid 4).

Door gedaagden is niet weersproken dat voor het handdoekapparaat een Europese octrooiaanvraag is gedaan en dat dit octrooi is geopenbaard op 6 maart 2002. Daarmee maakt het handdoekapparaat deel uit van de stand van de huidige techniek. Het Europese octrooi is vervolgens komen te vervallen door het niet betalen van de jaarlijkse taxe. Daar komt bij dat gedaagde sub 1 op 7 februari 2004 zijn uitvinding aan de Telegraaf heeft geopenbaard. Om deze redenen zal het handdoekapparaat dan ook, met het oog op artikel 4 ROW, de nieuwheidtoets niet kunnen doorstaan. Dat brengt met zich dat er sprake is van een onherstelbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis.

Dat in Nederland het stelsel geldt van automatische octrooiverlening na indiening doet daar niet aan af. Immers, ook al is er een verleend octrooi (zoals door gedaagden is aangegeven), bij inbreuk op het octrooirecht zal het octrooi zonder waarde blijken te zijn en in het geheel geen bescherming bieden. Gesteld noch gebleken is dat eiser genoegen zou nemen met een dergelijk (waardeloos) octrooirecht. Nu overdracht van een degelijk octrooirecht aan [eiser] blijvend onmogelijk is, is een ingebrekestelling niet vereist en verkeren [gedaagden] van rechtswege in verzuim vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijnde 8 oktober 2004. In beginsel kan de overeenkomst per die datum worden ontbonden.

Gedaagden hebben nog aangevoerd, zo begrijpt de rechtbank, dat ontbinding niet mogelijk is nu sprake is van schuldeisersverzuim. Zij stellen zich op het standpunt dat  eiser heeft verzuimd een octrooigemachtigde in te schakelen. Indien hij dit wel had gedaan had hij immers geweten wat de stand van zaken was met betrekking tot het octrooi. Dit verweer gaat niet op. Voor het intreden van schuldeisersverzuim is noodzakelijk dat de schuldenaar, in casu gedaagden, bereid en in staat is tot nakoming. Zulks is hier niet aan de orde. Zoals reeds hiervoor overwogen kan het octrooi van het handdoekapparaat niet worden overgedragen omdat geen sprake is van een octrooi met enige waarde.

Met betrekking tot de geparfumeerde kunststof geldt het volgende. Er is weliswaar een octrooi verleend maar op het moment van het sluiten van de overeenkomst op 8 oktober 2004 had dit reeds lang zijn geldigheid verloren door het niet betalen van de jaarlijkse taxe. Op dat moment was er dan ook sprake van een verplichting die niet nagekomen werd en kon worden. Het verweer van gedaagden dat eiser ervan op de hoogte was dat er een nieuwe aanvraag gedaan zou worden doet daar niet aan af. Dit ziet namelijk op een toekomstige prestatie waarvan niet met zekerheid gesteld kan worden dat hieraan gevolg zal worden gegeven. Op 8 oktober 2004 waren gedaagden dan ook niet in staat het patent op de geparfumeerde kunststof aan eiser in (mede) eigendom over te dragen.

Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat gedaagden toerekenbaar tekort geschoten zijn in de nakoming van de verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.” Gedaagden dienen het door eiser betaalde bedrag van € 60.000,-- aan hem te restitueren als zijnde onverschuldigd betaald.

Lees het vonnis hier.