Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (eiser tegen White Villa Entertainment c.s.)
Vordering intrekking aanspraak op vergoeding fonogrammenproducent. Wet Naburige rechten deels toegewezen. Vaststellingsovereenkomst. [eiser] is een Nederlandse DJ en maker van onder andere dance muziek. White Villa is een platenmaatschappij en is tevens eigenaar en exploitant van een opnamestudio te Ede. In 2004 zijn [eiser] en White Villa een Licentie-overeenkomst aangegaan en heeft White Villa sindsdien (tenminste) 16 tracks van [eiser] (onder de naam [B] uitgebracht. Per 1 juli 2009 heeft Cloud 9 de muziek catalogus - ‘all master and license rights’- overgenomen van White Villa. In januari 2012 heeft [eiser] zich als fonogrammenproducent aangemeld bij de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) en aanspraak gemaakt op de producentengelden van zijn tracks.

De voorzieningenrechter gebiedt White Villa c.s om een aangetekende brief te zenden aan Sena waarbij zij verklaart alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden.

3.1. [eiser] vordert, samengevat, na vermeerdering van eis, (hoofdelijke) veroordeling van White Villa c.s.,
primair: A. om, uiterlijk binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis, haar claim op het (producentenaandeel in) de billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7 van de WNR voor de [B] tracks volledig in te trekken (dat wil zeggen voor de gehele periode vanaf het eerste releasejaar van de betreffende tracks), door uiterlijk binnen de genoemde termijn een aangetekende brief (met een kopie per e-mail) te zenden aan Sena, met de in het petitum van de dagvaarding genoemde opmaak en inhoud; (...).

4.1. [eiser] heeft zijn vorderingen in de eerste plaats gestoeld op de stelling dat White Villa c.s. de bij 2.11 aangehaalde overeenkomst dient na te komen. Niet in geschil is dat deze overeenkomst kan worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst waarmee werd beoogd de geschillen tussen partijen in der minne te regelen. Deze vaststellingsovereenkomst (hierna aan te duiden als: de schikkingsovereenkomst of ook: de schikking) heeft betrekking op de vergoedingen die Sena uitkeert aan de fonogrammenproducent van de [B] tracks, de zogenoemde ‘producentenvergoedingen’. De definitie van fonogrammenproducent in de WNR luidt als volgt: ‘de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen’. In de door Sena gehanteerde definitie is daaraan toegevoegd: ‘en die daarvoor de financiële verantwoordelijkheid heeft’.

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat voorshands niet voldoende aannemelijk wordt geacht dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de zienswijze van [eiser] ten aanzien van de uitleg van de schikking zal volgen, zodat niet behoeft te worden toegekomen aan het beroep op dwaling van White Villa c.s. Ten overvloede wordt daarbij opgemerkt dat voor zover White Villa c.s. zich erop beroept dat zij gedwaald heeft bij de totstandkoming van de schikking omdat [eiser] bij overeenkomst van 29 augustus 2007 al afstand zou hebben gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke (zodat de schikking geheel overbodig was) die stelling – los van de vraag of die overeenkomst een vervalsing is, hetgeen [eiser] stelt, maar White Villa c.s. uitdrukkelijk betwist – wordt verworpen. [gedaagde 2] heeft immers ter zitting desgevraagd meegedeeld de overeenkomst van 29 augustus 2007 weliswaar niet direct in zijn administratie te hebben aangetroffen, maar de inhoud ervan wel ‘in zijn hoofd’ te hebben gehad, tijdens de totstandkoming van de schikking. De inhoud van die brief heeft hij dus bij de totstandkoming van de schikking kunnen betrekken. Ook de verklaring van White Villa c.s. dat zij de [B] tracks royaltyvrij aan Cloud 9 heeft overgedragen, wijst erop dat [gedaagde 2] er al voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst van uitging dat [eiser] afstand had gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke.

4.13. [eiser] heeft gesteld dat in het geval de schikkingsovereenkomst ontbonden of vernietigd zou zijn en dus alle daarin gemaakte afspraken ongedaan zouden moeten worden gemaakt, de producentenvergoeding eveneens aan hem toekomt, omdat niet White Villa maar hijzelf als fonogrammenproducent in de zin van artikel 1 WNR en voor Sena dient te worden aangemerkt. Los van de omstandigheid dat de schikking vooralsnog rechtsgeldig wordt geacht, kan die stelling voorshands evenmin worden onderschreven, aangezien vooralsnog niet kan worden aangenomen dat White Villa c.s. sowieso niet als fonogrammenproducent van de [B] Tracks kan worden aangemerkt, omdat [eiser] zijn betwisting van de stelling dat White Villa c.s. het uitbrengen van de tracks heeft gefaciliteerd en daarin heeft geïnvesteerd, door het ter beschikking stellen van de studio en dergelijke (en dus kan worden aangemerkt als degene die de muziekwerken voor het eerst heeft vervaardigd of doen vervaardigen en daarvoor de financiële verantwoordelijkheid had) niet, althans onvoldoende, heeft onderbouwd.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt White Villa en [gedaagde 2], gezamenlijk en afzonderlijk, om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis een aangetekende brief te zenden aan Sena, afdeling Repartitie, t.a.v. mw. [C] en mw.mr. [D], met kopieën per e-mail naar de adressen: [mailadres 1] en [mailadres 2], met de navolgende inhoud, op briefpapier van White Villa in gebruikelijk, goed leesbaar lettertype, zonder nader commentaar, met ondertekening door [gedaagde 2], en met afschrift naar de raadsvrouw van [eiser]:

“Geachte mevrouw [C] en mevrouw [D],
Hierbij bericht ik u als volgt. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een kort geding plaatsgevonden waarin door [eiser] als eiser, tegen ondergetekende en White Villa Entertainment B.V. (“White Villa”) als gedaagden, een vordering is ingesteld tot nakoming van de tussen [eiser] en White Villa gesloten vaststellingsovereenkomst van 22 januari 2013, waarvan een kopie is bijgevoegd. Op grond van het vonnis van 20 juni 2013 van de voorzieningenrechter in voormeld kort geding deel ik u hierbij mede dat White Villa op grond van die vaststellingsovereenkomst per omgaande alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en bij deze verklaart dat zij ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden. Een kopie van het vonnis is eveneens bijgevoegd. (ondertekening)”

5.2. bepaalt dat White Villa c.s. hoofdelijk een aan [eiser] te betalen dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag dat zij niet of niet volledig aan het onder 5.1 genoemde gebod voldoet, met een maximum van € 50.000,-;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (pdf)

In onze IE-Forum serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.
Kracht advocatuur juridische blog: Op woensdag 14 augustus 2013 vond een kort geding plaats van de collectieve beheersorganisatie (‘CBO’) voor regisseurs, VEVAM, tegen de kabelexploitanten UPC en Ziggo. Aan de kant van de exploitanten bevond zich ook de gevoegde partij RoDAP, een conglommeraat van kabelaars, producenten, commerciële en publieke omroepen.

Lees verder

Sabine van Rienen versterkt het advocatenteam van Louwers IP|Technology Advocaten. Sabine van Rienen was al aan het kantoor verbonden als paralegal/juridisch medewerker. Zij studeerde af in juni 2012 aan de Universiteit van Tilburg.

Zie hier het persbericht.

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (Ferring B.V. tegen verweersters)
In navolging van IEF 11445.  Rechtspraak.nl: Intellectuele eigendom; octrooirecht; incident; bezwaren tegen eiswijzigingen in hoger beroep en incidentele vordering tot (alvast directe) afwijzing van in de hoofdzaak aan de orde zijnde inbreukvorderingen. Incidentele vordering afgewezen en bezwaren verworpen.

[verweersters] zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van 13 juni 2012. [verweersters] zou uitvinder zijn van een gedeelte van de materie, die Ferring in een Europese octrooi-aanvrage heeft geclaimd in  EP 1 501 534  voor 'Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat'. De opeisings- en -nietigheidsvordering worden afgewezen. [verweersters] hebben grieven tegen het vonnis aangevoerd en hun eis gewijzigd. Ferring heeft vervolgens een “incident bezwaar tegen eiswijziging genomen. Voorts heeft zij daarbij gevorderd [verweersters] in hun inbreukvorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Het hof oordeelt dat de stellingen van Ferring onvoldoende zijn onderbouwd. Er is geen reden om [verweersters] vorderingen niet toe te laten, het bezwaar wordt verworpen en de eisvermeerdering wordt toegelaten.

Bezwaren tegen wijzigingen van (de grondslag van) eis
7. Ferring maakt bezwaar tegen de vier volgende (vermeende) wijzigingen of vermeerderingen van (de grondslag van de) eis in de MvG:
1. vermeerdering met vorderingen betreffende “low dose” toediening/ door het “low dose” aspect als grondslag van de vorderingen aan te voeren;
2. vermeerdering met vorderingen tot opeising van Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen;
3. vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 onder meer betreffende opeising van een aandeel in het EP 534 en buitenlandse equivalenten;
4. vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten.

 

Ad 1 en 2
11. [verweersters] erkennen in hun antwoordmemorie dat zij in eerste aanleg de Amerikaanse equivalenten bewust uit de procedure hebben geweerd door, begrijpt het hof, hun eis in zoverre te verminderen. Zij stellen dat zij ook in hoger beroep geen overdracht van Amerikaanse equivalenten vorderen en er in dit verband geen sprake is van enige wijziging van eis. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben [verweersters] desgevraagd verklaard dat zij in hoger beroep ook geen opeising van de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvragen vorderen.

12. In het midden latend of in de MvG voormelde wijzigingen van (de grondslag van de) eis kunnen worden gelezen, brengt voormeld standpunt van [verweersters] mee dat MvG aldus moet worden begrepen dat niet bedoeld is de eis te wijzigen in de hiervoor in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2 weergegeven zin. Dit brengt mee dat Ferring in zoverre geen belang bij haar bezwaar heeft en dit zal worden afgewezen.

Ad 3
15. Ferring stelt dat [verweersters] nadrukkelijk afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel in de octrooien en de octrooiaanvragen, ter onderbouwing van welke stelling Ferring verwijst naar de hiervoor aangehaalde overwegingen van de rechtbank. [verweersters] hebben dit betwist, waarbij zij stellen dat de rechtbank de positie van [verweersters] verkeerd hebben begrepen en (derhalve) verkeerde conclusies heeft getrokken. Zij stellen dat zij met hun in eerste aanleg (en thans primair) gevorderde gedeeltelijke overdracht van het aandeel in EP 534 juist een aandeel (in, voor zover van toepassing, een gemeenschappelijk recht, begrijpt het hof) hebben gevorderd. Zij stellen dat zij in ieder geval geen afstand hebben gedaan van opeising van een zodanig aandeel. Het hof is van oordeel dat de stelling van Ferring dat [verweersters] afstand hebben gedaan van het vorderen van een aandeel niet blijkt uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden vonnis nu dat er niet staat. Daaruit kan hooguit worden afgeleid dat zij (naar het oordeel van de rechtbank) geen aandeel (op de juiste wijze) hebben gevorderd, maar dat is iets anders dan afstand doen van een vordering. Ook overigens is deze stelling van Ferring onvoldoende onderbouwd, zodat er geen reden is om [verweersters] niet toe te laten hun vorderingen, al dan niet zekerheidshalve, uit te breiden met de onderhavige subsidiaire vorderingen. In zoverre is sprake van een vermeerdering van eis. Deze is tijdig bij memorie van grieven gedaan en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is (ook) geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Het bezwaar van Ferring zal dan ook worden verworpen en de eisvermeerdering zal worden toegelaten.

Ad 4
16. (...) Nu uit de door Ferring aangehaalde overwegingen uit het vonnis niet zonder meer blijkt dat [verweersters] hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft), Ferring deze stelling overigens niet heeft onderbouwd en daarop bij het pleidooi niet meer is teruggekomen, gaat het hof aan de stelling van Ferring dat [verweersters] in eerste aanleg hebben erkend dat conclusie 1 nieuw is (en bepaalde voordelen heeft) als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daarvan uitgaande is er geen goede reden (aangevoerd) om de bij MvG aangevoerde nieuwe nietigheidsgronden niet toe te laten. Deze zijn tijdig aangevoerd en dit is niet in strijd met de goede procesorde. Daardoor is geen sprake van onredelijke bemoeilijking van Ferring in haar verdediging. Dat in eerste aanleg de voor het eerst bij pleidooi aangevoerde nietigheidsgronden als zijnde tardief (in een zaak waarin gedagvaard is volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken) niet zijn toegelaten (zie rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis) is niet relevant. Dit staat aan een (zelfde of soortgelijke) eiswijziging in hoger beroep in dit geval niet in de weg. Ook de stelling dat deze wijziging van eis doorwerkt in de door [verweersters] ingestelde opeisings- en inbreukvorderingen is niet relevant. Het bezwaar tegen deze wijziging van eis zal derhalve worden verworpen en de wijziging van de grondslag van de eis zal worden toegelaten.

Vordering tot afwijzing van de inbreukvorderingen
19. Het hof deelt het standpunt van [verweersters] dat het onderhavige incident niet geschikt is voor het verkrijgen van de door Ferring gewenste beslissing. Een niet in de wet genoemde incidentele vordering, ingesteld in een lopende procedure, zoals bedoeld in artikel 208 Rv, moet in beginsel een processuele verwikkeling betreffen die rechterlijke bemoeienis vereist van andere aard dan beslechting van materiële geschilpunten; zo’n incident moet in beginsel betrekking hebben op de voortgang of instructie van de zaak. Het standpunt van Ferring dat slechts sprake is van een procedureel punt waarvoor geen inhoudelijke beoordeling nodig is deelt het hof niet, alleen al omdat voor de beoordeling daarvan uitleg van diverse bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig is, waarover partijen van mening verschillen en door Ferring uitvoerig is gepleit. Deze incidentele vordering van Ferring zal dan ook worden afgewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:
wijst de incidentele vorderingen van Ferring af;
verwerpt de tegen eiswijzigingen gerichte bezwaren van Ferring;
laat de volgende eiswijzigingen toe:
- vermeerdering met de subsidiaire vorderingen 15 tot en met 21 (onder meer betreffende opeising van een aandeel in EP 534 en buitenlandse equivalenten);
- vermeerdering van de (grondslagen van de) nietigheidsvordering door het aanvoeren van nieuwe nietigheidsargumenten;
veroordeelt Ferring in de kosten van dit incident, tot op heden aan de zijde van [verweersters] begroot op € 37.320,73;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
verwijst de zaak naar de rol van 17 september 2013 voor memorie van antwoord, te nemen door Ferring.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2643 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2013, KG ZA 13-854 (AstraZeneca tegen Sandoz)
Octrooirecht. Zie ook IEF 11011 en LS&R 159. AstraZeneca is houdster van het Europees octrooi EP 0 907 364. Zij brengt onder de naam Seroquel een geneesmiddel met quetiapine op de markt dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van onder meer schizofrenie. Sandoz houdt zich bezig met de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 7 maart 2012 dat EP 364 geldig is.

In juli 2013 kondigde Sandoz aan dat zij haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte in de G-standaard zou laten opnemen en herhaalde zij haar aanbod dat zij zou afzien van de marktintroductie van dat product in ruil voor de aanvaarding van aansprakelijkheid voor schade in het geval het octrooi zou worden vernietigd. AstraZeneca wees ook dit aanbod van de hand en zij benadrukte dat opname in de G-standaard in de onderhavige omstandigheden een (strafrechtelijk verwijtbare) inbreuk inhoudt. Op 16 juli 2013 heeft Sandoz generieke quetiapine met vertraagde afgifte laten opnemen in de G-standaard.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van kennelijke misslagen in het eerder gewezen vonnis en dat AstraZeneca voldoende belang heeft bij een inbreukverbod. Sandoz moet haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard laten verwijderen en wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364.

AstraZeneca vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sandoz verbiedt om in Nederland inbreuk te maken op EP 364, meer in het bijzonder het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen van generieke quetiapine met vertraagde afgifte, en gebiedt haar quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen, (...).

geldigheid EP 364
4.6. In dit kort geding stelt Sandoz zich onder meer op het standpunt dat het vonnis van 7 maart 2012, waarin EP 364 geldig werd geacht, kennelijke misslagen bevat. De rechtbank zou bij een correcte toepassing van het recht en uitgaande van de juiste feiten, het octrooi hebben vernietigd, zo betoogt Sandoz, zodat voor het gevorderde verbod geen plaats is.

4.8. Sandoz stelt dat het vonnis van 7 maart 2012 een aantal kennelijke misslagen bevat. Ten eerste zou de rechtbank de problem-solution-approach niet correct hebben toegepast. Ten tweede zou de rechtbank hebben gedwaald over het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine.

4.11. Het is de voorzieningenrechter bekend dat verschillend wordt gedacht over de juiste aanpak ter beoordeling van de inventiviteit en of positieve en negatieve pointers tezamen moeten worden gewaardeerd, zoals de rechtbank kennelijk heeft gedaan, of dat tegenover een positieve pointer een vooroordeel moet worden gesteld om nog van inventiviteit te kunnen spreken. Mogelijk is dat het gerechtshof in de ingestelde beroepsprocedure de door Sandoz voorgestane beoordeling volgt, maar dat is geenszins zeker. Dat de door de rechtbank gedane afweging als zodanig reeds zou moeten worden aangemerkt als kennelijke (juridische) misslag is voorshands zodoende niet aannemelijk geworden.

4.12. Ten aanzien van de gestelde feitelijke misslagen in het vonnis met betrekking tot het first pass metabolisme en de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine geldt naar voorlopig oordeel dat er, mede in het licht van de overwegingen die de Engelse rechter wijdde aan het vonnis van 7 maart 2012, twijfel mogelijk is omtrent de juistheid van het oordeel van de rechtbank. Zo is op de vaststelling in r.o. 5.35 dat “[e]en lineaire farmacokinetiek [erop duidt] dat het verzadigingspunt van het enzymatisch afbraakproces is bereikt” naar voorlopig oordeel steekhoudende kritiek leverbaar. Dit is door AstraZeneca ter zitting ook erkend. Wat daar echter ook van zij, niet duidelijk is of een ander oordeel op het punt van het first pass metabolisme of op dat van de pH-afhankelijke oplosbaarheid van quetiapine, zou hebben geleid tot een andere eindbeslissing met betrekking tot de geldigheid van EP 364, laat staan dat sprake is van kennelijk misslagen die maken dat in dit kort geding het vonnis van 7 maart 2013 niet zou moeten worden gevolgd.

misbruik van recht
4.13. Evenmin is voorshands oordelend sprake van misbruik van recht door AstraZeneca. Dat zij haar vorderingen slechts heeft ingesteld om Sandoz te schaden, zoals Sandoz stelt, is, gelet op het belang dat AstraZeneca heeft bij het verdedigen van haar marktpositie, naar voorlopig oordeel niet aannemelijk. De omstandigheid dat zij zulks doet door zich – ook in rechte – te beroepen op een octrooi waarvan de geldigheid nog onderwerp is van een juridische procedure, is voorshands niet onrechtmatig, ook niet als rekening wordt gehouden met de beslissingen van twee vooraanstaande buitenlandse rechters die dat octrooi ongeldig achtten. De beslissing van de Nederlandse rechtbank als bodemrechter is in dit opzicht voorshands van doorslaggevend belang. In deze omstandigheden hoefde AstraZeneca dan ook niet te concluderen dat de kans dat EP 364 in de Nederlandse appelprocedure alsnog zou sneuvelen dusdanig groot was dat zij niet tot handhaving had mogen overgaan.

slotsom
4.15. Op grond van het voorgaande luidt het voorlopig oordeel dat geen sprake is van kennelijke misslagen in het vonnis van 7 maart 2012 die zouden maken dat voorshands niet kan worden uitgegaan van de door de bodemrechter in eerste aanleg vastgestelde geldigheid van EP 364, zodat voldoende grond bestaat voor toewijzing van de vorderingen. AstraZeneca heeft bovendien (voldoende) belang bij een inbreukverbod en kan haar bevoegdheid tot handhaving in redelijkheid uitoefenen. Het toe te wijzen inbreukverbod omvat de vermelding in de G-standaard, met dien verstande dat de voorzieningenrechter Sandoz zal gebieden haar generieke quetiapineproducten uit de G-standaard te laten verwijderen op de kortst mogelijke termijn. De verbodsvordering zal dan ook worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.16. AstraZeneca heeft gesteld dat zij bij de overige nevenvorderingen, het bevel een advertentie te plaatsen, de opgave van afnemers en een recall, (spoedeisend) belang heeft omdat daarmee de onduidelijkheid en verwarring die in de markt zou zijn ontstaan door de vermelding in de G-standaard van de generieke quetiapine (met vertraagde afgifte) van Sandoz kan worden weggenomen. Nu aan de mogelijk ontstane onduidelijkheid en verwarring reeds een einde wordt gemaakt door het toe te wijzen inbreukverbod en het bevel de opname in de G-standaard ongedaan te maken, is er naar voorlopig oordeel geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen. Daarbij speelt een rol dat Sandoz ter zitting te kennen heeft gegeven dat zij haar generieke quetiapine met vertraagde afgifte nog niet in Nederland in voorraad heeft of heeft uitgeleverd. Deze overige nevenvorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Sandoz na betekening van dit vonnis op de kortst mogelijke termijn het nodige te doen om haar generieke quetiapineproducten met vertraagde afgifte uit de G-standaard te laten verwijderen en verbiedt Sandoz overigens met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het octrooi EP 364, onder meer door het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een of ander (verder) aanbieden van generieke quetiapine met vertraagde afgifte;
5.2. veroordeelt Sandoz tot betaling aan Astrazeneca van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 5.1. gegeven gebod en verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5.000,= per ieder individueel product met betrekking waarmee Sandoz in strijd handelt met het onder 5.1. gegeven verbod, een en ander met een maximum van € 1.000.000,=;
5.3. veroordeelt Sandoz in de proceskosten, aan de zijde van AstraZeneca tot op heden begroot op € 24.420,71, te verhogen met wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis;
5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Rechtbank Gelderland 23 juli 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (B.Loved Jewels B.V. tegen Yehwang Product Imports International B.V.)
B.Loved ontwerpt en verhandelt kleding en modeaccessoires, waaronder de zogenaamde I LOVE sjaal. Op de markt zijn sjaals verschenen die te koop worden aangeboden als een 'B.Loved inspired scarf'. B.Love heeft Yehwang in rechte betrokken, aangezien laatstgenoemde volgens haar inbreuk maakt op haar auteursrecht.

Volgens de rechtbank komt eventuele auteursrechtelijke bescherming aan op de ontwerpkeuzes binnen het zig-zag of chevron thema. De totaalindruk van de beide sjaals stemt overeen, aldus de rechtbank. Alleen wanneer beide sjaals naast elkaar worden gelegd en grondig geïnspecteerd, zijn verschillen te ontdekken, welke echter niet zodanig zijn dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken. Zelfs als ze naast elkaar liggen. De sjaal van Yehwang maakt inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. De vorderingen worden toegewezen.

4.9. Het vorenstaande leidt tot de vraag of de gewraakte sjaal inbreuk maakt op het auteursrecht van B.Loved op de Grey I LOVE sjaal. Daarbij komt het aan op een totaalindruk van de beide sjaals. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van de Grey I LOVE sjaal zijn daarbij bepalend. Geconstateerd kan worden dat voor de gewraakte sjaal in overwegende maket de hiervoor genoemde creatieve keuzes aangaande het terugkerende banen-, kleuren- en stofpatroon van de Grey I LOVE sjaal zijn overgenomen. Alleen wanneer de beide sjaals naast elkaar worden gelegd e grondig geïnspecteerd, is waar te nemen dat in het terugkerende banenpatroon van de gewraakte sjaal een beperkt aantal extra smalle banen is verwerkt en dat een beperkt aantal banen een enigszins afwijkende kleur heeft ten opzichte van de Grey I LOVE sjaal. Deze verschillen zijn echter niet zodanig dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken, zelfs als ze naast elkaar liggen.

4.10. Nu de totaalindruk van de beide sjaals overeenstemt, maakt de gewraakte sjaal dan ook inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. Dat leidt ertoe dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, op de navolgende wijze, met beperking van de dwangsom. B.Loved heeft ook belang bij toewijzing van de vorderingen. Yehwang heeft namelijk niet betwist dat de gewraakte sjaal voor een veel lagere prijs wordt verkocht dan de Grey I LOVE sjaal. Aannemelijk is dat, zoals B.Loved heeft aangevoerd, de Grey I LOVE sjaal daardoor exclusiviteit verliest, B.Loved haar Grey I LOVE sjaals veel moeilijker kan afzetten op de markt, en zij als gevolg hiervan schade lijdt.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Yehwang binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van B.Loved op de Grey uitvoering van de I LOVE sjaal te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van de gewraakte sjaal;

5.2. beveelt Yehwang binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren van de gewraakte sjaal die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat van B.Loved eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal sjaals dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;

5.3. beveelt Yehwang binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden exemplaren van de gewraakte sjaal, inclusief alle conform het gevorderde sub 5.2 teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van B.Loved te verschaffen;

5.4. beveelt Yehwang binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van B.Loved een volledige en door een registeraccountant (op basis van eigen onafhankelijk en zelfstandig onderzoek) gecontroleerde en gespecificeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, waaronder orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden, van alle volgende gegevens:

(...)

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (pdf)

QuestIE Advocatuur uit Breda haalt Rollonfriday: ‘Bonkers website of the week’
Advocatie.nl: De website van het Nederlandse IE-kantoor QuestIE Advocatuur uit Breda is door de Britse website Rollonfriday uitgroepen tot Bonkers Law Firm Website of the Week. Aanleiding is de reeks nieuwjaarskaarten die de firma in de afgelopen jaren liet maken.
Klik hier voor de foto's en het commentaar van Rollonfriday

Lees verder

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (Incorporated Effice Software North America Inc. tegen SDF-Effice B.V.)
Intellectueel eigendomsrecht. Software. Betrokkenheid curator. Geldigheid en uitleg overeenkomst.
ESNA drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en distributie van handelssoftware voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. Effice B.V. richt zich ook op software voor de automatisering in de sierteeltsector (hierna: de Effice-software). Tussen Effice B.V., [C] en [D] enerzijds en ESNA anderzijds is een overeenkomst, genaamd “Software Distribution and Marketing Agreement”, gesloten (zie r.o. 2.5 en 2.6).

Aan Effice B.V., [C] en Matrix is medio maart 2013 een voorlopige surseance van betaling verleend. Zij zijn alle op 22 maart 2013 in staat van faillissement verklaard. De curator in de faillissementen van Effice B.V., [C] en Matrix (hierna tezamen: Effice c.s.) heeft het immateriële actief van Effice c.s. op 12 april 2013 verkocht en geleverd aan SDF. De curator heeft daaraan voorafgaand de overeenkomsten vernietigd dan wel ontbonden. ESNA stelt zich op het standpunt dat SDF inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten rustende op de Effice-software (auteurs-, handelsnaam- en merkrechten (beeldmerken, logo’s)).

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. In artikel 12.1 van de overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”.

ESNA eigenaar op grond van de onder 2.5 en 2.6 geciteerde overeenkomsten?
5.7. Uit het bepaalde in de - door [A] opgestelde en met [D] en hun juridisch adviseur (aangenomen mag worden dat zij alle drie in meer of mindere mate aan te merken zijn als professionals in het betreffende markt-/juridisch segment) besproken - overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 kan dit in elk geval niet worden afgeleid.

5.7.1. Immers, in artikel 12.1 van bedoelde overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat is Effice B.V. eventueel tezamen met de “co-authors”; dat ESNA een “co-author” op het oorspronkelijke softwareprogramma is, is gemotiveerd betwist door SDF en vindt verder ook geen steun in de overgelegde stukken. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”. Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 “Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers [Nb. arcering en onderstreping vzr] any and all Intellectual Property Rights relating to the Software (…) for Distributors territory to Distributor”, doch daarmee is in de gegeven omstandigheden en bezien in de gehele context van de overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te bewerkstelligen.

Hoewel in beginsel het auteursrecht (vergelijk artikel 2 Aw) met het oog op overdracht splitsbaar is naar bijvoorbeeld landsgrenzen en in zoverre de door ESNA verdedigde constructie (dat beoogd is de rechten voor bepaalde regio’s over te dragen) denkbaar is, was in die bedoeling voor de formulering van artikel 12.1 en considerans A geen denkbare reden. Die bedoeling had daar juist heel eenvoudig verwoord kunnen worden. Het ligt veeleer voor de hand dat partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 bedoeld hebben te bereiken dat Effice B.V. respectievelijk Effice B.V. en zekerheidshalve [C] en [D] een zeker gebruiksrecht/licentie aan ESNA toekent/toekennen. Dit kan ook worden afgeleid uit het bepaalde in artikel 11 van die overeenkomsten; op grond van de tekst van dat artikel is niet aannemelijk dat ESNA voor intellectuele eigendomsrechten, naast de distributierechten, zie artikel 11.2, een (redelijke) prijs heeft betaald. De voorzieningenrechter vindt buiten de context van de overeenkomsten bevestiging van haar voorlopig oordeel dat bedoeld is een gebruiksrecht en niet de alomvattende intellectuele eigendomsrechten aan ESNA over te dragen in bijvoorbeeld productie 7 van SDF (een e-mail van [A] van 22 november 2012 te 5:42 uur aan o.a. [D]): “Masterplan Effice: (…) Stap 5: (woensdag 28-11) ESNA verstrekt lening aan Effice B.V. waarbij IP alle software verpand wordt”.

5.7.2. Het bepaalde in artikel 20.3 (ook bezien in verhouding tot de artikelen 12.1 en 12.2) en artikel 20.6 van de overeenkomsten doet aan het voorgaande niet af. Meer specifiek geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 20.3 (“In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.”) dat de inhoud van deze bepaling geen effect kan sorteren, gelet op het bepaalde in artikel 35 Fw. Immers, voor de overdracht van deze rechten is levering vereist. Met het intreden van het faillissement van Effice c.s. is vooralsnog de curator daartoe de enige beschikkingsbevoegde (behoudens hetgeen hierna onder 5.13 is overwogen). De curator heeft juist de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (primair) vernietigd en de immateriële activa aan SDF geleverd. Het stond partijen voorshands niet vrij om in strijd met de wettelijke regeling levering overbodig te achten.

5.7.3. Denkbaar is, zoals ESNA heeft gesteld, dat sprake is van min of meer uitgebreide aanpassingen in de software door haar. In dat geval zou ESNA een beroep op het bepaalde in artikel 8.6 van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 toekomen. Daartoe is echter, in het kader van dit kort geding, onvoldoende concreet gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat ESNA de in dat artikellid bedoelde - min of meer ingrijpende - herzieningen heeft aangebracht in de oorspronkelijke Effice-software. Bovendien laat deze bepaling de rechten op de oorspronkelijke software onverlet en tussen partijen staat vast dat geen sprake is van een door ESNA ontwikkeld geheel nieuw, zelfstandig programma.

5.8. De stelling van ESNA dat [D] tegenover afnemers zou hebben verklaard dat de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software bij een entiteit in Canada zouden rusten leidt niet tot een andere conclusie dan de voorgaande. Hoewel een dergelijke uitlating er mogelijk op zou kunnen wijzen dat toch bedoeld was deze rechten aan ESNA over te dragen, is evenzeer denkbaar dat [D] op de distributierechten/licenties heeft gedoeld.

5.9. Verder geldt dat, naar eigen zeggen van ESNA (pleitnotitie punt 3), het de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Effice-software zouden worden ondergebracht in een aparte entiteit, een software holding, waarin [D] en [A] de directie zouden moeten gaan voeren en al dan niet naast investeerders de aandelen zouden gaan houden. Tegelijkertijd stelt ESNA en staat in feite vast dat deze holding niet is opgericht. Daargelaten of de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nu beoogd was, gerealiseerd/voltooid is dit doel in elk geval niet. Aan wie dit te wijten is doet thans niet ter zake. Aan de als productie 1 bij dagvaarding overgelegde PowerPoint presentatie waarop ESNA zich beroept en die in lijn met haar redenering lijkt te zijn kunnen in deze procedure geen verstrekkende rechten worden ontleend (sprake is van een ‘pitch’). Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat ESNA de IP Holding zou worden die de intellectuele eigendomsrechten in de beoogde samenwerkingsstructuur zou gaan houden en dus evenmin dat zij zonder meer intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software geldend zou kunnen gaan maken. In tegendeel, beoogd lijkt oprichting van een aparte entiteit, los van de entiteit die optreedt als distributeur/exploitant die ESNA onmiskenbaar is.

Conclusie
5.14. In de gegeven omstandigheden waarin op dit moment in deze tegen enkel SDF aangespannen procedure geen uitsluitsel kan worden gegeven over de geldigheid en de uitleg van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012, maar voorshands de visie van SDF aannemelijker voorkomt dan die van ESNA, acht de voorzieningenrechter in het kader van een belangenafweging, mede uit pragmatische overwegingen, onvoldoende grond aanwezig om in de situatie zoals deze thans bestaat wijziging te brengen door toewijzing van de vorderingen van ESNA. De continuïteit in de exploitatie en distributie van de Effice-software is daarbij van doorslaggevend belang geacht, als ook de marktpositie van beide partijen. Namens SDF is ter zitting verklaard dat zij bezig is met de uitrol van het door haar gemaakte plan van aanpak; zij heeft onder meer met betrekking tot de Effice-software een helpdesk opgezet en heeft in dat verband mensen aan het werk. De bestaande klanten zijn ook geïnformeerd over de overdracht. Haar doel is dat de bestaande klanten hun vertrouwen terugwinnen in het product en klant blijven. SDF richt zich daarbij eerst op Nederland, op de (ongeveer 300) Nederlandse klanten en (5) Belgische klanten. Zij is voornemens in de toekomst met de Effice-software de grens over te gaan. Voor rekening en risico van ESNA dient in dit kader voorshands te blijven dat zij haar gestelde (financiële) belangen niet eerder heeft veiliggesteld. Het voorgaande geldt ook nu op dit moment niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure ten voordele van ESNA zal worden beslist.

6. De beslissing
De voorzieningenrechter

in het incident
6.1. compenseert de kosten van de procedure in het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

in de hoofdzaak
6.2. wijst de vorderingen af,
6.3. veroordeelt ESNA in de proceskosten, aan de zijde van SDF tot op heden begroot op € 1.405,00, te vermeerderen met nakosten ad € 131,00 (respectievelijk € 199,00 ingeval van betekening van dit vonnis),
6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (pdf)

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2013, HA ZA 12-813 (Intermedium Shoes tegen Deckers Outdoor Corporation)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Gregor Vos, Patty de Leeuwe en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.
Samenvatting - Modellenrecht. Intermedium is een Nederlandse schoenenproducent die onder het merk BAMA de volgende schoen op de markt brengt (“de Intermedium Schoen”). In deze procedure vraagt Intermedium - onder meer - een verklaring voor recht dat de Intermedium schoen geen inbreuk maakt op het door Deckers gedeponeerde Gemeenschapsmodel voor de UGG Bailey Button. Deckers verweert zich en vordert in reconventie een verbod (en de gebruikelijk nevenvorderingen) wegens inbreuk op de aan haar toekomende modelrechten. De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af en beveelt Intermedium onder meer iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Deckers te staken en gestaakt te houden.

Intermedium heeft zich op het standpunt gesteld dat het Gemeenschapsmodel en de Intermedium Schoen op een aantal wezenlijke onderdelen van elkaar verschillen en dus een andere algemene indruk wekken. Gebruikelijke (stijl- en/of functionele) elementen dienen bij de beoordeling van de inbreuk immers buiten beschouwing te worden gelaten.

Nu nadrukkelijk niet door Intermedium aan de orde gesteld, gaat de rechtbank uit van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Ook neemt de rechtbank als uitgangspunt dat de (elementen omgeven door) stippellijnen geen deel uitmaken van het model, nu Intermedium in reconventie afstand heeft genomen van de stelling dat de stippellijnen bij de beoordeling van het Gemeenschapsmodel betrokken dienen te worden.

Hoewel de stijl van de ‘sheepskin boot’ (een comfortable schoen van schapenvacht, die wordt gebruikt om de voeten warm en droog te houden) als zodanig niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, kan de wijze waarop daar in praktische zin vorm aan is gegeven wel op basis van het modelrecht kan worden beschermd. Daarbij heeft Intermedium op basis van de grote hoeveelheid door haar overgelegde afbeeldingen niet kunnen bewijzen dat het Gemeenschapsmodel op grond van het vormgevingserfgoed niet of nauwelijks beschermingsomvang toekomt, nu deze afbeeldingen niet duidelijk, irrelevant, danwel ongedateerd zijn.

Dat het gebruik van gequilte (geprononceerde) naden voor het stikken van materiaal als schapenvacht een technische functie heeft en bij sheepskin boots standaard voorkomt, is irrelevant nu deze naden als zodanig niet in het Gemeenschapsmodel voorkomen. Bovendien is onvoldoende onderbouwd dat het op dezelfde wijze als in het Gemeenschapsmodel aanbrengen van gequilte en niet-gequilte naden uitsluitend door de technische functie bepaald wordt. Uit de door Intermedium overgelegde voorbeelden blijkt immers dat variatie mogelijk is met het soort naad en de plaats van de naden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overslag en het uitsteken van de wollen binnenzijde van de schoen: hoewel deze elementen als zodanig een technische functie hebben, wordt de specifieke vorm die daarvoor is gekozen door het modelrecht beschermd.  
Op grond van het voorgaande definieert de rechtbank de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel als een combinatie van 7 kenmerkende elementen en oordeelt dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: “De genoemde verschillen zijn zodanig klein en ondergeschikt dat daarmee ook bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk zal worden gewekt dan de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel oproept.” Daarbij is irrelevant dat de Intermedium Schoen – in afwijking van het Gemeenschapsmodel - niet met omgekrulde overslag wordt verkocht, aangezien Intermedium onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat ook de Intermedium Schoen tijdens het dragen zal gaan omkrullen (gevaar van post sale confusion).

1019h Rv proceskosten: € 40.101,61

Op andere blogs:
De Grave De Mönnink Spliet (ugg obtains pan-european injunction for its sheepskin boots)

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V)
Uitspraak mede ingezonden door Menno Heerma Van Voss, KEENON en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink. In navolging van IEF 11520.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing. Talens is een bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan. Per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl.

In eerste aanleg zijn de vorderingen van Talens afgewezen. In hoger beroep vordert Talens - middels negentien grieven die er toe strekken om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - de vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Het hof beveelt V om iedere inbreuk op de merkrechten van Talens te staken, volledige opgave te doen en de domeinnamen waarin het woord 'Talens' voorkomt (op eigen kosten) op naam van Talens te zetten.

Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam
9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op ordebevestigingen, (...) Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (ook als www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoel in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. (...)

15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt. In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzonder (commerciële) band bestaat tussen de onderneming en Talens. (...) Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelswijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?
23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C 238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metanamen/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het met Talens is opgenomen. Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen (...) eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii).

25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Beslissing

Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012
en, opnieuw rechtdoende:
a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
(...)

Lees de uitspraak hier:
Grosse KG ZA 12-383 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (pdf)