Vzr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2013 C/09/433647 / KG ZA 12-1438 Basil B.V. tegen Burgers Lederwarenfabriek Wijchen B.V.)

Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..

Auteursrechten. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, slaafse nabootsing. Beslagrecht (beperkt).

Basil ontwikkelt en verkoopt fietsmanden onder het merk BASIL (Denton, Dorset, Dalton-fietsmandenserie). Burgers is eveneens actief in de handel in artikelen voor rijwielbranche, waaronder fietsmanden (Java, Sabah en Bali- de New Looxs fietsmandenserie). Naar aanleiding van een emailcorrespondentie heeft Basil de Douane verzocht op de treden in de zin van art. 5 Anti-Piraterij Verordening.

Burgers wordt niet gevolgd in haar betoog dat Basil slechts uit het Umfeld reeds verschillende bekende elementen heeft samengevoegd en dat daardoor de Denton te weinig oorspronkelijk zou zijn. Keuzes kunnen ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van (deels) al bekende elementen. De conclusie luidt dat naar voorlopig oordeel de (relatief lage) drempel voor auteursrechtelijke bescherming (net) wordt gehaald. Van een inbreuk door New Looxs' Java op de Basil Denton is sprake in het geval (zie r.o. 4.14 e.v.). Er is geen inbreuk door de Sabah en Bali met respectievelijk de Denton en Dalton (4.15, 4.16).

De overige aangedragen grondslagen te weten het niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing, bieden Basil slechts bescherming tegen namaak / één-op-één kopie, maar daarvan is geen sprake.

Er is onduidelijkheid over de precieze inhoud van de container met de beslagen zaken, waarin zich mogelijk een nieuw, enigszins gewijzigde uitvoering van de Java bevindt, en Basil heeft voldoende belang bij afgifte van de zaken. Dit wordt beperkt tot maximaal drie exemplaren van ieder daarin voorkomend model New Looxs Java. Een verschillende kleur wordt tevens als een ander model aangemerkt. De voorzieningenrechter gebiedt de staking van inbreuk in de EER en recall-actie en plaatsing van dat bericht op haar website gedurende 4 weken.

4.14. Voorshands oordelend is daarvan sprake. Ook de New Looxs Java bezit twee lederen banden die het deksel aan de achterzijde met de rieten mand verbinden en kennen een vormgeving die overeenstemt met die van de Basil Denton; zij zijn immers voorzien van, per band, twee opvallende kruissteken. Ook de lederen band die is bevestigd aan de voorkant van het deksel en die doorloopt naar de voorzijde van de mand, kent een dergelijke kruissteek. Op de plaats waar het oog van de verticale band samenvalt met het op de voorzijde van de mand aangebrachte kruisslotje, loopt, net als bij de Basil Denton, een horizontale band, waarop, aan weerszijden van de verticale band, twee kruissteken zijn aangebracht. De mand van Burgers verschilt alleen hierin dat de beide zijkanten van de mand geen handvat kennen dat van een (PU-)lederen omhulsel is voorzien, terwijl de onderzijde van het handvat niet recht maar iets rond loopt. Deze verschillen zijn evenwel niet zodanig dat zij zorgen voor een afwijkende, niet met Basil Denton overeenstemmende, totaalindruk. Dat New Looxs Java slechts zes staanders telt, zoals Burgers nog heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Hetzelfde geldt voor het gebruik van echt leer ten opzichte van PU. De conclusie is dan ook de New Looxs Java inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van de Basil Denton.

4.19. Nu hiervoor de New Looxs Java voorshands inbreukmakend is geoordeeld en derhalve van de vereiste rechtsbetrekking kan worden uitgegaan, heeft Basil op zich rechtmatig belang bij afgifte voor zover dit kan dienen tot staving van de gestelde inbreuk. De vraag kan echter worden gesteld welk belang Basil daarbij nog heeft nu zij die inbreuk in dit geding, mede aan de hand van een model van het inbreukmakende product, al genoegzaam heeft onderbouwd. Ter zitting is echter verwarring ontstaan over de precieze inhoud van de container met de beslagen zaken. Burgers heeft bij monde van haar statutair directeur Z aanvankelijk verklaard dat zich in de container slechts modellen bevinden van de New Looxs Java en de New Looxs Sabah in een ‘black-wash’ uitvoering, terwijl Basil aan de hand van de foto’s van de douane in de veronderstelling verkeert dat het om alleen bruine modellen zou gaan. Bij dit alles komt dat Burgers ter zitting ook nog een nieuwe, enigszins gewijzigde uitvoering van de New Looxs Java in een zwarte kleurstelling heeft laten zien, die Basil nog niet eerder had gezien en waarvan onduidelijk is of dit model zich ook in de beslagen partij bevindt. Onder die omstandigheden heeft Basil naar voorlopig oordeel voldoende belang bij afgifte, zij het dat afgifte van alle zaken uit de container niet proportioneel wordt geacht voor het te bereiken doel, zodat zij wordt beperkt tot maximaal drie exemplaren van ieder daarin voorkomend model New Looxs Java (een verschillende kleur tevens als een ander model aanmerkend), zoals in het dictum te bepalen. Het kennelijke argument van Basil dat (volledige) afgifte ook dient ter vaststelling van de omvang van de inbreuk en de geleden schade, maakt het vorenstaande niet anders nu daarbij het spoedeisend belang niet kan worden ingezien: zulks kan immers eerst in de hoofdzaak in het kader van de begroting van de schade aan de orde komen indien definitief is vastgesteld dat inbreuk heeft plaatsgevonden.

4.20. De gevorderde afgifte wordt geweigerd ten aanzien van de New Looxs Sabah en Bali. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemmingsvraag (Denton - Sabah) respectievelijk trivialiteit van het ontwerp (Dalton – Bali) wordt voorshands niet ingezien dat een inbreukvordering ter zake enige kans van slagen heeft zodat ook niet van de bij een inzagevordering aan te leggen (minder zware) maatstaf van een redelijk vermoeden van inbreuk is uit te gaan.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Piraterij en fietsmanden)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 12 december 2012, C-35/13 (ASS.I.CA. en Krafts Food Italia SpA tegen Felino e.a.)

Herkomstaanduiding. Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van de Felino-salami. Kan een vereniging aanspraak maken op uitsluitend recht om geografische oorsprongbenaming te gebruiken zonder een bindende beschikking van de lidstaat over de grenzen en productiewijzen.

Verweersters zijn salamimakers en hun vertegenwoordigster ‘Associazione’. Zij hebben in 1998 verzoeksters gedagvaard wegens schending van de oorsprongsbenaming ‘Felino’ door een salamisoort op de markt te brengen die uitsluitend op het grondgebied van Parma (en dus door verweersters) geproduceerd mag worden.

De eis wordt in eerste instantie toegewezen. Ondanks het feit dat de benaming niet op Europees niveau is geregistreerd maar er is een nationale regeling die het product wel beschermt. De faam die het product geniet komt van de kenmerken die zijn ontstaan door de bijzondere microflora uit de directe omgeving. Verzoeksters zijn tegen die beslissing in hoger beroep gegaan maar ook daar worden Assica en Kraft in het ongelijk gesteld.  De geadieerde rechter meent dat een prejudiciële verwijzing niet nodig is omdat de nationale regeling naast die van Verordening. 2081/92 zou mogen bestaan.

Het Italiaanse Hof van Cassatie meent dat de bescherming van een oorsprongsbenaming niet kan afhangen van een formele registratie, zodat de vraag is of de Verordening hier van toepassing is. Hij stelt het Hof de volgende vragen:

a) Moet artikel 2 van verordening nr. 2081/1992 aldus worden uitgelegd dat een vereniging van producenten geen aanspraak kan maken op een uitsluitend recht om binnen de Gemeenschap gebruik te maken van een geografische oorsprongsbenaming die op het grondgebied van een lidstaat wordt gebruikt om een bepaald type salami aan te duiden, zonder dat zij tevoren van deze lidstaat een bindende beschikking heeft verkregen waarin is aangegeven wat de grenzen van het geografische productiegebied zijn, hoe de salami wordt geproduceerd en aan welke vereisten producenten eventueel moeten voldoen om de benaming te mogen gebruiken?

b) Welke regeling is in de gemeenschappelijke markt en in een lidstaat van toepassing op een geografische benaming die niet geregistreerd is, in het licht van de bepalingen van verordening nr. 2081/1992?

Conclusie A-G HR 8 maart 2013, nr. 11/05558 (G-Star International BV tegen Benetton Group SpA)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Vormmerkenrecht. Conclusie tot verwerping. Slechts nog oordeel over wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting.

Deze vormmerkenzaak wordt thans voor de derde keer aan de Hoge Raad voorgelegd. HR 2006 (IEF 3437, herstelarrest IEF 2756), antwoord prejudiciële vragen HvJ EU IEF 4745, HR 2009 (IEF 7779) en nu de conclusie na laatste uitspraak Hof 's-Gravenhage (IEF 10171).

De Advocaat-Generaal meent dat het nu te beoordelen principale beroep van G-Star niet slaagt.

"Ik heb daarin geen klachten aangetroffen die nopen tot beoordeling met het oog op rechtsvorming of rechtseenheid (in de zin van art. 81 lid 1 RO), en dus ook niet tot het stellen van nadere prejudiciële vragen aan het HvJ EU. (...) Ook het incidentele beroep van Benetton dat betrekking heeft op twee proceskostenkwestie zal ik tot verwerping concluderen"

Uit het samenstel van de arresten van de Hoge Raad van 2006 en 2009 blijkt dat het verwijzingshof nog slechts tot taak had om alsnog te beoordelen of Benettons beroep op nietigheid van G-Stars vormmerken op grond van de 'wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting (wwu)' opging, en zulks nog slechts aan de hand van de 'in cassatie niet bestreden, maatstaf [of] de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.'

Onderdeel 1: bevat geen klacht
Onderdeel 2: faalt wegens verkeerde lezing van het bestreden arrest
Onderdeel 3: toepasselijkheid wwu moet gesteld (en bewezen) worden, er is sprake van weging van argumenten, niet van ongeoorloofde aanvulling van feiten
Onderdeel A: proceskostenveroordeling ontbreekt aan feitelijke grondslag (r.o. 3.5)
Onderdeel B: proceskostenveroordeling ex 1019h Rv; (temporeel) is 1019h Rv niet van toepassing (r.o. 3.7 e.v.)

Uit 't persbericht:

The Council today reached a political agreement on a draft regulation aimed at strengthening the conditions and procedures for action by EU customs authorities with regard to the enforcement of intellectual property rights (6249/13).

The new regulation will introduce a simplified procedure enabling customs, under certain conditions, to have goods abandoned for destruction without having to undergo formal and costly legal proceedings. For counterfeit and pirated goods, the agreement of the owner to destroy the goods will be presumed if the destruction has not been explicitly opposed, whereas for other situations, the owner of the goods would have to agree explicitly to their destruction.

A specific procedure will apply for small consignments, which will allow for seized goods to be destroyed without the involvement of the right-holder.

The new regulation will not apply to non-commercial goods contained in travellers’ personal luggage.

The scope of customs intervention will also be extended to types of infringements not covered by the current rules, such as trade names and certain protected models and designs. The new regulation will apply as from 1 January 2014 and will replace the current measures that were established under regulation 1383/2003.

When fully implemented, it will further contribute to a single market which ensures more effective protection to right-holders, fuels creativity and innovation and provides consumers with reliable and high-quality products, which should in turn strengthen crossborder transactions between consumers, businesses and traders.

Beschikking Hof Den Haag 29 januari 2013, rekestnummer 200.109.899/01 (Strellson A.G. tegen Barts Beheer B.V.)

Merkenrecht. Vergelijking van de waar achterwege gelaten. Barts Beheer heeft een woord-/beeldmerk "+BARTS" gedeponeerd in februari 2011. Strellson heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar eerdere internationale merkinschrijving van beeldmerk "+" (oktober 2004). Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Het Hof bekrachtig deze beslissing.

Er is slechts een beperkte visuele gelijkenis tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk. Een auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk is niet mogelijk, de verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten (zie r.o. 5).

De totaalindruk van het teken wordt met name bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis heeft geen of weinig onderscheidend vermogen. Het kruis (of plusteken) maakt een "vrolijke" indruk, maar wordt veelal als versiering gezien. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Het hof verwerpt het beroep en bekrachtigt de beslissing.

5. In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

Visuele vergelijking
7. Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. (…) Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.
 
Begripsmatige vergelijking
11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld: "The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."
Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 26 februari 2013, LJN BZ3650 (MKB Developments B.V. hodn MKB Bedrijvenindex tegen CommunicatieTechniek Twente B.V.)

Aquisitiefraude. Logo/Merkgebruik. Registratie MKB Bedrijvenindex op internet. MKB Developments vordert betaling. Kantonrechter wijst vordering af.

CCT heeft een getuige doen horen in het kader van de aan haar opgedragen bewijsopdracht om bedrog te bewijzen: "Ik was niet bekend met de bedrijven Index. Ik ben toen op de site gaan kijken. Ik heb toen gezien dat zij wat in elkaar hadden geprutst. Ze hebben tekst van onze eigen website gehaald en ze hebben een bekend logo gebruikt. Voor die tijd hadden we daar geen registratie. Het logo wat er op stond gebruikte wij al heel lang niet meer. (...) Het logo dat wij hanteren staat op het briefpapier en dat is groen. En op internet is het een wat breder logo met wat meer gegevens. Het logo dat op de wensite is gebruikt was blauw."

Naar het oordeel van de kantonrechter is CTT geslaagd in de aan haar opgedragen bewijsopdracht. De heer [B] dacht dat hij een formulier tekende, waarmee hij een registratie op het internet beëindigde. Hij heeft het faxbericht niet gelezen. Hij vertrouwde op de telefonische informatie die hij van MKBD had gekregen. Door het gebruik van de term ‘MKB’ had de heer [B] geen reden om aan die telefonische informatie te twijfelen. CTT had dus niet de wil om met MKBD een overeenkomst aan te gaan. De door de heer [B] gezette handtekening hield derhalve geen aanvaarding van het schriftelijke aanbod van MKBD in. Het schriftelijk aanbod kwam niet overeen met hetgeen partijen mondeling hadden besproken.

Er was dus sprake van bedrog. De heer [B] ging ook geen overeenkomsten aan namens CTT. Bij CTT ontbrak de wil om het schriftelijk aanbod van MKBD te aanvaarden. Er is derhalve geen rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Dat er sprake was van een misverstand heeft CTT, gezien ook de kerstperiode, binnen een redelijke termijn aan MKBD kenbaar gemaakt. Op 22 of 23 december 2010 kwam CTT erachter dat er wat was misgegaan, omdat zij op die datum een factuur van MKBD had ontvangen. Tussen kerst en oud & nieuw werd er niet of nauwelijks gewerkt bij CTT. Bij brief van 4 januari 2011 heeft CTT aan MKBD bericht dat er sprake was van miscommunicatie.

2.6.  De kantonrechter zal op grond van het bovenstaande de vordering van MKBD afwijzen. De kantonrechter heeft bij deze beoordeling tevens laten meewegen dat MKBD geen overleg heeft gevoerd over de wijze waarop de registratie op het internet zou plaatsvinden. Dit heeft de heer [B] verklaard. Ook de heer [K] heeft verklaard dat hij met de klant geen overleg heeft gehad over hoe de vermelding op het internet eruit zou komen te zien. Het door MKBD gebruikte logo was niet juist. Dus ook over de wijze van registratie is geen overleg geweest.

In aanloop naar de bijeenkomst 'Dansen op het graf van de geschriftenbescherming' van 3 april a.s. herinneren we u graag aan de geschriftenbeschermingsjurisprudentie uit vervlogen tijden.

Hof Arnhem 17 september 1979, BIE 1980, nr. 9 (Stichting Nederlandse Top 40/Kluwer)

Top 40 heeft geen onderscheidende kracht als merk voor hitlijsten; gebruik door een licentiehouder handhaaft overigens het recht op een merk niet alleen ingeval de licentie is geregistreerd.

Art. 10, lid 1, aanhef en sub Ie Auteurswet. Hof: Van inbreuk op het aan de Stichting toekomende auteursrecht zou alleen sprake kunnen zijn ingeval van door ontlening aan de lijsten van de Stichting zelf overnemen van de inhoud daarvan. Dit geval doet zich hier evenwel niet voor, daar Kluwer — daargelaten of Kluwer de bedoelde nummers ontleent aan deze lijsten zelf dan welaan de Telegraaf of aan een Veronica uitzending — alleen de nummers die door haar op haar lijst opgevoerde platen op de lijst van de Stichting hebben — indien tenminste die platen ook op die lijst voorkomen — in de daarvoor bestemde kolom opneemt.

De Stichting verspreidt wekelijks een drukwerk onder grammofoonplaten-detaillisten ter gratis verspreiding door dezen onder het publiek, waarin onder meer opgenomen de Nederlandse Top 40, een lijst van de 40 in de aangegeven rangorde volgens de Stichting meest verkochte grammofoonplaten. Dit drukwerk verschijnt iedere woensdag. De Stichting is auteursrechthebbende met betrekking tot deze lijst, die behoort tot de categorie 'alle andere geschriften' als bedoeld in art. 10 sub 1° Auteurswet 1912. Op dinsdag wordt een soortgelijke lijst in andere opmaak en met minder uitvoerige gegevens betreffende iedere plaat gepubliceerd in het dagblad het Algemeen Dagblad waarbij is vermeld 'Publicatie in samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40', doch waarbij het auteursrecht met betrekkingtot deze publicatie niet uitdrukkelijk is voorbehouden. Op vrijdagavond wordt door de radioomroep Veronica met toestemming van de Stichting gebruik gemaakt van de op de lijst Nederlandse Top 40 voorkomende gegevens voor de samenstelling van een muziekprogramma getiteld Nederlandse Top 40

Kluwer geeft een weekblad uit onder de naam Billboard Benelux, dat op maandag wordt gedrukt. Zij is geabonneerd op ontvangst per telex van de gegevens betreffende de lijst van Nederlandse Top 40 voor de komende week, die op maandag wordt ontvangen.

Kluwer gebruikt de gegevens van deze telex, waarop is vermeld 'publicatie alleen met toestemming' voor het wekelijks door haar ingesteld onderzoek onder platenhandelaren teneinde te komen tot een door haar samengestelde lijst van de 50 best verkochte platen, die zij in Billboard Benelux afdrukt onder de benaming 'Hot 50 Holland'. Ter vergelijking worden achter de titels van" de platen, die op de door haar samengestelde lijst zijn vermeld, opgenomen de nummers van de rangorde waarin deze platen ook voorkomen op de lijsten van Tros Top 50 en Nationale Hitparade van dezelfde week en van Top Pop en de Stichting van de vorige week, dit laatste zonder dat de Stichting daartoe toestemming heeft gegeven. Boven de lijst van de nummers corresponderend met die van de Nederlandse Top 40 van de Stichting van de vorige week is vermeld 'Stichting Nederlandse Top 40', terwijl naast deze lijst is vermeld 'Nederlandse Top 40 op radio: vrijdag Hilversum III 19.02 - 0.00 uur'.

Het hof:
Overwegende dat de Stichting blijkens haar eerste grief van oordeel is dat Kluwer op die wijze inbreuk maakt op het haar toekomende auteursrecht op vorenbedoelde lijsten van de Stichting;

Overwegende dat de Stichting, ingevolge de artikelen 7 en 8 van de Auteurswet 1912, is te beschouwen als de maker van vorenbedoelde, door haar openbaar gemaakte, lijsten, aan wie krachtens artikel 10 het auteursrecht op die lijsten toekomt, vallende deze lijsten, ook volgens partijen, onder 'alle andere geschriften' als bedoeld in dat artikel; dat niet is gebleken dat deze lijsten zijn te beschouwen als iets anders dan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter;
dat van inbreuk op vorenbedoeld auteursrecht alleen dan sprake zou kunnen zijn ingeval van door ontlening aan de lijsten van de Stichting zelf overnemen van de inhoud daarvan;
dat dit geval zich evenwel te dezen niet voordoet, daar Kluwer — daargelaten de vraag of Kluwer na te melden nummers ontleent aan deze lijst zelf dan wel aan de Telegraaf of aan een Veronica uitzending — alleen de nummers die door haar op haar lijst opgevoerde platen op de lijst van de Stichting hebben — indien tenminste de betreffende plaat ook op die lijst voorkomt — in de betreffende kolom opneemt;
dat de eerste grief dan ook geen doel treft;

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 20 februari 2013, LJN BZ3617 (eiseres tegen Flexxolutions GFS B.V.)

Vonnis in incident. Vordering op grond van artikel 843a Rv. De rechtbank wijst de incidentele vordering af nu niet is voldaan aan de eis van bepaaldheid. Ook ontbreekt het rechtmatig belang.

De bescheiden hebben betrekking op verschillende rechtsbetrekkingen, zijnde arbeidsovereenkomsten tussen [eiseres] en verweerders, de inbreuk op het auteursrecht door alle verweerders, slaafse nabootsing van producten, folders en tekeningen/modellen van eiseres door verweerders en de onrechtmatige daad van (alle) verweerders jegens eiseres. In dit geval is zelfs sprake van meer dan 6 ‘fishing expeditions’, aangezien ook beslag is gelegd op zaken, gegevensdragers en gegevens van derden.

Flexxolutions vordert in reconventie opheffing van alle gelegde beslagen. Artikel 10 van de Grondwet is geschonden nu lukraak alle computers, mobiele telefoons etc. zijn beslagen. De vorderingen in conventie en reconventie worden afgewezen.

Verweer:
3.14. Nergens anders in de dagvaarding is aangegeven welke door [eiseres] gepretenteerde intellectuele eigendomsrechten door Flexxolutions c.s. zouden zijn geschonden. De vorderingen betreffen vooral door [eiseres] gestelde onrechtmatige concurrentie door verweerders.

3.15. Er is geen enkele sprake van slaafse nabootsing van [eiseres]- producten. Flexxolutions ontwerpt, ontwikkelt en produceert alle producten zelf op grond van de eisen van afnemers. Bedrijfs- en productnamen zijn voldoende onderscheidend. Het ‘publiek’ is niet in verwarring over de hoedanigheid van partijen.

3.20. Uit de inhoud van het verzoekschrift tot beslaglegging en de beslag- en gerechtelijke bewaringsexploiten blijkt dat niet is voldaan een het vereiste dat sprake is van bepaalde bescheiden in de betekenis van artikel 843a Rv. Noch in het verzoekschrift noch in alle beslagexploiten is voldaan aan deze eis van concreetheid en selectie. Het betreft een schoolvoorbeeld van een totale ‘fishing expedition’. Uit niets blijkt dat een selectie is gemaakt ten aanzien van zaken- en gegevensdragers naar eigendom, bezit en/of feitelijk gebruik van de betreffende zaken en gegevens, doordat ook beslag is doorgevoerd op pc’s en laptops van derden- niet beslagenen. In dit geval is zelfs sprake van meer dan 6 ‘fishing expeditions’, aangezien ook beslag is gelegd op zaken, gegevensdragers en gegevens van derden.

Beoordeling
4.3. Uit genoemd artikel 843a lid 1 Rv volgt dat aan drie cumulatieve eisen moet worden voldaan om tot toewijzing van de vordering te komen. Er moet sprake zijn van bepaalde bescheiden bij de afgifte waarvan de eisende partij een rechtmatig belang heeft en het moet gaan om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn rechtsvoorganger partij is. Artikel 1019a bepaalt ten aanzien van schending van intellectuele eigendomsrechten in dit verband dat een schending daarvan heeft te gelden als rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. 

4.10. Alles overziend is de rechtbank van oordeel dat - nu uit de processen-verbaal niet kan worden afgeleid welke documenten en bescheiden, die zich bevinden op de in beslag genomen zaken, precies door het beslag worden getroffen en in welke van deze gegevens [eiseres] nu concreet inzage of daarvan afschrift wenst, terwijl [eiseres] nalaat bij haar incidentele vordering behoorlijk te specificeren - afschrift of inzage in de stukken leidt tot een ontoelaatbare ‘fishing expedition’. Daarvoor zijn de artikelen 843a Rv jo, artikel 1019a Rv niet geschreven. Reeds omdat niet wordt voldaan aan de eis van bepaaldheid c.q. het ontbreken van rechtmatig belang, moet de vordering van [eiseres] worden afgewezen en kunnen de overige stellingen en verweren verder onbesproken blijven.

In reconventie:
4.11. De rechtbank zal de vordering in reconventie afwijzen, nu Flexxolutions onvoldoende concreet, in het licht van de gemotiveerde betwisting door [eiseres], heeft onderbouwd waarom sprake zou zijn geweest van onrechtmatig gelegde beslagen. Voorts overweegt de rechtbank dat het in het licht van de beslissing op een incident als het onderhavige, niet aangewezen is om thans opheffing van de gelegde beslagen te vorderen, zolang op de vordering in de hoofdzaak niet is beslist.

Conclusie A-G HR 8 maart 2013, nr. 12/00888 (Lundbeck tegen Tiefenbacher GmbH, Centrafarm, Ratiopharm)

Conclusie ingezonden door Marleen van den Horst, Jaap Bremer, Rieme-Jan Tjittes en Lianne Kelkensberg, Barents Krans.

Na het Hof IEF 10820 en tussenarrest IEF 11868 waarbij Lundbeck in haar cassatieberoep wordt ontvangen. Octrooirecht. ABC. Lundbeck is houdster van EP347066 B1 en ABC 300155 op de stof escitalopram. Lundbeck heeft een cassatiemiddel voorgesteld. Dat middel valt uiteen in een 'Algemeen Middel' en drie (I-III) middelonderdelen. Het cassatiemiddel wordt voorafgegaan door een inleiding.

De conclusie van de Advocaat-Generaal strekt in het principale cassatieberoep tot verwerping en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping. Betreft de proceskostenverdeling: Volgens een bereikte allesomvattende regeling dient Lundbeck in de door partijen overeengekomen kosten in het principaal beroep te worden veroordeeld en Tiefenbacher c.s. in de door partijen overeengekomen kosten in het incidentele beroep.

Verder in citaten:

2.10 Het middel klaagt dat het hofmet zijn oordeel in de rov. 8.7, 8.9 en 14.2 tim 14.i8 art. 6 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) respectievelijk art. 56 Europees Octrooi Verdrag (hierna: EOV) heeft miskend. Het op inventieve wijze oplossen van het probleem bestaande uit het feit dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt (nieuw en) inventief is. Het hof heeft volgens het middel daarom ten onrechte de conclusies 1 t/m 5 vernietigd, met name nu in cassatie vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet op niet inventieve wijze kon worden verkregen.

(...)

2.12 Uit de hiervoor vermelde verkorte weergave van de rechtsoverwegingen voIgt m.i. niet dat vaststaat dat met de door Lundbeck geoctrooieerde werkwijze (conclusie 6) zij als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost. Het hof heeft vastgesteld dat er voor de gemiddelde vakman een pointer is op de prioriteitsdatum die hem zou leiden naar resolutie van een bekende precursor van citalopram, waarbij de keuze voor desmethylcitalopram eerder voor de hand ligt (dan voor de geclaimde diolbase), maar hij heeft in het midden gelaten of, zoals Tiefenbacher c.s. heeft betoogd, de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uit de stand der techniek middels resolutie van (de precursor) desmethylcitalopram escitalopram kon verkrijgen (rov. 10.6).
(...)
2.13 Uit het arrest kan dan ook niet worden opgemaakt dat vaststaat dat escitalopram voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum met gebruikrnaking van de stand van de techniek niet te verkrijgen was. Het 'Algemeen Middel', dat deze veronderstelling als vaststaand aanneemt, is daarmee tevergeefs voorgesteld. Overigens wordt in het middel nagelaten te vermelden aan welke rechtsoverweging(en) uit het arrest dat (wei) zou kunnen worden ontleend.

2.27 Onderdeel 3 hanteert ten onrechte wederom het uitgangspunt dat zou vaststaan dat het bereiden van escitalopram op de prioriteitsdaturn inventiviteit vereiste en faalt op de gronden als voormeld. Het onderdeel bestrijdt ook de uitleg door het hof van een rechtsoverweging van de uitspraak van het BGH. De uitleg door het hof van genoemde uitspraak van het BGH vormt echter geen dragende rechtsoverweging in het arrest van het hof. Het onderdeel kan op dit punt dan ook evenmin tot cassatie leiden. Ook onderdeel 3 faalt rnitsdien.

Onderdeel II: Bijzondere omstandigheden
2.33 Ook onderdeel 3 berust op de (onjuiste) gedachte dat ten processe vaststaat dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet kon verkrijgen en faalt mitsdien.

2.35 Ik roep in herinnering de hiervoor (onder 2.7) aangehaalde beslissing van het EPO van 24 mei 1993 (Graint-oriented silicon sheet, T 595/90). In die uitspraak heeft het EPO overwogen dat een voor de hand liggend voortbrengsel als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om het voortbrengsel te verkrijgen en de geclaimde werkwijze de eerste is die dat op
een inventieve wijze realiseert. Het onderdeel onder a verliest wederom uit het oog dat in de onderhavige zaak niet vaststaat dat escitalopram door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet kon worden verkregen en is daarom tevergeefs voorgesteld.

Onderdeel III: ten onrechte conclusies 1 tm/5 EP 066 vernietigd en proceskosten
2.48 Deze klacht stuit in al zijn onderdelen af op de gronden als voormeld (i.h.b. het 'Algemeen Middel').

3. Beoordeling van het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep
Middel A: nietigheid octrooi
3.4 Het middel omvat 4 onderdelen.

(...)

Middel B: nietigheid aanvullend beschermingscertificaat (ABC)
3.57 Het middel omvat twee onderdelen en wordt voorafgegaan door een inleiding. De inleiding bevat geen klacht(en).

(...)

5.4 Kennelijk hebben partijen over de (hoogte van de) proceskosten een allesomvattende regeling bereikt, al is de hoogte van het overeengekomen bedrag niet kenbaar gemaakt. Nu tot verwerping van het principale cassatieberoep en het incidentele cassatieberoep wordt
geconcludeerd, dient Lundbeck in de door partijen overeengekomen kosten in het principaal beroep te worden veroordeeld en Tiefenbacher c.s. in de door partijen overeengekomen kosten in het incidentele beroep.

Op andere blogs:
NLO (Escitalopram (Cipralex®) - Advocaat-generaal bevestigt het besluit van het Hof van Beroep in Den Haag: EP 347.066 B1 en SPC 300155 slechts ten dele geldig)