Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda Copyright and innovation in the Creative Industries The 2012 Intellectual Property and Innovation Summit, The Lisbon Council Brussels, 10 September 2012.

Uit haar toespraak: I'm glad to see that change is finally coming for copyright, at many different levels. Internationally, the World Intellectual Property Organisation is looking into a range of new copyright exceptions and limitations. Nationally, an increasing number of Member States are recognising the need for reforms, and testing new ideas in this field. But we need a common European solution, to avoid fragmentation and to seize benefits for a European Digital Single Market.

Now I am glad the EU is playing its part too, so that our single market, our crown jewel, delivers for the creative sector. We have started a process to asses whether further changes are necessary. For this, Michel Barnier is looking at whether and how the 2001 Copyright Directive needs to be adapted. I fully back his commitment to do that, set out in the Commission's IPR Strategy of last year.

During this process of assessment we should leave passion aside and take a pragmatic view. Is our current system consistent and relevant within the real world?

I am open to ideas from all stakeholders: artists, consumers, businesses, researchers. Only together we can adapt ourselves to the future, and stimulate innovation and growth.

The world is changing fast. Let's not wait for ever faster technology to be ever more constrained by over more outdated legislation. Let's not wait for the USA to speed ahead of Europe. Let's act right now: for artists, consumers, for our economy.

M. de Vries en A. Kroeze, Reactie Buma/Stemra op het voorstel voor de Richtlijn Collectief Beheer, IE-Forum, IEF 11736.

Een bijdrage van Michael de Vries en Anja Kroeze, Buma/Stemra.

Uit de conclusie: Met de Europese Commissie onderschrijft Buma/Stemra dat auteursrechten van significant belang zijn voor de economie en de muziekcultuur. Dat Europese regels worden gesteld aangaande bestuur, transparantie en financieel beheer om dat belang te beschermen en een ‘level playing field’ te creëren in Europa is goed voor rechthebbenden en consumenten.

Ten aanzien van de consumenten wordt opgemerkt dat voor wat betreft het legale online aanbod al grote stappen zijn gezet. Ter illustratie wordt aangegeven dat door SEO Economische Onderzoek (hierna: ‘SEO’) het volgende wordt geconcludeerd: “Tot slot dient te worden opgemerkt dat de digitale markten zeer dynamisch zijn. Dit blijkt onder meer uit de progressie van de muzieksector, waar veel knelpunten die enkele jaren geleden nog actueel waren, inmiddels zijn overwonnen” .

Buma/Stemra wijst er op dat er aan de nieuwe richtlijn ook mogelijke risico’s kleven. De volgende risico’s worden gesignaleerd:

1). De mogelijkheden welke worden geboden aan CBO’s om hun repertoire op niet exclusieve basis onder te brengen bij hubs in combinatie met de grote mogelijkheden voor beheer van rechthebbenden kan leiden tot een situatie van versnippering van repertoire. Daarnaast bestaat de verwachting dat de majors waarschijnlijk hun MR online rechten zelf zullen blijven beheren en deze dus niet centraal zullen laten beheren door een hub. Hierdoor bestaat het risico dat rechtenbeheer in de praktijk administratief behoorlijk ingewikkeld wordt.

2). Zoals hiervoor gesteld krijgen hubs onder de richtlijn de mogelijkheid om multi territoriale licenties te verstrekken aan DSP’s voor online muziekaanbod. Wanneer deze hubs tevens het repertoire beheren van de kleine CBO’s, dan kan de situatie ontstaan dat online tarieven voor gebruikers in Nederland in grote mate beïnvloed worden door deze hubs.

3) In het bijzonder wordt voor de Nederlandse CBO’s opgemerkt dat ervoor moet worden gewaakt dat met het voorstel Wet Toezicht en de daarmee samenhangende te verwachten AMvB’s, de regeldruk op Nederlandse CBO’s niet zo hoog wordt dat de concurrentiepositie van Nederlandse CBO’s ongelijk is aan die van de buitenlandse CBO’s. De richtlijn bevat minimum harmonisatie en de het wetsontwerp Toezicht Collectief Beheer is op een aantal vlakken strenger.

Buma/Stemra vindt het belangrijk dat de waarborgen die de Europese Commissie voorstelt in de richtlijn blijven staan. Deze waarborgen zijn namelijk belangrijk ter bescherming van de culturele diversiteit en de “kleinere” CBO’s en nationale rechthebbenden.

Lees de gehele bijdrage hier.

Hof van beroep Antwerpen 23 april 2012, rolnr. 2010/AR/3384 (NV Jongform tegen NV Top interieur R.E.N.O., NV Top Mart en curator)

Uitspraak ingezonden door André D'Halluin en Emanuel D'Halluin, D'HALLUIN, LATTREZ & VAN REMOORTEL.

Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht. Niet-geregistreerd modellenrecht. Verhouding BTMW (oud), BVIE en Elektrolux/Sofam. Meubels. Belgisch ontwerper en fabrikant van designmeubelair heeft middels één van haar afnemers vernomen dat slaafse kopieën van de modellen Metro, Senza, Solar, Calibra en Detroit veel goedkoper worden aangeboden.

Punt van betwisting: Over de vraag wie titularis is van de desbetreffende auteursrechten. De artikelen 3.8.1 BVIE en 3.29 bepalen het werkgeversauteursrecht. Omdat de merken van appellante in de naad van de hoekzetels zijn vermeld wordt zij vermoed titularis te zijn (art. 6 lid 2 Belgische Aw). Dat de volgens de technische beschrijving de modellen zijn ontworpen door "Ellen Robbens", zou het tegendeel niet bewijzen nu deze naam een loutere fantasienaam is voor een niet-bestaande persoon. De betwisting omtrent het feit of Ellen Robbens al dan niet bestaat is niet relevant (4.2.2.2).

4.2.2.3 (...) Het door appellante aangehaalde arrest [red. Elektrolux/Sofam, IEF 4331] stelt uitdrukkelijk
"uit de voorschriften in onderling verband beschouwd, volgt dat artikel 6, lid 2 van de BTMW dat onder de daar omschreven omstandigheden een ander als ontwerper aanwijst dan degene door wiens inspanningen het model of tekening tot stand is gekomen, mede betrekking moet hebben op niet-gedeponeerde modellen of tekeningen" (...)

4.2.2.3. Het gevolg van dit alles is dat de auteursrechten op modellen, zelfs niet-gedeponeerd, volgen de regeling van specifieke wetgeving inzake tekeningen en modellen (lex specialis): in principe overdracht van de rechten aan de werkgever (behoudens andersluidend beding).

Het hof volgt de appellante dat een algemene modetrend niet volstaat om elke originaliteit aan hoekzetels te ontzeggen en dat een nieuwe combinatie van verschillende bekende elementen, oorspronkelijk kan zijn. Er is geen reden om aan de vormgeving, waarvan geen gedateerde studies voorliggen, auteursrechtelijke bescherming toe te kennen wegens het ontbreken van een voldoende oorspronkelijkheidsniveau.

Het hof ontvangt het hoger beroep en de incidentele beroepen doch verklaart ze ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis, zij het om andere redenen en veroordeelt appellante tot de kosten van het hoger beroep, vastgesteld voor eerste en tweede geïntimeerde op ieder afzonderlijk voor een bedrag van €11.000,-.

Decision of the Legal Board of Appeal 5 oktober 2011, J 8/10 (N.N.)

Zoals de "rules on the filing of authorisations" zeggen, kan een juridische beroepsbeoefenaar niet hetzelfde worden behandeld als een lid van een vereniging van vertegenwoordigers in de zin van Rule 152 (11) EPC.

"(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association."

The contested decision relates to registration of an association of representatives under Rule 152(11) EPC. The appellant is a legal practitioner authorised to practise in Germany. On 25 September 2008, he and 11 professional representatives (European patent attorneys) applied for registration as an association. The EPO's Legal Division duly registered the 11 professional representatives as association No. xxx, but by letter of 21 November 2008 said the appellant could not be registered as a member; only professional representatives could form associations. The appellant then requested an appealable decision.

IV. In that statement it was argued in particular that the wording and rationale of Rule 152(11) EPC did not justify treating legal practitioners differently from professional representatives. The rule referred to "representatives", not "professional representatives"

12. The appellant has acknowledged that acceding to his wish that legal practitioners be included in associations under Rule 152(11) EPC would conflict with the existing rules on the filing of authorisations. But he maintains that the President's decision (see point 2.2 above) is a purely administrative provision which has to be weighed against Article 134(8) and Rule 152(11) EPC, and that the decision on the filing of authorisations is certainly not higherranking law than the Council's interpretation decision and the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.5 above). The board cannot agree. For the reasons given above (points 2.3 and 2.8), it is bound by the decision on the filing of authorisations taken under Rule 152(1) EPC.

13. In his statement of grounds of appeal, the appellant pointed out that paragraph 11 and the other provisions of Rule 152 EPC referred merely to "representatives", drawing no distinction between professional representatives and legal practitioners. For the board, the term "representatives" requires interpretation. The decision on the filing of authorisations, based on Rule 152(1) EPC, does draw that distinction (see point 2.2 above), which also affects other provisions of Rule 152 EPC. For example, the "required authorisation" mentioned in Rule 152(6) EPC refers implicitly to the decision on the filing of authorisations; as a result, the legal consequences of Rule 152(6) EPC occur under differing conditions for the two professional groups. Similarly with Rule 152(11) EPC: as the law stands and taking Rule 152 EPC in its overall context, the two groups are again treated differently (see point 11 above).

14. How authoritative the Legal Division still considers the interpretation decision on Rule 101(9) EPC 1973 (now Rule 152 (11) EPC) to be can remain moot. But the board would point out that in practice the EPO some time ago stopped applying the third criterion laid down in its communication interpreting the Council's decision, i.e. that only professional representatives can act in business matters in the name of the association (see point VI above, confirmed in J 16/96, Reasons 4.3). For example, persons who are neither professional representatives nor legal practitioners are to be found acting in the name of the association to which the appellant wishes to belong. In this respect, the EPO's procedure for registering associations is no longer as described in the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.7 above).

In de administratieve overeenkomst met de Raad van Europa inzake het gebruik van het EU-logo door derden (2012/C 271/04) wordt het toegestaan het EU-logo te gebruiken, zoals bijvoorbeeld IE-Forum.nl deze nu gebruikt, voor een serie links naar de HvJ EU-overzichten van de verschillende (deel)praktijkgebieden op dit platform. Voor de registratie van het logo of een imitatie daarvan als handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht is geen toestemming en houden de Europese Commissie en de Raad van Europa toezicht op aanvragen tot registratie van (delen van) het EU-logo.

2. Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van het EU-logo en/of delen daarvan is toegestaan voor niet-commercieel en commercieel
gebruik, tenzij:

a) door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;
b) door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;
c) dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is.

3. Handelsmerk en daarmee verband houdende kwesties
Het gebruik van het EU-logo overeenkomstig de hiervoor beschreven voorwaarden houdt geen toestemming in om het logo of een imitatie daarvan te registreren als een handelsmerk of een ander intellectuele-eigen­domsrecht. De Europese Commissie en de Raad van Europa blijven toezicht houden op aanvragen tot  registratie van het EU-logo of delen daarvan als (onderdeel van) intellectuele-eigendomsrechten, overeen­komstig de geldende wettelijke bepalingen.

4. Wettelijke verantwoordelijkheid
Het gebruik van het EU-logo of delen daarvan geschiedt op eigen wettelijke verantwoordelijkheid. De gebruiker is aansprakelijk voor eventueel misbruik en eventuele schade als gevolg van dat gebruik, over­eenkomstig de wetten van de lidstaten of een derde land.

5. Recht op vervolging van misbruik
De Commissie behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Europa inzake
— gebruik dat niet voldoet aan de hier beschreven voorwaarden of
— gebruik dat de Commissie of de Raad van Europa schadelijk achten, een vordering in te stellen bij de rechtbank van een lidstaat of een derde land.

Conclusie A-G HR 7 september 2012, zaaknr. 11/04472 (Stichting Leenrecht tegen Vereniging van Openbare Bibliotheken)

Conclusie ingezonden door Dirk Visser en Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.

Cassatie ná IEF 9889 en IEF 8697. De AG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Verlengingen zijn geen afzonderlijke uitleningen en er is geen leenrechtvergoeding voor verschuldigd. Vordering en specificatie van volledige proceskosten bij schriftelijke toelichting dienen tijdig te worden opgegeven, zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dit belemmert niet om dergelijke kosten bij schriftelijke toelichting in cassatie te vorderen.

Onderdeel 1, samengevat, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het Unierechtelijke begrip uitlenen en het Nederlandsrechtelijk begrip uitlenen "als de handeling die in het Nederlandse auteursrechtelijk systeem een leenrechtvergoeding doet ontstaan". Het hof heeft aan het Europese begrip getoetst.

R.o. 3.14.1. De discussie of een verlenging als een afzonderlijke rechtshandeling moet worden gezien, is naar mijn mening niet relevant voor de betekenis van het begrip uitlenen in de Auteurswet. De kwalificatie 'rechtshandeling' in artikel 15c Auteurswet beoogt naar mijn mening niet om de betekenis van het begrip uitlenen nader te bepalen.

Onderdeel 2, samengevat: het hof miskend dat een verlenging een openbaarmaking vormt in de zin van de Auteurswet (en VRL 2006) en waarmee uitzondering is gecreëerd op de uitputtingsregeling.

Onderdeel 3, samengevat: Het hof heeft miskend dat het uitleenrecht een uitzondering vormt op het verbodsrecht en daarom beperkt dient te worden uitgelegd

3.45 In het licht van het voorgaande valt verder niet in te zien dat, enkel omdat voor een verlenging geen separate vergoeding wordt betaald, geconcludeerd zou moeten worden dat de vergoedingsregeling in strijd is met het Unierecht (...) danwel tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, danwel de belangen van de auteur onredelijk schaadt. Die waarderingen hangen af van meer variabelen.

Onderdeel 4, samengevat: het hof heeft ten onrechte doorslaggevende betekenis toegekend aan het feit dat verlenging mogelijk is zonder dat de lener het exemplaar eerst terugbrengt.

3.48 Het hof heeft aansluiting gezocht bij het element van terbeschikkingstelling. Met de overweging aan het slot van rov 12 heeft het hof niet toch betekenis gehecht aan de wijze van verlenging maar aan de terbeschikkingstelling. Het onderdeel mist dus feitelijke grondslag.

3.49 Aanvullend merk ik nog het volgende op. In subonderdeel 4.2 wordt een onderscheid gemaakt tussen twee invalshoeken: het uitlenersperspectief en het inlenersperspectief. Het uitlenersperspectief doelt op et oordeel van het hof (in rov 7 en 8) dat uitlenen ziet op het buiten de feitelijk macht van de uitlener brengen. Het inlenersperspectief wordt in het subonderdeel omschreven als het "ter beschikking staan" respectievelijk als het "ter beschikking krijgen" van het exemplaar, wat volgens het subonderdeel het geval is zowel tijdens de periode van het lenen als tijdens de periode van uitlening.

Aan de invulling die het hof aan de terbeschikkingstelling heeft gegeven - te weten: een "concrete uitlening" - is bij de bespreking van onderdeel 2 reeds aandacht bestaat. He door  subonderdeel 4.2 bedoelde inlenersperspectief is een andere manier om deze "concrete uitlening" te bezien. In het inlenersperspectief krijgt  de inlener het exemplaar namelijk twee maal tot zijn beschikking (...), terwijl tegelijkertijd vanuit het uitleversperspectief slechts een maal de macht is afgestaan. Wat er verder ook zij van deze benadering, zij kan niet tot cassatie leiden nu  het begrip uitlening in de VRL niet ziet op de "concrete uitlening".

Onderdeel 5: toelichting volledige proceskosten kan in cassatie

3.55 (...) de gevorderde kosten dienen zo tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dit belemmert niet dergelijke kosten bij schriftelijke toelichting in cassatie te vorderen (...).

A. van Hattum, Case comment on Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury ('BSA'), European Court of Justice, December 22, 2010, C- 393/09, IE-Forum.nl, IEF 11730.

Een bijdrage van Aimée van Hattum, Masterstudent IViR.

On 22 December 2010, the Court of Justice of the European Union ('CJEU' or 'Court' – C-393/09) has answered two preliminary questions concerning copyright protection for the graphic user interface ('GUI') of a computer program under the Software Directive , as well as the InfoSoc Directive . Apart from the fact that this was the first decision in which the CJEU has interpreted the Software Directive, the BSA judgment is also worth being discussed because of its precedent-making character and its remarkably expressed considerations.

The reference to the CJEU resulted from a dispute between the Czech Business Software Alliance ('BSA') and the Czech Ministry of Culture ('the Ministry'). In 2001 BSA applied to the Ministry, seeking to obtain authorisation for the collective administration of copyright in computer programs, aiming to secure the right to the collective administration of GUIs. After the Ministry refused to grant the authorisation, litigation followed for nearly four years, after which the Ministry ultimately rejected BSA's application, inter alia , on the ground that copyright law protects only the object code and the source code of a computer program, but not the result of the display of the program on the computer screen, since the GUI is protected only against unfair competition.

After the Ministry dismissed BSA's appeal against such decision, BSA challenged the decision before the Czech courts . After another dismissal, BSA appealed on point of law arguing that a computer program is used when it is shown in a display on user screens and that, consequently, such use must be protected by copyright.

At this moment the Czech court decided to stay proceedings and refer two questions to the CJEU. First, whether the phrase 'the expression in any form of a computer program' of Article 1(2) of the Software Directive also includes the GUI of the computer program or part thereof, as a result of which the GUI would be protected by copyright as a computer program? Second, whether television broadcasting of a GUI, whereby the public is enabled to have sensory perception of the graphic user interface of a computer program or part thereof, albeit without the possibility of actively exercising control over that program, constitutes communication to the public of a work protected by copyright within the meaning of Article 3(1) of the InfoSoc Directive?

After briefly providing a background on the relevant area of law concerning copyright protection of computer programs , the author's analysis on the Court's reasoning will follow. The analysis will be divided into three general subtopics, which are consistent with the Court's examination of the questions: a) Copyright protection under the Software Directive, b) Harmonisation of the originality standard, and c) Communication to the public by television broadcasting.

Outline
1. History
2. Analysis
2.1. Copyright protection under the Software Directive
2.2. Harmonisation of the originality standard
2.3. Communication to the public by television broadcasting
3. Conclusion

Lees de gehele bijdrage inclusief uitgebreide verwijzingen, hier.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 september 2012, zaaknr. 425808 / KG ZA 12-904 (X tegen Omroepvereniging VPRO)

Uitspraak ingezonden door Freek Stoové, ABC Legal.

Als randvermelding. Onvoldoende concrete rectificatie. Mediarecht / bescherming van politiekgetint televisieformat. Winnaar van een wedstrijd mag deelnemen aan het politiek televisieprogramma "Premier Gezocht!". Vanwege het strafrechtelijk verleden wordt een deelnemer  uitgesloten. De kandidaat zou mogen deelnemen met ondertekening van de Quitclaim II waardoor X onder meer zou verklaren dat hij geen strafblad heeft. Via de voorzieningenrechter wordt alsnog om deelname verzocht, maar deze wordt afgewezen. De VPRO heeft onweersproken betoogd dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan, nu deelnemer toch een strafrechtelijk verleden te hebben. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen: "de invulling van het persbericht is in de onderhavige formulering onvoldoende concreet."

4.5. Vaststaat verder dat X op 4 augustus 2012 via de sociale media heeft bericht dat hij deel zou gaan nemen aan het programma. Naar aanleiding van die berichtgeving heeft een journalist van het dagblad BN de Stem op 3 augustus 2012 een e-mailbericht aan de VPRO gezonden waarin zij op de hoogte werd gesteld van het strafblad. De VPRO heeft (onweersproken) betoogd dat door deze gang van zaken en vertrouwensbreuk tussen haar en X is ontstaan.

HvJ EU 6 september 2012, zaak C-327/11P (US Polo Association tegen OHIM)

Hogere voorziening na zaak T-228/09.

In de oppositieprocedure komt houdster van ouder woordmerk POLO-POLO op tegen registratie van woordmerk U.S. POLO ASSN. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, kamer van beroep en het Gerecht EU verwerpen het beroep en HvJ wijst deze hogere voorziening af, omdat de Medion-zaak niet door het Gerecht zijn toegepast en zij wel een "overall assessment of the marks at issue" heeft uitgevoerd. Dat over U.S. werd geoordeeld dat het een geografische aanduiding is is een feitelijke beoordeling waar het HvJ EU niet over oordeelt en dat (wellicht tegenstrijdig) zowel U.S. als het onderdeel ASSN is dat ook en dus is deze grond niet-ontvankelijk. Als obiter dictum wordt gezegd dat deze verwijten toch ongegrond zijn omdat het Gerecht de tekens conceptueel en 'overall' hebben vergeleken op verwarringsgevaar.

48. In that regard, it must be noted, at the outset, that the judgment under appeal contains no explicit reference to the judgment in Medion.

49. The General Court referred, in paragraphs 28 and 30 of the judgment under appeal, to the case-law as noted in paragraphs 44 and 45 above. On the basis of those considerations, the General Court visually, phonetically and conceptually compared the signs at issue and carried out a global assessment of the likelihood of confusion.

50. Admittedly, the General Court found, in paragraph 38 of the judgment under appeal, in its visual comparison of the signs at issue, that the word ‘POLO’ has an independent distinctive role in the mark applied for, when considered overall, and that, therefore, the relevant public is in a position visually to recognise the mark applied for by the element that it has in common with the earlier Community mark.

51. However, contrary to United States Polo’s claim, the General Court’s finding in paragraph 38 of the judgment under appeal does not show that it disregarded the principles laid down by the Court of Justice in Medion. In that paragraph, far from taking the view that the circumstances of the present case constituted a particular case such as that referred to in paragraph 30 of Medion, the General Court merely pointed out that the element ‘POLO’ had more distinctive character in the word sign applied for, and had an impact on the visual similarity of the signs at issue, when considered overall.

52. It follows, first, that, despite its finding in paragraph 38 of the judgment under appeal, the General Court did not apply the principles laid down in Medion concerning the independent distinctive role that an element may have in a mark and, secondly, that it did indeed carry out an overall assessment of the marks at issue, taking into account all factors relevant to the circumstances of the present case.

70 While the General Court held, in paragraph 37 of the judgment under appeal, that the element ‘U.S.’ will be perceived by the relevant public as relating to a geographical region, it went on to find, in paragraph 38, that the elements ‘U.S.’ and ‘ASSN.’ have no particular meaning. Furthermore, with regard to the element ‘ASSN.’ the General Court wrongly accepted that it would be overlooked by the relevant public on the ground that they might not understand the meaning of the abbreviation.

71 OHIM submits that the fourth part of the ground of appeal is of a factual nature and is, therefore, manifestly inadmissible. In any event, United States Polo’s allegations are unfounded, since the General Court correctly compared the signs at issue both conceptually and for the purposes of the overall assessment of the likelihood of confusion.

Rekwirant heeft o.a. aangevoerd:

1. Het oordeel in de Medion-zaak kan geenszins in die zin worden opgevat dat het een algemene regel vaststelt volgens welke elk normaal onderscheidend bestanddeel dat twee merken gemeen hebben, moet worden geacht een zelfstandige onderscheidende plaats in een samengesteld teken te behouden. Het Gerecht heeft niet in aanmerking genomen dat er volgens de Medion-zaak sprake is van een verhouding regel/uitzondering. In het gewone geval neemt de gemiddelde consument een merk als een geheel waar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de totaalindruk door een of meerdere bestanddelen van het samengestelde teken wordt gedomineerd. De uitzondering bestaat erin dat wanneer een bestanddeel de totaalindruk niet domineert, dit bestanddeel enkel in uitzonderlijke gevallen naast het gewone geval een zelfstandige onderscheidende plaats kan behouden in het samengestelde teken. Het Gerecht heeft geen gronden aangevoerd voor een dergelijk uitzonderlijk geval.

2. Verder heeft het oudere merk "POLO-POLO", in zijn geheel beschouwd, geen enkele betekenis in enige taal van de Gemeenschap. Bijgevolg kan geen begripsmatige vergelijking plaatsvinden.

HvJ EU 6 september 2012, Zaak C-96/11P (Storck tegen OHIM)

Hogere voorziening na T-13/09 [red. IEF 9296]

Gemeenschapsmerkenrecht. Vormmerk. Het beroep wordt afgewezen, waardoor de uitspraak van het Gerecht, de afwijzing (weigering) van het merk vanwege het ontbreken van het onderscheidend vermogen, in stand blijft. Onder andere de volgende argumenten waarin Storck betoogd dat er sprake is van een schending van artikel 7 lid 1 sub b, worden verworpen:

2. Het Gerecht heeft het aangevraagde merk ten onrechte beoordeeld tegen de achtergrond van de rechtspraak inzake merken bestaande in een vorm zonder grafische elementen of woordelementen, hoewel het aangevraagde merk een grafisch element in de vorm van een bas-reliëf bevat. Het merk had moeten worden beoordeeld overeenkomstig de voor beeldmerken geldende beginselen.

4. Het Gerecht heeft "gewoonlijk niet" in de zin van "niet gewoon zijn" geïnterpreteerd, en aldus de mogelijkheid uitgesloten dat de consument in de sector van snoepgoed reeds gewend is aan vormmerken die overeenstemmen met het aangevraagde merk, en het aldus als een onderscheidend teken kan beschouwen. Aldus heeft het Gerecht de betekenis van de vorm van een waar voor de identificatie van de waren op de relevante markt van snoepgoed niet juist begrepen en is derhalve voorbijgegaan aan het criterium dat dient te worden gehanteerd voor het bewijs van onderscheidend vermogen van vormmerken in de snoepgoedsector, voor zover dergelijke vormmerken dieren en/of andere levende wezens of een combinatie van elementen van verschillende levende wezens weergeven.

5. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door een contrast vast te stellen tussen "decoratieve vormgeving" enerzijds en "analytisch oogpunt" anderzijds. Het Gerecht is dus ook voorbijgegaan aan het feit dat merken moeten worden beoordeeld volgens de erdoor opgeroepen totaalindruk.

Over onderdeel 2 van het eerste rechtsmiddel:
37      Die angemeldete Marke besteht, wie sich aus ihrer Beschreibung in Randnr. 5 des vorliegenden Urteils ergibt, aus einem dreidimensionalen Zeichen in Form einer Schokoladenmaus. Außerdem hat das Gericht in den Randnrn. 32 und 34 des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestätigt, dass die anmeldungsgegenständliche Ausgestaltung des auf dem Formteil angebrachten Reliefs in Tierform nicht vom vorhandenen Formenschatz abweiche und dass der Verbraucher darin nur eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite sehe.

38      In einem solchen Fall, wenn eine dreidimensionale Marke ein Bildelement umfasst, das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht, sondern vom Verbraucher lediglich als eine dekorative Ausgestaltung wahrgenommen wird, kann diese Marke entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht nach den Kriterien beurteilt werden, die für Wort‑ oder Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig ist.

39      Im Übrigen ist festzustellen, dass das Vorhandensein eines Bildelements allein für den Nachweis, dass die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besitzt, nicht ausreicht. Es ist immer zu prüfen, ob es eine solche Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C‑136/02 P, Slg. 2004, I‑9165, Randnr. 32).


Over onderdeel 4 van  het eerste rechtsmiddel
59      Der Begründung des Gerichts in Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist vielmehr zu entnehmen, dass es das Gericht zwar für möglich erachtet hat, dass es im Bereich der Süßwaren zahlreiche Marken, die aus der Form der Ware bestehen, und darunter auch eine größere Zahl von Tierformen gibt und dass daher die Verbraucher angesichts der Formenvielfalt auch gewöhnt sind, bestimmte Formen als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, gleichwohl aber festgestellt hat, dass es im vorliegenden Fall darauf ankommt, ob die fragliche Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Over onderdeel 5 van het eerste rechtsmiddel:
65      Zunächst ist der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit er auf einem offenkundig unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Urteils beruht. Das Gericht hat in Randnr. 40 des genannten Urteils festgestellt, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Die Beschwerdekammer habe zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.

66      Somit lässt sich dem angefochtenen Urteil kein Anhaltspunkt für die Annahme entnehmen, dass das Gericht seine Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt hätte.

Op andere blogs:
IPKat (BREAKING NEWS: Storck can't register mouse)
Kennedy Van der Laan (Een chocolademuis kan geen merk zijn: Hof van Justitie weigert opnieuw inschrijving vormmerk)
Marques (Court of Justice says no" to Storck's chocolate mouse)