Vzr. Rechtbank Amsterdam,  4 februari 2010, KG ZA 09-2699 SR/RV, Tevea B.V. tegen Besselink Licht Import B.V. (met dank aan Eva Veldhoen en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

Slaafse nabootsing. Nabootsing, maar geen onrechtmatige nabootsing van eisers LED Lamp ‘Moving Colours’ (met afstandsbediening met 28 knoppen waarmee de helderheid, de intensiteit, kleur et cetera kunnen worden ingesteld) door LED Lamp ‘Motion Eye’ (links op afbeelding) van gedaagde.

Hoewel eiser onvoldoende aannemelijk maakt dat haar lamp een eigen onderscheidende plaats op de markt heeft, besluit de voorzieningenrechter om proceseconomische redenen eerst vast te stellen of de nabootsing onrechtmatig is. Gezien de verschillen in totaalindrukken, de verschillen in verpakkingen, de vermelding op de verpakking van de naam van gedaagde en het verschillende uiterlijk van de afstandsbedieningen van de lampen, acht de rechter gevaar voor verwarringsgevaar echter uitgesloten. Geen 1019h proceskosten, IE voorgeschiedenis kan bij toewijzing daarvan geen rol spelen.

4.2. Voorshands is de Motion Eye aan te merken als een nabootsing van de Moving Colours. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de laatst genoemde verplichting geldt dan weer dat niet noodzakelijk is dat het nabootsende product op alle punten dient af te wijken van het andere product. De afwijkingen dienen zodanig te zijn dat de totaalindruk van de twee producten voor het gemiddelde publiek verschillend is.

4.3. Besselink heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat Tevea onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Moving Colours een eigen positie op de Nederlandse markt heeft ingenomen en over een onderscheidend vermogen bezit. (…) Zonder nader onderzoek naar de feiten kan niet worden vastgesteld wanneer de Moving Colours op de markt is verschenen of dat de lamp thans niet langer wordt aangeboden door Tevea. Het kort geding leent zich niet voor een dergelijk onderzoek. Om proceseconomische redenen zal worden afgeweken van de regel dat het meest verstrekkende verweer eerst behandeld dient te worden en zal thans eerst bezien worden of de nabootsing van de Moving Colours door Besselink onrechtmatig is.

4.6. Zoals onder 4.2 al is overwogen is het niet noodzakelijk dat de Motion Eye op alle punten dient af te wijken van de Moving Colours. (…) vertonen dat verwarring is te duchten bij het gemiddelde publiek. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. Door de afgeplatte kanten van de lampenkap van de Motion Eye  (…) en de dichte standaard van die lamp is de totaalindruk anders dan de volledig bolvormige lampenkap (…) van de Moving Colours met geheel open lichtpunt en open standaard. Bovendien is het wit van de Motion Eye matter dan het glimmende wit van de Moving Colours. Daarnaast is de verpakking van beide producten anders. (…) Zo ontbreekt bij die van de Moving Colours de blonde dame met blote rug en staat op de verpakkingsdoos van de Motion Eye nadrukkelijk vermeld 'Besselink licht'. Tot slot hebben de afstandsbedieningen van beide lampen een andere kleur, samenstelling van controleknoppen en vorm. Daarbij staat alleen op de afstandsbediening van de Motion Eye de producent van de lamp ('Besselink licht') nadrukkelijk vermeld. Omdat de afstandsbedieningen zijn afgebeeld op de verpakking zijn zij van invloed op de totaalindruk van de lampen die de gemiddelde consument in de winkels opdoet. Uit het vorenstaande volgt dat naar voorlopig oordeel de verschillen tussen beide lampen ruim voldoende zijn om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt dan ook niet.

4.7. Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van Tevea niet voldoen aan het onder 4.1 opgenomen criterium zodat haar vorderingen niet toewijsbaar zijn. Het onder 4.3 genoemde meest verstrekkende verweer van Besselink behoeft daarom niet meer behandeld te worden. Tevea zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Anders dan Besselink heeft verzocht is er geen aanleiding te voorzien in een vergoeding van de volledige kosten van haar advocaat als bepaald in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). De ter zitting behandelde zaak betreft immers een vordering uit onrechtmatige daad en valt daarom buiten de reikwijdte van het genoemde artikel. De voorgeschiedenis tot de terechtzitting, waarin sprake is geweest van een beroep op het modelrecht van Tevea op de Moving Colours, is daarbij niet van belang aangezien Tevea dit in dit kort geding niet ten grondslag heeft gelegd aan haar vorderingen.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht, 3 februari 2010, zaak T-472/07, Enercon GmbH tegen OHIM / Hasbro Inc.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk ENERCON o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk Transformers Energon (speelgoed). Oppositie toegewezen.

40 Lastly, as regards conceptual similarity, the Board of Appeal pointed out, in paragraph 22 of the contested decision, that neither the earlier trade mark nor the trade mark applied for had any particular meaning with regard to the designated goods. It thus observed that the word ‘transformers’ in English referred to devices changing the characteristics of electrical currents, while the words ‘energon’ and ‘enercon’ did not have any particular meaning. The Board of Appeal nevertheless accepted that the words ‘energon’ and ‘enercon’ were likely to be perceived as evoking the notion of energy, which might create a certain conceptual link between the trade marks at issue. In paragraph 24 of the contested decision it stated, however, that that conceptual similarity was low.

 41. The applicant essentially maintains that the ‘transformers’ element is dominant. However, as observed in paragraph 32 above, that assertion must be rejected, since neither of the two elements of which the earlier mark consists is more dominant or distinctive than the other in the overall impression created by the earlier mark.

(…) 44. Having regard to all the foregoing, it must be held that the Board of Appeal was right to hold, following a visual, phonetic and conceptual analysis, that the signs at issue, each considered as a whole, bore a certain degree of similarity for the purpose of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 5 februari 2010, 08/03362, Kraft Jacobs Suchard S.A. tegen Mars Inc. (met dank aan Lianne Kelkensberg & Eline Schiebroek,  BarentsKrans  / Wieke van Angeren & Jurriaan Jansen van Freshfields )

Merkenrecht. Vormmerk. Eerst even voor jezelf lezen. Arrest in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Hoge Raad verwerpt het beroep, klachten nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen (81 RO).

Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, IEF 5332). De AG concludeerde eerder tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft (IEF 8458).

Lees het arrest hier.

Kamerstuk 32194, nr. 6, 2e Kamer. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten. Verruiming mogelijkheden voordeelontneming; Nota n.a.v. het verslag

“Artikel 36e, derde lid, Sr. Wanneer de veroordeelde er een criminele levensstijl op nahoudt, kan worden aangenomen dat het vermogen dat hij gedurende een aantal jaren heeft opgebouwd, wederrechtelijk verkregen voordeel belichaamt.

(…) Het bewijsvermoeden wordt gehanteerd na een veroordeling voor potentieel lucratieve feiten, zoals de internationale handel in harddrugs en mensenhandel. Ook misdrijven die worden bedreigd met relatief korte vrijheidsstraffen, maar waarvoor wel een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen aanleiding vormen het bewijsvermoeden toe te passen. Deze leden kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan delicten die verband houden met schending van intellectuele eigendomsrechten (namaak en piraterij; artikel 337 Sr) of de benadeling van schuldeisers (artikel 340 Sr).”

Lees het kamerstuk hier. 

Kamervragen, nr. 2010Z01677, 2e Kamer. Vragen van de leden Atsma en Van Vroonhoven-Kok (beiden CDA) aan de ministers van OCW en van Justitie over de factuur die de Stichting Bloemencorso Valkenswaard heeft gekregen voor de rechten over de muziek die gedraaid wordt op de radio's die aanstaan gedurende de bouwperiode van de corsowagens. (Ingezonden 28 januari 2010). O.a:

2- Wat vindt u van het feit dat naar de Stichting Bloemencorso Valkenswaard, een vrijwilligersorganisatie zonder winstbejag, een factuur wordt gestuurd? Deelt u de mening dat het vreemd is dat de Stichting Bloemencorso Valkenswaard deze factuur door SENA toegestuurd krijgt?

4- Waarom moet een vrijwilligersorganisatie, die tijdens werkzaamheden de radio aan heeft staan, muziekrechten betalen?                                                

Lees alle vragen hier. 

Kamerstuk 29838, nr. 24, 2e Kamer. Auteursrechtbeleid. Brief regering /minister van Justitie, Hirsch Ballin. Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron.

"Uit de bepaling volgt dat áls lidstaten maatregelen treffen die de toegang of het gebruik voor eindgebruikers beperken, de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen zoals die door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden worden beschermd, moeten worden geëerbiedigd. (…) Met deze voorwaarden, die mede op aandringen van het Europees Parlement zijn opgenomen, wordt tot uitdrukking gebracht dat internet van wezenlijk belang is voor het onderwijs en de praktische uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie (overweging 4 van richtlijn 2009/140/EG).

Als een lidstaat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal wil sanctioneren met afsluiting van internet, zal dus aan de in artikel 1 lid 3bis van richtlijn 2002/21/EG gestelde voorwaarden moeten worden voldaan. Dit speelt bijvoorbeeld in het kader van de recente wetgeving ten aanzien van downloaden in Frankrijk, zoals beschreven in het WODC-onderzoek “Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing – Regelgeving in Duitsland, Engeland en Frankrijk nader onderzocht”.

Lees het gehele kamerstuk hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2010, HA ZA 07- 847, Loods 5 Zaandam B.V. c.s. tegen Vissers & De Waart (met dank aan BNO / Lisette Varossieau,Varossieau IP).

Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen. Loods 5 maakt o.g.v. haar merkrechten bezwaar tegen de domeinnaam Loods5.com van Loods 5 Ontwerpers. Vorderingen afgewezen. Oudere handelsnaam is goede reden voor gebruik.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (…) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Visser c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers C.S..

4.29. Het standpunt van Loods 5 C.S., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn. zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl, het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Lees het vonnis hier.

Vermelding eerder, ongepubliceerd auteursrechtvonnis in strafvonnis Rechtbank Amsterdam, 11 januari 2010, LJN: BL0547 (beleggingsfraude). Wie het vonnis heeft mag het vanzelfsprekend mailen.

“17. Op 1 juni 2007 is H&V in kort geding gedagvaard door TRE Investments II BV (hierna: TRE). TRE had in 2005 een project ontwikkeld voor de financiering van de bouw van onroerend goed in Turkije door middel van uitgifte van obligaties en zij had daarvoor een prospectus uitgebracht. TRE stelde in kort geding dat het door H&V uitgegeven prospectus nagenoeg gelijk was aan het hare en dat H&V daarmee inbreuk maakte op haar auteursrecht. De voorzieningenrechter heeft op 28 juni 2007 geoordeeld dat het prospectus van H&V een bijna woordelijke kopie is van dat van TRE en zij heeft H&V verboden het prospectus te gebruiken.”

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 26 januari 2010, LJN: BL1934, ENBW Energie Baden-Wuerttenberg AG tegen BBIE.

Merkenrecht. Beroep tegen weigering merkinschrijving door BBIE op absolute gronden afgewezen; gedeponeerde teken THE POWER PIONEERS heeft geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is; zal bovendien worden opgevat als algemene aanprijzing of verkoopbevorderend.

“Partijen zijn het er over eens dat THE POWER PIONEERS door het relevante publiek zal worden opgevat als pioniers op het gebied van energie. Daarmee beschrijft het teken kenmerken van waren en diensten die betrekking hebben op levering van en dienstverlening met betrekking tot (nieuwe) energie en is het uitsluitend beschrijvend voor die waren en diensten. Dat, zoals EnBW stelt, aan (onpersoonlijke) waren en diensten niet de eigenschap van het zijn van pionier kan worden toegekend, doet hier niet aan af.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2010, Red Bull GmbH c.s. tegen Leidseplein Beheer (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Hof vernietigt vonnis waarvan beroep ( Rechtbank Amsterdam 17 januari 2007, IEF 3288).  Kielzogvaren ( ‘een graantje meepikken’). Na L’Oréal-Bellure wèl sub c-inbreuk op merken Red Bull door Bull Dog energydrink.  “(…) is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.” Geen verval ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk wegens consequent weglaten ‘Krating-Daeng’. Geen rechtsverwerking wegens gedogen. In citaten:

3.8. Bij de beoordeling van de door Red Bull hiertegen gerichte grieven komt betekenis toe aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 juni 2009 in de zaak LÓréal/Bellur (zaak C-487/07), over welk arrest beide partijen in het onderhavige geding zich bij akte na pleidooi hebben uitgelaten. (…) Met betrekking tot de daar bedoelde inbreuken is niet vereist dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, maar volstaat dat het bekende merk (i .c. van Red Bull) en het (i.c. door De Vries gebruikte) teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt en er bovendien sprake is van een van de inbreuken waartegen genoemd artikellid bekende merken bescherming biedt (…).

3.9. (…) Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door De Vries wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt, meer. gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door De Vries voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer  aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht.

3.10. Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door De Vries ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull.. Naar het oordeel van het hof is dit hier het geval..Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull” voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens De Vries was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van De Vries onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van De Vries, zoals die door Red Bul1 zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat De Vries aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

(…)

3.13. De Vries heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating-Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door De Vries gehandhaafde verweer wordt verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden.

(…)

3.15 De Vries heeft, onder verwijzing naar zijn stellingen in eerste aanleg, ten slotte nog aangevoerd dat Red Bull haar rechten heeft verwerkt nu zij het merk van De Vries voor energy drinks gedurende meer dan vijf jaren bewust heeft gedoogd en zij bovendien zonder goede reden een periode van meer dan 2.5 jaar zonder enig verder contact heeft laten verstrijken tussen haar sommatie en de inleidende dagvaarding. De rechtbank heeft dit verweer verworpen.. Het hof sluit zich aan bij hetgeen in het vonnis hiertoe is overwogen. De in hoger beroep herhaalde stellingen leiden niet tot andere gezichtpunten..

Lees het arrest hier.