Gerechtshof ´s-Gravenhage, 21 april 2009, zaaknr. 200.017.078/01, Koninklijke KPN N.V. tegen BBIE

Merkenrecht. Woordmerk, of beter cijfermerk 1333. Hof bekrachtigd de weigering tot inschrijvingen van het BBIE. Wellicht nootwaardig, maar eerst even kort:

9 Ad A. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord (“weet niet”),Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15 % van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: “Ik zou u iets willen vragen over telecomdiensten.” Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

10. Ad B. Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeerd voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is, zal het teken op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

11. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau dan wel door buitenlandse toetsende instanties depots bestaande uit cijfers als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Ook een beroep op de harmonisatie van het merkenrecht in Europa. naar het hof begrijpt ingevolge de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1988 L 40/1 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, maakt dit niet anders, evenmin als het - voor zover in deze procedure gehandhaafde - beroep op (het Nederlandse) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid (brief van KPN van 5 februari 2008).

Lees de beschikking hier (website BBIE).

GvEA, 29 april 2009, zaak T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering gemeenschapsbeeldmerk α (alcoholhoudende dranken).

45. De principiële weigering om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan letters op zich, die aldus wordt uitgedrukt zonder voorbehoud en zonder beroep op het in punt 39 supra in herinnering gebrachte concrete onderzoek, druist in tegen de bewoordingen zelf van artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat de letters rekent tot de voor grafische voorstelling vatbare tekens die een merk kunnen vormen, voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

46. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria om te beoordelen of merken bestaande uit één letter onderscheidend vermogen hebben, die zijn welke ook gelden voor de andere categorieën van merken.

47. Om het door deze bepaling vereiste minimum aan onderscheidend vermogen te hebben, moet het aangevraagde teken alleen a priori geschikt lijken om het relevante publiek in staat te stellen de herkomst van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten te herkennen en deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst te onderscheiden.

(…) 52. De kamer van beroep mocht dus de inschrijving van de letter „α” niet weigeren op grond van het argument inzake de beschikbaarheid van tekens, aangezien deze overweging geenszins een concreet onderzoek uitsluit van de geschiktheid van het aangevraagde merk om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

(…) 55. De nieuwe documenten die het BHIM als bijlagen B1 en B2 bij zijn memorie van antwoord heeft overgelegd ten bewijze dat het relevante publiek de hoofdletter alpha „Α” zal opvatten als een aanduiding van de kwaliteit van wijnen, hebben – zo deze al ontvankelijk zijn – in casu geen bewijskracht, aangezien zij uitsluitend betrekking hebben op wijnen en niet op de in geding zijnde alcoholhoudende dranken, zoals het BHIM ter terechtzitting heeft erkend, en aangezien de letters op de reproducties van de wijnflessen in de bijlagen niet dezelfde zijn als de letter „α”, worden gecombineerd met een andere letter, of een van de bestanddelen van de handelsnaam van een wijnhandelaar vormen.

56. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van verzoeksters concurrenten.

57. Bijgevolg moet het eerste middel worden toegewezen en de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat de twee andere door verzoekster aangevoerde middelen hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 29 april 2009, zaak T-81/08, Enercon GmbH tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering beschrijvend gemeenschapswoordmerk E-Ship (scheepstoebehoren). Ook al staat de E niet voor Elektronisch, het is toch mogelijk beschrijvend, weigering is derhalve terecht.

34. Zum ersten Argument der Klägerin ist zunächst festzustellen, dass der Zusammenhang der fraglichen Waren und Dienstleistungen mit Elektrizität oder Elektronik keineswegs weit hergeholt scheint. Denn wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, ist der Großbuchstabe „E“ eine gängige Abkürzung der Wörter „elektro-“, „elektrisch“ oder „elektronisch“, die auf dem Markt übrigens schon für „E-Boote“ genannte elektrische Jachten verwendet wird. Demnach werden die betroffenen Verkehrskreise die Kombination des Großbuchstabens „E“ und des Begriffs „ship“ als eine eindeutige Bezugnahme auf ein elektrisches Wasserfahrzeug im Allgemeinen, auf eine Beförderungsdienstleistung durch ein „E-Ship“ oder auf eine Beförderungsdienstleistung, die elektronisch gebucht wurde, verstehen.

35. Diese Einschätzung der Beschwerdekammer wird nicht durch die Tatsache, so sie erwiesen wäre, in Frage gestellt, dass der Grossbuchstabe „E“, der in der angemeldeten Marke enthalten ist, als Verweis auf den ersten Buchstaben des Firmennamens der Klägerin verstanden werden könnte. Denn die Eintragung einer Wortmarke ist zurückzuweisen, wenn sie zumindest bei einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

36. Folglich greift das erste Argument der Klägerin nicht durch

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 30 april 2009, conclusie A-G Sharpston in zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmich Genossenschaft mbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing).

Gemeenschapsmerken.  Uitleg A-G van begrip “in de Gemeenschap bekend merk” uit artikel 9, lid 1, sub c GMVo,

Pago heeft het Handelsgericht Wien verzocht Tirolmilch te verbieden om (i) reclame te maken voor haar dranken in de litigieuze flessen, haar dranken in deze flessen aan te bieden, in de handel te brengen of anderszins te benutten, en (ii) daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de fles en een met vruchtensap gevuld glas. (…) Het Oberste Gerichtshof is van mening dat de vraag of inbreuk is gemaakt op Pago’s gemeenschapsmerk uitsluitend op grond van de verordening moet worden beoordeeld. Daar Pago’s merk wel zeer bekend is in Oostenrijk, maar niet noodzakelijkerwijs in andere lidstaten, heeft het Oberste Gerichtshof behoefte aan advies over de uitlegging van het zinsdeel „[het] een in de Gemeenschap bekend merk [betreft]” in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

De A-G geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) als volgt te beantwoorden:

1)  Een gemeenschapsmerk wordt in de gehele Gemeenschap beschermd als „in de Gemeenschap bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, indien het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Wat in dit verband een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, hangt niet af van nationale grenzen, maar moet worden bepaald op basis van een beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening wordt gehouden met (i) het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd en het gedeelte van dit publiek waarbij dat merk bekend is, en (ii) het belang van het gebied waarin de bekendheid bestaat, te definiëren volgens factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan.

2) Een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat geen aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, geniet op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk geen tot dat gebied beperkte bescherming. Een tot dat gebied beperkt inbreukverbod kan dan ook niet worden uitgevaardigd.

Lees de conclusie hier.

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. 29 april 2009, zaaknr  200801985/1, College van burgemeester en wethouders van Amsterdam tegen Landmark Nederland B.V.

Databankenrecht. Wet Openbaarheid Bestuur. Opvraging lijst adressen bodemonderzoek. Databankrichtlijn heeft Rechtstreekse werking. De gegevensverzameling van elementen uit bodemonderzoeken en saneringsplannen is een databank. We substantiële investering, maar College B&W Amsterdam is geen producent van de databank nu zij niet het risico van de investering draagt.

Vaststaat dat het college de adressenlijst zowel in papieren vorm als digitaal aan landmark heeft verstrekt. Het geschil tussen partijen betreft de vraag of het college, met toepassing van de hergebruikregeling, aan het hergebruik van de adressenlijst door landmark een aantal voorwaarden en beperkingen heeft mogen verbinden. De rechtbank heeft de besluiten vernietigd, omdat het college naar haar oordeel aan het hergebruik van de adressenlijst niet de gestelde beperkingen en voorwaarden heeft mogen verbinden. Zij overweegt hiertoe dat het college niet beschikt over het recht bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Databankenwet  omdat ten aanzien daarvan niet is gebleken van een substantiële investering waarvan het college het risico draagt. De Raad van State bevestigt dit oordeel. 

2.6. De Afdeling stelt bij haar beoordeling voorop dat, ingevolge artikel 11a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wob, aan twee voorwaarden moet zijn voldaan wil een overheidsorgaan toepassing kunnen geven aan de hergebruikregeling: er moet sprake zijn van een databank en het overheidsorgaan moet van die databank de producent zijn.

In de geschiedenis van de totstandkoming van de hergebruikregeling heeft de Afdeling voorts geen aanwijzingen gevonden voor de vaststelling dat de wetgever in het kader van de hergebruikregeling aan de begrippen "databank" en "producent van een databank" een andere betekenis heeft willen toekennen dan in de Databankenwet.

Directe werking: 2.6.1. (…) Derhalve kunnen particulieren zich voor de nationale rechter tegenover de staat beroepen op bepalingen van een richtlijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende precies zijn, in alle gevallen waarin de volledige toepassing van de richtlijn niet daadwerkelijk verzekerd is, dit wil zeggen niet alleen in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van deze richtlijn, maar ook in geval de nationale maatregelen die de betrokken richtlijn naar behoren uitvoeren niet zodanig worden toegepast dat het met de richtlijn beoogde resultaat wordt bereikt (zaak nr. C-62/00, Marks & Spencer, Jur. 2002, blz. I-6325). Dit brengt mee dat de toepasselijke bepalingen uit de Databankenwet moeten worden toegepast en uitgelegd in het licht van de Databankenrichtlijn.

Wel databank, substantiële investering. (…) 2.6.4. Niet in geschil is dat de gegevensverzameling waarvan de adressenlijst deel uitmaakt, is samengesteld uit onder meer bestaande elementen uit bodemonderzoeken en saneringsplannen en dat deze gegevens systematisch geordend en afzonderlijk toegankelijk zijn. Evenmin is in geschil dat het verzamelen, invoeren en controleren van deze elementen een arbeidsintensief en tijdrovend proces is, dat deels door gespecialiseerde medewerkers van de gemeente is uitgevoerd. Naar door het college onweersproken is gesteld, zijn sinds 2003 vier tot vijf medewerkers van de gemeente fulltime bezig geweest met onder meer het digitaliseren, controleren en invoeren van data in de gegevensverzameling. landmark heeft voorts niet bestreden dat het college voor het samenstellen van bedoelde gegevensverzameling aanzienlijke kosten heeft gemaakt, al betwist zij de precieze hoogte hiervan.

Gelet hierop, is de Afdeling - anders dan de rechtbank - van oordeel dat het college aannemelijk heeft gemaakt dat het een substantiële investering heeft gedaan ter verkrijging van de inhoud van de gegevensverzameling waarvan de adressenlijst deel uitmaakt. Het college heeft aanmerkelijke hoeveelheden tijd, moeite, energie en geld geïnvesteerd en die middelen aangewend om bestaande elementen te verkrijgen, bewerken en controleren en in een gegevensverzameling op te nemen. Die gegevensverzameling dient derhalve als een databank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Databankenwet te worden aangemerkt.

College geen producent: 2.6.10. Bezien tegen deze interne markt achtergrond van de Databankenrichtlijn, die ook wordt benadrukt in de memorie van toelichting bij de Databankenwet, kan naar het oordeel van de Afdeling niet worden staande gehouden dat het college in dit geval kan worden aangemerkt als producent van de databank waarvan de adressenlijst deel uitmaakt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat, zoals door het college zelf uiteengezet, deze databank mede met het oog op het vergemakkelijken van de aan het college opgedragen publieke taak is samengesteld. De databank is geproduceerd op kosten en in opdracht van de gemeente Amsterdam en een aanzienlijk deel van de in de databank geïnvesteerde gelden is, in verband met de van overheidswege aan de gemeente Amsterdam verleende opdracht de plaatselijke bodemverontreiniging in kaart te brengen, door de minister van VROM bij wijze van subsidie ter beschikking gesteld. Onder deze omstandigheden is geen sprake van de situatie dat het college het risico draagt van de voor de databank gedane substantiële investering. De rechtbank is tot hetzelfde oordeel gekomen.

2.6.11. Nu het college niet kan worden aangemerkt als producent van de databank waarvan de adressenlijst deel uitmaakt, heeft het met betrekking tot de aan landmark verstrekte adressenlijst ten onrechte de hergebruikregeling toegepast. Hetgeen het college overigens heeft aangevoerd behoeft geen bespreking.

2.7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd met verbetering van de gronden waarop deze rust.

Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 28 april 2009, zaaknr. 107.002.222/01, VOF Het Fietscafé c.s. tegen Rijpkema (met dank aan Peter Kits en Laurens Thissen, Holland Van Gijzen)

Auteursrecht. hoger beroep in de Fietcafé-zaak (zie Rechtbank Leeuwarden, 22 augustus 2007, IEF 4579). Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Het Fietscafé (afbeelding links, klik voor vergroting) is geen auteursrechtelijk beschermd werk, althans, het is onvoldoende onderbouwd dat dat zo is. Geen verwarring, dus geen slaafse nabootsing.

Auteursrecht: 4. De rechtbank heeft haar oordeel gebaseerd op de aanname dat de VOF voor ogen heeft het concept fietsscafé onder de bescherming van het auteursrecht te laten vallen en niet één specifieke incarnatie daarvan. Tegen die overweging is de eerste grief gericht. De grief slaagt, reeds omdat de VOF blijkens onderdeel 2 van de inleidende dagvaarding en 2.8 sub b van de pleitaantekeningen van haar raadsman (ook in eerste aanleg) aan de vordering ten grondslag heeft gelegd dat niet het idee maar de uitwerking (het vervoermiddel fietscafé is te beschouwen als een werk met een oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de makers draagt en als zodanig vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. Onder 1.8 van de memorie van grieven heeft de VOF benadrukt dat het daarbij gaat om het ter zitting aan de rechtbank getoonde exemplaar.

5. Het voorgaande brengt het hof bij de door de rechtbank niet besproken vraag of het fietscafé zoals dat aan de rechtbank is getoond in de zin van artikel 10 Auteurswet 19 12 (Aw) een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

6. Het hof zal allereerst de vraag bespreken of ten aanzien van het fietscafé afdoende is onderbouwd dat ten aanzien van het fietscafé sprake is van te beschermen auteursrechtelijke trekken.

7. De bescherming waar een beroep op wordt gedaan strekt zich slechts uit tot de vorm van het fietscafé die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die om die reden kan worden gezien als een voortbrengsel van de menselijke geest. Het werkbegrip van artikel 10 Aw vindt daarbij mede zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Hieromtrent overweegt het hof het volgende.

8. Het fietscafé en de trapbar zijn beide op vier luchtbanden geplaatste combinaties van bar en fiets. De aanzittenden zitten haaks op de rijrichting op in totaal 12 barkrukken en bewegen zich door middel van een trapmechanisme gezamenlijk voort. Tussen de twee langwerpige bartafels is ruimte voor een bestuurder, barinrichting en een barkeeper. Het geheel bevat steeds een vaste tapinrichting die kan worden aangesloten op een fust. De constructies hebben een overkapping en een besturingsmechanisme.

9. De uitvoering van het hiervoor beschreven geheel is in ieder geval deels in hoge mate technisch bepaald (memorie van grieven onder III.7 en III.9). Het had daarom op de weg van de VOF gelegen haar vordering toe te spitsen op die aspecten van de vormgeving van (een specifieke uitvoering van) het fietscafé die als te beschermen auteursrechtelijke trekken daarvan zijn aan te merken. Behoudens enkele algemene en daarmee irrelevante opmerkingen over het aanbrengen (en niet: de vormgeving) van een opbouw en het dak in onderdeel III.8 van de memorie van grieven, alsmede over de aandrijftechniek (III.9) en 'de rangschikking van de diverse onderdelen ten opzichte van elkaar' (III.14) ontbreekt dergelijke onderbouwing geheel. Voor zover haar stellingen zich al toespitsen op de vormgeving van details of specifieke aspecten van het fietscafé (van welke concrete uitvoering dan ook), betreft het juist kenmerkende verschillen tussen het fietscafé en het trapcafé (zie hierna onder 12). Dergelijke verschillen zijn niet doorslaggevend bij de beoordeling van de vraag of sprake is van de auteursrechtelijke bescherming waar de VOF zich op beroept. Voor zover de vordering is gebaseerd op de stelling dat het fietscafé een beschermd werk is in de zin van de Aw, dient deze dan ook bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing te stranden.

Slaafse nabootsing: 12. Dergelijk verwarringsgevaar is op grond van hetgeen daartoe is gesteld en gebleken niet aannemelijk. De VOF voert immers zelf aan dat het metaal van de trapbar geel van kleur is met blauwe kettingkasten, terwijl het metaal van het fietscafé rood is met zwarte kettingkasten. De trapbar heeft een driehoekig dak; het fietscafé heeft een dak met een ronde vorm, terwijl op het dak van de trapbar een bordje is geplaatst dat rond kan draaien, met de teksten "proost" en "biertje". Het fietscafé heeft aan de achterzijde een zitbank en aan de voorzijde een fust. De trapbar heeft zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een zitbank en heeft meerdere geïsoleerd verpakte fustjes. De spatborden van het fietscafé hebben een rechte vorm, terwijl de spatborden van de trapbar afgerond zijn. De trapbar is van lichter materiaal gemaakt dan het fietscafé en de trapbar heeft ook dunnere buizen. Bovendien hadden beide producten een andere naam, welke ook duidelijk zichtbaar was aangebracht. Om die reden valt niet in te zien dat door de gestelde nabootsing bij het publiek verwarring valt te duchten, zodat geen sprake is van een schending door Rijpkema van de plicht om redelijkerwijs alles te doen ter voorkoming van verwarring zoals bedoeld in de vorige rechtsoverweging. Daarmee kan ook de subsidiaire grondslag de vordering niet dragen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 18 maart 2009, LJN: BI2372, Maas Profile Gmbh & Co Kg tegen De Vab Handel B.V.

Merkenrecht en distributieovereenkomst. Diverse BEMO-merken voor bouwmaterialen. Distributeur deponeert met voorafgaande mondelinge toestemming van principaal/merkhouder het merk van de principaal voor de Benelux.

Principaal gedoogt bewust gebruik merk door distributeur gedurende meer dan vijf jaar en kan daarom niet meer opkomen tegen het gebruik van het merk door de distributeur. Principaal gebruikt eigen, oudere merk langer dan vijf jaar aaneengesloten niet. Aannemelijk dat vordering tot vervallenverklaring van merkrecht van principaal slaagt. Distributeur mag ook na beeindiging van de distributieovereenkomst merk blijven gebruiken en aannemelijk dat hij anderen het gebruik van het merk kan verbieden.
 
Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 28 april 2009, LJN: BI2579, Cafe Bolle Jan te Amsterdam tegen  Apresskihut Bolle Jan te Eersel (NB)

Merkenrecht. Café Bolle Jan te Amsterdam en Apresskihut Bolle Jan te Eersel (NB). Geen merkinbreuk wegens onvoldoende kans op verwarring bij het publiek. Vonnis dat wellicht enige uitleg behoeft. “[Eiseres] beroept zich voor haar vorderingen op BVIE art. 2.20 lid 1 sub b en op de artt. 5 en 5a van de Handelsnaamwet (HnW). Deze artikelen eisen voor hun toepasselijkheid alle een zekere mate van verwarringsgevaar. Daaronder valt bij diensten als de onderhavige mede te begrijpen de gedachte: wie steekt er achter het aangeboden vertier; wie verzorgt het?”

4.2. Kernvraag in dit geding is: is het gebruik door [gedaagde] van het kenmerkende woordelement “Bolle Jan“ in haar naam en in haar reclame-uitingen een inbreuk op de merkenrechten van [eiseres]?

4.3. Daarbij gaat het niet om gebruik door [gedaagde] van tekens die gelijk zijn aan de ingeschreven merken (Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) art. 2.20 lid 1 sub a). [gedaagde] gebruikt zelf de van de ingeschreven merken afwijkende combinatie van woorden: “Après ski hut Bolle Jan” zonder het ingeschreven element “café”. [eiseres] beroept zich begrijpelijkerwijs dan ook niet op BVIE art. 2.20 lid 1 sub a.

4.4. De door [eiseres] ingeschreven merken zijn geen bekende merken. In geen geval zijn zij van algemene bekendheid (zoals Philips of Shell). [eiseres] heeft op de gemotiveerde be-twisting daarvan door [gedaagde] niet aannemelijk kunnen maken dat van bekende merken sprake is. Zij stelt dat slechts in de stukken van haar advocaat, maar uit de door haar overgelegde acht producties blijkt daarvan niets. En omdat geen van de drie ingeschreven merken bekende merken zijn, kan [eiseres] zich voor haar vorderingen niet beroepen op BVIE art. 2.20 lid 1 sub b en c (aanhaken resp. reputatie-schade).

(…) 4.6. [eiseres] beroept zich voor haar vorderingen op BVIE art. 2.20 lid 1 sub b en op de artt. 5 en 5a van de Handelsnaamwet (HnW). Deze artikelen eisen voor hun toepasselijkheid alle een zekere mate van verwarringsgevaar. Daaronder valt bij diensten als de onderhavige mede te begrijpen de gedachte: wie steekt er achter het aangeboden vertier; wie verzorgt het?

4.7. De rechter is er niet van overtuigd kunnen raken dat het Amsterdamse Café Bolle Jan enige bekendheid geniet in Eersel en wijde omgeving. [gedaagde] heeft zulks betwist en het blijkt nergens uit. Bij dit uitgangspunt neemt een naam of teken dat weliswaar ook gebruik maakt van de woordelementen “Bolle Jan”, maar niet tevens van de aanduiding “café”, en waarbij die woordelementen worden gebruikt:
-in combinatie met het woord “après ski hut”;
-in een totaalbeeld dat (met hun toestemming) nauw aansluit bij het biermerk “Bolle Jan”;
voldoende afstand van de ingeschreven woordmerken van [eiseres] om verwarringsgevaar te voorkomen.

4.8. Op het ontbreken van dat verwarringsgevaar stuiten de vorderingen van [eiseres] af.

4.9. De rechter acht in deze zaak het aantal van 41,7 in rekening gebrachte uren (buiten die gemaakt op 14, 15 en 16 april 2009) onredelijk hoog, dan wel, als die veroorzaakt zijn door onvoldoende vertrouwdheid met dit onderwerp, het in rekening gebrachte uurtarief onredelijk hoog. Redelijke en evenredige proceskosten worden begroot op: honorarium inclusief kantoorkasten € 9.000,00 en verschotten conform opgave € 262,00. BTW is voor gedaagde geen kostenpost.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Breda, 24 april 2009,  LJN: BI2158, Sporttrading Holland B.V. & Ferro Footwear B.V. c.s. tegen Converse Inc & Kesbo Sport B.V.

Merkenrecht. Namaakschoenen. Sporttrading c.s. vorderen tevergeefs de opheffing van de door Converse c.s. gelegde conservatoire beslagen op haar schoenen en administratie. Eiseressen hebben enige betrokkenheid van gedaagden bij de handel in inbreukmakende kopieën voldoende aannemelijk gemaakt.

Er zijn concrete aanknopingspunten die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen de vijf gedaagden. Om die reden wordt het verbod om inbreuk te maken op het merkrecht van Converse toegewezen tegen alle gedaagden. 1019h proceskosten Sporttrading:  € 1.078,- en € 31.541,54 (con- & reconventie).

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Converse c.s. enige betrokkenheid van Sporttrading c.s. bij de handel in inbreukmakende kopieën van de Chuck Taylor All Star schoenen voldoende aannemelijk hebben gemaakt. In maart 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij V&D in Maastricht en vast staat dat deze schoenen door Sporttrading Holland B.V. zijn geleverd. Op 18 februari 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij supermarkt Carrefour in Brussel en Sporttrading Holland B.V. is aldaar genoemd als één van de leveranciers. Weliswaar hebben Sporttrading c.s. ongeveer een kwart van hun in beslag genomen voorraad Converse schoenen ingekocht bij Converse Netherlands B.V. en Kesbo Sport B.V., maar de herkomst van alle andere beslagen Converse schoenen hebben Sporttrading c.s. niet bekend willen maken, zodat niet kan worden aangenomen dat zij hun handelsvoorraad uitsluitend via legale kanalen hebben ingekocht.

Verder hebben zij geen verklaring gegeven voor de constatering van de beslagleggende deurwaarder Van Lierop dat de door V&D ontvangen facturen niet overeenstemmen met de facturen zoals gevonden in de administratie van Sporttrading c.s., noch voor de door deurwaarder De Jong opgenomen verklaring van de directeur van opslagbedrijf Philmah B.V., inhoudende dat in het verleden door Sporttrading Holland B.V. ter opslag aangeboden schoenen niet altijd overeenstemden met de aangeleverde paklijsten en dat de inhoud van de ter opslag aangeboden dozen niet altijd overeenstemde met de labels die op de buitenkant van de dozen waren aangebracht. Deze bevindingen doen vermoeden dat Sporttrading c.s. geen eerlijke handel drijven.

4.5. Volgens Sporttrading c.s. kunnen de afzonderlijke vennootschappen niet met elkaar vereenzelvigd worden, zoals Converse c.s. wel doen. Het is echter een feit dat Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Altenaweg 20 in Waalwijk, dat zij middels de aandeelhouders met elkaar gelieerd zijn en dat zij, met uitzondering van Brandustry B.V., zelfs dezelfde bestuurder hebben. Uit de beslagexploten komt verder naar voren dat onder alle vijf vennootschappen conservatoir beslag op Converse schoenen is gelegd, dat er in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en van Ferro Footwear B.V. documenten met betrekking tot Converse schoenen zijn aangetroffen, en dat de computerserver van Ferro Footwear B.V. kennelijk verbonden is met de servers van de andere vennootschappen. Dat betekent dat er concrete aanknopingspunten zijn die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen deze vijf vennootschappen. De stelling van Sporttrading c.s. dat elke vennootschap zich op een ander marktsegment richt, kan de voorzieningenrechter niet op andere gedachten brengen.

4.6. Gelet op voorgaande overwegingen hebben Converse c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende belang bij het gevorderde onder A en E, hetgeen daarom als navolgend zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek als bedoeld onder E, het gevorderde onder B, C en D toe te wijzen, temeer nu niet alle door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen namaak zijn.

4.7. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Sporttrading c.s. worden veroordeeld in de proceskosten van Converse c.s in reconventie. Niet is betwist dat zijdens Converse c.s. aanspraak kan worden gemaakt op de reële proceskosten, noch is betwist dat de zijdens Converse c.s. met documenten gespecificeerde kosten zijn gemaakt. Deze kosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van eur 31.541,54, bestaande uit eur 204,- aan betaald vastrecht voor de beslagrekesten, eur 5.074,54 aan deurwaarderskosten en eur 26.263,- aan gespecificeerde advocaatkosten.

De voorzieningenrechter veroordeelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc middels de verhandeling van op de Chuck Taylor All Star gelijkende schoenen te staken en gestaakt te houden (…)
 
te gedogen dat een door Converse Inc en Kesbo Sport B.V. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de (…) in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden  (…)  beveelt Sporttrading (…0 te gedogen dat Converse Inc onbeperkte inzage krijgt in de (…) in conservatoir beslag en in bewaring genomen Converse schoenen teneinde daarvan de oorspronkelijkheid vast te stellen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 5 maart 2009, LJN: BI1912, Abk Inno Vent B.V tegen Örnell B.V.

Auteursrecht. Productbrochures producenten RVS keukenelementen en keukenapparatuur. Eiser  ABK vordert gedaagde  Örnell te veroordelen om zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten, waaronder geschriftenbescherming, van ABK op de teksten en op de lay-out van de ABK InnoVent brochure 2006. Gedaagde zou ook inbreuk gemaakt hebben op een wijnrek van eiser. De voorzieningenrechter acht het gevorderde ten aanzien van de tekst, de lay-out en de wijnrekken reeds toewijsbaar “op de grond van auteursrechtelijke inbreuk”. Geen auteursrecht op productcodes. 

Tekst: 4.5. ABK heeft gesteld dat (delen van) teksten uit haar brochure van 2006, waarop zij het auteursrecht heeft, door Örnell nagenoeg letterlijk zijn overgenomen in diens brochure van 2007. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat de tekst een werk is in de zin van artikel 10 lid 1, 1 Aw. De tekst behelst basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen, verschillende soorten interne motoren om in die systemen te gebruiken en productspecificaties van verschillende typen toe te passen externe motoren.

Hoewel met Örnell gezegd kan worden dat het om een hoeveelheid feitelijke gegevens gaat, heeft (de werknemer van) ABK toch zijn eigen karakter aan die min of meer vaststaande feiten gegeven. De werknemer heeft immers zelf de opbouw en onderverdeling van de tekst en de volgorde van de technische gegevens bepaald, maar ook een eigen keuze voor de tekstuele omvang gemaakt (hoe uitvoerig de onderwerpen te behandelen). De tekst heeft derhalve een eigen karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker.

Het verweer van Örnell dat het slechts om een beperkt aantal pagina´s uit de brochure gaat kan niet worden gevolgd. Immers, ook het gedeeltelijk overnemen van een tekst die auteursrechtelijk beschermd is, is een inbreuk op het auteursrecht. De hoeveelheid overgenomen tekst speelt derhalve geen rol. Ook het verweer dat de tekst niet één op één is overgenomen dient te worden gepasseerd. Örnell heeft immers erkend delen uit de brochure van ABK te hebben overgenomen. Verder zijn de tekstuele verschillen minimaal en van een ondergeschikt karakter. De conclusie is dan ook dat Örnell in haar brochure van 2007 met het overnemen van de teksten op de pagina´s 67 tot en met 69 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

In de brochure 2009 heeft Örnell de tekst over de basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen herschreven, zoals blijkt uit haar productie 2, zodat ten aanzien hiervan geen sprake meer is van een inbreuk op het auteursrecht. Echter, op de pagina´s 94 en 96 is dezelfde tekst opgenomen als op de pagina´s 70 en 71 uit de brochure 2007, waarvan hiervoor is overwogen dat dit in strijd is met het auteursrecht van ABK. Örnell maakt derhalve met de tekst op de pagina´s 94 en 96 in de brochure 2009 inbreuk op het auteursrecht van ABK.

Lay out: 4.6. ABK stelt dat Örnell de lay-out van de bladzijden met productspecificaties van haar brochure 2006 (hierna: de lay-out) heeft overgenomen. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat de lay-out van ABK ook aan deze vereisten, zoals hiervoor onder 4.5 genoemd, voldoet. Immers het is een uiting van wat de maker, de werknemer van ABK, tot zijn vormgeving heeft bewogen, en dat verdient auteursrechtelijke bescherming.
De volgende vraag die dient te worden beantwoord is of Örnell met haar brochures 2007 en 2009 inbreuk maakt op dat auteursrecht van ABK.

(...) Aan Örnell kan toegegeven worden dat er verschillen zijn aan te wijzen tussen de lay-out van ABK en die van Örnell, maar deze verschillen zijn zo gering en de kenmerkende elementen zo identiek, dat zij de totaalindruk van beide brochures niet zodanig anders maken, dat gezegd kan worden dat Örnell met haar lay-out voldoende afstand heeft genomen van de lay-out van ABK. Gelet op alle hiervoor genoemde elementen samen, het totale beeld, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk door Örnell op het auteursrecht van ABK.

De voorzieningenrechter komt mede tot dit oordeel door de als productie 7 van de zijde van ABK overgelegde kopieën uit een negental brochures van andere leveranciers in dezelfde markt te vergelijken met de brochures van ABK en Örnell. Geen van deze brochures bevatten overeenstemmende elementen met de brochures van partijen, terwijl ook hier hetzelfde product en dezelfde doelgroep als bij partijen geldt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het uitgesloten moet worden geacht dat twee makers van een lay-out als de onderhavige onafhankelijk van elkaar tot (vrijwel) exact hetzelfde resultaat zullen komen.

(…) Te meer daar kan worden vastgesteld dat Örnell bekend was met de brochure van ABK; zij heeft immers erkend daaruit bepaalde delen van de tekst te hebben overgenomen. Tegen het vermoeden van ontlening staat tegenbewijs open. Hieraan worden echter hoge eisen gesteld.(…)

Productcodes: ABK stelt dat zij een bijzondere zelfbedachte productcode voor een bepaald type lichtbalken heeft geïntroduceerd, te weten “LBG”. Dit is een alleen door haar gebruikte productcode en productbenaming, die een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. ABK is de auteursrechthebbende.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat ten aanzien van de productnaam en –code geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. (…)

Wijnrekken: 4.8. ABK beroept zich ook ten aanzien van een wijnrek op auteursrechtbescherming ex artikel 7 Aw. Zij stelt dat zij in december 2002 een nieuw, modern en strak gestyleerd vormgegeven wijnrek van RVS heeft ontworpen. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat hier sprake is van een geheel nieuw ontwerp. Bij het ontwerpen van een van RVS-plaat gemaakt wijnrek kan de maker wel degelijk andere creatieve keuzes maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de rand en de vorm en grootte van de uitsparingen, waarbij hij zich uiteraard wel kan laten inspireren door een reeds bestaand wijnrek. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat ABK een nieuw oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk tot stand heeft gebracht. (…) Geconcludeerd kan worden dat Örnell inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

Proceskosten: 4.13.  (…) “De Richtlijn Indicatietarieven in IE-zaken” dient in deze zaak als uitgangspunt bij de bepaling van de proceskosten te worden genomen. Het bij deze kortgedingprocedure behorende indicatietarief is EUR 15.000,=.
Het door ABK gevorderde bedrag is aanmerkelijk hoger. ABK heeft echter niets gesteld waaruit dient voort te vloeien dat in deze zaak een hoger bedrag dan het indicatietarief dient te worden toegewezen, anders dan dat er sprake is van vier op zichzelf staande inbreuken, die de behandeling complex maken. Bij deze vier inbreuken is echter sprake van een zodanige samenhang dat afwijking van het indicatietarief enkel op die grond niet gerechtvaardigd is.
Nu de hogere kosten door Örnell worden betwist worden er aan de motivering van ABK hoge eisen gesteld, die deze echter niet heeft gegeven. Voor een splitsing van de kosten in een gedeelte voor Intellectuele Eigendomsrechten en een gedeelte voor onrechtmatige daad, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding nu nagenoeg alle vorderingen op grond van inbreuk op het auteursrecht worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal een bedrag van EUR 15.000,= voor werkzaamheden van de advocaat van ABK toewijzen.

Lees het vonnis hier.