Deze noot verscheen in NJ 2023/186.

1.
Het feitelijk gecompliceerde geschil in deze zaak is terug te voeren op een merkenrechtelijke regel die in de EU wordt gehanteerd en die deels afwijkt van soortgelijke regels in veel derde landen. Dat betreft de zogenaamde uitputting van het merkrecht. Het principe is dat, wanneer de merkhouder eenmaal van zijn merk voorziene producten op de markt heeft aangeboden (of deze met zijn toestemming door derden zijn aangeboden), hij zich niet meer op grond van zijn merkrecht tegen verdere verhandeling van die producten kan verzetten. De vraag is op welke markt. Hier heeft de wetgever verschillende keuzes. Zo kan worden bepaald dat van uitputting sprake is, zodra de gemerkte producten waar ook ter wereld door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht. Deze regel werd voordat het Europese merkenrecht (via de Harmonisatierichtlijn en op grond van de Gemeenschapsmerkverordening) van kracht werd, onder meer toegepast in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. In andere landen, vooral de zuidelijke Europese landen gold een nationale uitputtingsregel en daar kon de merkhouder zich op grond van zijn  merkrecht verzetten tegen import van oorspronkelijke producten afkomstig uit andere landen. Door rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over het beginsel van het vrij verkeer van goederen, gevolgd door de bepalingen van de Richtlijn en de Verordening, geldt thans binnen de EU (en de landen behorende tot de EER) een Europese uitputtingsregel: de merkhouder heeft niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die door hem of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (een poging om Lidstaten ondanks deze regel de vrijheid te laten in internationale uitputting te voorzien, sneuvelde in HvJ EG 16 juli 1998, NJ 1999/392, m.nt. D.W.F. Verkade, Silhouette/Hartlauer). Ik zie de Europese regel als een politiek compromis om de zuidelijke en de noordelijke landen te verenigen. Maar het is ook een compromis dat tot zeer veel geschillen aanleiding heeft gegeven en deze zaak is daar weer een treffend voorbeeld van.

EUIPO 30 juni 2023, IEF 21533, Oppositienr. B 3 177 425 (Volkswagen Aktiengesellschaft/Shanxi Zhongrun Yusheng Trading) Het EUIPO buigt zich in deze zaak over het vezet door Volkswagen tegen inschrijving van het woordmerk 'Volkspflege' door Shanxi Zhongrun Yusheng Trading (hierna: applicant). Met inschrijving van het woordmerk ontstaat volgens Volkswagen verwarringsgevaar ten aanzien van haar woordmerk 'Volkswagen', nu bij consumenten het idee kan ontstaan dat de producten en diensten die applicant van Volkswagen afkomstig lijken te zijn. Volkswagen vordert nietigheid van het merk, waar applicant zich tegen verweert. 

Rechtbank Amsterdam 31 mei, ECLI:NL:RBAMS:2023:3440, IEF 21532 (Eisers/PPG Coatings Netherlands) Eisers houden zich allen bezig met de verfbranche en interieurontwerp. PPG Coatings Netherlands (hierna: gedaagde) verkoopt verf onder het merk Sigma. Bij de verschillende mengstations die gedaagde verspreid door Nederland heeft geplaatst, kunnen verfkleuren worden gemengd. Een van de kleuren die kan worden gemengd valt onder het merk 'Shades by Eric Kuster', een woordmerk waarvan eisers, kortgezegd, houder zijn. Ook houden eisers het Uniewoordmerk 'Shades By'. Indien men een van de zestien kleuren die onder het litigieuze woordmerk vallen laat mengen, wordt een etiket op het blik geplaatst waarop 'Shades By Eric Kuster' staat. Eisers stellen dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op hun woordmerk en vragen gedaagde de verkoop te staken. Gedaagde onderneemt stappen om de gestelde inbreuk te doen stoppen, maar eisers constateren dat de verf nog steeds wordt verkocht. Zij vorderen staking van de verkoop onder last van dwangsom, een overzicht van de winst die met de verkoop is gemaakt en afdracht van diezelfde winst, een rectificatie op de website van gedaagde en de website van Sigma en eenzelfde rectificatie naar de afnemers van de verf. Gedaagde verweert zich tegen deze vorderingen.

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2023, IEF 21531, ECLI:NL:RBMNE:2023:993 (Chaletfoto's) In deze zaak heeft de kantonrechter zich te buigen over een vordering tot schadevergoeding die is ingesteld door een bedrijf dat zich bezighoudt met de bouw en verkoop van chalets (hierna: eiser). Gedaagde houdt zich bezig met de productie van recreatie- en mantelzorgwoningen. Eiser stelt dat gedaagde zonder toestemming elf foto's op haar website heeft geplaatst van chalets. Eiser stelt ook dat zij het auteursrecht op deze foto's heeft. Na tevergeefs verwijdering van de foto's te hebben gesommeerd spant eiser een zaak aan bij de kantonrechter, met een vordering tot betaling van gemiste licentievergoedingen. Gedaagde verweert zich met de stelling dat niet haar holding, maar de dochtermaatschappij gedaagd had moeten worden, dat eiser geen schade heeft geleden en dat de afbeeldingen niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

Gerecht EU 28 juni 2023, ECLI:EU:T:2023:363, IEF 21527 (C. & S./EUIPO) In deze zaak kijkt het Gerecht of het EUIPO correct heeft geoordeeld in het geschil tussen C. & S. en Scruderia AlphaTauri (hierna: Scruderia). C. & S. registreert en vernieuwt in 2011 een merk dat zij al sinds 1957 heeft. Scruderia verzoekt om het merk te laten doorhalen, omdat zij stelt dat C. & S. geen eigenlijk gebruik van het merk heeft gemaakt in de tijd dat zij het gehouden heeft. Het EUIPO geeft Scruderia gelijk, waarop C. & S. bij het Gerecht langsgaat om de beslissing te laten vernietigen. Het EUIPO en Scruderia verzoeken het Gerecht op hun beurt om de beslissing te laten staan.

Het leek even lastig: was het succes van vorig jaar wel te evenaren? Donderdag 29 juni bleek een populaire datum, en wind en regen: hoe houd je rekening met het Nederlandse weer?

En toch, ja, without a doubt: het is gelukt! We kijken terug op een weergaloos feest met een 8-koppige IE-huisband met o.a. Nicola Ebbink (de Vos & Partners), Daniel Haije (Hoogenraad & Haak) en Roeland Grijpink (Hoyng Rokh Monegier) en hot IE-huisdj’s Wolter Wefers Bettink (Wefers Bettink) en Kitty Wessel (Kennedy Van der Laan). Dank aan alle (jong) IE-ers die gisteren aanwezig waren. Check de agenda en de data: volgend jaar weer. 

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2021/11/6, IEF 21529, IEFBe 3671, (Rand Freres/Van Wees) In deze zaak kijkt het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) naar het beroep van Rand Freres (hierna: verzoekster) tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In de eerdere beslissing werd verzoekster in het ongelijk gesteld toen zij oppositie aantekende tegen de registratie van het merk 'Baala' door Van Wees. De oppositie was gebaseerd op het merk 'Bala Booste' dat verzoekster op 2008 had laten registreren. Verzoekster vraagt om vernietiging van de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Gerecht EU 28 juni 2023, IEF 21526, LS&R 2194, ECLI:EU:T:2023:360 (UGA Nutraceuticals/EUIPO) In deze zaak buigt het Gerecht zich over de vraag of het EUIPO correct heeft geoordeeld in het geschil tussen UGA Nutraceuticals (hierna: UGA) en BASF. UGA probeerde in 2019 het woordmerk 'OMEGOR VITALITY' te registreren. BASF komt hiertegen in opstand, als houder van het woordmerk 'Omacor', en krijgt gelijk van het EUIPO omdat de twee merken hetzelfde publiek aanspreken en genoeg overeenkomen om verwarringsgevaar te doen ontstaan. UGA komt in opstand tegen deze beslissing en verzoekt vernietiging van de uitspraak van het EUIPO. 

Gerecht EU 28 juni 2023, ECLI:EU:T:2023:362, IEF 21525 (Hofmeir Magnetics/EUIPO) Het Gerecht oordeelt in deze zaak over het woordmerk 'Hofmag'. Healthfactories GmbH (hierna: interveniënt) heeft dit merk in 2019 laten registreren, voor klasse 9 en 10 inzake generatoren van magnetische velden en electromagnetische apparatuur. Hofmeir Magnetics (hierna: Hofmeir) tekent bezwaar aan tegen dit merk, omdat zij gebruik maakt van het niet-geregistreerde handelsmerk 'HOFMAG'. Dit bezwaar is afgewezen. Hierop stapt Hofmeir naar het Gerecht, met het verzoek om de beslissing van het EUIPO te vernietigen. 

Gerecht EU 28 juni 2023, ECLI:EU:T:2023:365, IEF 21524 (CEDC International/EUIPO) In deze zaak moet het Gerecht zich uitlaten over de juistheid van een beslissing van het EUIPO. De zaak betreft een driedemensionaal Uniemerk dat Underberg AG International (hierna: voegende partij) heeft aangevraagd. In eerste aanleg heeft CEDC zich tegen deze inschrijving verzet, wegens het gestelde gevaar op verwarring. De oppositie van CEDC is afgwezen, waar zij nu tegen in beroep gaat. CEDC verzoekt vernietiging van de beslissing van het EUIPO.