GvEA, 30 juni 2009, zaak T-435/05,  Danjaq, LLC tegen OHIM / Mission Productions.

Merkenrecht. Titelbescherming. Oppositieprocedure door houder van niet-ingeschreven woordmerken en van tekens Dr. No en Dr. NO (James Bond) tegen gemeenschapsmerk-aanvraag woordmerk Dr. No. Oppositie afgewezen.

'De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens.' 'Een filmtitel komt niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden.' 'Een beschrijvende verwijzing naar de waren.' Geen onderscheidend teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt. Niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de  gemeenschapsmerkaanvraag.

Herkomstaanduiding: 24. Voorts zij opgemerkt dat Dr. No niet alleen de titel van de eerste film van de reeks „James Bond” is, maar ook de naam van een van de hoofdpersonages uit de film. In beginsel kunnen deze gegevens geen beletsel vormen voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als merk om de commerciële herkomst van de films of dvd’s aan te duiden.

25. In casu blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden. Voor de gemiddelde consument dienen de betrokken tekens, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s, immers om deze film te onderscheiden van andere films van de reeks „James Bond”. De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens, zoals „007” of „James Bond”, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s en die aangeven dat de commerciële herkomst van de film moet worden gezocht bij de producent van de films van de reeks „James Bond”. Gesteld dat de winst die met de film Dr. No op het communautaire grondgebied is geboekt, kan getuigen van het commerciële succes van deze film op dat grondgebied, toch kan deze winst niet dienen tot bewijs van het gebruik van de betrokken tekens als aanduiding van de commerciële herkomst.

26. Bovendien is het onderscheid tussen de titel en het merk, anders dan verzoekster stelt, niet „irreëel en kunstmatig”. Eenzelfde teken kan immers worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden. Ook al kan een filmtitel in een aantal nationale rechtsstelsels worden beschermd als artistieke creatie die losstaat van de film zelf, een filmtitel komt dus niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden, aangezien uitsluitend tekens die de kenmerkende functies van merken vervullen, voor deze bescherming in aanmerking kunnen komen.

27. Voor stripverhalen, muziekopnamen, boeken en posters worden de tekens Dr. No en Dr. NO evenmin gebruikt als merk, doch als een beschrijvende verwijzing naar de waren, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat het gaat hetzij om de muziek van de film Dr. No, hetzij om een boek of stripverhaal over het personage „Dr. No”, hetzij om een poster van deze film of van dit personage. Zoals het onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten aantoont, worden een aantal van de genoemde waren aan het publiek voorgesteld met andere herkomstaanduidingen, te weten „007” en „James Bond”, die aan de consumenten aangeven dat de commerciële herkomst van voornoemde waren die betrekking hebben op de film of op het personage „Dr. No”, dezelfde is als de commerciële herkomst van de films van de reeks „James Bond” dezelfde is.

28. Voor wagens en uurwerken die worden vervaardigd door ondernemingen die houder zijn van een licentie voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO op deze waren, ligt dit niet anders. In beide gevallen is het gebruik van deze tekens zonder meer beschrijvend, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat de betrokken wagen die is welke in de film Dr. No werd gebruikt, of dat het uurwerk overeenstemt met het uurwerk in de film Dr. No uit een collectie uurwerken die wordt vervaardigd als aandenken aan de veertigste verjaardag van de films van de reeks „James Bond”. Uit het onderzoek van de documenten betreffende de wagens blijkt bovendien dat de aanduidingen van commerciële herkomst die verzoekster daarvoor gebruikt, „James Bond”, „007” en het „Gun Symbol” zijn. Zoals in de gevallen die in punt 27 supra zijn onderzocht, geven deze aanduidingen aan dat de waren dezelfde commerciële herkomst hebben als de andere „Bond”-producten.

29. Gesteld dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst worden gebruikt op figuurtjes van de filmpersonages die worden gemaakt door een onderneming die houder is van een licentie voor deze merken, met name door het gebruik van de betrokken tekens samen met het symbool „TM”, verzoekster is er niet in geslaagd aan te tonen dat de tekens Dr. No en Dr. NO als merk zijn gebruikt vóór de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk. Onderzoek van de overgelegde documenten maakt immers duidelijk dat de figuurtjes van „Dr. No” pas vanaf augustus of september 2002 op de markt zijn gebracht, dat wil zeggen na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk op 13 juni 2001.

30. Ten slotte zijn de arresten van het Hof van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 53), waarop verzoekster zich beroept in verband met het gebruik van de tekens als merk, in casu niet van toepassing. Hier is immers niet aan de orde het gebruik van een ingeschreven merk in het economisch verkeer voor zuiver beschrijvende doeleinden of voor andere doeleinden dan de betrokken waren of diensten te onderscheiden op de markt. Het gaat daarentegen om het bewijs dat de betrokken tekens, die een filmtitel zijn, als merk werden gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, hetgeen verzoekster niet heeft aangetoond.

31. Aangezien niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, kunnen zij niet worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de betrokken tekens algemeen bekend zijn in een lidstaat in de zin van laatstgenoemde bepaling. Daar voornoemde tekens geen oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vormen, behoeft dus niet te worden onderzocht of er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

Niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk:  35. Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

36. In casu blijkt uit de argumenten die de kamer van beroep in de punten 29 en 30 van de bestreden beslissing heeft aangevoerd, duidelijk dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is.

 Geen auteursrecht in oppositieprocedure /titelbescherming: 41. Bovendien volgt uit artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, vanverordening nr. 207/2009), in hun onderlinge samenhang gelezen, dat geen beroep op de auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan in het kader van een oppositieprocedure, doch uitsluitend in het kader van een procedure tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk.

(...) 4.6. Aangezien verzoekster er niet in geslaagd is, het bewijs te leveren van het gebruik van de titel van de film Dr. No in de lidstaten waarin deze titel wordt beschermd tegen het gebruik van een later merk, behoeft niet te worden onderzocht of voor deze titel is voldaan aan de overige voorwaarden om de bescherming te krijgen die aan deze tekens wordt geboden door de nationale rechtsregels. Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen en dient het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 2 juli 2009, zaak C 302/08, Zino Davidoff SA tegen Bundesfinanzdirektion Südost. (Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland))

Merkenrecht. Eerst even kort. Geding tussen Davidoff  en de Bundesfinanzdirektion Südost over een verzoek van Davidoff om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.  Internationale inschrijving en gemeenschapsmerk gelijke gevolgen in Gemeenschap. Goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op merk. Recht op verkrijgen van optreden ook in andere lidstaten dan die waar verzoek om optreden is ingediend.

"Dient artikel 5, lid 4, van verordening [nr. 1383/2003] aldus te worden uitgelegd, gelet op de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het [Protocol], dat ondanks het gebruik van het begrip ‚gemeenschapsmerk’, ook internationale inschrijvingen van merken in de zin van artikel 146 en volgende van verordening [nr. 40/94] onder deze bepaling vallen?”

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

Lees het arrest hier. 

HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV .Verzoek om een prejudiciële beslissing door de Corte d'Appello di Torino (Italië). (Beschikbaar in alle talen behalve het Nederlands!).

Merkenrecht. Eerst even kort. Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-ëxisteren? Ja, dat kan:

"On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules:

1. Consideration of the first question asked by the referring court has not disclosed any factor liable to affect the validity of Council Regulation (EC) No 1347/2001 of 28 June 2001 supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92.

2. Regulation No 1347/2001 must be interpreted as having no adverse effects on the validity and the possibility of using, in one of the situations referred to in Article 13 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, pre-existing trade marks of third parties in which the word ‘Bavaria’ appears and which were registered in good faith before the date on which the application for registration of the protected geographical indication ‘Bayerisches Bier’ was lodged, provided that those marks are not affected by the grounds for invalidity or revocation as provided for by Article 3(1)(c) and (g) and Article 12(2)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks."

Lees het arrest hier.

NRC Handelsblad, weblog Folkert Jensma: Wanneer is een concurrent een parasiet en wanneer niet? [ HvJ EG L’Oréal/Bellure, IEF 7974]. Met commentaar van NJB-medewerkers Dirk Visser en Tobias Cohen Jehoram.

Mag een fabrikant zijn producten aanprijzen als goedkopere imitaties van met name genoemde duurdere merken? Wanneer is er sprake van ‘parasiterende concurrentie’? Zijn sommige huismerken kielzogvaarders?

"Feitelijk gaat het over de vrijheid om vergelijkende reclame te maken en daarmee dus ook om de vrijheid van concurrentie. Hoeveel respect moet je hebben voor de marketinginvesteringen van een ander. Wanneer gaat dat oorspronkelijke merk verwateren, vervagen of afbrokkelen? En mag je daaraan actief bijdragen door expliciet je imitatieproduct ernaast af te beelden en aan te prijzen. Is het onderscheidende vermogen, de reputatie van een beroemd merk dus ook beschermd? Of mag iedereen zijn pindakaas naast die van Calvé zetten met de mededeling: voor een fractie van de prijs en smaakt net als Calvé?"

Lees hier meer.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.

Carine van den Brink en Anke Heezius zullen met ingang van 1 juli 2009 onze activiteiten onder de naam Life Science Legal voort zullen zetten.  Na als partners werkzaam te zijn geweest bij SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk Advocaten, hebben zij besloten hun focus volledig te gaan richten op de life science sector en hebben dit ook in de naam van hun nieuwe bedrijf tot uitdrukking laten komen: Life Science Legal.
 

HvJ EG, 30 juni 2009, conclusie AG Trstenjak, gevoegde zaken J C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited, tegen Commissie EU en Commissie EU, EAEPC & Aseprofar tegen GlaxoSmithKline Services Unlimited.  (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Mededinging. Parallelimport. Geneesmiddelen. 

The purpose of the General Sales Conditions was to restrict parallel trade in GSK’s medicines between Spain and other Member States, in which the Spanish intermediaries were engaging on account of the price differentials between Member States. In GSK’s view, the parallel trade primarily benefits the intermediaries while a restriction of parallel trade is beneficial to the final consumers. GSK argues that the additional resources which it, or the group to which it belongs, (3) obtains through the restriction of parallel trade can be invested by it in the research and development of new medicines.

GSK notified the General Sales Conditions to the Commission. In its decision of 8 May 2001 (4) (‘the contested decision’), the Commission found that the General Sales Conditions infringed Article 81(1) EC and could not be exempted under Article 81(3) EC. Ruling on GSK’s action by judgment of 27 September 2006 in Case T-168/01 (5) (‘the judgment under appeal’), the Court of First Instance upheld the contested decision in so far as the Commission found that the General Sales Conditions infringed Article 81(1) EC, but annulled it in so far as the Commission rejected the request for exemption of the General Sales Conditions under Article 81(3) EC.

By its appeal in Case C-501/06 P, GSK, on the one hand, contests the judgment under appeal in so far as it upheld the Commission’s finding that the General Sales Conditions infringe Article 81(1) EC. On the other hand, the Commission (supported by the Republic of Poland as intervener), the Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (‘Aseprofar’) and the European Association of Euro Pharmaceutical Companies (‘EAEPC’) by their appeals in Cases C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P, and the Commission and Aseprofar by their cross-appeals in Case C-501/06 P, contest the judgment under appeal in so far as it annulled the Commission’s decision to reject GSK’s request for exemption of the General Sales Conditions under Article 81(3) EC.

(…) 305. The appeals against the judgment under appeal should therefore be dismissed, albeit, as regards GSK’s appeal in Case C-501/06 P, with replacement of the grounds relating to the anti-competitive object of the General Sales Conditions and, as regards the appeals of the Commission, EAEPC and Aseprofar in Cases C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P and the cross-appeals of the Commission and Aseprofar in Case C-501/06 P, with replacement of the part of the grounds in which the Court of First Instance distorted the content of the contested decision.

Lees het arrest hier.

Ter herinnering: Vanmiddag 16.00u CIER lezing van Chuck McManis. “Een uitgelezen kans om met deze Amerikaanse IP coryfee van gedachte te wisselen over o.a. The Anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en het Nederlandse rapport van TNO, SEO en IViR,  Ups and downs, economische gevolgen van file sharing voor muziek, films en games. Incl. NOVA punten. De welbekende CIER borrel is na afloop.”

CIER-Lecture by Charles McManis; Thomas and Karole Green Professor of Law, Director of the Intellectual Property and Technology Law Program and Co-Director of the Center for Law, Innovation & Economic Growth -  Washington University.

Date: 1 July 2009, Place: Molengraaf Instituut; Nobelstraat 2a, Utrecht.

ACTA: The Anti-counterfeiting Trade Agreement.  In this CIER-lecture the proposed Anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA) will be discussed. McManis will examine the apparent objectives of this agreement and critique the empirical assumptions underlying.
Part of the presentation refers to the recent comprehensive empirical study on digital downloading commissioned by the Dutch government.

This study, going by the title "Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games" (Ups and downs, economische gevolgen van file sharing voor muziek, films en games), was carried out by the ad-hoc consortium of TNO Informatie- en communicatietechnologie, SEO Economisch onderzoek and the Institute for Information Law (IvIR) for the Dutch ministry's of Economic affairs (EZ), Education (OCW) and Justice (Justitie).

The lecture will start at 16.00 hours and ends at 18.00 hours. Subsequently, the Centre for Intellectual Property Law will be happy to invite you for a drink and a talk at the Institute. No entry-fees are charged. Please register with Ellen Alferink, e.alferink@law.uu.nl or by phone: 030 - 253 7723. 2 NOVA-points will be awarded.
 

Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, 26 mei 2009, LJN: BI6899, Enja Records Matthias Winckelmann GmbH tegen Geïntimeerde.

Afrekening uitgeverijovereenkomst. Voor de liefhebber. Geïntimeerde heeft tot begin 2005 een muziekuitgeverij gedreven onder de naam Bato. Op 7 januari 1995 is tussen partijen een overeenkomst gesloten, waarbij het aan geïntimeerde is toegestaan om artiesten van Enja in Nederland uit te geven. De betreffende overeenkomst is inmiddels beeïndigd. Enja stelt i.c. dat geïntimeerde niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan en vordert afgifte van Buma/Stemra-afrekeningen en betaling niet-afgedragen vergoedingen.

9.2  (…) Nu aldus vaststaat dat geïntimeerde in de onmogelijkheid verkeert de afrekeningen waarvan afgifte wordt gevorderd daadwerkelijk af te geven, dient deze vordering reeds daarom te worden afgewezen. Niemand kan immers tot het onmogelijke worden veroordeeld, laat staan op straffe van verbeurte van een dwangsom. Het hof laat dan nog daar de beantwoording van de vraag of Enja de onderhavige vordering - in het licht van de betwisting daarvan door geïntimeerde - voldoende heeft onderbouwd.

(…) 16.  Geïntimeerde heeft in de memorie van antwoord erkend dat zij, zoals Enja stelt, over de jaren 2001 en 2002 bedragen van € 6.196,- en € 10.778,85 niet aan Enja heeft afgedragen (memorie van antwoord onder 22). In haar antwoordakte van 21 oktober 2008 stelt geïntimeerde dat het gaat om bedragen van € 7.129,67 en € 8.400,88. Nu echter geïntimeerde onvoldoende onderbouwt waarom zij op haar eerdere gerechtelijke erkentenis kan terugkomen, zal het hof - mede gelet op de stand van de procedure waarin geïntimeerde weer met andere cijfers komt - blijven uitgaan van eerst genoemde bedragen van € 6.196,- en € 10.778,85.

24.  Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en [geïntimeerde] zal worden veroordeeld tot betaling van € 16.974,85.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad,  26 juni 2009, LJN: BH8674, Pinocchio Schoenen B.V. tegen The Jaguar Collection Limited c.s.
 
Merkenrecht. BMW, BVIE en TRIPs. Nietigheid van inschrijving van merk (uit 1984) wegens verwarring met algemeen bekend woord/beeldmerk (JAGUAR) in zin van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE (art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW) en art. 6bis Unieverdrag? Maatstaf. Eis van soortgelijkheid als bedoeld in art. 6bis. Prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag.
 
Partijen strijden over JAGUAR-merken. Jaguar acht zich aangetast in haar - volgens haar wereldbekende - JAGUAR-merken en dito handelsnaam, doordat eiseres 1 onder de naam 'Jaguar Shoes for Men' herenschoenen op de markt heeft gebracht en doordat Pinocchio in 1984 het merk JAGUAR te kwader trouw heeft gedeponeerd. Na een eerder tussen partijen gevoerd kort geding vordert Jaguar thans een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984.

De rechtbank heeft de op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen (almede op onrechtmatige daad) gebaseerde vorderingen van Jaguar in zijn geheel afgewezen. In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door eiseres 1 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.

Inschrijving algemeen bekend merk & 6bis Parijs:  4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortduring van) die bescherming niet in de weg.

Definitie algemeen bekend merk (BMW, TRIPs & BVIE): 4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.

4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.

Prejudiciële vragen BenGH (BMW):  4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven.

4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg

6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet

1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

Lees het arrest hier.