Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 september 2009, KG ZA 09-755, in de zaak van Romex Benelux BVBA tegen Romex Flooring Systems B.V. en in dezaak van Romex AG tegen Romex Benelux BVBA (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy).

Merkenrecht. Agentenmerk. Oude distributeur betwist het recht van de nieuwe distributeur om het merk van de 'principaal' te voeren. Tussenkomst principaal in het kort geding: Oude distributeur dient merken en domeinnamen over te dragen aan principaal. Geen rectificatie mededelingen.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrecht dient als uitgangspunt te worden genomen hetgeen partijen in de Vereinbarung van 15 november 2004 zijn overeengekomen. Daarin staat in ondubbelzinnige bewoordingen dat Romex Duitsland rechthebbende is op het merk Romex en dat deze aan Romex België een licentie verstrekt om Romex in het kader van haar bedrijfsuitoefening te gebruiken, zolang de alleenvertegenwoordigingsovereenkomst (Alleinvertriebsvertrag) voortduurt. Een redelijke uitleg van deze overeenkomst brengt aldus met zich mee dat het Romex België contractueel niet is toegestaan om na beëindiging van de overeenkomst het merk Romex te blijven gebruiken. Dit is immers een onmiskenbare schending van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Ook het tijdens het bestaan van de overeenkomst verrichten van de merkregistraties met betrekking tot het teken Romex vormt een schending van de overeenkomst. Ditzelfde geldt met betrekking tot de merkregistratie na beëindiging van de overeenkomst. Reeds op grond van de overeenkomst - en voor zover nodig op grond van artikel 6 septies Unieverdrag - is Romex Belgie dan ook gehouden de (te kwader trouw) gevestigde Beneluxmerken Romex Voegmortel en Romex Benelux aan Romex Duitsland over te dragen. (…).

4.7. Voorts heeft Romex Duitsland gevorderd dat het Romex België verboden zal worden nog langer het merk Romex alsook de handelsnaam Romex te gebruiken. Met betrekking tot deze vorderingen verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen in het voorgaande is overwogen. Ook met betrekking tot de handelsnaam heeft immers te gelden dat het gebruik van de handelsnaam Romex was afgeleid van liet teken Romex en dat ook een redelijke uitleg van de overeenkomst meebrengt dat Romex belgië deze naam slechts in het kader van de Alleinvertriebsvertrag mocht gebruiken. Ook deze vordering zal daarom worden toegewezen.

(…) 4.12. Gelet op het voorgaande dient er voorlopig vanuit te worden gegaan dat Romex België niet gerechtigd is de handelsnaam of het merk Romex te gebruiken. Nu Romex België met betrekking tot de overdracht van de domeinnamen geen specifiek verweer heeft gevoerd, ligt deze vordering voor toewijzing gereed. (…)

4.13. Op 9 juli 2009 Iieeft Romex België een mailing gestuurd naar haar afnemers waarbij zij zich, naar de mening van Romex Duitsland, denigrerend uitlaat over Romex Duitsland. Laatstgenoemde vordert daarom opgave van alle geadresseerden en veroordeling van Rornex België om een rectificatie te verzenden aan deze geadresseerden. (…0

(…) 4.15. De voorzieningenrechter stelt voorop dat terughoudendheid geboden is bij het toewijzen van vorderingen tot rectificatie, niet in de laatste plaats omdat een rectificatie veelal rot nieuwe verwarring leidt, niet alleen bij partijen maar ook bij de betreffende afnemers. Het enkele feit dat een mailing onjuistheden bevat, is onvoldoende voor toewijzing van een dergelijke vordering. Nu Romex Duitsland geen feiten en omstandigheden heeft gesteld die toewijzing van een dergelijke vordering rechtvaardigen, zal de vordering worden afgewezen. 

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 8 september 2009, zaaknr. 200.001.182/01 SKG, Levis Strauss & Co c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (met dank aan Vicky Tsoutsanis, Ventoux).

Merkenrecht. Uitputting. Parallelimport spijkerbroeken. Hoger beroep opheffingskortgeding na ex parte. Eindarrest na Gerechtshof Amsterdam, 3 juli 2008, IEF 6400. Aanvullende verklaring m.b.t. tot accountantsrapport is toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. 1019h proceskosten: € 71.217,95.

2.6. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan uit de thans door Makro aangedragen gezamenlijke bewijsmiddelen in onderling verband voldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar worden afgeleid dat de partij in het geding zijnde spijkerbroeken tot Levi Strauss c.s. is te herleiden. Levi Strauss c.s. hebben naar behoren op het door Makro aangedragen bewijs kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. (…) Er zijn geen aanwijzingen dat deze feitelijke constatering van de accountant niet juist zou zijn. (..) De door Levi Strauss c.s. gesuggereerde mogelijkheid van "fake facturen" en ongeautoriseerde goederen of mengpartijen uit het "grijze circuit" berust in het onderhavige geval slechts op speculatie waaraan het hof voorbijgaat. Hetgeen Levi Strauss c.s. verder nog hebben tegengeworpen geeft het hof geen aanleiding om door de accountant gehanteerde methode te diskwalificeren. De gerapporteerde feitelijke bevindingen van de accountant worden dan ook voorshands toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s. met betrekking tot de onderhavige partij spijkerbroeken nu deze door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer is gebracht.

(..) 3. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Levi Strauss c.s. in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Makro tot op heden begroot op € 71.217,95 (exclusief btw).

Lees het arrest hier.

Rechtbank Haarlem, 2 september 2009,  LJN: BJ6978, Eiser tegen Gedaagde (Paulianeuze overdracht van octrooirechten).
 
Beeindiging van distributieovereenkomsten m.b.t. de Power Plate, een fitnessapparaat IE component: paulianeuze overdracht van octrooirechten.

4.88.  De rechtbank stelt voorop dat, hoewel niet door gedaagde 1 en gedaagde 10 aangetoond, het niet onaannemelijk voorkomt dat de door gedaagde 1 overgedragen octrooirechten onderdeel vormden van de overeenkomst waarbij gedaagde 10 haar aandelen in gedaagde 1 aan X verkocht en dat de octrooirechten in dat kader voor niet meer dan EUR 1,- door gedaagde 1 aan gedaagde 10 werden geleverd ter doorlevering aan gedaagde 5. Dat neemt echter niet weg dat gedaagde 1 door deze handelwijze is verarmd met het bedrag gelijk aan de waarde die in februari 2006 aan de octrooirechten diende te worden toegekend. Uit de overgelegde stukken noch anderszins is gebleken dat met de overdracht op 19 mei 2006 van gedaagde 10 aan gedaagde 5 zoveel meer of andere intellectuele eigendomsrechten gemoeid waren dat daardoor kan worden verklaard dat enerzijds de op 8 februari 2006 door gedaagde 1 aan gedaagde 10 overgedragen octrooirechten geen enkele waarde hadden en anderzijds de op 19 mei 2006 door gedaagde 10 aan gedaagde 5 overgedragen rechten vanwege de toegevoegde waarde op een bedrag van EUR 1.294.000,- werden gewaardeerd. Zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, kan dit verweer van gedaagde 1 en gedaagde 10 dan ook niet worden gevolgd.

4.89.   Tevens is sprake van het vermoeden van wetenschap als bedoeld in artikel 3:46 BW, nu eiseres 1 de vernietigingsgrond binnen één jaar na de overdracht heeft ingeroepen en gedaagde 1 en gedaagde 10 dit vermoeden niet hebben ontzenuwd. Daarmee staat niet alleen vast dat eiseres 1 door de overdracht van 8 februari 2006 voor het bedrag van EUR 1.294.000,- is benadeeld, maar ook dat die overdracht paulianeus en dus vernietigbaar was. In de gegeven omstandigheden kan in verband hiermee tevens worden vastgesteld dat gedaagde 10 door haar betrokkenheid bij de paulianeuze overdracht onrechtmatig jegens eiseres 1 heeft gehandeld, zodat zij terzake jegens eiseres 1 schadeplichtig is.

4.90.  Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de vordering (sub IV) te verklaren voor recht dat de overdracht van 8 februari 2006 door middel van de buitengerechtelijke verklaring van eiseres 1 van 2 februari 2007 is vernietigd, toewijzen. De rechtbank zal de (sub V) jegens gedaagde 10 gevorderde vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat, als gevolg van de paulianeuze overdracht van 8 februari 2006, voor zover die schade niet kan worden voldaan door uitwinning van de overgedragen octrooirechten, eveneens toewijzen. Nu gedaagde 1 heeft verklaard dat zij toewijzing van de claim van eiseres 1, of zelfs maar een fractie daarvan, niet zal overleven is op zijn minst genomen twijfelachtig of gedaagde 1 volledig verhaal zal bieden voor de in dit geding ten laste van haar aan eiseres 1 toe te wijzen schadevergoeding. Evenmin kan er vanuit worden gegaan dat de octrooirechten na het geven van vorenbedoelde verklaring voor recht zonder meer naar gedaagde 1 zullen terugkeren en dat eiseres 1 daarop tot een bedrag van tenminste EUR 1.294.000,- verhaal kan nemen. eiseres 1 heeft derhalve voldoende belang om in dat geval haar schade tot het bedrag van de benadeling op gedaagde 10 te kunnen verhalen.

Lees het vonnis hier.

Sven Klos (Klos Morel Vos & Schaap): De regels van de kunst. Herziene reactie op column Jesse Hofhuis d.d. 7 september 2009, IEF 8163: ‘Commerciële werkelijkheid’

"Mijn vorige week gepubliceerde commentaar op de eerste IEForum column getiteld “commerciële werkelijkheid” heeft – zo heb ik van de uitgever vernomen – geleid tot een aantal negatieve reacties. Geen van deze reacties zijn direct aan mij gezonden. Ik ken de precieze inhoud dus niet. Wel heb ik begrepen dat de algemene teneur van die reacties was dat het commentaar te scherp van toon was en te onvriendelijk was ten opzichte van de auteur van de column.

Ik betreur dat zeer. Ik meende dat wie de inhoud van een column– een voor dit juridisch forum nieuw fenomeen – wil bestrijden zich daarbij van columnistische stijlmiddelen mag bedienen en daarbij dus wel enkele olijke en flink gepeperde noten mag kraken. Mijn onbekendheid met het fenomeen juridische column heeft mij daarbij kennelijk op het verkeerde been gezet. Ik betreur het met name ook omdat ik vrees dat de discussie over de vorm de aandacht heeft afgeleid van het onderwerp, te weten de betreurenswaardige alsmaar voortschrijdende acceptatie van het onderbuikgevoel als een salonfähig IE- begrip. Met gebruikmaking van mijn droit de repentir heb ik de redactie dan ook verzocht het stuk te vervangen door de volgende tekst."

Lees de volledige tekst hier.

De recente plaatsing van een column op IEForum.nl heeft tot reacties geleid van uiteenlopende intensiteit en nuance. Twee punten komen uit de reacties naar voren. Allereerst is de indruk ontstaan dat IEForum.nl een officiële IEForum.nl columnist zou hebben aangesteld en ten tweede dat een op de persoon gerichte toon onnodig zou afleiden van wat enkel een juridische discussie zou moeten zijn.
 
Het is het oogmerk van IEForum.nl om een onafhankelijk en neutraal medium te zijn. De reden daarvoor mag duidelijk zijn: alleen in een neutrale en onafhankelijke omgeving kan vrijelijk en op basis van alle beschikbare informatie worden bericht over zaken die ons vakgebied aangaan.

IEForum.nl is zich zeer bewust van haar neutraliteit en heeft zelf geen mening. IEForum.nl biedt anderen de gelegenheid om een mening te verkondigen. Dat was ook het idee achter de column. Niet om een mening met een keurmerk uit te dragen of om het gezicht te zijn van IEForum.nl

Dat een medium als IEForum.nl zich verre zou moeten houden van columnisten is een discussie die blijkens  de reacties de moeite van het voeren waard is. Die discussie gaan we nu zeker voeren, waarbij dan vanzelfsprekend het tweede punt, de inhoud en toon van columns en stukken zal worden meegenomen. Vorm en inhoud. Wij houden u op de hoogte.

Tweede kamer, 2008-09, 22112, nr. 913. Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris ter aanbieding BNC-fiche samenvatting van het verslag over het sectorale onderzoek naar de farmaceutische sector

"De Commissie bevestigt het belang van een hoge kwaliteitsstandaard met betrekking tot octrooien en snelle toelating tot de markt. Zij focust zich op volledige implementatie en beter gebruik van de huidige regelgeving, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de deadlines van toelatingsprocedures en het zorgdragen dat bezwaren van derden goed gedocumenteerd en transparant zijn en niet tot onnodige vertraging leiden Nederland kan instemmen met deze lijn met inachtneming van nationale bevoegdheden op het gebied van het inrichten van het sociale stelsel en prijs- en vergoedingsmaatregelen met betrekking tot geneesmiddelen. Nederland steunt het streven om tot een spoedige invoering van een Gemeenschapsoctrooi met een bijbehorend overkoepelend systeem voor octrooirechtspraak  te komen.

Trage introductie van generieke en innovatieve geneesmiddelen moet effectief worden tegengegaan want dat kan besparingen opleveren. Nederland staat achter de aanbevelingen van de Cie dat verklaringen van derden tijdens de toelatingsprocedure een duidelijke inhoud moeten hebben en ook van duidelijk omschreven partijen moeten komen, die ook hun belang erbij moeten motiveren. Dit om onnodige en ongerechtvaardigde vertraging van marktoelating te voorkomen. Evenzo geldt dat misleidende informatiecampagnes, die nodeloos en ongegrond twijfel zaaien over de kwaliteit van generieke geneesmiddelen moeten worden tegengegaan."

Lees het fiche hier.

Tweede Kamer, 2008/09, 28330, nr. 40. Herstructurering openbaar bibliotheekwerk; Brief minister over de leenvergoedingen bij openbare bibliotheken.

"Ik zie geen aanleiding om de leenvergoeding op te trekken naar € 1 zoals mevrouw V. voorstelt. Dat de leentarieven voor dvd’s of cd’s hoger liggen heeft onder meer te maken met de omstandigheid dat de bibliotheken de commerciële verhuurders van audiovisueel materiaal geen oneerlijke concurrentie mogen aandoen en er bij audiovisueel werk sprake is van een veel groter aantal rechthebbenden. (...) Het effect van een drastisch verhoogde leenvergoeding zou vrijwel zeker een zeer averechtse uitwerking hebben op de opbrengst, omdat de bibliotheken de kosten van de leenvergoeding verdisconteren in de contributie. Bij een forse verhoging van de contributie is een massale daling van het aantal bibliotheekleden een voorspelbare uitkomst."

Lees de hele brief hier.

(fig.) - DE MUNT (Toegew.)
KRUIDVAT - KRUITVAT (Gedeelt.)
ATI - AT (Toegew.)
Ti Sento - SEICENTO (Afgew.)
CONCEPTUS - Concep (Afgew.)  
AVEDA - ASHAVEDA NATURAL ORGANIC (Toegew.)
JULES - KATE & JULES (Toegew.)
GOOLFY BLACK LIGHT MINI GOLF - (fig.) (Afgew.)

Lees de oppositiebeslissingen hier.

Persbericht: De Internet Scriptieprijs gaat dit jaar naar de Amsterdamse rechtenstudent Axel Arnbak.  Hij kreeg de prijs voor zijn scriptie getiteld ‘Alles onder controle?’, over de invoering van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens.
Juryvoorzitter prof. Nico van Eijk roemde Arnbak omdat zijn scriptie een hoogst actueel onderwerp betreft met een grote maatschappelijke impact, “maar minstens zo belangrijk zijn de gedegen aanpak, toegankelijke schrijfstijl en de originele invalshoek die de jury hebben overtuigd.” Winnaar Arnbak liet weten dolblij te zijn met zijn succes. Hij wint een bedrag van 1500 euro, een stage bij Brinkhof, een ADSL-verbinding van XS4ALL en een Wii spelcomputer. De winnende scriptie is te lezen op www.internetscriptieprijs.nl.

De Internet Scriptieprijs werd uitgereikt op het symposium “Wat online geldt” in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De prijs is een initiatief van advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider XS4ALL. 
Om het denken over internetvraagstukken en de ontwikkeling van het internetrecht te stimuleren loven ze jaarlijks de prijs uit aan de student die de beste scriptie schrijft over een actueel onderwerp op het gebied van internet en recht. De jury bestond dit jaar uit Nico van Eijk (hoogleraar media- en telecommunicatierecht, Universiteit van Amsterdam), Remy Chavannes (advocaat bij Brinkhof) en Niels Huijbregts (adviseur public affairs bij XS4ALL).

Rechtbank Utrecht, 9 september 2009, LJN: BJ7300, DMO Marketing B.V. tegen Fa-Med B.V

Auteursrecht. Eerste toepassing van het  Infopaq werk-criterium in Nederlandse rechtspraak. Stukgelopen samenwerking. Geen auteursrechtelijke bescherming aangenomen op aanduidingen ‘Factotaal’ en ‘Faktotaal’. 
 
Eiser ontwikkelt een nieuwe labelnaam alsmede een nieuw(e) logo/huisstijl ten behoeve van gedaagde Fa-Med . Hierbij is gesproken over de aanduidingen Factotaal en Faktotaal. Fa-Med maakt hier geen gebruik van en de samenwerking wordt beëindigd. DMO stelt i.c. dat Fa-Med, met de door Fa-Med al voor de beëindiging van de samenwerking verrichte domeinnaam- en merkregistraties m.b.t. tot Factotaal en Faktotaal, inbreuk maakt op het auteursrecht van DMO op de aanduidingen Factotaal en Faktotaal. De rechtbank Utrecht ziet dat anders: 

4.3.  De rechtbank zal eerst beoordelen of de aanduidingen “Factotaal” en “Faktotaal” werken zijn in de zin van de Aw en overweegt daartoe als volgt.
Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Aw komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest (Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC2158). Recentelijk heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopac).

4.4.  DMO Marketing heeft gesteld dat het woord “Factotaal” een nieuw woord betreft dat het resultaat is van een samentrekking van de woorden “factoring” en “totaal” en het gevolg is van creatieve arbeid van de heer [A.], werkzaam bij DMO Marketing. De rechtbank heeft de stellingen van DMO Marketing aldus begrepen dat deze tevens zien op het woord “Faktotaal”. DMO Marketing heeft niet nader gemotiveerd waarom deze aanduidingen een eigen, persoonlijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen, of meer in het bijzonder gemotiveerd welke creatieve keuzes aan de totstandkoming van de aanduidingen ten grondslag liggen (of op welke wijze de auteur uitdrukking heeft gegeven aan zijn creatieve geest). Anders dan DMO Marketing stelt, leveren de aanduidingen “Factotaal” en “Faktotaal” naar het oordeel van de rechtbank - zonder nadere motivering die ontbreekt - niet een zodanig creatieve prestatie op dat zij kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping en derhalve als oorspronkelijk. Weliswaar is juist dat - zoals DMO Marketing stelt - in de literatuur wordt aangenomen dat erkenning van het auteursrecht op een enkel woord niet ondenkbaar is, maar dan zal het moeten gaan om woorden die in se uitdrukking geven aan een eigen intellectuele schepping van de auteur. Te denken valt hierbij aan een origineel neologisme of een originele spellingswijze (vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht p. 3.36). Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. Het betreft hier een samentrekking van twee gangbare woorden uit de Engelse/Nederlandse taal die - gelet op de activiteiten van Fa-Med waarvoor deze aanduiding bedoeld was, te weten een labelnaam voor alle ondernemingen van Fa-Med die zich bezig houden met factoring - voor de hand ligt en daardoor oorspronkelijkheid mist. Dat er geen sprake is van de vereiste oorspronkelijkheid valt overigens ook af te leiden uit de door Fa-Med in het geding gebrachte uitdraai van een website van een Chileens bedrijf dat - en wellicht al eerder, hetgeen niet door DMO Marketing is betwist - gebruik maakt van de naam “Factotal”. DMO Marketing heeft gesteld dat dit gebruik in de onderhavige kwestie niet van belang is omdat het een andere taal betreft, maar de rechtbank kan DMO Marketing in dit verweer niet volgen. Uit deze uitdraai blijkt immers dat de term “factoring” ook in Chili wordt gebruik als aanduiding van een dienst terwijl voorts het woord “total” het Spaanse equivalent van het Nederlandse woord “totaal“ is en gesteld noch gebleken is dat het hier niet om een soortgelijke samentrekking van bestaande woorden gaat.

4.5.  Het hiervoor vermelde leidt tot de conclusie dat DMO Marketing niet als auteursrechthebbende op de aanduidingen “Factotaal”en “Faktotaal” kan worden aangemerkt. Dit betekent dat de overige verweren van Fa-Med geen bespreking meer behoeven en de vorderingen van DMO Marketing zullen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.