Overeenstemming van waren

Er volgt een uitgebreide uiteenzetting over de vraag of de waren soortgelijk dan wel identiek zijn. Het GvEA: “Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat er sprake is van een overlapping tussen de beschrijving van de waren van het aangevraagde merk en die van de waren van het oudere merk, en heeft zij dus op goede gronden geconcludeerd dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk of zelfs dezelfde zijn.

Overeenstemming van tekens

Volgens het Gerecht is het oordeel van de kamer van beroep minstens met betrekking tot de niet-Engelstalige consumenten gegrond. Voor deze consumenten dient niet te worden overgegaan tot een begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken. In dit verband is de stelling van Armacell, dat de niet-Engelstalige consument net als zijn Engelstalige evenknie het achtervoegsel “foam” spontaan zal herkennen als de Engelse term voor “schuimstof” en dus als een beschrijvende term voor de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, kennelijk onjuist.” (r.o. 60).

Het GvEA stelt dat de enige visuele en fonetische verschillen tussen de conflicterende merken die objectief gezien kunnen worden ontdekt door het niet-Engelstalige publiek, voortvloeien uit de voorvoegsels „ar” en „no” van deze merken. (r.o. 64)

In casu is het Gerecht, net als de kamer van beroep, interveniënte en het OHIM van oordeel dat, wat het niet-Engelstalige publiek betreft, de verschillende voorvoegsels „ar” en „no” van de conflicterende merken, ondanks de plaats ervan aan het begin van het merk, de door deze merken opgeroepen indruk van grote visuele en fonetische overeenstemming, niet kunnen opheffen. Die grote overeenstemming vloeit zowel voort uit het feit dat deze merken even lang zijn (elk acht letters en vier lettergrepen), als uit het feit dat deze merken, met uitzondering van het bovengenoemde verschil, volkomen identiek zijn, zowel visueel (zes letters in dezelfde volgorde: „m”, „a”, „f”, „o”, „a”, „m”) als fonetisch („ma”, „fo”, „am”). (r.o. 66)

Bijgevolg stemmen de conflicterende merken visueel en fonetisch overeen, minstens wat het niet-Engelstalige publiek betreft. Rekening houdend met het feit dat een begripsmatige vergelijking van deze merken voor dit publiek niet ter zake dienend is, dient derhalve te worden geconcludeerd dat deze merken uit het oogpunt van dit publiek overeenstemmen. (r.o. 67)

Lees het arrest hier.

Solidaridad is in 1969 opgericht. De doelstelling van deze stichting is de structurele bestrijding van armoede in Latijns Amerika, Azië en Afrika. Deze doelstelling wil Solidaridad bereiken via een nieuwe aanpak van ontwikkelingssamenwerking: het bevorderen van duurzame economie en het investeren in eerlijke handel enerzijds en aandacht voor mensenrechten en maatschappijopbouw anderzijds.

Deze nieuwe aanpak heeft Solidaridad uitgewerkt in het Fair Trade marktmodel. Solidaridad heeft in de productieketens koffie, fruit, katoen, textiel, soja en biomassa voor energieopwekking baanbrekende initiatieven op haar naam staan, zoals de ontwikkeling van het Max Havelaar keurmerk (koffie) en de introductie van Oké fruit.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van BRZ af.

“Solidaridad heeft aannemelijk gemaakt dat in het onderhavige geval geen sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE. Niet aannemelijk is geworden dat Solidaridad de kleding en het merk BRAEZ heeft gekopieerd. Het gebruikte teken M’BRAZE is ook niet gelijk aan het merk BRAEZ. Solidaridad heeft bovendien genoegzaam aangetoond dat er vóór de registratie een merkonderzoek heeft plaatsgevonden op grond waarvan haar merkgemachtigde heeft geconcludeerd dat het merk BRAEZ niet als merk als bezwaar naar boven is gekomen.”

“Solidaridad heeft voorts aannemelijk gemaakt dat er ook geen sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b van het BVIE. (…) Solidaridad heeft aannemelijk gemaakt dat er op zijn minst genomen vraagtekens kunnen worden gezet bij de soortgelijkheid van waren die partijen op de markt brengen. Solidaridad verkoop onder het merk M’BRAZE weliswaar kleding doch uitsluitend t-shirts en poloshirts. BRZ heeft tot 2004 chique kleding op de markt gebracht. De door BRZ overgelegde producties bevestigen dat beeld. BRZ heeft weliswaar gesteld dat zij thans andere kleding, waaronder ook t-shirts, op de markt brengt doch Solidaridad heeft gemotiveerd betwist dat in de in het lichaam van de dagvaarding genoemde winkels kleding van het merk BRAEZ verkopen. Weliswaar moet worden aangenomen dat BRAEZ bezig is met een come-back, hetgeen ook blijkt uit de door BRZ ter zitting getoonde formats voor een te voeren campagne, doch de collectie van BRZ is thans niet bekend en ook uit de getoonde formats kan niet worden afgeleid dat de shirts van M’BRAZE enige gelijkenis met de kleding van BRZ vertonen. Van de shirts die BRZ ter zitting heeft getoond is niet voldoende duidelijk geworden dat deze verkocht werden of thans verkocht worden.”

“Bovendien heeft BRZ niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van overeenstemmende tekens. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient acht te worden geslagen op de totaalindruk en moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval waardoor de wijze waarop het teken en het merk in de praktijk worden gebruikt. Een visuele gelijkenis van het merk BRAEZ en het teken M’BRAZE leidt tot meer verschillen dan overeenkomsten. Weliswaar bevatten de beide merken dezelfde letters doch het bestanddeel M’ van M’BRAZE geeft het merk een ander karakter, te meer daar de beginletters voor de perceptie in het algemeen van bijzondere betekenis zijn hetgeen in dit geval nog eens wordt benadrukt door de daaropvolgende apostrof. Bovendien wordt het woord M’BRAZE telkens geplaatst door een grijze hoofdletter “M” die het woord met een grijze krul “omarmt”. Daardoor is de totaalindruk significant verschillend. Ook heeft BRZ onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een auditieve gelijkenis. Uit vaste jurisprudentie kan bovendien worden afgeleid dat eventuele auditieve gelijkenis in hoge mate kan worden opgeheven door bestaande begripsmatige verschillen. M’BRAZE heeft een duidelijke en voor iedereen herkenbare betekenis, terwijl BRAEZ daarentegen geen enkele betekenis heeft. Er bestaat derhalve ook geen begripsmatige gelijkenis.”
 
“Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is van belang dat de betreffende consumenten die bewust kleding van BRAEZ of M’BRAZE willen kopen, precies de herkomst daarvan weten. BRAEZ heeft in haar uitingen zowel in het verleden als die in het kader van de door haar beoogde come-back veelvuldig haar ontwerper René van Huffel naar voren geschoven. Solidaridad benadrukt de herkomst en de ideële doeleinden achter de kleding. Bovendien worden de waren van de beide merken op een volstrekt verschillende wijze gepresenteerd. Het relevante publiek moet derhalve prima in staat worden geacht die verschillen te onderkenen en aangenomen wordt dat de consument een zeer bewuste keuze zal maken, welke keuze bovendien nog wordt versterkt door de verschillende uitstralingen van beide merken, de “shabby chic” enerzijds en het basic t-shirt en poloshirt anderzijds. De Consument die bekend is met het merk BRAEZ zal derhalve ook niet in de veronderstelling komen te verkeren dat BRAEZ opeens verder is gegaan als M’BRAZE of met M’BRAZE is geassocieerd en haar collectie heeft verruild voor of aangevuld met t-shirts en poloshirts met een MADE-BY label. BRZ heeft derhalve niet aangetoond dat er enig reëel gevaar voor verwarring bestaat of dat het teken M’BRAZE wordt geassocieerd met het merk BRAEZ.”

“(…) BRZ zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De vordering van Solidaridad strekkende tot vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten ex artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG, wordt afgewezen. Hiertoe wordt het volgende overwogen. Artikel 14 van de Richtlijn en ook het nieuwe artikel 1019h Rv (wetsvoorstel 30392) gaan uit veroordeling van de verliezende partij in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Krachtens de toelichting bij artikel 1019h Rv is de billijkheid van invloed bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. In een spiegelbeeldige situatie zoals in het onderhavige geval is de situatie aan de orde dat de eisende partij te goeder trouw mocht menen dat er sprake is van inbreuk. Dan ligt, zoals Solidaridad zelf heeft aangevoerd voor het geval zij de verliezende partij zou zijn, een proceskostenveroordeling tot het gebruikelijke liquidatietarief meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling. (…).”

Lees het vonnis hier.

‘Artikel 5, lid 5 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ (Dictum).

‘Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming.

Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat.’ (Ov. 34 en 35).

De feitenrechter was van oordeel ‘dat de wijdverbreidheid van de bestanddelen van het betrokken merk tot gevolg heeft gehad dat het onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk was afgenomen’ en dat er mede om die reden geen sprake (meer) was van merkinbreuk.

‘Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar als in het versterken of het sturen van deze vraag.

De betrokken kringen bestaan dus in de eerste plaats uit de consumenten en de eindverbruikers. Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk.’ (Ov. 24 en 25).

‘Artikel 12 lid 2 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.’ (Dictum).

De verkoop van 293 dozen van elk 12 stuks geconcentreerde vruchtensappen ter waarde van ? 4.800,-, tussen mei 1996 en mei 1997, aan één enkele klant in Spanje, is in casu aan te merken als ‘normaal gebruik’.

Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de minimis regel, die het OHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld.

Verder sanctioneerde het HvJ EG het oordeel van het GEA dat ‘kruiden en vitaminedranken’ en ‘geconcentreerde vruchtensappen’ soortgelijke waren zijn.

“(...) Niet is concreet aangegeven dat slechts de afgebeelde boodschappen 20%-40% goedkoper zijn dan bij Cl 000. Overigens is de toevoeging op “deze boodschappen” niet opgenomen in de advertenties van 24 augustus 2006 en 7 september 2006. (…)  Daarbij komt dat uit de advertenties van Steengoed niet blijkt of de prijzen van de afgebeelde producten op objectieve wijze (waarbij ook rekening is gehouden met verschillen in verpakking, inhoud of volume) zijn vergeleken niet de producten van Cl 000. Steengoed, op wie ingevolge artikel 6:195 13W de bewijslast rust, heeft naar voorlopig oordeel ook niet aannemelijk gemaakt dat deze prijsvergelijking op objectieve wijze is geschied.”

(…) Deze kassabonnen zijn onvoldoende voor het oordeel dat de prijsvergelijking op een juiste en objectieve wijze heeft plaatsgevonden, nu de producten op deze bonnen onvoldoende zijn gespecificeerd. (…) Overigens ontkent Steengoed ook niet dat een aantal van de prijzen bij Cl000 afwijken van de in de advertenties genoemde prijzen, doch stelt zij niettemin nog steeds 20-40% goedkoper te zijn. Dit neemt echter  wat hiervan ook zij - niet weg dat bij de vergelijking vergelijkbare producten en de juiste prijzen moeten worden gehanteerd.

Steengoed heeft nog gesteld dat C 1000 filiaalhouders er een eigen prijsbeleid op na kunnen houden, waardoor prijzen tussen verschillende C1000 filialen kunnen verschillen. Dit kan mogelijk zo zijn, maar ontheft Steengoed niet van haar verplichting om de prijsvergelijking voor de gemiddelde consument op een objectieve wijze te laten plaatsvinden.”

Over het gebruik van de Fratsen en Franje slogans van C1000 zegt de voorzieningenrechter:

“De voorzieningenrechter stelt voorop dat geen noodzaak bestond voor Steengoed om in zijn advertenties - waarbij het ging om vergelijkende reclame gebruik te maken van zeer gelijkende variaties op de als merk gedeponeerde Schuitema slogans. Het ontbreken van een zodanige noodzaak brengt naar voorlopig oordeel met zich dat er strengere eisen aan het gebruik van (variaties op) een merk in vergelijkende reclame dienen te worden gesteld.

De tekst “nu écht zonder fratsen (c.q. franje)” heeft op zichzelf al een negatieve lading, voorts is deze tekst met name in de hiervoor afgebeelde advertenties in een relatief groot Lettertype en in een opvallend rood kader weergegeven. Dit gebruik van het merk van Schuitema dient naar voorlopig oordeel als kleinerend en schadelijk voor de goede naam van C1000 te worden aangemerkt.

Dat de slogans van Steengoed slechts bedoeld zouden zijn als een “een knipoog” naar de lezer/klanten acht de voorzieningenrechter voorshands niet aannemelijk. Evenmin is aannemelijk dat dit voor het publiek duidelijk is. Ook in zoverre dient de vergelijkende reclame van Steengoed jegens Schuitema als onrechtmatig te worden aangemerkt.”

Met betrekking tot de merken van Schuitema stelt de rechter:

”(…) nu reeds onder is geoordeeld dat de door Steengoed gebruikte slogans in strijd zijn met het bepaalde in artikel 6:1 94a BW, onder meer omdat deze kleinerend zijn over de als merk geregistreerde Schuitema slogans, zal thans enkel het gewraakte gebruik van het beeldmerk van C1000 worden beoordeeld.

Het beeldmerk van C 1000 wordt door Steengoed niet gebruikt ter onderscheiding van waren. (…) Naar voorlopig oordeel bestond er voor Steengoed geen noodzaak om voor de door haar gemaakte vergelijkende reclame gebruik te maken van het C1000 beeldmerk. Het maken van vergelijkende reclame is zeer goed mogelijk zonder gebruik te maken van het beeldmerk C1000. Reeds gelet op het feit dat het woordmerk van Cl000 is gebruikt in vergelijkende reclame -die zoals overwogen naar voorlopig oordeel onrechtmatig is - is de voorzieningenrechter van oordeel dat Steengoed door het gebruik van het woordmerk Cl000 ook afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vennogen en de reputatie van het woordmerk Cl 000.

Ook de vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten is toewïjsbaar:

“Nu de implementatie-termijn van de Richtlijn 2004/4XiG is verstreken, leidt een richtlijnconforme  interpretatie van art. 237 RV  tot het oordeel dat de werkelijk door Schuitema gemaakte kosten door Steengoed dienen te worden vergoed. Hiervoor is van belang dat Steengoed, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd, de inbreuk niet terstond heeft gestaakt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Schuitema de gestelde kosten voor juridische bijstand ten bedrage van EUR 13.366,00 voldoende heeft onderbouwd, Die kosten zullen als salaris worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Ten behoeve van het verkrijgen van een principiële uitspraak over het citaatrecht, betwist 010 niet (meer) dat het Fotomuseum formeel namens de aangesloten fotografen in rechte kan optreden, hoewel dat zeker niet goed door het Fotomuseum was afgedekt. (Ik ga verder dan ook alleen op het citaatrecht in, MF.)

Volgens het Fotomuseum moet onderscheid worden gemaakt tussen het afgebeelde werk van de kunstenaar (Maaskant) en het werk van de fotograaf. Het werk van de fotograaf wordt niet besproken, dus met betrekking tot het werk van de fotograaf zou geen sprake zijn van citeren in de zin van de Auteurswet. De fraaie wijze waarop de foto's zijn opgenomen, soms over een hele pagina of over twee pagina's, maakt dat sprake is van versiering en niet van citeren. Er is geen sprake van een algemene wetenschapsexceptie: voor een handelsuitgave van een proefschrift dient gewoon te worden betaald. De vergoeding daarvoor is niet hoog en de fotografen hebben al een slechte inkomenspositie.

Namens 010 is gesteld dat wetenschappers de vrijheid moeten hebben om hun werk met citaten te onderbouwen. Dit betekent niet dat alle middelen daartoe gratis zijn geoorloofd, maar in dit geval is geen sprake van exploitatie van de foto's. Het gaat om het werk van Maaskant en niet om enkele foto's van een fotograaf. Het werk van de fotograaf wordt niet besproken. Daar gaat de wetenschappelijke verhandeling ook niet over.

De auteur was op de zitting aanwezig om het functioneel verband tussen foto's en tekst aan te geven. Volgens Provoost zijn de foto's geen versiering. In het boek worden de visuele aspecten van het werk van Maaskant besproken en die moeten goed zichtbaar worden gemaakt. Hans Oldewarris, directeur/uitgever van 010 Publishers, benadrukte nog eens dat het Fotomuseum prima werk levert en dat hij waar nodig ook graag gebruiksrechten regelt. Nu is er echter behoefte aan een duidelijke afbakening van de ruimte die het citaatrecht biedt. In die kwestie staat hij lijnrecht tegenover het Fotomuseum en soortgelijke organisaties, die het citaatrecht in feite geheel negeren.

MF