De inschrijving van een geografische benaming als merk is ook verboden als de geografische benaming in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de
plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt.

Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, ‘indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving
als merk rechtvaardigt.’ (Ov. 47).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken
kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of
van andere beroepsverenigingen.’ (Ov. 51).

Bij de beoordeling van de beschrijvendheid van een woordcombinatie volstaat het niet het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de combinatie vast te stellen. Ook voor
het nieuwe woord dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld.

Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd,
vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, ‘tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe
woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking
tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit
het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

‘Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3 lid 1, sub c [Merkenrichtlijn] genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee
dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.’
(Dictum).

Wyeth produceert en verhandelt onder de naam Prevenar een vaccin dat baby’s en peuters helpt beschermen tegen hersenvliesontsteking, veroorzaakt door pneumokokken. Wyeth is houdster van het Benelux-woordmerk en het Gerneenschapswoordmerk Prevenar. Prevner c.s. bengen een product op de Nederlandse markt onder de naam Prevner, een preventieve crème die een koortslip kan genezen maar ook kan helpen voorkomen. Wyeth maakt bezwaar tegen het gebruik van het teken Prevner.

“Wyeth beroept zich ter ondersteuning van baar stelling dat sprake is van merkinbreuk in de eerste p1aat op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is  ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. (…) in het kader van de voorlopige beoordeling waartoe het kort geding beperkt is [kan] niet gezegd worden dat van overeenstemming sprake is. Daartoe is het volgende redengevend.

Het is duidelijk dat er tussen het merk Prevenar en het teken Prevner overeenstemming is aan te wijzen, zowel op auditief, visueel als begripsmatig gebied. Bijzonder groot is die overeenstemming evenwel niet, waarbij van belang is dat het meest in het oog springende onderdeel van merk en teken (te weten de letters PREV), naar Prevner c.s voorshands voldoende aannemelijk hebben gemaakt, veel voorkomt in merknamen van preventief werkende preparaten, waarmee dat onderdeel in elk geval enig beschrijvend karakter heeft verkregen.

Hoewel Prevner c.s. het teken Prevner gebruiken voor een product dat valt in de warenklasse waarvoor Prevenar is gedeponeerd, is die soortgelijkheid niet groot, nu het product van Prevner c.s. op een geheel ander gebied van de farmaceutische preparaten ligt dan het vaccin van Wyeth. Voorts geldt dat niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevner bekend is en/of een grote onderscheidingskracht geniet, anders dan onder een zeer specifieke groep van toepassers van het vaccins zoals artsen en verpleegkundigen. Dat zijn immers degenen die geconfronteerd worden met de merknaam Prevenar.

Juist die groep zal dat vaccin niet snel verwarren met het product van Prevner c.s. dan wel menen dat beide producten van dezelfde producent afkomstig zijn. Personen die niet behoren tot die beperkte groep zullen, gelet op de onmogelijkheid voor Wyeth om voor haar product reclame te maken, slechts sporadisch kennis nemen van de merknaam Prevenar. Het gaat dan vooral om ouders van kinderen, geboren voor 1 april 2006 per definitie een afnemend aantal gelet op de leeftijd van de doelgroep waarvoor Prevenar werkzaam is die bovendien in eerste instantie slechts worden geconfronteerd met de term Pneumoprik en pas als zij tot aankoop besluiten kermis nemen van het merk van Wyeth. De slotsom is dat op voorhand geen verwarring met het merk Prevenar valt te vrezen door het gebruik van de aanduiding Prevner.

Wyeth beroept zich subsidair op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE, doch ook dat beroep faalt nu, gelet op het vorenoverwogene, niet aannemelijk is geworden dat het merk Prevenar een bekend merk is."

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Wyeth de proceskosten te dragen. Nu door Prevner c.s. niet is verzocht om een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten zullen kosten overeenkomstig het liquidatietarief worden toegekend.

Lees het vonnis hier.

Lancôme c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelswijze van Kruidvat inbreuk maakt op hun merkrechten en op de hun toekomende rechten om zich te verzetten tegen de aantasting of verminking van de in de verpakking van de producten belichaamde (auteursrechtelijk beschermde) werken, en dat die handelswijze ook overigens onrechtmatig is. De uitkomst van het geding in feitelijke instanties is dat de vorderingen van Lancôme c.s. grotendeels zijn toegewezen.

De Hoge Raad bespreekt enkel onderdeel 2 van 7 cassatiemiddelen en doet de rest, m.u.v. een correctie in het dictum van het hof over de gerechtigde op een dwangsom, af o.g.v. 81 RO. Onderdeel 2 betreft een mededingingsrechtelijk aspect cq. een vraag over omkering van de bewijslast.

Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelsel van distributie dat het reële gevaar meebrengt van afscherming van nationale markten. Het hof heeft geoordeeld dat uit de bepalingen van het door  Lancôme c.s. gehanteerde dépositaire contract volgt dat het erkende wederverkopers is toegestaan te kopen en verkopen van/ aan andere erkende wederverkopers, zodat van gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof heeft voorts overwogen dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten woerden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten.

Het onderdeel klaagt dat het gewraakte oordeel onjuist is (…) dan wel dat het hof daarbij zonder (toereikende) motivering is voorbijgegaan aan de, volgens Kruidvat essentiële, stelling dat het wederverkopers van Lancôme c.s. is verboden de producten aan consumenten buiten het eigen grondgebied te verkopen. Het onderdeel faalt.

"Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht."

A-G Huydecooper duikt nog in het arrest van het HvJEG Van Doren/ Lifestyle over de omkering van de bewijslast bij parallelhandel en het verschil tussen exclusieve en selectieve distributiesystemen. Ook loopt hij middels jurisprudentie van het HvJEG na wat de term 'afscherming van de markt' nu precies inhoudt. Uiteindelijk kwam de A-G tot dezelfde conclusie als die de HR nu trekt, namelijk het verwerpen van het beroep.

Lees het arrest hier.

De generieke geneesmiddelenproducent Pharmachemie heeft terzake van alendroninezuur verscheidene geneesmiddelenregistraties verricht, zodat zij onmiddellijk na verstrijken van de beschermingstermijn van het ABC op de markt kon komen met generieke alendroninezuur. Op 30 september 2005 is een generieke registratie van Pharmachemie doorgehaald door het College Registratie Geneesmiddelen, omdat de verkeerde registratieprocedure was gevolgd. Omdat Pharmachemie dit product echter toch bleef verhandelen, werd door Merck Sharp & Dohme in eerste aanleg (in de zaak met rolnr. 177/06 KG) een verbod gevorderd om dit product op de Nederlandse markt te verhandelen en (in de zaak met rolnr. 229/06) een bevel tot terugroeping van deze producten.        
 
In het hoger beroep oordeelt het hof onder meer over de juridische vraag of Pharmachemie onrechtmatig heeft gehandeld jegens Merck Sharp & Dohme door te handelen in strijd met bepalingen van EG-Richtlijn 2001/83 die ziet op registratieprocedures voor geneesmiddelen. Volgens het Hof is dit niet het geval omdat de bepalingen uit deze richtlijn niet zijn bedoeld ter bescherming van de concurrent van degene die een product op de Europese markt brengt, maar dat zij de bescherming van de volksgezondheid tot doel hebben. 

Lees het vonnis hier.