Doublemint
(beschrijvende merken)
>HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01 P, Wrigley/OHIM; Doublemint
Artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening
Een woord moet als merk worden geweigerd als het in één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
Door Wrigley werd (zonder bewijs van inburgering) een aanvraag ingediend bij het OHIM voor de inschrijving van de woordcombinatie Doublemint voor waren van onder meer de klassen 3, 5 en 30, meer in het bijzonder voor kauwgom.
BIE 2004/18
IER 2004/12, m.nt. ChG
Voor een weigering van inschrijving op grond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening is het volgens het Hof niet noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen.
‘Met het verbod op inschrijving van [tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd] als gemeenschapsmerk streeft artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.
Voor een weigering van inschrijving door het OHIM op grond van artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten.’
Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.’ (Ov. 31 en 32).
Subjectief als de neten
Voer voor jargonauten: Intellectuele dienstverleners. Uit: Handelingen 2e Kamer, nr. 107, pag. 6547-6564, Behandeling van: - het wetsvoorstel Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) (30501).
“(…) De heer Verdaas (PvdA): Enigszins in tegenstelling met wat ik tot nu toe heb betoogd als het gaat om uniformiteit en transparantie, wijs ik erop dat er op sommige beleidsterreinen ook ruimte moet zijn voor subjectiviteit bij de intellectuele dienstverleners. Daarbij kun je denken aan architecten, kunstenaars en stedenbouwkundigen. Zij hebben mij ook benaderd met hun zorg op dat punt. Ik snap hun zorg. Ik heb zelf ook gewerkt in de ruimtelijkeordeningspraktijk. Je wilt dan soms gewoon een naam hebben, omdat die persoon mooie dingen heeft gemaakt. Dan kan een wethouder zeggen dat hij die en die in huis heeft gehaald en dat het dus goed komt. Het is heel lastig om dat objectief aan te besteden, want het is zo subjectief als de neten.”
In overleg
Kamervragen met antwoord, nr. 2140. 2e Kamer, 22 september 2006. Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie over de auteursrechtenorganisaties.; mededeling. (Eerder bericht hier).
“Het Lid Aptroot stelde op 18 augustus 2006 kamervragen over auteursrechtenorganisaties (nr. 2050617730). Middels deze brief verzoek ik u om uitstel ten aanzien van de antwoorden op de vragen. Ik ben nog in overleg met mijn collega Minister Donner over de precieze beantwoording van deze vragen.”
(w.g.) mevr. ir. C.E.G. van Gennip MBA, Staatssecretaris van Economische Zaken
De statisch ogende kop van een neushoorn
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 26 september 2006, LJN: AY8826. Red Bull GmbH tegen Frisdranken Industrie Winters B.V. & Smart Drinks Ltd.
Vers op rechtspraak.nl: "Actie, avontuur en competitie." Over afvullen en sub-c-verbanden met bekende merken.
Red Bull produceert en verhandelt onder het merk "Red Bull" een zogenaamde energy drink. Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde "afvullen" van blikjes met door haarzelf of door derden geproduceerde (fris-) dranken. Red Bull is klant geweest bij Winters. Een andere klant van Winters is Smart Drinks. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters de energy-drinks gevuld van de merken Bullfighter, Pitbull, Red Horn (later gewijzigd in Long Horn) en Live Wire.
Ingevolge artikel 13A, lid 1, onder c BMW, kan een merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een teken door een derde, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Het afvullen van de hiervoor genoemde blikjes frisdrank, vormt voorshands een zodanig gebruik van een teken door Winters als in deze bepaling voorzien. Voorts is tussen partijen niet in geschil dat Red Bull kan worden aangemerkt als een in deze bepaling bedoeld "bekend merk".
De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet.
Ten aanzien van het merk Bullfighter en de daarvoor gebruikte blikjes (kort gezegd een blikje met een blauwe en een blikje met een rode bovenrand), is de rechter voorshands van oordeel dat vorenbedoeld verband met de blikjes frisdrank van Red Bull aanwezig is. Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie.
Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.
Het voorgaande kan ook worden overwogen met betrekking tot de Bullfighter-verpakkingen die Smart Drinks in punt 2.2 van haar pleitnotitie heeft afgebeeld. Het betreffen kennelijk nieuwere versies van de blikjes. Het enige verschil tussen die versies is de weergave van de tekst "Bullfighter", die bij de door Red Bull in de dagvaarding opgenomen blikjes is gesplitst in de onder elkaar geplaatste woorden "Bull" en "fighter" en bij de door Smart Drinks getoonde blikjes aaneen is geschreven.
Het betreft een marginaal verschil, dat voorshands de hiervoor gemaakte beoordeling van de vraag of sprake is van een verband niet anders maakt.
Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk Pitbull ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam Pitbull in één woord en de afbeelding van die hond, roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het Pitbull-blikje zonder de afbeelding van de hond. Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.
Ook bij de merken Red Horn en Long Horn is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht. Van een inbreuk op het merkrecht van Red Bull is wat deze merken betreft voorshands dan ook geen sprake.
Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk Live Wire. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.
Conclusie van het bovenstaande is dat Winters met het vullen van de blikjes van merk Bullfighter op grond van artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c BMW inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull. Dat geldt niet voor de overige merken die in dit kort geding aan de orde zijn. Met betrekking tot die merken kan een onderzoek naar de vraag of Red Bull zich met succes op artikel 13A, lid 1, onder b BMW kan beroepen achterwege worden gelaten, nu dat artikelonderdeel een strenger en dus beperkter toetsingskader in zich heeft (gevaar voor verwarring) dan het zojuist besproken artikel 13A, lid 1, onder c BMW.
(…) Winters verricht binnen de uitbating door Smart Drinks van het merk Bullfighter slechts een ondergeschikte hulptaak. Er kan in redelijkheid worden betwijfeld of Winters met de uitoefening van die hulptaak te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen ingevolge het vijfde lid van artikel 13A BMW vereist is voor toewijzing van de vordering tot - kort gezegd - het afleggen van rekening en verantwoording. Ook de vordering onder 4 (Winters te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen) vereist de aanwezigheid van kwade trouw aan de zijde van Winters (vgl. artikel 13bis, lid 1 BMW), hetgeen impliceert dat sprake moet zijn van een moedwillige inbreuk op een merkrecht. Die conclusie kan ten aanzien van Winters voorshands niet worden getrokken, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.
Lees het vonnis hier.
Ondertussen in Brussel (2)
Vorige week kwamen de socialistische Europarlementariërs met anti-EPLA motie (eerder bericht hier), deze week spreken de verenigde Christen-Democratische MEPs zich in een (concept) pro-EPLA motie uit voor het EPLA.
“(…) Urges the Commission to explore all courses for improving the patent and patent litigation systems in the EU, including participation in EPLA and joining the Munich convention as well as revising the Community Patent proposals; Considers it advantageous that the European Community should eventually become part of the European Patent Convention, and in consequence of the European Patent Litigation Agreement and the London Agreement;
(…) Stresses that access to justice must be ensured, irrespective of whether the court in question is a European Patent Court or a Community Patent Court, and that the true implementation of this fundamental legal principle is particularly important for the SMEs; invites, therefore, the Member States of the European Community to ensure that the EPLA courts are affordable; in order to reduce these costs, considers that patent litigants should not have to bear the cost of courts and court services set up under EPLA. These should be funded by Member States in the same way as national courts. This is especially relevant for the national courts of first instance;”
Lees de gehele (concept) motie hier.
Potestatief
Gerechtshof Amsterdam, 21 september 2006,, rolnr. 733/06. Gouden Gids B.V. tegen Van Remmerden Beheer B.V. (Met dank aan Olaf van Haperen, Lawton )
Voor de (databank)licentie-liefhebber. Heel kort: Geschil over licentie-overeenkomst met betrekking tot databank van de Gouden Gids. Door een potestatieve opschortende voorwaarde heeft Gouden Gids in feite verklaard zich thans nog niet te willen verbinden en is geen afdwingbare licentieovereenkomst tussen Van Remmerden en Gouden Gids ontstaan.
Lees het arrest hier.
Nieuwsbrieven
Alicante News (OHIM) - European Trade Marks and Designs Newsletter. Met o.a. “The Stabilo invalidity decision, The Bugatti Cancellation case, Loewe vs Vicosta, Luxembourg and BoA case law & Statistical highlights.” Lees hier meer.
Nieuwsbrief Shield Mark, Oktober 2006. Met oa.a. de kleur paars voor Shampoo, cirkels op schoenen en veel .eu domeinnamen. Lees hier meer.
Lugdunum Alumnorum
Op vrijdag 22 september jl. werd in Leiden de Leidse IE Alumni borrel gehouden. Deze werd voorafgegaan door vier korte voordrachten van de Leidse IE alumni Cyril van der Net, Constant van Nispen, Willem Hoyng en Dirk Visser.
Van der Net sprak over heffen en beveiligen in het Auteursrecht, Van Nispen over inburgering na Werther’s Echte en Europolis, Hoyng over de cross-border na GAT/LUK en Roche/Primus en Visser (met name) over de proceskosten veroordeling in IE zaken.
Bekijk de de powerpoint-presentatie van Van Nispen hier, Hoyng hier en Visser hier (Van der Net maakte geen gebruik van een powerpoint).
De borrel en de voordrachten waren goed bezocht en ook overigens een succes. De volgende Leidse IE Alumni borrel zal vermoedelijk traditiegetrouw samenvallen met de IEForum.nl Wereld IE-Dag-borrel op 26 april 2007.
CFS Bakel vs. Stork Titan: invoking patent while it is subsequently revoked or annulled
Supreme Court, 29 September 2006, LJN: AU6098. CFS Bakel B.V. versus Stork Titan B.V.
Patent law. Dispute between patent proprietors about the question whether a European patent applicant acts unlawfully by failing to bring all conceivable information known to him to the notice of the EPO and whether the proprietor of a patent examined by the EPO acts unlawfully on account of incorrect pretension towards competitors if the proprietor invokes the patent while it is subsequently revoked or annulled; Supreme Court does not reverse the decision of HR 6 April 1962, NJ 1965, 116; unjust enrichment?
Case concerning the possible nullity of the Dutch part of a European patent (for a furnace) by CFS Bakel. In cassation the dispute focuses on two questions: Does the applicant of a European patent act unlawfully in not bringing all information known to him to the attention of the EPO, and, does a patent owner act unlawfully if he appeals to a prior researched patent that is later on annulled or revoked in case he knows or should have known that there existed the serious and not to be dismissed possibility that the patent would not hold up in opposition of nullification proceedings?
The supreme court rules that the complaints put forth by CFS concerning nullification of the Dutch part of the patent cannot lead to cassation. Referring to article 81 RO no further motivation is offered for the rejection of the main request for review by CFS. The interlocutory request for review by Stork does present some interesting legal questions to the Supreme Court. These questions are so interesting even that Advocate-General Huydecoper has made an additional conclusion.
First of all, Stork is of the opinion that the court has neglected to answer the question whether the withholding by a patent owner of the fact that the added extra elements were not new and that CFS was familiar with that fact, is unlawful towards a competitor against whom that patent is used in the competitive struggle, in case that patent is later on nullified on the basis of the information already known to CFS.
The Supreme Court considers this complaint failed. The explicit mention by CFS that the added extra elements were not new, would in the opinion of the Supreme Court not necessarily have led to dismissal of the conclusion proposal concerned. Also the combination of the in itself already familiar elements may lead to an invention that complies with the novelty requirement.
Secondly, Stork disputes the legal consideration made by the court that the owner of a patent examined by the EPO may assume that his patent is legally valid and that he may therefore appeal to the ensuing rights towards third parties, also in case opposition is filed against the patenting.
The court only notes one exception to this rule, in case the patent owner knows, or has strong reason to suspect, that opposition will have a positive outcome. Stork argues that in case of patents it concerns an exception to free/open competition, which exception is only justified in case certain requirements (such as novelty and inventive step) are met. In this light, Stork argues that a patent owner continuing his appeal to the patent against potential buyers of his competitor after an opposition and/or nullification procedure has been initiated, unlawful towards this competitor in case the judgement of the EPO afterwards turns out incorrect and in case the patent is in retroaction revoked and/or declared void.
In the assessment of this appeal on an issue of law the Supreme Court indicates that the following two points of view must be taken into consideration:
"On the one hand the patent grant regonizes the achievement which is the basis of the invention embodied in the patent, and the research and investment of time and money made for this purpose. This encourages people to invent things, which also servesthe general interest. These considerations argue in favour of not holding the proprietor of an examined patent liable in tort to his competitors on the mere ground that the patent is subsequently revoked or declared null and void. Otherwise, this would discourage the patent proprietor from exercising his rights vis-a-vis the parties contesting his rights, which might diminish the stimulus to invent things."
"On the other hand the grant of a patent(or at any rate of a patent) has a restrictive effect on competition and gives the proprietor a lead over his competitors. Invoking the patent towards third parties is generally an appropriate means to influence; the behaviour of these third parties to the benefit of the proprietor. In this light the fact that our social system is precisely based partly on the promotion of free competition in the general interest constitutes an argument to make a party invoking a patent which is subsequently revoked or annulled bear the risk of his pretensios being found incorrect."
The Supreme Court attaches with reference to a judgement dated 6 April 1962 (NJ 1965, 116) more weight to the first point of view. Also in light of the prevailing school of thought in Germany and England the nature of the strict liability for the patent owner as argued by Stork is not accepted.
The mere circumstance that opposition or nullification proceedings have been initiated, constitute inadequate reason to assume unlawfulness on the part of the patent owner who continues to appeal to the patent against potential buyers of his competitor, in case the judgment of the EPO afterwards turns out incorrect and the patent is in retroaction revoked and/or declared void.
Read the entire judgement here.
IEFenglish
Eerst even voor jezelf lezen
Hoge Raad, 22 september 2006 , arrest en conclusie AG Huydecoper, LJN: AX3069. Kruidvat Retail B.V. tegen Lancôme Parfums Et Beauté Et Cie, Jean Cacharel S.A., L'oreal S.A., Les Parfums Cacharel Et Cie, Parfums Paloma Picasso Et Cie en L'oreal Luxe Producten Nederland B.V.
Cassatie in de in eerdere instanties uitgebreid besprokene en geannoteerde zaak over het verminken van auteursrechtelijk beschermden parfumverpakkingen. In cassatie voornamelijk mededingingsrecht, selectieve distributie, reëel gevaar van afscherming van nationale markten en uitleg van het dépositairecontract.
Lees het arrest hier.
