Beschikking rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 411904 / HA RK 12-38 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Voorlopig getuigenverhoor afgewezen. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zal bevelen tot het horen van Dr. Masura en daartoe een rechtshulpverzoek zal doen conform artikel 1 lid 1 van Vo. 1206/2001 aan de rechtbank te Bratislava, Slowakije.

Het verzoek is gedaan in het kader van de door verzoekster geëntameerde nietigheidsprocedure met zaaknummer / rolnummer: 407582 / HA ZA 11-2682 [IEF 11750] tegen verweerster aangaande Europees octrooi met nummer 0 957 773. Verzoekster heeft, gelet op hetgeen in die procedure is overwogen en de omstandigheid dat ook daar verhoor van de in deze procedure gevraagde getuige zal worden bevolen, thans onvoldoende recht en belang bij het verzochte. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 407582 / HA ZA 11-2682 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Octrooirecht. Toepassing driestappentoets uit Guidelines voor Examination (versie juni 2012). Toelaten van bewijs van voorgebruik.

Occlutech is betrokken bij de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van occlusie-inrichtingen voor gebruik in het hart (hierna: “septale occlusieinrichtingen” of kortweg “occluders”). AGA is eveneens actief op het gebied van septale occlusie-inrichtingen. AGA is houdster van het Europese octrooi EP 0 957 773 B1 voor “Percutaneous catheter directed intravascular occlusion devices”

Occlutech vordert (i) (voorwaardelijk) vernietiging van het octrooi, (ii) een verklaring voor recht dat de Occlutech Figulla Flex-inrichtingen buiten de beschermingsomvang vallen van het Nederlandse deel van EP 773, (iii) een (voorwaardelijke) verklaring voor recht dat Occlutech geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773, alsmede (iv) een veroordeling van AGA tot vergoeding van de kosten vastgesteld volgens 1019h Rv.

AGA vordert (samengevat) in reconventie een verklaring voor recht dat Occlutech inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773 en een verbod daartoe, met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling.

In citaten:
Tussenconclusie na de driestappentoets uit de Guidelines voor Examination van het EOB, versie juni 2012, H-V-3:
Ad i) essentieel volgens de aanvrage
Ad ii) het kenmerk is niet onmisbaar voor het oplossen van het technisch probleem
Ad iii) weglaten van het kenmerk vereist geen aanpassingen aan andere kenmerken

4.11. Het zogenaamde “squeeze argument”, inhoudende dat de conclusie zich niet kan uitstrekken tot occluders met slechts aan één uiteinde draadeinden omdat dit toegevoegde materie zou opleveren en dat dús geen sprake kan zijn van inbreuk, gaat niet op. Dit betekent dat de voorwaarde waarvan Occlutech haar nietigheidsvorderingen en verklaring voor recht ter zitting afhankelijk had gemaakt niet in vervulling gaat en de rechtbank toekomt aan de verdere beoordeling van de geldigheid van het octrooi en de inbreuk.

Slotsom in conventie

4.33. Er is geen sprake van toegevoegde materie en het octrooi is nawerkbaar. Voorts is het octrooi nieuw en inventief te achten, afgezien van het door Occlutech gestelde openbare voorgebruik in Bratislava, waarvoor een bewijsopdracht zal worden gegeven. De rechtbank zal in conventie iedere verdere beslissing aanhouden.

Dictum in conventie

5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

Uitgebreide citaten:

Nawerkbaarheid:
4.15. Ook het beroep van Occlutech op overwegingen van de Examiner op 4 augustus 2011 in een andere octrooiaanvrage van AGA betreffende EP-A 07 015 958.7 (productie 22 Occlutech) mag haar niet baten. Die overwegingen zien, net als die van het hof hiervoor, op het toepassen van een plat metaalweefsel en de problemen die zouden ontstaan om dit dan als een sok te vormen. Zoals hiervoor overwogen, zal een gemiddelde vakman echter zonder undue burden door een aangepaste breitechniek een “tubular braid” kunnen maken met de draadeinden aan één kant. De problemen bij plat metaalweefsel als uitgangsmateriaal, zo die al ontstaan hetgeen AGA heeft betwist, doen zich daarbij dan niet voor. Hetzelfde lot is beschoren de verwijzing door Occlutech naar de rapporten van Rettenmayr (productie 21 Occlutech). Ook die zien op problemen om vanuit een plat metaalweefsel een occluder te maken met draadeinden aan één kant (en aldus de nawerkbaarheid van de werkwijze beschreven in paragraaf [0027] van het octrooi) en doen zo om dezelfde reden als de overwegingen van de Examiner niet af aan de hiervoor getrokken conclusie dat een “tubular braid” met aan één zijde draadeinden (volgens de ‘sok-methode’) te maken viel.

Toegevoegde materie II (koppen):
- “Cupped” een verboden “intermediate generalization”
- “At lease one cupped” schijf
- Occluding fiber
- Inventiviteit
4.22. AGA heeft er terecht op gewezen dat uit de door Occlutech overgelegde verklaringen van Hijazi (productie 39, met name paragraaf 8), Gewillig (productie 40, met name paragraaf 4) en Williams (productie 41, met name paragraaf 8) kan worden afgeleid dat een gemiddelde vakman zou kiezen voor een zo groot mogelijk contact oppervlak met de septale wand. Daarmee is het dan juist in tegenspraak en met verboden “hindsight” overgoten om te kiezen voor een “cupped” product dat – zoals AGA onweersproken heeft gesteld – juist het meeste contact aan de rand maakt. Tevens moet onder ogen worden gezien dat er reeds een aanzienlijk aantal verschillend vormgegeven occluders bekend was, die echter geen van alle een “cupped” vorm hadden zoals bedoeld in het octrooi. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de algemene vakkennis, waarvan Occlutech overigens ook geen handboeken heeft overgelegd, de gemiddelde vakman al tot de oplossing van het octrooi zou brengen.

4.23. Ook de verwijzing naar de publicatie van Hausdorf (productie 23 Occlutech) helpt Occlutech niet. (...)

Openbaar voorgebruik
AGA brochure
4.25. Bij dagvaarding (nr. 47) heeft Occlutech aangevoerd dat in de AGA brochure overgelegd als productie 16 is vermeld dat de AGA-occluder (die alle kenmerken van conclusie 1 vertoont) al sinds 1995 op de markt is, derhalve voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Zij heeft evenwel niets naders ingebracht tegen de stelling van AGA dat deze vermelding feitelijk onjuist is en dat de betreffende wervende tekst niet meer wordt gebruikt (conclusie van antwoord nrs. 56 en 57). Het betoog van Occlutech dat uit de brochure openbaar voorgebruik valt af te leiden moet zodoende als onvoldoende onderbouwd gesteld worden gepasseerd.

Aflevering aan Björnstad
4.26. De rechtbank is met AGA van oordeel dat de aflevering van haar occluder aan dr. Björnstad één dag voor de prioriteitsdatum niet als openbaar voorgebruik valt te kenschetsen. De rechtbank sluit aan bij de rechtspraak van (de technische kamers van) het EOB dat het uitvoeren van testonderzoeken aan prototype medische hulpmiddelen in beginsel door de betreffende artsen en het omringende (ziekenhuis)personeel als vertrouwelijk zal worden beschouwd (zie onder meer Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 6th edition 2010, p. 85). Gezien de context waarin Björnstad de occluder ontving (een prototype per FedEx, gratis, met een protocol erbij) en het doel waarvoor (onderzoek), is uit te gaan van impliciete vertrouwelijkheid. Björnstad heeft bovendien zelf verklaard dat hij uitging van vertrouwelijkheid (productie 16 AGA, par. 17 en 21 en productie 35 AGA, par. 3).

Bratislava [zie IEF 11751, afgewezen getuigenverhoor]
4.31. De rechtbank stelt voorop dat het in beginsel aan Occlutech is om te stellen en, gegeven de gemotiveerde betwisting door AGA, te bewijzen dat de occluders die in Bratislava in september 1995 bij een drietal patiënten zijn geïmplanteerd, openbaar voorgebruik opleveren. Hetgeen zij tot nog toe dienaangaand heeft gesteld en aan bewijs heeft overgelegd, heeft de rechtbank nog geenszins weten te overtuigen.

De rechtbank in conventie
5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

5.7. bepaalt dat, voor zover Occlutech dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, de getuige Dr. Jozef Masura, wonende te Trstinska 47, te Zakorska Bystrica, Bratislava, Slowakije zal worden gehoord door mr. E.F. Brinkman die hiertoe tot rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage op een nader door de rechter-commissaris vast te stellen datum en tijd;

Rechtbank ’s-Gravenhage 5 september 2012, LJN BX9089, HA ZA 11-514 (Recticel Bedding c.s. tegen Swiss Sense B.V.)

Merkenrecht. Heraldieke elementen van het beeldmerk Swiss Sense met staatsembleem Zwitserland. Strijd met 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs. Misleiding geografische oorsprong. Ongeoorloofde concurrentie. Merkrecht inbreuk onvoldoende aangetoond. Misleidende reclame. Verwijzing naar esdoornbladarrest, zie IEF 8071.

In het geschil tussen Recticel c.s. (zelf houdster van (gemeenschaps)merken SWISSFLEX) uit Zwitserland tegen Swiss Sense B.V. uit Nederland, poneert Rectical de stelling dat het merkteken van Swiss Sense vanuit heraldisch oogpunt een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem zou zijn. Dit zou in strijd zijn met art.6 ter lid 1 sub a Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) en moeten leiden tot nietigverklaring, doorhaling van de inschrijving van het merk in het Beneluxmerkenregister en staking van gebruik van de merken met het Zwitserse staatsembleem. Hetgeen wordt toegewezen door de rechter. De vraag die hierbij centraal staat is: in hoeverre is het toegestaan dat een merk gebruik maakt van heraldieke elementen?

Het verweer van Swiss Sense dat het merk verwarring zou moeten oproepen bij de consument, is niet vereist, de rechtbank verwijst daarbij naar de uitspraken HvJ EU C-202/08P (American Clothing/BHIM, ook wel esdoornbladarrest genoemd), zie IEF 8071:

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voomoemde bepaling geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten.

De overweging van de rechtbank:

4.16. Gelet op het voorgaande worden, op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE, de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt in het dictum tot uitdrukking gebracht dat het bevel tot staking betrekking heeft op gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem, daaronder begrepen de wijze waarop dat is gebruikt in de merken in 2.4 onder a tot en met d. Van andere nabootsingen van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag is immers geen sprake. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden. Nu Recticel c.s. - overigens onbestreden - vordert dat het bevel worden uitgesproken voor alle lidstaten van de Europese Unie en alle lidstaten van het TRIPs-verdrag, zal het bevel om ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt als in het dictum verwoord worden toegewezen.

Eveneens gelet op het voorgaande worden de vorderingen op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP tot nietigverklaring, tot het bevelen van de doorhaling en tot het bevelen van de staking van het gebruik van de overige in 2.4 genoemde merken van Swiss Sense afgewezen

Misleiding geografische oorsprong (Misleiding Herkomst)
Voorts voert Recticel aan dat Swiss Sense B.V, door middel van de verwerking van het woord “Swiss” in zijn merknaam SWISS SENSE dit misleidend zou zijn omtrent de geografische afkomst van Swiss Sense B.V. (Het is een Nederlands bedrijf en heeft geen feitelijke band met Zwitserland). Recticel onderbouwt deze stelling met een onderzoeksrapport. Dit wordt afgewezen, aangezien het voeren van de merknaam “Swiss Sense” onvoldoende is voor het vast stellen van misleiding omtrent de geografische oorsprong. “Swiss Sense” zou namelijk niet voldoen aan de eis dat het: “redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatmanconsument kan beïnvloeden” (Hof Den Haag, 15 maart 2011, LJN: BP8195, Henri Peteri/AB Powerselling). Mocht er een onjuiste veronderstelling bestaan dat de Swiss Sense B.V. afkomstig is uit Zwitserland, dan heeft het aangevoerde onderzoek van Recticel onvoldoende aangetoond, dat dit het koopgedrag zou beïnvloeden van de consument, aldus de Rechtbank.

Merkenrecht inbreuk
Verder komt Recticel op tegen Swiss Sense omdat het gebruik van het merk ´Swiss Sense´ merkrecht inbreuk zou plegen op de merknaam van Recticel Bedding: “Swiss Flex”. Dit wordt niet aangenomen door de rechtbank nu deze merken visueel (ro.4.34), auditief (ro.4.35), begripsmatig (ro. 4.36) niet veel overeenstemming met elkaar hebben. Dat de merken “Swiss Flex” en “Swiss Sense” betrekking hebben op soortgelijke waren doet de rechtbank niet tot een ander oordeel komen.

Vergelijkende reclame
De eis in reconventie van Swiss Sense over dat Recticel aan vergelijkende reclame doet wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aangetoond dat Recticel met reclameboodschap:"Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk." een directe verwijzing maakt naar Swiss Sense.

4.54. (...) Met deze advertentie en de tekst "Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk" wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame.

Een bijdrage met de samenvatting van Vivian van Rij, masterstudent IViR.

Lees hier de grosse HA ZA 11-514, en de schone pdf hier, LJN BX9089.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Swiss Sense merken nietig, bootsen Zwitsers staatsembleem na)
Intellectueel Eigendom Advocaten (Swiss Flex / Swiss Sense)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2012.

Beschikking hof 's-Gravenhage 11 september 2012, LJN BX8916 zaaknr. 200.105.827/01 (Foodcare Spólka Z.O.O. tegen Sumol + Compal Marcas)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

Foodcare heeft een internationaal depot verricht voor een gecombineerd woord-/beeldmerk met de tekst "4 Move". In de oppositieprocedure is Sumol, als houdster van het oudere Gemeenschapswoordmerk MOOVE, tegen dit depot opgekomen. Als gevolg hiervan wordt het merk niet ingeschreven.

Het hof vernietigt de oppositiebeslissing  2005278 en beveelt de inschrijving als Beneluxmerk. Zij veroordeelt Sumol in de kosten van de oppositieprocedure bij het Bureau (€1.000) alsmede in de kosten van het beroep (€666) en salaris advocaat (€894).

22. Zoals uit het voorgaande blijkt, acht het hof, anders dan het Bureau, de mate van overeenstemming tussen het betwiste depot en het ingeroepen recht over het geheel genomen niet groot. Hoewel de waren van klasse 32 waarvoor de beide tekens zijn ingeschreven grotendeels identiek zijn en deels soortgelijk, weegt de mate van overeenstemming op dat punt niet op tegen de aanzienlijk verschillen tussen de tekens, met name in visueel opzicht, mede in aanmerking genomen het gewicht van de visuele vergelijking (zie hiervoor, rov. 16). Het hof is op die grond van oordeel dat er geen reëel gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat de door de betrokken tekens gedekte waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De omstandigheid dat het teken 'MOOVE' een redelijke mate van onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het is ingeschreven, leidt niet tot een andere conclusie.

Lees de grosse 200.105.827/01, LJN BX8916.

US District Court Southern District of New York 7 september 2012, 12 Civ. 00201 (AJN) (The Velvet Underground tegen The Andy Warhol Foundation)

Een samenvatting en analyse van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

In steekwoorden: Auteursrecht. (niet-ingeschreven) merkenrecht. Licenties voor hergebruik. Gratis artwork. Stichting als erfgenaam. Onthoudingsverklaring met ruime omschrijving. Doorwerking van rechtspraak in de praktijk. Negatieve verklaring voor recht. Naar Nederlands recht.

Op 9 september is door de Amerikaanse District Court of New York uitspraak gedaan in een door de Velvet Underground (hierna ook: ‘de band’) tegen de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) aangespannen procedure. De procedure handelt over een wereldwijd bekende illustratie die Andy Warhol van een banaan heeft gemaakt. Dat was in 1967, toen de Velvet Underground haar baanbrekende eerste album uitbracht, getiteld The Velvet Underground & Nico, ook wel ‘ The Banana Album’ genoemd. Alhoewel de band destijds nooit enig commercieel succes heeft gekend, geldt de Velvet Underground wel als één van de belangrijkste muzikale invloeden voor alternatieve rockbands. Warhol verklaarde in 1966 dat hij een sponsor was van de band en ontwierp vervolgens gratis het artwork voor het album, te weten een grote gele banaan met daarbij een gestileerde handtekening van Andy Warhol. In het vonnis wordt overigens, ondanks deze handtekening, uitdrukkelijk opgemerkt dat op het album een ‘ copyright notice’ met de naam van Andy Warhol ontbreekt.

De band viel uit elkaar in 1972, maar hield in 1993 nog eenmalig een allerlaatste ‘ European Reunion Tour’. Ook Paradiso in Amsterdam werd op 8 juni 1993 bezocht in het kader van de tour, en schrijver dezes mocht daarbij aanwezig zijn. Het was de allereerste keer ooit dat bezoekers van Paradiso maar liefst honderd gulden moesten neertellen voor een optreden, dat immers uniek was. Ook een zwart t-shirt met daarop de beruchte banaan is sindsdien in mijn bezit. Alhoewel er dus wel degelijk merchandisingsartikelen met de banaan zijn verkocht na 1972 en er reclame is gemaakt met de bananenprint, bleek de allerlaatste licentie van de band te dateren uit 2001: een advertentie voor het merk Absolut Vodka.

In 2009 had de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) een brief gezonden aan de band, waarin werd aangegeven dat zij meende dat de band inbreuk maakte op het auteursrecht van de stichting op de bananenprint. De Velvet Underground betwistte daarop de aanspraak van AWF op een auteursrecht en beriep zich op haar beurt op een eigen merk, waarvan echter de geldigheid door de stichting werd betwist. In het vonnis wordt een paar keer opgemerkt dat volgens de band sprake is van een bananenontwerp met ‘secundary meaning as VU’s mark’. De band heeft dus geen ingeschreven merkrecht. Ik begrijp dat het hierbij gaat om:

‘A doctrine of trademark law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an item is produced or sponsored by that user.’

Medio 2011 krijgt de band er via een blogartikel in The New York Times lucht van dat AWF van plan is toestemming te geven voor het afdrukken van het bananenlogo en drie andere Andy Warhol prints op iPhone en iPad hoesjes. De band klimt vervolgens in januari 2012 in de pen en verzoekt AWF, dat nog steeds een auteursrecht claimt op de tekening, het gebruik ervan te staken. Aanvankelijk stelt de band zich daarbij op het standpunt dat AWF niet over een auteursrecht kán beschikken aangezien het ontwerp zich bevindt in het publieke domein. Andy Warhol heeft de banaan in 1966 namelijk aangetroffen in een advertentie, welke zich in 1966 al in het publieke domein bevond. Het ontwerp is in 1967 bovendien zonder ‘ copyright notice’ verschenen, aldus de band. In 1966 claimt dan ook niemand een auteursrecht op het ontwerp en ook daardoor bevindt het ontwerp zich in het publieke domein. Het ‘publieke domein’ argument is overigens in latere versies van de rechtsvordering van Velvet Underground geschrapt en blijkt niet meer uit het vonnis, maar het argument is er wel de oorzaak van dat AWF op de gedachte komt dat de band dan mogelijk geen rechtens te respecteren belang meer heeft bij de door haar verlangde verklaring voor recht. De band blijft zich intussen beroepen op het feit dat zij het bananenlogo gedurende tenminste 25 jaar voortdurend en onafgebroken heeft gebruikt als merk. Het ontwerp betreft zelfs een icoon, dat door het publiek wordt opgevat als toebehorende aan Velvet Underground.

De band heeft uitgerekend dat AWF jaarlijks tenminste 2,5 miljoen dollar verdient aan het verstrekken van licenties met Andy Warhol prints en dient naast een verzoek om een (negatief gestelde) verklaring voor recht, te weten dat AWF geen auteursrecht heeft op het ontwerp, tevens een financiële claim in bij de rechter. De rechter wijst de vorderingen van de band echter allemaal af.

AWF voert verweer. De band is al veertig jaar geleden uit elkaar gevallen dus heeft geen enkel recht van spreken meer volgens AWF. En juist door het beroep van de band op het publieke domein, althans door zich niet te beroepen op een eigen auteursrecht, heeft de band geen enkel rechtens te respecteren belang meer bij de verlangde verklaring voor recht. Daar komt bij dat AWF inmiddels een onthoudingsverklaring heeft getekend met daarin een ruime omschrijving:

‘ to refrain from making any claim(s) or demand(s), or from commencing, causing, or permitting to be prosecuted any action in law or equity’

De onthoudingsverklaring begunstigt zowel de band als een aantal daaraan gelieerde entiteiten. Kortom: in de optiek van de stichting ontbreekt er een juridisch relevant geschil aangezien AWF heeft verklaard nimmer te zullen procederen tegen partijen waarmee de band in heden, verleden of toekomst zaken doet met betrekking tot het bananenlogo.

De Amerikaanse rechter gaat daar in mee en stelt vast dat de zeer ruim gestelde onthoudingsverklaring met zich meebrengt dat van een juridisch relevant geschil met betrekking tot het auteursrecht op het bananen ontwerp geen enkele sprake (meer) is of kan zijn. Dat volgt uit de toepassing van de Amerikaanse Declatory Judgment Act (hierna: DJA). Er is geen concrete, daadwerkelijke (dreigende) schade meer aan te wijzen, terwijl abstracte discussies over het recht buiten het bereik van de DJA vallen. Deze wet is daar simpelweg niet voor bedoeld. De DJA staat niet toe dat een verklaring voor recht wordt verstrekt op basis van hypothetische feiten en standpunten. Het bananendispuut blijkt dus uiteindelijk een lege schil.

Of een onthoudingsverklaring inderdaad een juridische procedure kan blokkeren, hangt volgens de Amerikaanse rechter onder meer af van drie factoren:

• De reikwijdte van de verklaring: in dit geval breed;
• Heeft de onthoudingsverklaring wel of niet betrekking op zowel huidige als toekomstige gedragingen en producten: in deze zaak is dat zo;
• Bewijs ten aanzien van eventuele toekomstige inbreukmakende activiteiten: die zijn kennelijk niet aangetoond.

Vervolgens oordeelt de rechter over de vraag of er dan wellicht nog een actueel geschil aanwezig is tussen partijen. De band meent van wel, immers, de auteursrecht/merkenrecht controverse hangt nog boven partijen en de band claimt ook geld. Velvet Underground vreest met name dat haar toekomstige licentienemers t.z.t. alsnog met juridische acties van AWF geconfronteerd kunnen worden. De vraag is dan ook vooral of dergelijke mogelijke toekomstige gedragingen van AWF in de onthoudingsverklaring zijn gedekt. Dat is in feite een vraag van interpretatie van de tekst van de onthoudingsverklaring. Alhoewel de rechter géén declaratoir vonnis wil uitspreken, stelt de rechter in het vonnis wél vast dat de beperkte interpretatie van de band onjuist is. Ook eventuele toekomstige acties van AWF tegen licentienemers van de band vallen onder de onthoudingsverklaring, aldus de rechter. Grappig, hoe het oordeel van de Amerikaanse rechter dat een declaratoir vonnis niet kan worden gegeven, dan toch nog impliciet leidt tot het definitief vaststellen van een rechtsverhouding tussen partijen, te weten middels de uitleg van het contract.

Alhoewel de Velvet Underground haar rechtszaak formeel heeft verloren, heeft zij de strijd materieel wél gewonnen, immers AWF kan op geen enkele wijze meer optreden tegen licentienemers van de band. AWF heeft aan haar vermeende auteursrecht dus niets meer en licenties blijven voorbehouden aan de Velvet Underground.

Nederland
Hoe zit dat in Nederland? In het Nederlandse rechtstelsel is in artikel 3:302 BW bepaald dat de rechter ‘op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon’ omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uitspreekt. In artikel 3:303 BW is vervolgens geregeld dat zonder voldoende belang, niemand een rechtsvordering toekomt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de categorie ‘onmiddellijk betrokken personen’ uit artikel 3:302 BW niet persé samenvallen met de in artikel 3:303 BW bedoelde personen die voldoende belang bij de rechtsvordering moeten hebben. Iemand die belang heeft bij een rechtsvordering is niet steeds een ‘onmiddellijk daarbij betrokken persoon’ en omgekeerd kan een onmiddellijk betrokken persoon niettemin geen belang hebben bij het instellen van een vordering. In welk geval deze persoon ook geen vordering toekomt (zie T&C bij artikel 3:302 en 3:303 BW).

De gevraagde verklaring voor recht kan zowel positief als negatief luiden: bepaald gedrag is juist wel of juist niet onrechtmatig. Een gevorderde verklaring voor recht strekt er toe tot het op jegens de bij die rechtsverhouding betrokkenen op bindende wijze vaststellen van het bestaan of preciseren van de inhoud van een rechtsverhouding. Vertalen we de Bananen-casus naar Nederlands recht, dan is de kans groot dat moet worden geoordeeld dat een declaratoir vonnis in beginsel mogelijk is vanwege het feit dat zowel de Velvet Underground, die een beroep doet op haar merkrecht als de AWF met haar beroep op het auteursrecht, aan te merken zijn als ‘onmiddellijk betrokken personen’. De gevorderde verklaring voor recht zou er dan toe kunnen strekken dat door de rechter voor partijen bindend wordt vastgesteld dat Velvet Underground bijv. over een (sterker) merkrecht op de Banenprint kan beschikken.

Of de Nederlandse rechter tevens zal oordelen dat de band - ondanks de onthoudingsverklaring - (nog steeds) voldoende belang heeft bij haar vordering valt echter niet goed te voorspellen. In dat geval zal de Haviltex-formule op de onthoudingsverklaring worden losgelaten, dan wel de letterlijke tekst meer tot uitgangspunt worden genomen, bijv. als de tekst van de onthoudingsverklaring in overleg tussen partijen, die zich daarbij lieten vertegenwoordigen door een advocaat, is opgesteld. Indien AWF dan tijdens de procedure niet bereid zou blijken haar voorgenomen licentie voor gebruik van het bananenlogo op iPad en iPhone hoesjes te staken, lijkt de kans dat AWF alsnog veroordeeld zou worden tot het staken en gestaakt houden van dergelijk toekomstig gedrag mij zeker niet ondenkbaar. Een verklaring om af te zien van een beroep op een bepaalde claim (auteursrecht op het logo) en zich te zullen onthouden van juridische acties tegenover de band en haar relaties, is m.i. iets anders dan een, liefst op straffe van een dwangsom, verklaring van de gedaagde partij dat bepaald voorgenomen, inbreuk makend gedrag alsnog achterwege zal blijven.

Margriet Koedooder

Kantonrechter Arnhem 10 september 2012, CV EXPL 12-3955 (D.W. tegen Stichting Omroep Gelderland)

Uitspraak mede ingezonden door Sjors Pranger, Hekkelman Advocaten N.V..

D.W. is fotograaf en journalist en heeft een zevental foto's van kinderen die aan het Foetaal Alcohol Syndroom lijden geëxposeerd in het Gelre Ziekenhuis. Omroep Gelderland heeft in een nieuwsuitzending aandacht besteed aan FAS en heeft hiervoor opnames gemaakt in het Gelre Ziekenhuis. De foto's worden gedurende 29 seconden getoond in een nieuwsitem van 3 minuten en 40 seconden, dat is 13% van de tijd. Gedurende 14 seconden een overzichtsbeeld van vijf foto's, gedurende 15 seconden zijn twee foto's minder goed zichtbaar gebracht (mét keurige bronvermelding).

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Omroep Gelderland de foto's niet langer gebruikt dan nodig was voor het onderwerp en was het citaat proportioneel. Dat door het tonen van de foto's in de uitzending van Omroep Gelderland afbreuk is gedaan aan de exploitatiebelangen van D.W. is daarmee niet vast komen te staan. De fotograaf wordt veroordeeld in de proceskosten ad €350.

4.5.  De volgende vraag is of het citaat proportioneel is. De totale duur van het nieuwsitem is 3 minuten en 40 seconden. Daarvan worden gedurende 29 seconden, derhalve 13% van de tijd, de foto's getoond. Niet alle foto's worden gedurende die 29 seconden getoond. Gedurende  14 seconden wordt een overzichtsbeeld van vijf foto's getoond en wordt ingezoomd op vier van die vijf foto's. Gedurende 15 seconden zijn, tijdens het gesprek met de arts, twee foto's op de achtergrond minder goed zichtbaar in beeld gebracht. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Omroep Gelderland de foto's niet langer gebruikt dan nodig was voor bet onderwerp en was het citaat proportioneel.

4.6.  Met zijn stelling dat toewijzing van bet beroep van Omroep Gelderland op artikel 15a Aw ertoe zou Ieiden dat een ieder op grote schaal gebruik zou kunnen maken van auteursrechtelijk beschermd werk, gaat De Witte voorbij aan het hiervoor gehanteerde toetsingskader van functionaliteit en proportionaliteit. D.W. stelt voorts dat de marktwaarde van de foto's daalt door de uitzending, want hoe bekender de foto, hoe kleiner de nieuwswaarde en hoe kleiner de kans dat D.W. foto kwijt kan.  Het is de kantonrechter niet duidelijk hoe hij  deze stelling moet begrijpen in het Iicht van de stelling van D.W. dat de foto's ook elders bij een tentoonstelling hebben gehangen en in een huis-aan-huisblad aandacht is gevraagd voor FAS met verwijzing naar de foto's van die bovendien openbaar in de hal van het Gelre Ziekenhuis hangen en derhalve voor iedereen te zien zijn. Dat door het tonen van de foto's in de uitzending van Omroep Gelderland afbreuk is gedaan aan de exploitatiebelangen van D.W. is daarmee niet vast komen te staan.

WIPO Panel Decision (Christopher J. Pibus) 9 augustus 2012, D2012-1117 (Dotmed.com tegen Hexap c.s.)

Met een analyse door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Domeinnaamrecht. Ter promotie van de kandidatuur voor de gTLD zijn de registraties van de verwarringwekkend overeenstemmende dotmed-aanvragen toegestaan.

Ruim een maand geleden schreef ik over de aanstaande introductie van de nieuwe generieke topleveldomeinnamen (“gTLDs”) IEF 11623 [titel: Meer .love dan .sex....]. In een recente WIPO-procedure staat DOTMED.COM INC. (hierna: Dotmed) tegenover Hexap en Promopixel SARL (hierna Hexap), één van de aanvragers van een nieuwe gTLD. Dotmed handelt in nieuwe en gebruikte medische apparatuur en onderhoudt hiervoor een veiling website (zie dotmed.com). Dotmed is onder meer houdster van de merken DOTMED en DOTMED.COM.

Hexap is verbonden aan het webhosting bedrijf Promopixel en heeft recentelijk bij het ICANN een aanvraag gedaan voor het generieke topleveldomein (gTLD) < .med >. Zij heeft voor deze gTLD concurrentie van drie andere aanvragers. Hexap heeft naast deze aanvraag de volgende domeinnamen geregistreerd: < aboutdotmed.com >, < thedotmed.com > en < supportdotmed.com >.

Dotmed klaagt dat deze domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmend zijn met haar merk DOTMED. De geschillenbeslechter van het WIPO is het op dit punt met Dotmed eens. De enkele toevoeging van “about”, “the” en “support” aan het merk DOTMED maakt geen relevant verschil. Hexap stelt echter dat zij een legitiem belang heeft bij de geregistreerde domeinnamen. Zij heeft de domeinnamen namelijk geregistreerd om haar aanvraag voor de gTLD <.med> te promoten. Op < aboutdotmed.com > wordt gedetailleerd uitleg gegeven over het “.med Project” en de kandidatuur van Hexap voor deze gTLD.

Hexap stelt verder dat gezien het feit dat op dit moment geen enkele domeinnaam een <.> (dot) kan omvatten als deel van de naam, zij wel gedwongen was om de fonetische variant te gebruiken, te weten “dotmed”. Het WIPO gaat hier in mee en overweegt dat het voor Hexap niet mogelijk was om de domeinnamen <about.med.com>, <support.med.com> en <the.med.com> te registreren, en dat het daarom redelijk is dat zij de punt <.> voluit schreef als <dot>.

Dit is enigszins opmerkelijk, omdat het wel degelijk mogelijk is om de domeinnamen < about.med.com > etc. te gebruiken. Dat Hexap hiertoe niet in staat was komt niet doordat domeinnamen geen <.> kunnen omvatten - zoals Hexap had gesteld en door het WIPO werd geaccepteerd - maar doordat het (second level) domein <med.com> al in handen is van een derde partij (Trentville Corporation N.V).

De geschillenbeslechter van het WIPO komt uiteindelijk tot de conclusie dat Hexap de domeinnamen inderdaad heeft geregistreerd om het publiek te kunnen informeren over haar <.med> gTLD project en dat zij daarbij een legitiem belang heeft. Hierbij speelt het feit dat Hexap drie concurrenten heeft voor de betreffende gTLD ook een rol. De klacht van Dotmed wordt afgewezen, en zij moet - in ieder geval voorlopig – met lede ogen toezien dat Hexap de drie domeinnamen blijft gebruiken.

Rechtbank Amsterdam 12 september 2012, LJN BX7043 (Sanoma Media, Playboy en Britt Dekker tegen GeenStijl Media) - persbericht

Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm en Vita Zwaan, SOLV.

Auteursrecht. Hyperlinken naar naaktfoto's Playboy niet toegestaan. Interventie, nieuw publiek, winstoogmerk. Beroep op artikel 10 EVRM verworpen. Portretrecht.

Op 27 oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van de foto's onder de kop "uitgelekt! Naaktfoto's Britt Dekker", de lezer wordt door middel van een hyperlink doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website Filefactory.com. Op 7 en 17 november werden nogmaals hyperlinks naar de fotoreportage toegevoegd. De foto's werden in het decembernummer 2011 gepubliceerd.

Voor openbaarmaking is van belang of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk.

4.11 (...) Zonder die interventie zou het publiek geen toegang tot de fotoreportage hebben gehad. Zowel uit de kop (Fucking uitgelekt) als uit de tekst van het bericht op Geenstijl.nl op 27 oktober 2011 (En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerste fapt, die het eerst komt. HIERRR.) is af te leiden dat GeenStijl een dergelijke interventie ook beoogde.

Zelfs al zou vast komen te staan dat de tip afkomstig is van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma dan kan dit verweer niet baten. Dit is voor Geenstijl immers geen vrijbrief om tot openbaarmaking over te gaan. Er is sprake van een nieuw publiek, aangezien deze fotoreportage op een paar foto's na nog niet was gepubliceerd of op andere wijze was ontsloten. Door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Door het plaatsen van de hyperlink heeft GeenStijl onmiskenbaar bedoeld om bezoekers naar de website te trekken en vast groep bezoekers te houden. Het plaatsen van de hyperlink door GeenStijl dient dan ook een winstoogmerk. 

Dat Dekker zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet niets af aan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het wordt GeenStijl verboden inbreuk te maken op de auteursrechten van Sanoma door zonder toestemming fotomateriaal te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren.

Interventie
4.21. In geval van inbreuk op auteursrecht is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen voor een geslaagd beroep op artikel 10 lid 2 EVRM. De wetgever heeft binnen de Auteurswet immers al een afweging gemaakt tussen vrije toegang tot informatie enerzijds en bescherming van informatie anderzijds. Om tegemoet te komen aan het informatierecht heeft de wetgever in de Auteurswet allerlei uitzonderingen op het auteursrecht opgenomen, bijvoorbeeld het citaatrecht, de parodie-exceptie en de onderwijsexceptie. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan aanleiding worden gevonden voor het verleggen van de reeds in de Auteurswet verdisconteerde grenzen met een beroep op buiten het auteursrecht zelf gelegen correcties, zoals de informatievrijheid. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake is.

Portretrecht
4.29 Het stond GeenStijl in beginsel vrij om via GeenStijl.nl het bericht te publiceren dat de fotoreportage van Dekker reeds vóór publicatie in Playboy was uitgelekt. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om duidelijk te maken dat het daarbij noodzakelijk was om via de hyperlink, de gehele fotoreportage toegankelijk te maken. GeenStijl heeft aangevoerd dat haar berichtgeving over het uitlekken van de fotoreportage voor bezoekers van GeenStijl.nl verifieerbaar moet zijn en dat daarin de rechtvaardiging voor openbaarmaking van de gehele fotoreportage is te vinden. (...) Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen. (...) Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden.

Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van Dekker uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van Dekker oplevert.

4.30. Dat Dekker zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet aan het voorgaande niets af. Voor zover GeenStijl daarmee betoogt dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van Dekker, zal dat bij de beoordeling van de schade aan de orde kunnen komen.

Lees het afschrift hier zaaknr. 507119 / HA ZA 11-2896, LJN BX7043

Op andere blogs:
1709blog (Linking to infringing material is an infringement of copyright in the Netherlands)
BREIN (Linken naar ongeautoriseerd bestand kan openbaarmaking zijn)
Charlotte's Law (Auteursrecht, portretrecht en openbaarmaking door hyperlink)
DeGierStam&weblogs (Playboy tegen GeenStijl)
DirkzwagerIEIT (Rechter verbiedt hyperlink naar Playboy foto's op grond van auteursrecht)
Future of Copyright (Dutch Court: hyperlinks on website can constitute copyright infringement)
IntellectueelEigendomsrecht.nl (Stijl of Geen Stijl; geen inbreuk door hyperlinken)
IusMentis (GeenStijl schendt auteursrecht door te linken naar Britt-Playboyfoto’s)
Jurel (GeenStijl vs. Sanoma: gelekt bloot in de goot (en het internet er achteraan))
Kennedy Van der Laan (Rechtbank: “link Geenstijl naar Playboyfoto’s Britt Dekker is auteursrechtinbreuk”)
Nederlands Octrooibureau (Playboy/Geenstijl: linken naar cloud is openbaarmaking)
NJD (GeenStijl mocht Playboy naaktfoto’s Britt Dekker niet publiceren)
MediaReport (Rechtbank: “link Geenstijl naar Playboyfoto’s Britt Dekker is auteursrechtinbreuk”)
PCWorld (Linking to infringing material can violate copyright, says Dutch court)
SOLV (Sanoma wint Playboy-zaak van GeenStijl)
Vlaamse Nieuwsmedia (Nederlandse rechtspraak: hyperlink in specifieke omstandigheden auteursrechtelijke inbreuk)

F.J. van Eeckhoutte, Juridische status van virtuele objecten in online games, ITenRecht IT 865.

Eerder gepubliceerd als IT 865, een bijdrage van Filip Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte advocaten.

Met een auteursrechtelijke bespreking als volgt:

2.4 Virtuele objecten zijn auteursrechtelijk beschermde werken
Virtuele objecten kunnen als auteursrechtelijk beschermde werken worden beschouwd. Voorwaarde is dan wel dat die objecten een eigen oorspronkelijk karakter hebben dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

De beoordeling of een virtueel object auteursrechtelijke bescherming geniet, hangt af van de mate waarin de speler creatieve inbreng heeft gehad en (dus) van de mate waarin de vormgeving of de creatie door de spelmaker is gedicteerd. Ik ga ervan uit dat op Minecraft, als MMORPG op zich, auteursrecht van de spelmaker rust. Het spel Minecraft mag dus niet worden verveelvoudigd zonder de toestemming van de rechthebbende Mojang.

Dat laat evenwel onverlet dat spelers binnen het Minecraft-spel diverse werken bouwen waarop op zichzelf ook auteursrecht rust. Zo is het ook gesteld met de Minecraft server die bij mij thuis draait. Het spel draait bij mij thuis onder licentie van Mojang, maar in de worlds van die Minecraft-server maken veel tieners, al dan niet samen, de prachtigste landschappen, gebouwen en andere creaties waarvan ik met een gerust hart durf te beweren dat het auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

Dat laat onverlet dat het bij veel van die prachtige creaties niet meer duidelijk is welke speler of groep spelers zich als maker(s) daarvan mogen beschouwen. Indien een speler zijn creaties verlaat, zonder die te claimen, vallen die in beginsel toe aan de spelbeheerder of – bij gebreke daarvan - aan de server-eigenaar. Een dergelijk cascade-effect lijkt me niet onmogelijk, aangezien we in de worlds niet van een res nullius (een zaak die aan niemand toebehoort) kunnen praten. Er is geen publiek, openbaar domein, zoals de openbare weg of stoep. Het Minecraft-spel en de webserver waarop die worlds draaien behoort iemand toe.

Volgens artikel 4 Auteurswet (Aw) wordt, behoudens tegenbewijs, voor maker gehouden diegene die op of in het werk als zodanig is aangeduid. Ontbreekt een dergelijke aanduiding van de speler, maar niet die van de spelbeheerder, dan wordt deze laatste als maker beschouwd. Dit heeft tot voordeel dat de spelbeheerder ingevolge artikel 1 Aw het auteursrecht commercieel kan exploiteren en de openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk aan banden kan leggen. Maar er is een keerzijde.

Het cascade-effect kan ertoe leiden dat een spelbeheerder respectievelijk server-eigenaar geacht worden maker van een werk in de world te zijn, terwijl zij zich daar niet van bewust zijn. Het zijn van maker is niet zonder risico. Immers, een maker kan door derden worden aangesproken in geval zijn virtuele object inbreuk maakt op de intellectuele rechten van die derden. Het volgende scenario is illustratief: een Minecraft-speler bouwt een architectonische Apple store na, inclusief logo’s en verlaat het spel met onbekende bestemming. Vervolgens tikken de advocaten van Apple de spelbeheerder op de schouder. Op grond van het cascade-effect zullen zij de spelbeheerder als inbreukmaker (op auteurs- en merkrechten van Apple) aanspreken, met als gevolg dat hij uit hoofde van artikel 1019h Wetboek van Rechtsvordering (WvRv) de (buitengerechtelijke) advocaatkosten mag ophoesten! Dat kan in de duizenden euro’s lopen.

Echter, zonder cascade-effect, blijft de hoedanigheid van de spelbeheerder - en sowieso ook die van de server-eigenaar – onveranderd; hij wordt niet geacht de maker te zijn. Als spelbeheerder kan hij slechts aansprakelijk worden gesteld nadat hij – zonder geldige reden - geen uitvoering geeft aan de oproep van Apple’s advocaten om een notice and take down-procedure jegens de inbreukmakende speler uit te rollen. De notice and take down-procedure mondt bijna nooit uit in een financieel debacle, want onder deze procedure is het voor de spelbeheerder of server-eigenaar gerechtvaardigd om de intellectuele eigendomsinbreuk van de (onbekende) speler eigenhandig op te heffen, bijvoorbeeld door de desbetreffende virtuele Apple Store uit de desbetreffende Minecraft-world te wissen (deleten).

Op zich hoeven (eventuele) auteursrechten van spelers op hun virtuele objecten een vlot spelverloop in MMORPG niet in de weg te staan. Het enige extra voordeel dat auteursrechten bieden ten opzichte van het vermogensrecht sui generis, is dat het virtuele object niet zonder toestemming van de speler/maker mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Hij kan dus bijvoorbeeld verbieden dat een filmpje van zijn werk wordt gemaakt en op YouTube wordt gezet en in geval van vernietiging van het spel verlangen dat met zijn gerechtvaardigde belangen wordt rekening gehouden. Voor dat laatste kan deze speler zijn aan zijn auteursrecht gekoppelde persoonlijkheidsrechten , de in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid of misbruik van recht als hefboom gebruiken.

Mogelijkerwijs kan de spelbeheerder of server-eigenaar er (commercieel) belang bij hebben om auteursrechten op de werken in zijn worlds zelf uit te oefenen (bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten). Voor overdracht van auteursrechten is een daartoe bestemde papieren akte vereist (artikel 2 Aw). Het verkrijgen van een dergelijke (liefst notariële) akte is echter voor MMORPG’s een groot obstakel. Het is veel praktischer om van de spelers een exclusieve, in tijd en ruimte onbeperkte auteursrechtlicentie te vragen, hetgeen vrij eenvoudig via de spelvoorwaarden kan worden geregeld.

Aan auteursrechten zijn persoonlijkheidsrechten gekoppeld (artikel 25 Aw). Persoonlijkheidsrechten beschermen vooral de ideële belangen van de maker. Die houden onder andere in dat de maker bezwaar kan maken als anderen zijn werk misvormen, verminken of anderszins aantasten, mits dat ook nadeel kan toebrengen aan zijn eer of naam.

Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar. Zelfs al is een auteurslicentie afgegeven, kan de maker klagen dat zijn werk is aangetast. Maar de vraag is of dat het spel bederft, aangezien een speler zich slechts met succes ingevolge art 25 Aw tegen aantasting van zijn werk kan verzetten als daarbij nadeel is toegebracht aan zijn eer of naam. De spelbeheerder kan dit m.i. geringe aansprakelijkheidsrisico verder indammen door in de spelvoorwaarden te bepalen dat persoonlijkheidsrechten binnen een bepaalde termijn na ontdekking van de aantasting moeten worden uitgeoefend, bij gebreke waarvan die rechten zullen zijn verwerkt.