Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW8297 (Boal Systemen B.V. tegen verweerster) met conclusie A-G Verkade

Als randvermelding. In de 'warenhuizen'-reeks. Octrooirecht. Onder artikel 81 Wet RO afgedaan. Bespreking van de conclusie. Opschortingsrecht. Nakoming van overeenkomst.

Boal en verweerster waren gezamenlijk houdsters van een Nederlands octrooi voor aluminium goten die gebruikt worden bij de constructie van kassen. Beide partijen hebben 1 september 1989 een overeenkomst gesloten, waarbij Boal onder het octrooi zou produceren terwijl deze door verweerster zouden worden afgenomen. Tevens werd voorzien in de mogelijkheid voor Boal om de onder het octrooi vallende goten te leveren aan derden. Als laatste werd hierin opgenomen dat Boal aan verweerster een vergoeding voor het produceren van de goten moest worden betaald. Vanaf 1992 of 1993 is verweerster een eigen alternatief gotensysteem op de markt gebracht, wat niet in strijd was met de overeenkomst. Boal heeft in 1993 hierop gereageerd door met onmiddellijke ingang de overeenkomst te willen beëindigen.

De zaak heeft nu betrekking op het feit of verweerster zich met recht kan beroepen op het opschortingsrecht. De vraag staat centraal wie van de partijen als eerste is gestopt met het nakomen van de overeenkomst. In kort geding en in de bodemzaak is het verweer van Boal dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, verworpen. Hierdoor is Boal eerder in verzuim gebleken dan verweerster. Boal heeft na de niet-rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst geen vergoedingen meer betaald aan verweerster, waardoor zij eerder in verzuim was. Hierdoor kan verweerster zich rechtsgeldig beroepen op het opschortingsrecht.

Het beroep van Boal wordt verworpen. De argumenten die zij aanvoert tegen de beoordeling van het hof falen.

Uit de Conclusie van A-G Verkade

13. Op grond van het bovenstaande moet er dus van worden uitgegaan dat Boal als eerste, namelijk in april 1994 deels en in september 1994 volledig, is gestopt met het nakomen van haar (betalings)verplichtingen jegens [verweerster] en dat [verweerster] eerst daarna, namelijk vanaf begin 1995 mogelijk ([verweerster] betwist dit ook voor het geval zij bij derden PB gootprofielen heeft afgenomen) haar verplichtingen niet langer is nagekomen.

Opschortingsrecht
3.7.2. Het cassatiemiddel omzeilt het gegeven dat Boal zelf vanaf 1993 te kennen gaf dat volgens haar de overeenkomst tussen partijen ontbonden dan wel rechtsgeldig opgezegd was, en dat standpunt tot 2006 heeft volgehouden. In deze ('rechtsom') optiek van Boal zou [verweerster] vanaf 1993 al geen afnameverplichtingen jegens Boal gehad hebben. Die optiek bleek - in alle instanties, vanaf een kortgedingvonnis in 1993 tot aan 's hofs arresten waarvan cassatieberoep - niet op te gaan. Dit brengt mij tot de opmerking dat Boal, die er vanaf het begin van het conflict 'rechtsom' zelf vanuit moest gaan dat [verweerster] geen afnameverplichting meer had, zich bezwaarlijk 'linksom' onredelijk verrast kan tonen als - nadat Boal zich reconventioneel toch op zo'n afnameverplichting is gaan beroepen - [verweerster] vroeger of later een opschortingsrecht inroept (en gehonoreerd ziet), waardoor de eerder door [verweerster] gestelde, maar door Boal betwiste nakoming in het midden kan worden gelaten.

3.18. In cassatie staat vast dat de overeenkomst niet door de opzegging van Boal d.d. 28 januari 1993 is beëindigd(29) en heeft voortgeduurd tot het moment waarop het octrooi door tijdsverloop is vervallen, te weten 26 januari 2002(30). Eveneens staat vast dat Boal in ieder geval sinds april 1994 niet meer is nagekomen nu zij sindsdien ten dele en sinds september 1994 geheel geen vergoedingen meer heeft betaald aan [verweerster](31). Voorts staat vast dat [verweerster] in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting(32). In het onderdeel gaat het om 's hofs oordeel dat niet is komen vast te staan dat [verweerster] vóór 1994 niet is nagekomen (rov. 11 eindarrest) en dat [verweerster] (mede) daarom niet schadeplichtig is voor (een eventuele) niet nakoming vanwege een haar toekomend opschortingsrecht (rov. 7, 11, 14 eindarrest).

Verzuim (ingebrekestelling)
3.36. Het hof heeft in het eindarrest vastgesteld dat Boal in april 1994 gedeeltelijk en in september 1994 geheel niet meer nakwam, dat [verweerster] wanneer zij goten van derden heeft afgenomen in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting, dat voor de periode vóór 1994 niet is komen vast te staan dat [verweerster] niet nakwam; het hof heeft in het midden gelaten of [verweerster] na 1994 niet is nakwam.(52) Een situatie waarin [verweerster] in verzuim was zonder ingebrekestelling - hetgeen veronderstelt dat [verweerster] niet meer nakwam - kon pas in de periode na 1994 aan de orde zijn. Nu vaststond dat Boal reeds voordien had 'gehokt', behoefde genoemd (voor zover kenbaar) verweer van Boal geen bespreking meer, zodat de klacht faalt.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2012, LJN BX4567 (Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis - SVH tegen Stichting Toerisme Evenementen Recreatie Hellevoetsluis en Gemeente Hellevoetsluis - STER c.s.)

Uitspraak ingezonden door Bart Priem en Janneke Klompmakers, Lawton advocaten.

Handelsnaamrecht. Ondernemingsbegrip: deelname economisch verkeer en materieel voordeel beogen. Onrechtmatige daad. SVH organiseert sociaal-culturele activiteiten , waaronder de jaarlijkse vestingdagen, van 1979 tot 2008 heeft zij de 'Vestingdagen Hellevoetsluis' met behulp van gemeentesubsidie georganiseerd. STER heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de Vestingdagen Hellevoetsluis te organiseren. De gemeente heeft een beeldmerk gedeponeerd en de domeinnaam vestingdagenhellevoetsluis.nl geregistreerd.

SVH voert geen onderneming die op commerciële wijze deelneemt aan het economisch verkeer waarbij materieel voordeel wordt beoogd. Zij bevestigt dat haar enige activiteit altijd het organiseren van een jaarlijks, voor het publiek gratis toegankelijk evenement, is geweest.

Het gebruik van de naam Vestingdagen Hellevoetsluis en de domeinnaam is niet onrechtmatig als bedoeld in 6:162 BW. Bovendien wil SVH het evenement niet verhinderen (hooguit het onderdeel stoom), terwijl de insteek van de procedure gaat over het verkrijgen van een verbod op het gebruik van de naam Vestigingsdagen Hellevoetsluis.

De reconventionele vorderingen over het onrechtmatig karakter van uitingen op de website van SVH, twitter en facebook worden afgewezen. Dat deze uitlatingen onnodig grievend zijn is onvoldoende door feiten gestaafd.

Citaat inzake onrechtmatige uitlatingen op internet:

6.6. Bij de beoordeling van de vraag of de door SVH op vestingdagen.nl, facebook en twitter geplaatste uitlatingen jegens STER c.s. onrechtmatig zijn, staan twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke en persoonlijke belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang dat rechtspersonen en individuele burgers niet door uitlatingen op het internet worden aangetast in hun eer en goede naam, aan de andere kant het belang dat rechtspersonen en individuele burgers zich in het openbaar kritisch, informerend en/of waarschuwend moeten kunnen uitlaten ter signalering van misstanden die de samenleving raken. Welke van deze belangen in het concrete geval zwaarder dient te wegen hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden.

6.7. In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op de weg van STER c.s. had gelegen om voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren en met stukken te onderbouwen om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat deze uitlatingen onnodig grievend voor haar zijn althans onvoldoende door feiten worden gestaafd en dat deze schade tot gevolg hebben (gehad). Dat heeft STER c.s. evenwel nagelaten, althans in onvoldoende mate gedaan.

Lees de grosse KG ZA 12-541 en LJN BX4567.

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2012, LJN BX4333 (Bolton Nederland B.V. tegen Duck Global Licensing AG & Duck Global Licensing AG tegen Bolton Nederland B.V.)
Auteursrecht (op slogan). Licentieovereenkomst. Goed licentienemerschap. Vonnis in gevoegde zaken. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson-groep, een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten, waaronder de merken Mr. Muscle en WC Eend. Sinds 1983 verhandelt Bolton WC Eend-producten in Nederland. Duck Global is houdster van de merkrechten van WC Eend. Tussen partijen zijn licentieovereenkomsten gesloten. Tot mei 2010 mocht Bolton zonder toestemming van Duck Global nieuwe producten onder het WC Eend-merk op de markt brengen. Na 2010 zijn enkel zogenoemde 'upgrades' op de markt gebracht. Bij brief van 29 maart 2011 heeft Duck Global de overeenkomsten per direct opgezegd vanwege contractbreuk. Er heeft een kort gedingprocedure plaatsgevonden waarin de voorzieningenrechter de vordering van Duck Global om Bolton te veroordelen voor merkrechtinbreuk heeft afgewezen. Volgens Duck Global handelt Bolton ook in strijd met de overeenkomst door bepaalde termen (als naamsaanduiding) op de verpakking te plaatsen.

De rechtbank wijst de verklaring voor recht dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet rechtsgeldig heeft beëindigd, toe. Volgens de rechtbank zijn de termen die Bolton gebruikt op de verpakkingen beschrijvend en niet te beschouwen als eigen merken van Bolton. Ook is het gebruik van andere leveranciers geen tekortkoming, omdat het bestendige praktijk was dat Duck Global daarmee instemde zolang de kwaliteit goed bleef.

Met betrekking tot de stelling van Duck Global dat Bolton de overeenkomsten niet juist is nagekomen, doordat zij zonder toestemming de domeinnaam wceend.nl heeft geregistreerd, oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC Eend-producten door Bolton.

Ten aanzien van de inschrijving van de merken, WC EEND ENERGY POWER GEL en WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND, door Bolton oordeelt de rechtbank dat Duck Global deze inschrijvingen niet hoeft te dulden. Op dit punt is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Om op grond hiervan de overeenkomst te beëindigen gaat echter te ver. De rechtbank oordeelt verder dat Duck Global, als licentiegever, van Bolten mag eisen dat deze de Duck Global Brand Equity Standards (BES) implementeert en dat het mogelijk moet zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken.

De rechtbank concludeert dat Duck Global de overeenkomst niet rechtgeldig heeft beëindigd en dat Bolton jegens Duck Global tekort is geschoten in de nakoming met betrekking tot de merkinschrijvingen.

Beschrijvende termen
4.11. De rechtbank is van oordeel dat de door Bolton gebruikte tekens beschrijvend zijn voor de hier aan de orde zijnde producten en daarom niet zijn te beschouwen als een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten. De omstandigheid dat deze tekens door Bolton in het buitenland in combinatie met haar eigen merk WC NET worden gebruikt en de omstandigheid dat Bolton woordcombinaties van deze tekens met WC NET als merk heeft gedeponeerd, maakt dit niet anders. Op de WC EEND-producten in Nederland staat immers niet het WC NET-merk. Dat Bolton op haar WC EEND-verpakkingen achter de tekens soms tevens het TM-teken heeft geplaatst, kan hieraan niet afdoen, omdat deze aanduiding niet maakt dat de betreffende tekens daarmee een merk worden. Gesteld noch gebleken is dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat onder het begrip “Fabriksmarke” of eigener “Marken” ook het gebruik van een teken is te verstaan dat door het publiek als merk zou kunnen worden opgevat. Bolton handelt dan ook niet in strijd met de overeenkomsten door de bedoelde tekens op haar WC EEND-verpakkingen te gebruiken. Nu geen sprake is van gebruik van een “Fabrikmarke” of “eigener Marken” als bedoeld in de overeenkomsten, levert de omstandigheid dat de tekens in voorkomende gevallen groter zijn afgebeeld dan het WC EEND-merk, evenmin een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomsten op. Overigens heeft Bolton de tekens inmiddels, na de ingebrekestelling van 13 oktober 2011, kleiner weergegeven dan het WC EEND-merk.

Domeinnaam en inschrijving merken
4.20. Ten aanzien van de registratie van de domeinnaam oordeelt de rechtbank dat dit past binnen een normale exploitatie van de WC EEND-producten door Bolton in Nederland. De domeinnaam is ook alleen op Nederland gericht. Niet valt in te zien dat deze registratie schade toebrengt aan het WC EEND-merk. Van een tekortkoming in de nakoming is dan ook geen sprake.

4.21. Het voorgaande is anders ten aanzien van de inschrijving van de merken door Bolton. Hoewel de overeenkomsten zelf niet voorzien in een verbod op het inschrijven van merken, geldt dat goed licentienemerschap meebrengt dat de licentienemer zich onthoudt van het inschrijven van een merk waarin het merk is opgenomen van zijn licentiegever. Als licentiegever hoeft Duck Global deze inschrijvingen niet te dulden. Door deze inschrijvingen is dan ook sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten. Anders dan Duck Global meent, is deze tekortkoming in de nakoming onvoldoende ernstig om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij betrekt de rechtbank dat deze tekortkoming eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden door onvoorwaardelijke overdracht door Bolton van de merken aan Duck Global. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt wel toewijsbaar.

Implementeren BES
4.34. De rechtbank stelt vast dat de door Duck Global geschetste redenen, waarom samenwerking niet langer mogelijk zou zijn, voornamelijk hun grondslag vinden in de tussen partijen gevoerde discussie over het al dan niet tekortkomen in de nakoming van de overeenkomsten, in het bijzonder ten aanzien van de implementatie van de BES. Dit laatste hangt sterk samen met de moeite die Duck Global heeft met het feit dat haar merk WC EEND in Nederland er hetzelfde uitziet als het WC NET-merk van Bolton in het buitenland. Aangezien in dit vonnis is geoordeeld, dat Duck Global de eis mag stellen dat Bolton de BES implementeert en de verhoudingen tussen Duck Global en Bolton in zoverre duidelijk zijn geworden, moet het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk zijn dat partijen op een constructieve wijze verder met elkaar samenwerken. De rechtbank is dan ook niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd.

Op andere blogs:
DomJur 2012-883 (Bolton Nederland – Duck Global Licensing)

Rechtbank Arnhem 4 juli 2012, gecorrigeerde versie d.d. 3 augustus 2012, LJN BX4370,  zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195 (Ebo van den Bor Nijkerk B.V. tegen Asiatico B.V.)

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

In navolging van IEF 9374. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Familienamen. Auteursrechtelijk bescherming van beeldmerken. Een eenmanszaak opgericht voor de tweede wereldoorlog is overgedragen aan drie zonen en wordt in 1989 gewijzigd in een Horecagroothandel Ebo van den Bor en Zonen B.V.. In 2007 is er een aanvullende overeenkomst zijnde een non-concurrentiebeding overeengekomen tussen een zoon en drie kleinzonen. In 2010 zijn de woordmerken vastgelegd. In 2010 heeft Asiatico B.V., tot voor kort Horecagroothandel Van den Bor B.V., een groothandel in horecaproducten, algemene voorwaarden gedeponeerd. Gevorderd wordt het staken van de inbreuk op de handelsnaam van Ebo van den Bor BV.

Op basis van artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt Van den Bor BV verboden een handelsnaam te voeren waarin de naam Van den Bor voorkomt. Ook moet zij zich onthouden van het gebruik van het Van den Bor- en Asiatico-logo.

Voor zover verwarring al niet direct is of wordt veroorzaakt, is er wel sprake van indirect verwarringsgevaar omdat de normaal oplettende en onderscheidende (potentiële) afnemers van de oriëntaalse horecaproducten en de leveranciers de indruk zouden kunnen hebben dat er sprake is van gelieerde ondernemingen.

Ondanks artikel 2.23 lid 1 BVIE kan Ebo van den Bor, zich als merkhouder wel degelijk verzetten tegen gebruik van een familienaam indien deze met zijn merkovereenkomt en door een derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten. Daar van is hier sprake.

Tot slot wordt ook inbreuk op auteursrecht aangenomen. Gelet op de kleurstelling, het lettertype, de naam van de onderneming, de afgemeting en onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen, die nagenoeg identiek zijn, is er sprake van overeenstemmende totaalindrukken van beide logo's.

De proceskosten zijn (in deze gecorrigeerde versie) handmatig bijgeschreven en geparagrafeerd.

Zie hier de grosse, zaaknr. 219249/HA ZA 11-1195.

BGH 19 april 2012, I ZB 80/11 (“Alles kann besser werden”)

Als vrijdagmiddagbericht. Filesharing en afgifte gegevens in Duitsland. Het Duitse Bundesgerichtshof heeft geoordeeld dat een Internet provider een rechthebbende de namen en adressen van gebruikers moet mededelen als die gebruikers een duidelijk ongerechtvaardigd een auteursrechtelijk beschermd muziekstuk in een online filesharebeurs hebben gedeeld.

Eiser is een muziekbeheersonderneming die door Naidoo Records GmbH opdracht heeft gekregen geluidsopnamen te op online filesharebeurzen te evalueren. Eiser vraagt aan Deutsche Telekom AG, die de dynamische IP-adressen heeft gegenereerd, om namen en adressen van de personen te overleggen die op die op de specifiek genoemde tijdstippen onder de IP-adressen actief waren op grond van § 101 Abs. 9 UrhG jo. § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG.

De rechthebbende kan niet alleen tegen inbreuken op commerciele schaal, maar tegen iedere inbreukmaker optreden. Een rechthebbende zou weerloos zijn als hij geen de informatie zou kunnen ontvangen over de overtreders. In dit geval dient de provider deze informatie te verstrekken aan de hand van de verkeersdata en de IP-adressen die op de genoemde tijdstippen waren verdeeld. Een dergelijk verzoek kan, met inachtneming van de rechten van de rechthebbende, ook gerechtvaardigd zijn zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

Lees het Duitstalige persbericht hier.

Op andere blogs:
the1709blog (More on file sharing - German ISPs must disclose file sharer details)

Rechtbank 's-Gravenhage 8 augustus 2012, zaaknr. 399511/HA ZA 11-2154 (It's not the same (INTS) tegen Sun Lover's Casual v.o.f.)

Uitspraak ingezonden door Elin Perridon, Baker McKenzie.

Auteursrecht op kleding. Bescherming beperkt tot gemaakte specifieke keuzes en combinaties. Stijl of trend. Bescherming van essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen. Merkenrecht.

Onder de merknaam DESIGUAL wordt kleding ontworpen en door INTS in Nederland gedistribueerd. Sun Lover's verkoopt kleding die (vermoedelijk) exacte kopieën zijn en auteursrechtelijk inbreuk maken omdat de jurken zijn bedruk met de in Spanje ingeschreven auteursrechtelijk beschermde dessins.

De stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering dragen het persoonlijk stempel van de maker. Het auteursrecht is beperkt tot de gemaakte specifieke keuzes en combinaties hiervan. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s..

De bescherming voor, zoals INTS c.s. het noemen, essentiële losse vormgevingsonderdelen wordt afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gemotiveerd of gepreciseerd om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is.

INTS stelt dat de jurk is verkocht onder vermelding van "regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam", maar het overleggen van een kassabon kan slechts een begin van een bewijs vormen, INTS wordt toegestaan bewijs te leveren.

Het teken "Design all together" dat in de voering van de jas van Sun Lover's is aangebracht stemt verwarringwekkend overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van de stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinatie zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover´s, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten INTS c.s.

Losse onderdelen beschermd?
4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraag voor, zoals zij noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om te kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. (...) De desbtreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen, het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het - op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv - aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij - conform haar bewijsaanbod - zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen.

Merkenrecht: leestip 4.17.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Auteursrecht op kleding)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2012, zaaknr. 424081/KG ZA 12-783 (Eiser tegen Kao Kabushiki Kaisha)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

In navolging van IEF 11609. Opheffingskortgeding ex 611d Rv, vanwege niet kunnen voldoen aan dwangbevel. Merkenrecht.

Kao is producent op het gebied van persoonlijke verzorging, onder meer van het merk GUHL. Zij heeft geconstateerd dat er in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren en heeft stappen ondernomen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter op 23 juli 2012 is X bevolen opgave te doen van namen en adressen van de personen van wie zij de namaak Guhl-producten heeft betrokken.

X vordert in onderhavige zaak opheffing van het vonnis van 23 juli 2012. Er is volgens X sprake van een onmogelijkheid om te voldoen aan het hem opgelegde bevel. Hij maakt voldoende aannemelijk dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Anders dan Kao suggereert, heeft de rechter in het bestreden vonnis niet vastgesteld dat X al meer weet over de identiteit van zijn leveranciers. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken.

De voorzieningenrechter acht het echter onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vaststaat dat vanaf het moment van de veroordeling tevergeefts alle relevante markten zijn afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Het feit dat X ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, leidt niet tot een ander oordeel.

Volgens de voorzieningenrechter staat het naar voorlopig oordeel vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel en heft de dwangsomveroordeling op. Kao wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat X meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat X meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat 'voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben'. Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat X de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan X om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als X het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat X niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat X vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van X en het door een studentstagiaire van de advocaat van X opgemaakt verslag van het onderzoek (productie7 van X) en is ook niet weersproken door Kao.

Rechtbank Amsterdam 14 juni 2012, LJN BX4072 (Filmotech Nederland B.V. tegen De Raad van bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Als randvermelding. Mediarecht. Auteursrecht. Op 7 juni 2010 heeft de publieke media-instelling KRO bij NPO een nevenactiviteit gemeld. De nevenactiviteit bestaat uit het op licentiebasis beschikbaar stellen van een selectie van door landelijke publieke media-instellingen uitgezonden programma's ten behoeve van het publiek aan te biede via eiseres. De NPO heeft deze nevenactiviteit in strijd geacht met het gemeenschappelijk belang. Filmotech heeft in beroep aangevoerd dat haar beroep ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard door de NPO. Volgens Filmotech creëert de NPO onduidelijkheid over de auteursrechtelijke positie van oproepen en speelfilmproducenten.

De rechtbank acht het beroep van Filmotech ontvankelijk. Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaar, heeft volgens de rechtbank de NPO zich terecht gesteld op het standpunt dat Filmotech geen belanghebbende is. De rechtbank overweegt dat het vaste rechtspraak is dat bij een contractuele relatie slechts sprake is van een afgeleid belang. Het belang van Filmotech kan alleen via de schakel van de overeenkomst worden getroffen. Filmotech heeft gesteld dat het bestreden besluit haar mogelijkheden om tot een voor haar gunstiger overeenkomst met de omroepen te komen heeft verkleind. Volgens de rechtbank is dit onvoldoende om te spreken van tegenover elkaar staande belangen van de omroepen. Er is aldus sprake van een parallel belang van Filmotech met dat van de omroepen. Er is dus geen sprake van een rechtstreeks belang voor Filmotech. Het bezwaar van Filmotech is niet-ontvankelijk en de rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

1.4. Eiseres heeft, onder verwijzing naar het advies van de Geschillencommissie van
18 april 2011, in beroep gemotiveerd aangevoerd dat haar bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Verder heeft eiseres inhoudelijke gronden tegen het primaire besluit, dat bij het bestreden besluit is gehandhaafd, aangevoerd. Deze gronden komen er in de kern op neer dat de uitzondering die verweerder voor speelfilms heeft gemaakt, niet houdbaar is. Volgens eiseres heeft die rechtens onhoudbare uitzondering tot gevolg dat omroepen alleen onder bepaalde voorwaarden speelfilms ter beschikking mogen stellen aan eiseres. Hiermee creëert verweerder onduidelijkheid over de auteursrechtelijke positie van omroepen en speelfilmproducenten en komt eiseres direct in een nadeliger positie dan dat zij zonder de overweging in het bestreden besluit ten aanzien van de speelfilms zou zijn geweest. Verweerder zou het besluit in lijn met de eigendomsposities en de daar van afgeleide licentiemogelijkheden van de omroepen moeten brengen, aldus eiseres. Eiseres heeft toegelicht dat het daarbij niet gaat om telefilms (die in de melding onder de noemer ‘speelfilms’ worden genoemd), maar om bioscoopspeelfilms en de zogenaamde telescoopfilms, waarvan de on demand rechten geheel bij de speelfilmproducenten liggen.

Ontvankelijkheid van het beroep 3.1.3. De rechtbank overweegt dat met de hiervoor genoemde toelichting van verweerder ter zitting duidelijk is geworden dat verweerder met de overweging over het beschikbaar stellen van bioscoopspeelfilms niet heeft bedoeld te stellen dat hij bevoegd is de licentiering te toetsen van speelfilms waarop de omroepen en verweerder geen on demand rechten hebben, zodat die overweging dus niet de door eiseres gevreesde rechtsgevolgen heeft. Nu de interpretatie van dit gedeelte van het bestreden besluit niet (langer) in geschil is, is de rechtbank van oordeel dat eiseres geen belang meer heeft bij een beoordeling van het beroep op dit punt. Dat de overweging in het primaire besluit over het beschikbaar stellen van bioscoopspeelfilms bij bijvoorbeeld filmproducenten of andere derden, zoals eiseres ter zitting heeft aangevoerd, voor onduidelijkheid kan zorgen en deze derden een groot belang hebben bij duidelijkheid, maakt dit niet anders, nu eiseres dit belang van die derden niet vertegenwoordigt. De rechtbank merkt daarbij op dat in de Beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2009 wordt verwezen naar de toelichting van de wetgever op artikel 2.133 van de Mediawet 2008, waarin staat dat de goedkeuring van verweerder voor nevenactiviteiten is vereist, wanneer omroepen rechten op programma’s, namen en merken die voor de publieke kanalen zijn ontwikkeld, buiten het publieke bestel willen exploiteren. Ook hieruit vloeit de beperking van de toetsingsbevoegdheid van verweerder, conform de uitleg van verweerder, voort.

3.1.4. De rechtbank is evenwel van oordeel dat het belang van eiseres bij de beoordeling van haar beroep met de voorgaande overwegingen niet geheel is komen te vervallen, omdat eiseres in de bezwaarfase tegen meer dan alleen het onderwerp van de speelfilms gronden heeft gericht. Zij heeft immers ook in bezwaar in zijn algemeenheid aangevoerd dat niet is voldaan aan de criteria waaraan moet worden getoetst of een voorgenomen nevenactiviteit al dan niet in strijd is met het gemeenschappelijk belang van de publieke mediadienst, en dat daardoor geen sprake kan zijn van strijd met dat gemeenschappelijk belang. Het betrof niet alleen de speelfilms en de uitzondering die verweerder daarvoor heeft gemaakt, maar ook de nevenactiviteiten ten aanzien van de andere producties, zoals bijvoorbeeld televisieseries, aldus eiseres. Als het bezwaar ontvankelijk was verklaard, had eiseres dus een breder, meer omvattend oordeel kunnen krijgen naar aanleiding van het door haar ingediende bezwaar, waarbij ook de beleidsmatige en doelmatige kant aan de orde had kunnen komen. De nieuwe ontwikkelingen, zoals de door verweerder aangehaalde formulering in de Beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2011 en de later verleende toestemming bij brief van 25 oktober 2011, maken dit niet anders, nu hieruit blijkt dat uiteindelijk minder dan waarvoor oorspronkelijk toestemming was gevraagd, is toegestaan. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat eiseres belang heeft bij de beoordeling van haar beroep en acht het beroep ontvankelijk.

3.1.5. Of de rechtbank vervolgens toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil, zoals eiseres dat voorstaat, hangt af van het antwoord op de vraag of het bezwaar van eiseres ontvankelijk was.

Ontvankelijkheid van het bezwaar 3.2.3. De rechtbank overweegt voorts dat het vaste rechtspraak is dat bij een contractuele relatie slechts sprake is van een afgeleid belang voor de via die overeenkomst gebonden derde partij, en niet van een rechtstreeks belang zoals is vereist in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Dat is in dit geval niet anders. Het belang van eiseres kan alleen via de schakel van de overeenkomst worden getroffen, te meer daar eiseres niet zelf het verzoek om toestemming aan verweerder had kunnen doen. De rechtbank merkt daarbij op dat het gebruikelijk is dat in een dergelijke overeenkomst met een derde een clausule voorkomt voor het geval de activiteit die met de overeenkomst wordt beoogd, niet door gaat, zodat op die wijze de rechten van die derde zijn gewaarborgd.
Evenmin volgt de rechtbank het betoog dat eiseres door het primaire besluit in een aan een zakelijk recht ontleend belang wordt getroffen en dat zij in dit verband een tegenovergesteld belang heeft aan de omroepen en dus in staat moet worden gesteld dit belang zelfstandig te verdedigen. Wat er ook zij van eiseres’ stelling dat het bestreden besluit haar mogelijkheden om tot een voor haar gunstiger overeenkomst met de omroepen te komen heeft verkleind, dat is onvoldoende om te spreken van tegenover elkaar staande belangen van de omroepen en eiseres bij het primaire besluit. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een parallel belang van eiseres met dat van de omroepen. Het gemeenschappelijk belang van beide partijen is immers uiteindelijk gelegen in het verkrijgen van toestemming van verweerder voor de gecontracteerde diensten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat hierin geen rechtstreeks belang voor eiseres kan worden gevonden. Nu eiseres slechts een afgeleid belang heeft, behoeft de vraag of sprake was van een toekomstig belang geen verdere bespreking.

Hof 's-Hertogenbosch 7 augustus 2012, LJN BX3692 (Decapac N.V. tegen Cups4You B.V.)

Auteursrecht op diverse plastic rechthoekige 3-literbussen / kruidenbak. Technisch effect. Bodem is een grondvorm die de koper als laatste waarneemt. Beperkte bescherming. Variaties. Proceskosten: Cassatieadvies voor 1/3 in rekening brengen.

De rechtbank oordeelde (in haar eindvonnis na tussenvonnis) dat de bus van Decapac niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan behoefde de rechtbank de vragen aan wie een eventueel auteursrecht toe zou komen en of Cups4You inbreuk maakte op een auteurs-recht van Decapac niet meer te bespreken. Het beroep op slaafse nabootsing werd door de rechtbank verworpen en daartegen is geen grief gericht. Dit is derhalve in hoger beroep niet aan de orde.

Auteursrechtinbreuk. Op het oog gaat het bij het busje van Cups4You om een busje voor pinda's of noten dat kennelijk bestemd is tot eenmalig dan wel gebruik voor slechts enkele malen. In het algemeen heeft het busje een veel "goedkopere" uitstraling dan de bus van Decapac. 

De bovenzijde is technisch bepaald, Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om een alternatieve vorm te geven, maar sluitbaarheid zijn overwegingen van technische aard. Naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, volstrekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft. De grondvorm van de bodem, zo kan niet onvermeld blijven zegt het hof, is het laatste wat een koper zal waarnemen. Betreft de indeukingen roept het hof in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de wat vettige hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. Bussen met greep bieden meer houvast dan bussen zonder greep. Gelet op deze uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect. Dit alles (ook varianten) betekent dat, indien er al enig auteursrecht op de Decapacbus kan worden aangenomen, dat een auteursrecht met zeer beperkte beschermingsomvang is.

De bus van Cups4You vertoont onmiskenbaar gelijkenis met die van Decapac. Doch voor de grondvorm (waarbij de indeukingen worden weggedacht) geldt dat deze zo banaal of triviaal is dat daarop geen inbreuk kan worden gebaseerd, hoe groot de gelijkenis ook zou zijn. Anderzijds geldt dat, ofschoon variaties in afmetingen en verhoudingen niet tot een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk leiden, in een concreet geval duidelijke afwijkingen - samen met andere elementen - wel kunnen bijdragen tot het oordeel dat er voldoende afstand is gehouden tot een beweerdelijk beschermd object.

Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de Decapacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is.

Cups4You wenst ook de kosten van een cassatieadvies in rekening te brengen. Omdat daarmee de advocaat zich werk heeft bespaard, acht het hof het redelijk om 1/3e deel ten laste van Decapac te brengen.

4.9. De bovenzijde:
Decapac stelt "ervoor te hebben gekozen" om de bovenzijde een alternatieve vorm - en een vorm die afwijkt van die van de bodem - mee te geven. Het ligt echter tamelijk voor de hand dat bij de vorm-geving van de bovenzijde ook overwegingen van technische aard (sluitbaarheid) een rol hebben ge-speeld.

Hoe dit ook zij, naar 's hofs oordeel is de grondvorm van het deksel zoals hiervoor omschreven, vol-strekt gebruikelijk, banaal en triviaal. Algemeen bekend is dat vrijwel geen enkele plastic bus een volkomen "scherpe" hoek heeft: er is altijd sprake van enige afronding, soms maar van een centime-ter of daaromtrent, soms van enkele centimeters. Verder hebben rechthoekige/vierkanten plastic bussen altijd ofwel rechte, ofwel licht gebogen zijden (bijvoorbeeld de meeste "rechthoekige" of "vierkante" Tupperwarebussen).

Mitsdien dienen rechthoekige of vierkante grondvormen met afgeronde hoeken (met een kleine straal) en rechte dan wel licht gebogen zijden eveneens als gebruikelijk, banaal of triviaal te worden aangemerkt.

4.10. De bodem:

Voor de vorm van de bodem geldt echter dat, daargelaten of deze geheel oorspronkelijk is en/of de vorm ervan samenhangt met een noodzakelijk technisch effect, deze niet als volstrekt banaal of triviaal kan worden aangemerkt.

Overigens kan daarbij niet onvermeld blijven dat de grondvorm van de bodem het laatste is wat een koper, of dat nu een consument is of een beroepsmatige gebruiker, zal waarnemen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat er niet zozeer sprake was van een keuze om aan de bodem een bepaalde vorm te geven, met als gevolg dat de bus zelf ook een bepaalde vorm kreeg, als wel van een keuze om de bus zèlf een bepaalde gewenste vorm te geven, hetgeen ertoe heeft geleid dat de bodem een dienovereenkomstige vorm heeft gekregen.

4.11. Technisch effect van de "indeukingen":

Volgens Decapac heeft haar opdrachtgever, Rejo, de voorkeur uitgesproken een kruidenbus met een onderscheidende vormgeving op de markt te brengen. Dat, aldus Decapac, en niet een bepaald be-oogd technisch effect is reden geweest voor het onderhavige ontwerp.

Volgens Decapac is ook onjuist dat de indeukingen zijn aangebracht om de bus gemakkelijker han-teerbaar te maken; voor personen met kleine handen is deze helemaal niet gemakkelijk te hanteren. Volgens Cups4You gaat het bij deze indeukingen juist wel om het technisch effect.

4.11.1. Het hof roept in herinnering dat het gaat om een grootverpakking voor kruiden. Het ligt voor de hand dat deze in de hand genomen wordt om kruiden uit te strooien. De aard van de bedrij-ven waarvoor de bus bestemd is brengt met zich mede dat de bus soms met wat vettige handen zal worden beetgepakt. Dat de bus tamelijk groot is, is een gegeven dat blijkbaar berust op een voor-keur van de eindafnemers voor deze maat verpakkingen, ook al zijn die door hun formaat wat moei-lijker beet te pakken dan kleinere bussen.

Het hof heeft zelf waargenomen dat de bus ook door personen met kleinere handen - zoals veel vrouwen - vrij comfortabel onderaan of halverwege kan worden beetgepakt. Helemaal bovenaan beetpakken is, ook met kleinere handen, wel mogelijk, maar de duim enerzijds en de vingers ander-zijds vallen dan onvoldoende in de "indeukingen" voor een maximaal houvast.

Doch afgezien daarvan maken het formaat en het daarmede samenhangende gewicht van de (gevul-de) bussen dat bussen met greep meer houvast bieden dan bussen zonder greep.

4.11.2. Gelet op voorgaande uitleg heeft het aanbrengen van de indeukingen in de lange zijden, nabij de afgeronde hoeken, in hoofdzaak een technisch effect.

4.11.3. Decapac stelt dat de vorm niet louter functioneel bepaald was, en dat er ook andere vormen denkbaar geweest zouden zijn; bij wijze van voorbeeld verwijst zij in de memorie van grie-ven sub 88 naar een aantal voorbeelden. Het hof acht deze voorbeelden weinig gelukkig gekozen. De vorm linksboven (min of meer een ellips, met aan een lange zijde een ruime indeuking) heeft slechts één "greep", voor de duim óf voor de vingers, en heeft aldus minder grip dan de bus van Decapac. Bij de vorm linksonder (twee overlappende cirkels, zodat in het midden van de lange zijden een deuk ontstaat) liggen de indeukingen (als het gaat om een bus met een formaat als de onderhavige) zo ver weg, dat iemand met kleinere handen nooit voldoende grip krijgt. De vorm rechtsonder (een zuivere ellips) is bij grotere bussen al helemaal niet beet te pakken; dit is nog een slechtere oplos-sing dan de grondvorm zonder indeukingen. Alleen de vorm rechtsboven (een ellips met in het mid-den van de lange zijde aan weerszijden brede indeukingen) lijkt min of meer hanteerbaar te zijn, doch daarbij gaat een relatief groot deel van de inhoud "verloren".

4.11.4. Het aanbrengen van indeukingen op de plaatsen waar Decapac dat heeft gedaan heeft dus technische voordelen welke de andere voorgestelde vormen niet hebben. 

4.13.8. Gegeven de beperkte beschermingsomvang van een eventueel auteursrecht op de De-capacbus en de inspanningen welke Cups4You zich getroost heeft om voldoende afstand te houden tot dat werk, komt het hof tot de slotsom dat van inbreuk door Cups4You op zodanig (eventueel) auteursrecht op de Decapacbus geen sprake is. Dat betekent dat grieven 1, 2 en 3, ook al zouden die op onderdelen gegrond kunnen zijn, niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

4.20.8. Wat het cassatieadvies betreft: dat dit a priori overbodig was staat onvoldoende vast. Dat bij de advocaatwisseling sprake was van processuele chicanes is onvoldoende komen vast te staan.

In beginsel vallen in een IE-zaak alle werkzaamheden onder het bereik van art. 1019h Rv., ook werkzaamheden van louter processuele aard waaraan geen inhoudelijke IE-aspecten zijn verbonden. Anderzijds heeft te gelden dat een advocaat in beginsel zelf het procesrecht tot in finesses dient te beheersen. Het inwinnen van cassatieadvies is daartoe niet noodzakelijk en berust op een eigen keu-ze. Wel heeft de advocaat zich daarmee werk bespaard. Het hof acht het redelijk om 1/3e deel ten laste van de wederpartij te brengen.

T. Geerlof, Uit de band gesprongen? Parallelimport en de Anti-Piraterij Verordening, IEF 11657.

Een bespreking met commentaar van Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

Commentaar bij IEF 11645 (D.I.F. Ltd. tegen Goodyear). (...) De voorzieningenrechter onderscheidt weliswaar twee twistpunten (namaakgoederen en parallelimport), maar verbindt aan dit onderscheid geen rechtsgevolg. Ten onrechte, naar mijn mening, vanwege het volgende.

Het oordeel van de voorzieningenrechter dat het er op dit moment voor moet worden gehouden dat alle banden in de zending origineel zijn, tast naar mijn idee de geldigheid van het douanebeslag aan. De APV is namelijk uitdrukkelijk niet van toepassing op parallel geïmporteerde originele waren, aldus artikel 3(1) APV. Een beroep op bescherming tegen parallelimport rechtvaardigt dus ook niet een verzoek van de merkhouder aan de douane om op te treden op grond van de APV. De douane kan dus slechts optreden op grond van de APV, indien Goodyear haar bericht dat de banden “namaakgoederen” zijn in de zin van 2(1)(a) APV. Want ook artikel 16 APV, waarin staat opgesomd wat er niet met inbreukmakende goederen mag gebeuren, lijkt een beroep op bescherming tegen parallelimport onmogelijk te maken. Immers, op grond van dat artikel kan de merkhouder feitelijk slechts vernietiging vorderen van de goederen die de douane heeft tegengehouden. Niet valt in te zien dat de merkhouder een rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van originele goederen.

De omstandigheid dat de civielrechtelijke beslagen zijn gelegd na verkregen verlof van de rechtbank, laat onverlet dat de daaraan voorafgaande weigering tot vrijgave van de goederen door de douane dus ten onrechte was en mogelijk onrechtmatig. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat alle banden origineel waren, noopt tot de conclusie dat het tegenhouden van de zending door de douane en de verstrekking van de gegevens in de zin van artikel 9 APV ongegrond was, omdat is gebleken dat de zending niet bestond uit namaakgoederen ex artikel 2 lid 1 sub a APV.

De gedachte dringt zich op dat Goodyear oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de APV. Het wringt dat het onrechtmatige verzoek tot optreden aan de douane door de merkhouder ongestraft blijft in een daaropvolgende civielrechtelijke procedure. De voorzieningenrechter (mogelijk met partijen) heeft ten onrechte aangenomen dat merkinbreuk wegens parallelimport een beroep op de APV rechtvaardigt.

Wat naar mijn idee had moeten gebeuren, is dat Goodyear de douane had moeten informeren dat geen sprake was van namaakgoederen en dat zij zich op grond van de APV niet kon verzetten. Nadat de goederen hun weg hadden vervolgd, had Goodyear natuurlijk alsnog rechtsmaatregelen kunnen treffen, waaronder het leggen van conservatoir beslag omdat mogelijk sprake is van ongeoorloofde parallelimport. Dat dit een lastige(re) route voor Goodyear was geweest, wettigt naar mijn mening niet een verruiming van het bereik van de APV, zoals in deze zaak is gebeurd.

Interessant is overigens dat de rechtsregels die het Europese Hof naar aanleiding van vragen van uitleg over uitputting van merkrechten in Class International heeft gegeven, op de casus niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag die de voorzieningenrechter centraal stelt en beantwoordt (“is sprake van namaakgoederen?”) kan niet worden beantwoord door toepassing van de rechtsregel uit Class International, inhoudende dat niet-communautaire originele merkartikelen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling niet reeds om die reden zijn “ingevoerd” of “in de handel gebracht” in merkenrechtelijke zin. De APV vormde in die zaak (terecht, zie artikel 3 lid 1 APV) geen onderdeel van het juridische toetsingskader.

Ook is Nokia/Philips op deze casus ogenschijnlijk niet direct van toepassing, hoewel met name de Engelse Nokia-zaak wel enige gelijkenissen vertoont met deze casus. In die zaak besloot de Engelse douane om de aanvankelijk tegengehouden telefoons vrij te geven, omdat merkhouder Nokia niet had kunnen bewijzen dat de namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 (a) APV frauduleus naar de Unie zouden worden omgeleid. Wat deze zaken wezenlijk anders maken is dat in de ene (Nokia) de verwijzende rechter had vastgesteld dat de lading telefoons bestond uit namaakgoederen, terwijl de Amsterdamse voorzieningenrechter nu juist tot het oordeel kwam dat de gehele zending bestond uit originele waar.

Hoe dit ook zij, dit vonnis zal door merkhouders en hun raadslieden waarschijnlijk met meer blijdschap zijn ontvangen dan de genoemde Europese rechtspraak. Of die vreugde van lange duur is, zal moeten blijken.

Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.