HR 28 oktober 2011, LJN BR3059 (Mag Instrument Inc. tegen Edco en Impex)

In navolging van IEF 9934 (concl). Hoge raad stelt prejudiciële vragen aan het Beneluxgerechtshof.

Rechtspraak.nl Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. Prejudiciële vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.

I) Inbreuk op auteursrechten van MAG
II) Inbreuk op de merkrechten van MAG
III) Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) 

5.2(a) Onderdeel I. Inbreuk op de auteursrechten van MAG

5.2.6 Aan het slot van onderdeel I.1.a en van onderdeel I.1.b betoogt MAG, onder verwijzing naar door haar overgelegde deskundigenopinies, dat bij een concrete toetsing tot uitgangspunt moet worden genomen dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat door het hof niet anders is geoordeeld. Op grond daarvan klagen de onderdelen, in onderling verband gelezen, dat hetgeen het hof in rov. 5.12 overweegt onbegrijpelijk is.

5.2.7 Deze klacht slaagt. In rov. 5.12 is inderdaad geen verwerping te vinden van het betoog van MAG dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het hof overweegt wel dat "bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt", maar uit hetgeen volgt, te weten dat het hof in de stellingen van MAG geen aanleiding heeft gevonden om met betrekking tot "deze bewijslast" anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak MAG tegen Buzaglo (gepubliceerd in BIE 2002, 80), komt naar voren dat het hof slechts zijn opvatting ten aanzien van de bewijslast heeft herhaald. Indien in de zojuist geciteerde passage of in de verwijzing naar het genoemde arrest in de zaak MAG tegen Buzaglo al tevens besloten zou liggen dat MAG in dit geding geen bewijs van haar stelling heeft bijgebracht, geeft het hof geen inzicht in zijn gedachtegang die tot dat oordeel heeft geleid. De verwijzing naar genoemd arrest geeft onvoldoende opheldering reeds omdat in dat arrest geen oordeel is gegeven over de daarbij aan MAG opgedragen bewijslevering op het onderhavige punt; oordelen over dit bewijs zijn eerst door het hof in die zaak gegeven in zijn arresten van 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000, naar welke arresten het hof echter niet verwijst. Die bewijsoordelen, gegeven in een andere zaak tussen deels andere partijen, onthieven het hof bovendien niet van een zelfstandige beoordeling van het in de onderhavige zaak door MAG aangedragen bewijs en konden evenmin in de weg staan aan eventuele verdere bewijslevering door MAG in de onderhavige zaak, dat door haar is aangeboden.

5.2.8 Nu inzoverre onderdeel I.1 slaagt komt het door Edco c.s. voorwaardelijk voorgestelde middel aan de orde. De klachten daarvan kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.3(b) Onderdeel II. Inbreuk op de merkrechten van MAG

Onderdeel II.1 neemt tot uitgangspunt dat in de feitelijke instanties de geldigheid van de beide vormmerken niet met een reconventionele vordering is bestreden - behoudens de reconventionele vordering van PP Impex, die in hoger beroep niet meer aan de orde was - en dat ook anderszins de merken geen inzet zijn geweest van een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure, en verbindt daaraan het gevolg dat in appel diende te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Het onderdeel faalt want berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het miskent immers dat in een geding zoals het onderhavige waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeroepen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd.
De in de onderdelen II.2 tot en met II.6.b aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.4(c) Onderdeel III. Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing)

Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

Rechtbank Zwolle-Lelystad 26 oktober 2011, LJN BV1927 (BI-Wear Clothing Company B.V. tegen De Culnaire Makelaar )

In navolging van IEF 10358 (hof Arnhem) en IEF 9616 (tussenarrest hof Arnhem) en IEF 8837 (ex parte), zie daar voor de feiten nu de uitkomst van de bodemprocedure:

In't kort: Auteursrechtelijk bescherming voor 9 van de 22 artikelen, strijd over auteursrechthebbende van patronen en ontwerpen, bewijs van oorspronkelijkheid komt niet voldoende rond. Geen slaafse nabootsing noch wanprestatie voor de overigen artikelen.

De rechtbank veroordeelt De Culinaire Makelaar om iedere inbreuk op de auteursrechten van Bi-Wear op (de ontwerpen van) haar (koks)kleding met nummers ..., om iedere inbreuk op haar (confectie) patronen met betrekking tot haar (koks)kleding met nummer... te staken onder last van dwangsom á €5.000 met maximum van €200.000.

En verder veroordeelt de rechtbank De Culinaire Makelaar om een schriftelijk en gedetailleerde verklaring te verstrekken (opgave) en medewerking aan controle door onafhankelijke (register)accountant, brief aan afnemers, vernietiging van kleding onder last van dwangsom €1.000 met maximum van €25.000.

Tot slot afdracht netto-winst en proceskostenveroordeling € 25.336,89.

4.25. (...) De Culinaire makelaar heeft jarenlang kleding van Bi-Wear verkocht en aangenomen kan dan ook worden dat De Culinaire Makelaar goed bekend was met de ontwerpen van Bi-Wear. Gelet hierop acht de rechtbank het uitgesloten dat de treffende gelijkenis tussen de kledingsstukken van Bi-Wear en de kledingstukken uit de Chefs Fasion Collectie berust op toeval. Voorts acht de rechtbank van belang dat de firma ANNA jarenlang (8 jaar) in opdracht van Bi-Wear kokskleding heeft vervaardigd en thans de Chefs Fashion Collectie voor De Culinaire Makelaar vervaardigt. De kleding van de De Culiniare Makelaar is dus afkomstig uit hetzelfde naaiatelier als waar de kleding van Bi-wear werd gemaakt. De Verbodsvordering van Bi-Wear zal, voor zover deze betrekking heeft op de kledingstukken met de nummers ..., door de rechtbank worden toegewezen.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-661 , LJN BV1927).

Rechtbank Roermond 26 oktober 2011, HA ZA 09-86 (Kamp c.s. tegen Twico)

met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Stukgelopen samenwerking. Merkenrecht. Auteursrecht op logo's. Non-usus-verweer.

Kamp c.s. is een groothandel c.q. detailverkoop van tweewielers. Twico is het economisch uitvoerend orgaan van de "Belangenvereniging voor tweewielerhandelaren TWICO" en houder van diverse merken, waaronder beeldmerken Fietsplus. De twee hebben een deelnemersovereenkomst gesloten, maar deze wordt door Twico opgezegd. In deze zaak wordt die opzegging niet-succesvol bestreden, in reconventie komen IE-rechtelijke aspecten voor. Identieke logo's beschermd merkenregistratie, maar ook door auteurswet. Het woord Fietsplus voldoet niet aan vereisten voor auteursrecht nu dit slechts een combinatie van twee bestaande woorden uit de Nederlandse taal betreft, de logo's echter wel.

Veroordeelt Kamp c.s. tot staken van inbreuk op auteursrecht op de logo's én merkrechten met dwangsommen €1.000 met maximum €50.000 in de proceskosten zowel in conventie (€2.121) als in reconventie (€10.000).

4.15. De rechtbank gaat bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk uit van de merken die volgens Twico zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister. Artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE is uitsluitend van toepassing op een teken dat gelijk is aan het merk. Op basis van de overlegde stukken is de rechtbank van oordeel dat het beeldmerk dat Kamp c.s. aan de gevel van de winkel toont identiek is aan het beeldmerk van Twico dat onder nummer 0688195 is geregistreerd. Hieruit vloeit voort dat het beroep van Twico op artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE voor wat betreft dit beeldmerk slaagt. Kamp heeft weliswaar nog aangevoerd dat het recht op dit merk wegens non-usus op grond van artikel 2.26 BVIE is komen te vervallen, doch dit verweer is niet onderbouwd. ZO is in ieder geval niet gebleken dat sprake is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is om tot de conclusie te komen dat er sprake is van non-usus gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

4.18. Artikel 1 Auteurswet 1912 (verder te noemen: Aw)
Twico heeft in dit kader betoogd dat  de woord/beeldmerken die zij heeft gedeponeerd in het Benelux merkenregister auteursrechtelijk worden beschermd. Twico stelt dat zij de maker is van deze woord/beeldmerken die te beschouwen zijn als een "werk" in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Aw, omdat ze niet ontleend zijn aan eerdere werken en het resultaat zijn van de creatieve keuze van de maker.

4.20. De Fietspluslogo’s kunnen daarentegen naar het oordeel van de rechtbank wel als werk in de zin van de Aw worden beschouwd. Echter ten aanzien van de logo’s, waaraan Twico refereert en die als merken zijn ingeschreven (...), heeft Twico onvoldoende onderbouwd dat Kamp deze logo’s in het openbaar zou brengen en zou verveelvoudigen.
Dit is anders voor het logo dat door Twico is geregistreerd onder nummer 0688195. Ten aanzien hiervan heeft het volgende te gelden.
Vereist is een gekwalificeerde mate van overeenstemming, zodat het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk vertoont, zodat de totaalindrukken die beide werken maken sterk overeenstemmen. Dit is, zoals de rechtbank hiervoor ook reeds heeft geoordeeld, het geval.
Het logo dat Peter Kamp toont op de gevel van de winkel is ontleend aan het logo Fietsplus van Twico. Anders dan Kamp stelt, valt naar het oordeel van de rechtbank het logo op de winkelpui wel onder het openbaar maken en vermenigvuldigen als bedoeld in de Aw. Het door Kamp c.s. gedane beroep op uitputting tenslotte acht de rechtbank zonder nadere onderbouwing, welke ontbreekt, onbegrijpelijk en kan derhalve niet leiden tot een andersluidend oordeel.

CvdM 6 september 2011, Beslissing op bezwaar 25500/25520/201101100 (toegestane nevenactiviteit TROS licentie aan Privé column)

In navolging van IEF 9639. Als randvermelding. Mediarecht. Waardebepaling / licentiëring van merkenrechten. Bezwaar van TV Digitaal en RadioCorp wordt gegrond verklaard tegen toegestane licentiëring woord en beeldmerken TROS en sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé .TROS diende ervoor te waken dat zij zich niet dienstbaar gaat maken voor winsten van derden.

De bezwaren op basis van de relatietoets worden afgewezen. (r.o. 58-70), de marktconformitiet van de licentievergoeding wordt succesvol bestreden: TROS slaagt niet in de opdracht om een waardebepaling te verrichten: door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Ten overvloede wordt de activiteit niet als niet-kostendekkend beoordeeld.

 70. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de omstandigheid dat de Raad van Bestuur van de NPO onderhavige nevenactiviteit niet heeft getoetst, terwijl daartoe op grond van de Mediawet 2008 wel de bevoegdheid bestond, niet meebrengt dat het Commissariaat de toets op schade aan de publieke media-opdracht in het onderhavige geval had moeten betrekken.

74. Op grond van artikel 2.134, derde lid, Mediawet 2008 is het aan de publieke mediainstelling om aan te tonen dat een nevenactiviteit voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 2.132 Mediawet 2008. Het is dus aan de TROS om aan te tonen dat de licentievergoeding die zij ontvangt marktconform is. Het Commissariaat heeft de TROS opdracht gegeven een waardebepaling te verrichten op basis waarvan de marktconformiteit van de licentievergoeding voor de TROS blijkt.

Volgens de TROS is de waarde van de merken TROS en Sterren.nl echter niet vast te stellen nu dit afhankelijk is van het platform, en voor het onderhavig platform geen aansluiting bij een identieke casus uit het verleden gezocht kan worden.

75. Door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Het besluit van 24 maart 2011 kan om deze reden niet in stand blijven. De TROS had bijvoorbeeld de marktwaarde van de bewuste licentie voor de merken TROS en Sterren.nl door een deskundige kunnen laten bepalen, of een marktonderzoek kunnen verrichten.

Lees de beslissing hier (CvdM / pdf).

Groenevelt, Kuipers en Lamme, 'A different perspective on Samsung v. Apple' DeBrauw Legal Alert, gisteren op Lexology, vandaag op EPLawblog en als Legal Alert op DeBrauw.com

Met dank aan Gertjan Kuipers, Douwe Groenevelt en Oscar Lamme, De Brauw Blackstone Westbroek. In reactie op IEF 10342 (Vzr. Rb Den Haag).

Conclusie: It is clear from the above that - contrary to the suggestion of several other legal sources during the past week - the Samsung v. Apple decision does not herald the end of standard essential patent litigation in the Netherlands.

First and foremost, while noting that this is a first instance decision in preliminary relief proceedings, it confirms that neither the ETSI regulations nor a (general) FRAND declaration itself precludes the patent holder from enforcing FRAND pledged patents. The main take-aways in this respect are that, according to the Court:

• A FRAND declaration does not automatically establish a licence agreement;
• An early general FRAND declaration may in fact be helpful in overcoming patent ambush arguments based on late disclosure of essential patents.

Furthermore, the decision at its core teaches us under what special circumstances the enforcement of FRAND pledged patents would amount to an abuse of rights. In other words, if holders of FRAND pledged patents stay within the boundaries set by the court in this decision as to their 'attitude' in prior licence negotiations, they may (still) be able to successfully enforce their FRAND pledged patents. In short, this means that they should:

• Make a licence offer after having been requested to do so, which arguably does not (even) have to be FRAND, but should show a willingness to enter into a FRAND licence agreement;
• Not reject counter licence offers unsubstantiated, but motivate any rejections thoroughly, in any event specifically addressing the royalty level, and not merely the territorial scope and the patents covered.

Another important notion in this respect is that since the FRAND defence is a 'misuse of rights' type of defence, and the burden of proof is on the party claiming the misuse, we believe that the test will thus not be for the patentee to demonstrate that it was willing to enter into a FRAND licence agreement, but rather for the defendant to demonstrate that the patentee is, contrary to the defendant, unwilling to enter into a FRAND licence agreement.

In closing, all is not lost for Samsung itself either. The Court explicitly suggested that Samsung first make a FRAND offer, and indicated that if the ensuing negotiations then failed, Samsung would still be entitled to claim an injunction. Something tells us that this is not the last time that these parties will meet before this court and in respect of these patents.

Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 1994, 542)

Vzr. Rechtbank Breda 25 oktobber 2011, LJN BU2042 (Intercombi B.V. tegen gedaagde)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Onrechtmatige daad.

Intercombi gevestigd te Kaatsheuvel legt o.a. vloeren, gedaagde was niet tevreden over het resultaat en registreert domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl. Sinds enige tijd is de beginpagina van deze website op zwart gezet. Via Google kan toegang worden verkregen tot diverse deelpagina’s, waaronder “Waarschuwing, lees dit goed”, “Mijn (persoonlijke) verhaal”, “Andere gevallen”, “Kunt u ons helpen?” en “Foto’s”. De strekking hiervan is dat de mensen achter ’t Vloerenhuys en thans eiseres structureel beneden de standaard kwaliteit werk(t)en en dat publiek hiervoor gewaarschuwd moet worden. Gevorderd wordt overdracht van de domeinnaam en aanschrijven van zoekmachines de cache/geheugen te legen op dusdanige wijze dat gebruikers van die zoekmachines niet meer op de website terecht komen of dit als zoekresultaten vinden.

Gedaagde beroept zich op de vrijheid van meninguiting. Deze site valt echter niet te vergelijken met een internetforum voor ontevreden klanten, daar schuiven de berichten steeds verder naar onder, de site is evident gericht op het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van eiser.

Overdracht domeinnaam als passende schadevergoeding in natura. Dwangsom €5.000 met maximum €25.000. Aanschrijven van internetzoekmachines wordt bevolen.

4.6. Terecht stelt Intercombi dat de site van [gedaagde] niet te vergelijken is met een internetforum voor ontevreden klanten. Op een internetforum zakt een posting al snel naar beneden, en verliest deze de aandacht, terwijl de site van [gedaagde] een permanent karakter draagt. Onweersproken is gesteld dat de website www.intercomibkaatsheuvel.nl prominent opduikt als men googelt op de naam van eiseres.

4.7. Gelet op de inhoud van de site en het ontbreken van enig algemeen belang was en is de site www.intercombikaatsheuvel.nl evident gericht op het stelselmatig in een kwaad daglicht stellen van Intercombi en de mensen achter Intercombi, terwijl een deugdelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Voldoende aannemelijk is dat Intercombi hierdoor wordt geschaad in haar belang. De conclusie luidt dat de site onrechtmatig handelen van [gedaagde] oplevert en het beroep door [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting faalt.

4.8. Een verbod om de website www.intercombikaatsheuvel.nl te gebruiken voor deze en soortgelijke uitingen is op zijn plaats en dus toewijsbaar. De vordering tot overdracht van de website is reeds uit hoofde van passende schadevergoeding in natura op zijn plaats en zal eveneens worden toegewezen. Andere grondslagen daarvoor behoeven geen bespreking.
De vordering sub 4 is toewijsbaar als passend ter voorkoming van verdere schade.
De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en worden gemaximeerd tot een bedrag van EURO 25.000,00. De schadevergoeding, waarop een voorschot wordt gevorderd, is onvoldoende duidelijk om in kort geding te kunnen worden toegewezen.

6.3. veroordeelt [gedaagde] de (internet)-zoekmachines Google, Yahoo, Alta Vista en Lycos op een bewijsbare wijze in de Engelse taal aan te schrijven met het verzoek hun cache/geheugen ten aanzien van de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl en de op die domeinnaam gehoste website te legen op een dusdanige wijze dat gebruikers van die zoekmachines niet meer op -delen van- de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl en de daaraan thans gekoppelde website terecht komen of dit als zoekresultaat vinden en afschriften van deze correspondentie aan de zoekmachines binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Intercombi te verstrekken;

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 september 2011, A/11/03479 (nv Methapharma tegen bvba Energetic Foods &Supplements)

Merkenrecht. Eiser is houder van Beneluxwoordmerk OSTEOPLUS, waaronder zij voedingssupplementen ter behandeling van gewrichtsklachten op de markt brengt. Gedaagde brengt producten onder de naam Osteo Plus, maar zegt toe deze naam te staken en te wijzigen in Osteo Liquid. Daarvan vraagt Methapharma bewijs van staking en daadwerkelijke naamswijziging.

Merkinbreuk obv 2.20 sub a door Osteo Plus (en gebrek aan verweer). Betreft Osteo Liquid wordt geoordeeld dat de productnaam een beschrijvend karakter heeft. Verder  geen (extra) mededeling van informatie noodzakelijk eveneens geen terugname van producten. Dwangsom €1.000 per inbreuk me een maximum van €500.000.

In citaten:

V.A. (...)
- Het relevante publiek (...) is bekend met samenvoegingen met het beegrip "OSTEO" (cfr. veelheid van reeds gedeponeerde merken met die voorvoegsel) en zal de samenvoeging van "OSTEO" en "PLUS" opvatten als een eerder ongebruikelijk aanduiding van dergelijke producten
- het onderscheidend vermogen, zij het zwak, van het merk "OSTEOPLUS" wordt aanvaard en de vordering tot nietigverklaring ( op grond van artikel 2.28.1.c BVIE en/of artikel 2.28.1 BVIE) wordt ongegrond geacht.

V.B. Merkenrechtelijke inbreuken
1) Gebruik van het teken "OSTEO PLUS"
- Gezien het bovenstaande en gezien het gebrek aan verweer omtrent de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.a. BVIE wordt de merkenrechtelijke inbreuk aanvaardt.
2) Gebruik van het teken "OSTEO LIQUID"
- Terecht stelt EFAS dat het begrip "OSTEO LIQUID" als een beschrijvende combinatie dient beschouwd te worden die de kenmerken van de aangeboden product weergeven.

Het beschrijvend karakter van het begrip "OSTEO" werd hierboven reeds toegelicht. Het element "LIQUID" is evenzeer beschrijvend en wordt beschouwd als een letterlijke aanduiding voor producten die in vloeibare/liquide vorm worden aangeboden. De samenvoeging van beide begrippen is eveneens louter beschrijvend en voegt geen bijkomende betekenis toe aan de samengestelde delen dan de samengestelde betekenis op zich. Dit beschrijvend karakter wordt verder benadrukt door het gebruik van een spatie bij de aanduiding "LIQUID"

- Conform  artikel 2.23.1.b. BVIe kan METAPHARMA zich niet verzetten tegen het gebruik van een begrip dat kenmerken van de betrokken producten aangeven. Hoewel EFAS het begrip o pde markt een onderscheidend vermogen tracht toe te dichten door de prominente/dominante aanduiding ervan op haar verpakkin en reclame, overheerst de beoordeling dat het begrip als beschrijvend dient beschouwd te worden.

Statutenwijziging AIPPI, the use of  Languages in AIPPI, Forum en Exco AIPPI Hyderabad, India 13-18 oktober 2011.

Met dank aan Koen Bijvank, AIPPI Nederland.

AIPPI. Farmaceutische sector krijgt aandacht, aanname 4 resoluties, Gebruik van talen wordt beperkt, uitnodiging Seoul oktober 2012.

Van 13 - 18 oktober vonden het Forum en ExCo van AIPPI plaats in Hyderabad, India. Ongeveer tien leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, reisden voor deze gelegenheid af naar India.

Het Forum had dit keer bijzondere aandacht voor de farmaceutische sector. Maar liefst vier workshops waren aan dat thema gewijd. Daarnaast waren er acht workshops gericht op meer algemene IE onderwerpen, zoals de impact van nieuwe sociale media op het merkenrecht en domeinnamen, geografische aanduidingen, douanemaatregelen en uitvinderschap.

Tijdens het ExCo zijn vier nieuwe resoluties aangenomen:
Q216B: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright Works in the hi-tech and digital sectors - link
Q217: The patentability criterion of inventive step / non-obviousness - link, NLversie
Q218: The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection - link, NLversie
Q219: The availability of injunctions in cases of infringement of IPR’s - link, NLversie
De teksten van deze resoluties zijn het resultaat van de inspanningen van alle nationale groepen. In Hyderabad is stevig gedebatteerd en dikwijls waren er diverse amendementen nodig om tot een resolutie te komen die door een meerderheid kon worden aanvaard.

Er is tijdens het ExCo ook een belangrijke statutenwijziging (zie bijlage) aangenomen waardoor het talenregime van het AIPPI aanzienlijk wordt vereenvoudigd. In de toekomst zal in de regel Engels worden gebruikt als voertaal en nog slechts bepaalde documenten zullen in een vertaling beschikbaar komen. Tijdens internationale bijeenkomsten, zoals de plenaire sessies van de Congressen en het ExCo, zal geen vertaling vanuit het Engels naar andere talen meer worden verzorgd. Alleen vertaling naar het Engels toe zal nog beschikbaar zijn. De Nederlandse groep is er voorstander van dat het talenregime nog verder wordt versoberd en alleen Engels nog als taal wordt gehanteerd, maar is blij met deze stap in de goede richting.

In 2012 zal er weer een Congres zijn. Dit vindt plaats in Seoul van 20 - 24 oktober. Tijdens het Congres zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. Die discussie zal als uitgangspunt worden gebaseerd door rapporten van alle nationale groepen met antwoorden op die vragen. De vragen die in Seoul aan de orde zullen komen zijn:
Q229: The use of prosecution history in post-grant patent proceedings
Q230: Infringement of trademarks by goods in transit
Q231: The interplay between design and copyright protection for industrial products
Q232: The relevance of traditional knowledge to intellectual property law
Leden van de VIE kunnen zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen.

Hof van Beroep Gent 27 september 2011, 2009/AR/1933 (Duvel Moortgat tegen Brouwerij Van Honsebrouck bvba)

Merkenrecht. Rechtsgeldigheid van het Beneluxmerk Liefmans en of gedaagde hierop inbreuk maakten. Duvel Moortgat stelt zelf uitdrukkelijk dat de betwisting niet gaat over het gebruik van een wikkel om de bierfles. Geen uitbreiding over de gebruikte kleuren, omdat deze niet tot het ingeschreven merk behoort en kleurgebruik valt te onderscheiden van het globale beeld.

Gelijke waar (fruitbier). Globale beoordeling overstemmen de gelijkenissen de verschillen, m.n. gebruik van Gotisch lettertype in repetitief patroon.

10. (...) Bij een globale beoordeling van de tekens ten opzichte van het gedeponeerde Beneluxmerk, uitgaande van een redelijk oplettende, normaal geïnformeerde bierconsument, die fruitbier koopt in een drankenhandel, warenhuis of andere winkel, vallen de overeenstemmende elementen en de gelijkenissen tussen teken en merk meer op dan de verschillen.

De overeenstemming is voldoende om een gevaar voor verwarring voor de gemiddeld aandachtige consument, die bier koop in een winkel, drankenhandel of warenhuis. De herkomstfunctie wordt in het gedrag gebracht door de aangeklaagde gotische letters in het hiervoor getoonde repetitief patroon.

Door met name gebruik te maken van een gotisch lettertype in letters van ongeveer of zelfs helemaal dezelfde grootte en van een patroon herhaald gebruik van het woord "Bachus" wekt de bvba Van Honsenbrouck de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen haar fruitbier en het fruitbier van de nv Duvel Moortgat dat onder het merk "Liefmans" verkocht wordt. Voor de gemiddeld aandachtige bierkoper is het (te) moeilijk geworden te weten of het betrokken fruitbier afkomstig is van de merkhouder of van een economisch met Duvel Moortgat verbonden onderneming, dan wel van een (economische onafhankelijke) derde.

Het voorgaande geldt het meest voor de wijze waarop de nv Duvel Moortgat eerst gebruik maakte van haar merk. nu het schuine repetitieve patroon met het woord in gotische letters mee het globale beeld bepaalt van het nieuwere gebruik dat Duvel Moortgat maakt van het merk "Liefmans", geldt de vaststelling van een inbreuk ook voor het laatste gebruik dat Duvel Moortgat van haar merk maakt.

Duvel Moortgat stelt zelf uitdrukkelijk dat de betwisting niet gaat over het gebruik van een wikkel om de bierfles.

Het voorgaande wordt niet uitgebreid tot een oordeel over de gebruikte kleuren, nu deze enerzijds niet behoren tot het ingeschreven merk en anderzijds in het globale beeld van de later gebruikte tekens door de bvba Van Honsebrouck voldoende verschillen voor een redelijke aandachtige, normaal geïnformeerde consument. Naar het oordeel van het Hof is het kleurgebruik te onderscheiden van het globale beeld dat gecreëerd wordt door het ritmische en repetitieve patroon van het woordgebruik, de grootte van de letters en het gotische lettertype.