In navolging van de discussie die hier is ingeleid in IEF 10143 schreef Richard Ebbink, Brinkhof advocaten in een reactie aan ons dat mr. Hoyngs reactie niet de kern van de zaak raakt en refereert terug aan het vonnis inzake Solvay/Honeywell [IEF 9089], welke - om er perspectief aan te geven - door hem en mr. Hoyng werden behandeld. Ebbink concludeert dat het afhankelijk is aan welk publiek men de uitspraak presenteert of dit als opmerkelijk valt op te merken, daar waar FD-lezers het eerste stuk in deze serie als primair publiek  was beoogd.

Bij vonnis van 15 september 2010 heeft de rechtbank te Den Haag [IEF 9089] (mr. Kalden) in een provisionele procedure onder andere beslist een prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJ van de EU m.b.t. de uitleg van het GAT/LuK arrest. Voor een Nederlands publiek kan men die vraag als volgt samenvatten: geldt het GAT/LuK oordeel over de uitleg van artikel 22-4 EEX-Vo - dat de inbreukrechter moet schorsen als de geldigheid van het octrooi in het geding is – ook in kort geding? De zaak waarin deze vraag werd gesteld heet Solvay/Honeywell. De advocaat van Solvay is mr. Hoyng, de advocaat van Honeywell ben ik.

Gevolg van die beslissing is dat Solvay het door haar gevraagde voorlopige grensoverschrijdende verbod tegen Honeywell (nog) niet heeft gekregen. Na dit vonnis zijn er bij mijn weten geen voorlopige grensoverschrijdende octrooi-inbreukverboden meer gegeven in Den Haag.

Op 15 juli 2011 wees het Haagse Hof arrest in een merkenzaak tussen Yellow Page en Yell. Wat de gelding in kort geding van de regel van artikel 22-4 EEX-Vo zoals uitgelegd in GAT/LuK betreft, overweegt het hof in Yellow Page als volgt (r.o. 4.7):

Zolang het HvJ niet anders heeft beslist, moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat deze exclusieve- bevoegdheidsregel in een dergelijk geval geen toepassing vindt.

Dit oordeel wordt vervolgens uitgebreid gemotiveerd.
Het hof overweegt daarbij echter niet dat het verwacht dat het HvJ het wel met hem eens zal zijn. Integendeel, het hof past het eigen oordeel zonder enige terughouding toe en geeft een grensoverschrijdend merkinbreukverbod.

Nu weer Apple/Samsung
In het Apple/Samsung vonnis volgt de Voorzieningenrechter (mr. Brinkman) “ambtshalve” het voorlopige oordeel van het hof; inclusief het niet-geven van een voorlopig oordeel over de kans dat het HvJ tot hetzelfde oordeel zal komen als het Haagse Hof.

In Nederland plegen lagere rechters dat te doen, het volgen van juridische oordelen van hogere rechters.
Mr. Hoyng heeft dus gelijk als hij vindt dat Nederlandse octrooi-advocaten zoals S & R konden verwachten dat de Haagse KG rechter de bevoegdheidsrechtelijke oordelen van het Haagse Hof zoals verwoord in het Yellow Page arrest zou volgen.

Maar het hebben van bevoegdheid is nog geen toewijzingsgrond; zeker niet in kort geding. En daar draaft mr. Hoyng een beetje door.

Anders dan mr. Hoyng kennelijk vindt, zou een voorlopig oordelende rechter – en zeker een rechter die zeker weet dat de rechtbank waar hij deel van uitmaakt ten gronde geen bevoegdheid heeft – in de periode die ons nog scheidt van een oordeel uit Luxemburg in de Solvay zaak (van nu tot, pak hem beet, eind volgend jaar) zich wat de toewijzing van een pan-Europees verbod betreft wel degelijk ook terughoudend kunnen opstellen.

Dat geldt in het bijzonder in octrooizaken (Yellow Page was een merkenzaak; bij merken gaat het om aanduidingen, bij octrooien gaat het vaak om de producten zelf - zoals smartphones en tablets, maar zoals ook machines).

Alvorens een cross-border verbod toe te wijzen dient de voorlopig oordelende rechter alle omstandigheden van het geval te wegen. Tot die omstandigheden behoort ook het ervaringsgegeven dat er heel vervelende consequenties kunnen zitten voor een Nederlandse onderneming – in de praktijk kunnen enkel Nederlandse bedrijven door een voorlopig cross-border verbod van de Haagse rechter getroffen worden - die zijn productie en/of handel in geheel Europa ‘voorlopig’ moet stilleggen. Op grond van zo’n voorlopig oordeel in eerste instantie zal voor menige Nederlandse onderneming financiëel-economisch wel degelijk definitief het doek vallen. Dat dit voor de Nederlandse Samsung vestigingen uit de Apple zaak misschien niet geldt, doet aan het argument uiteraard niet af.

Het is dan ook niet makkelijk voor een advocaat om een dergelijke Nederlandse rechterlijke voortvarendheid aan de betrokken cliënt uit te leggen. Zo’n uitleg valt echter vrijwel niet meer te verkopen als – zeg over anderhalf jaar - zou blijken dat zo’n Nederlands voorlopig pan-Europees verbod ten onrechte gegeven zou zijn.

Of de cross-border overwegingen uit de Apple/Samsung zaak ’opmerkelijk’ zijn, is dan ook niet zozeer een juridische vraag. Het antwoord hangt af van het betrokken publiek. S & R’s stukje verscheen tegelijkertijd in het Financiële Dagblad. Het publiek dat die krant leest, bestaat slechts voor een gering deel uit Nederlandse octrooi-advocaten. Het FD-publiek bestaat grotendeels uit managers van grote, middelgrote en kleine bedrijven in Nederland. Die plegen hun Haagse jurisprudentie niet goed bij te houden. Aan te nemen valt dat zij het cross-border verbod uit het Apple/Samsung vonnis van twee weken geleden wel degelijk opmerkelijk hebben gevonden.

Richard Ebbink
Brinkhof, Amsterdam
7 september 2011

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 10-2759 (Du Pont De Nemours and Company tegen Dapro c.s. (Damet, Dalmeijer Beheer en Daltra Europe))

Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh N.V.

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Overeenkomst.

Du Pont opereert wereldwijd en houdt zich bezig met vervaardiging en verkoop onder de naam NOMEX van vlamvertragende, hittebestendige aramidevezel voor beschermende kleding. Tevens houdster van Beneluxwoordmerk NOMEX en Gemeenschapswoordmerk DU PONT, eveneens rechten in India en Verenigde Arabische Emiraten. Daltra Europe is licentienemer.

Veelzijdige zaak in steekwoorden: bevoegdheid, belang bij provisionele vorderingen, Handelingen van de verschillende gedaagde partijen, uitputting, gebruikelijke benaming (soortnaam), merkinbreuk, Licentieovereenkomst geëindigd, Misbruik van machtspositie, verbod op merkinbreuk, vordering tot inzage, proceskosten in het incident. In citaten:

Bevoegdheid:
"Gelet op de vestigingsplaats van gedaagden in Nederland is deze rechtbank voorts bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zine op inbreuk op merkrechten in de VAE en Indien op grond van artikel 2 van de [EEX-Vo]"

Belang bij de provisionele vorderingen: 5.6. Dapro weigert een met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring te ondertekenen. 5.7. Dapro heeft aangevoerd dat zij niet of nauwelijk op de markt in Europa, VAE en India actief is. Zo zou de verhandeling in Nederland een klein partij "Winkeldochters" betreffen. (...) Ook inbreuk op geringe schaal is inbreuk.

Handelingen van de verschillende gedaagde partijen: 5.8. De betrokkenheid van Daltra Europe bij gestelde inbreukmakende handelingen niet betwist. (...) de betrokkenheid van Dmet bij een of meer van de genoemde handelingen wordt door Dapro echter uitdrukkelijk bestreden. 5.9. Ter zitting heeft Du Pont er in dit verband op gewezen dat de catalogus afkomstig is van Dapro Your Safety (...) op die grond staat vooralsnog voldoende vast dat Damet betrokken is bij in ieder geval het in de catalogus aanbieden van werkkleding.

Uitputting: 5.12. (...) de gebruikte vezels [zijn] afkomstig van Ten Cate, een door Du Pont gelicentieerde leverancier. Enige onderbouwing of bewijs van deze door Du Pont bestreden stelling ontbreekt echter. 5.13. Vooralsnog dient de rechtbank dan ook als uitgangspunt te nemen dat geen sprake is van uitputting in de hiervoor beschreven zin.

Gebruikelijke benaming: 5.14. Volgens Dapro is NOMEX een gebruikelijke benaming geworden voor (weefsels van) hittebestendige aramidevezels en kan daarom met succes vervallenverklaring van het merk NOMEX worden gevorderd (of Dapro (...) een reconventionele vordering van deze strekking (...). 5.15. Deze stelling van Dapro gaat vooralsnog niet op.

Merkinbreuk: 5.18. Partijen gaan er van uit dat het gebruik van de tekens in de catalogus en op de website als merkgebruik in de Gemeenschap, en meer in het bijzonder, in de Benelux moet worden aangemerkt, zodat ook de rechtbank dat zal doen. Vooralsnog is er dus vanuit te gaan dat ook Dalmeijer Beheer en Damet merkinbreuk (onder a) in de Gemeenschap verweten kan worden.

Licentieovereenkomst geëindigd: 5.20. Erkens is dat de licentie in 2008 is verlopen. Vooralsnog blijkt niet van omstandigheden op grond waarvan Dapro mocht aannemen dat de licentie, in weerwil van de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst dienaangaande, zou doorlopen.

Misbruik van machtpositie: 5.21. Du Pont zou haar merkrechten volgens Dapro slechts inzetten om gedaagden als concurrent uit te schakelen. Hiermee zou Du Pont misbruik maken van IE-rechten en van haar machtspositie en zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Op die gronden zou, aldus Dapro, een inbreukverbod en inzage in beslagen documenten en bestanden moeten worden geweigerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is echter niet in te zien waarom Du Pont haar merkrechten niet zou mogen gebruiken om (inbreukmakende) handelingen van concurrenten te verbieden. Dit verweer van Dapro wordt dan ook verworpen.

Verbod op merkinbreuk: terecht gevorderd, met gemaximeerde dwangsom.

Vordering tot inzage: 5.25 De inzage dient vooralsnog beperkt te zijn tot gegevens ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. 5.26. Dapro heeft gesteld dat in de (bedrijfs)vertrouwelijkheid van de beslagen gegevens een gewichtige reden is gelegen die maakt dat inzage door Du Pont niet zou moeten worden toegestaan. Bij ongeclausuleerde inzage zou Du Pont volgens Dapro toegang krijgen tot (veel) meer gegevens dan enkel die met betrekking tot de inbreuk.

Aan dat bezwaar wordt tegemoet gekomen door inzage te geven middels een onafhankelijke derde.

Er is geen grond meer voor een incidentele vordering in reconventie: geen grond meer; De proceskostenveroordeling in het incident wordt aangehouden tot beslissing in de hoofdzaak.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf).

Gerecht EU 7 september 2011, Zaak T-524/09 (Meredith Corp tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkaanvrage woordmerk BETTER HOMES AND GARDENS mist onderscheidend vermogen voor tijdschiften en boeken die gaan over huizen en tuinen. Het is niet bepaald origineel of vraagt van het publiek interpretatie of extra gedachten. Was het een "advertising slogan", dan is het gebruikelijk dat er een correlatie tussen de aard van het product en het merk gaat. Afwijzing van de klacht.

24      Since the mark applied for is not particularly original or resonant, and does not require at least some interpretation or thought on the part of the relevant public, within the terms of paragraph 57 of the judgment in Audi v OHIM, cited in paragraph 11 above, it must be held that that mark is devoid of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009. The Board of Appeal for that reason acted correctly in law in finding, in paragraph 18 of the contested decision, that the expression BETTER HOMES AND GARDENS could not be accepted for registration in respect of the services which it covers and which come within Class 36 of the Nice Agreement.

26      First, in so far as the applicant submits that the expression BETTER HOMES AND GARDENS is not an advertising slogan, to the extent to which a slogan usually has a correlation with the nature of the products being sold, whereas a mark is composed, as in the present case, of an adjective and common names, and, therefore, that the Board of Appeal was wrong to examine the mark applied for in the light of the case-law applicable to advertising slogans, that argument must be rejected as unfounded. On the one hand, to the extent to which, as the Board of Appeal correctly noted in paragraph 18 of the contested decision, the expression BETTER HOMES AND GARDENS will be perceived by the relevant public as a simple and direct informative and laudatory message aimed at promoting the services covered by the mark applied for, the Board of Appeal did not commit an error of assessment in referring to that expression as an advertising slogan. On the other hand, and in any event, even if it were to be assumed that the Board of Appeal did commit an error of assessment in that regard, that would have no bearing on the conclusion set out in paragraph 24 above to the effect that that expression has no distinctive character.

27      Second, it is necessary to reject as unfounded the applicant’s alternative argument that the Board of Appeal applied, in paragraph 14 of the contested decision, set out in paragraph 18 above, an excessively severe criterion in the examination of the distinctive character of the sign for which registration is sought. In that regard, the applicant submits that the Board of Appeal was wrong to take the view that an advertising slogan can be registered as a mark only if, first, it is perceived ‘immediately’ as an indication of the commercial origin of the services which it designates, and, second, the relevant public distinguishes ‘without any possibility of confusion’ the services covered by that mark from those which have a different commercial origin. Indeed, that assessment of the Board of Appeal does not, in any event, call into question the conclusion according to which, as is clear from paragraphs 19 to 22 above, the Board of Appeal examined in this case, in accordance with the case-law, whether or not the mark applied for had a sufficiently distinctive character to be registered.

28      Third, the applicant’s argument that the Court of Justice’s reasoning in the judgment in Audi v OHIM, cited in paragraph 11 above, should, in essence, lead the General Court to annul the contested decision, must be rejected as unfounded. In paragraph 47 of that judgment, the Court of Justice noted that the mark VORSPRUNG DURCH TECHNIK, which means, inter alia, ‘advance or advantage through technology’, had a distinctive character for the relevant public since, as the General Court had held, that mark could have ‘a number of meanings, or constitute a play on words or be perceived as imaginative, surprising and unexpected and, in that way, be easily remembered’. However, unlike the mark VORSPRUNG DURCH TECHNIK, the mark here applied for, which does not make possible identification in this case of the commercial origin of the services which it covers, has no distinctive character, as has been stated in paragraph 24 above. 

29      Fourth, in so far as the applicant claims that the mark applied for operates as the title for a magazine published by it, that that mark is used for services which it categorises as ‘ancillary’ and that that mark was accepted by OHIM for the registration of goods and services other than those covered by the contested decision, those arguments must be rejected as ineffective. To the extent to which, as is clear from the case-law set out in paragraph 13 above, the distinctive character of a mark is assessed solely in the light of the goods or services for which registration is sought, the fact that the expression BETTER HOMES AND GARDENS had been registered for goods or services other than those examined in the contested decision, or that it had been used either as a title for a magazine or as a designation for other services, which the applicant, moreover, does not identify, is irrelevant to the conclusion set out in paragraph 24 above, according to which the Board of Appeal did not err in forming the view, with regard to the services in Class 36 of the Nice Agreement which the relevant public understands as aiding in the acquisition of better homes and gardens, that the mark applied for did not have any distinctive character within the terms of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Commentaar in't kort van Marten Bouma, Merkenbureau Bouma BV

Twee maanden geleden, op 6 juli 2011 oordeelde Rechtbank Utrecht (IEF 9895)  in kort geding dat de puddingbeker van De Natuurhoeve geen inbreuk maakt op die van FrieslandCampina, die naar verluidt in hoger beroep is gegaan. Gelukkig voor FrieslandCampina oordeelde de voorzieningenrechter dat een verpakking in de vorm van een pudding niet noodzakelijkerwijze generiek is. En ook niet dat de vorm door de aard van de waar wordt bepaald of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Er is in principe een geldig vormmerk, aldus de voorzieningenrechter. Kortom, er zijn nog volop kansen voor het hoger beroep. Maar, is hier geen sprake van een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan pudding?

FrieslandCampina kan inspiratie putten uit het feit dat de “Boer’n yoghurt” emmers van De Zuivelhoeve als vormmerk beschermbaar zijn, zo bleek in rechtszaken in 2009 (IEF 8143) en 2004 (hof Arnhem, LJN AR8252 en Rechtbank Almelo LJN AO2977). 

Omdat een vorm meestal ab initio te weinig onderscheidend vermogen heeft om als herkomstaanduiding te fungeren, moet een beroep op inburgering het depot tot inschrijving brengen. Door jarenlang intensief gebruik kan de vorm inburgeren als merk tenzij een uitzondering uit artikel 2.1 lid 2 BVIE van toepassing is: de vorm (1) wordt door de aard van de waar bepaald, (2) is noodzakelijk voor een technische uitkomst of (3) de vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar. De wezenlijke waarde noem ik als laatste want die wordt genoeg niet genoemd in het vonnis van de Rechtbank Utrecht, mogelijk omdat daar (nog) geen beroep op is gedaan.

Dit zijn de vormmerken van FrieslandCampina waarop de vorderingen in het kort geding zijn gebaseerd:

Benelux depotnummer 1215063	Benelux depotnummer 1215064

^{klik afbeelding voor vergroting}
Doorgaans gaat het bij een vormmerk zuiver om de driedimensionale vorm van een product of een verpakking. De merknaam Mona hoort dus eigenlijk niet thuis in de registratie van het vormmerk en de afbeelding zou niet in kleur hoeven te zijn. Tegen andere verpakkingselementen in het depot zie ik op zich geen bezwaar hoewel die FrieslandCampina niet lijken te helpen in deze zaak.

FrieslandCampina doet er naar mijn smaak goed aan de puddingbeker nogmaals te deponeren zonder de merknaam Mona en zonder kleuren. Ook de verpakkingselementen kunnen m.i. weggelaten worden.

Het BBIE kan echter van mening zijn dat deze vorm van de verpakking een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Immers, heeft deze vorm niet vooral kooplustopwekkendvermogen en aantrekkingskracht? – Doet de vorm het publiek watertanden? – en zo ja, kan de puddingbeker dan nog een geldig vormmerk zijn?

Of danken we het feit dat deze vorm ons collectief doet watertanden niet aan oma maar aan jarenlang intensief merkgebruik van deze vorm door Mona?

Vzr. Rechtbank Breda 1 september 2011, LJN BR6808 (BENSTOUT tegen Dreamgirl)

In navolging van IEF 9842. Executiegeschil, zijn dwangsommen verbeurd door foto's van erotische lingerie op server te laten staan? Auteursrechten. Exclusieve licentierechten foto's erotisch lingerie. Slaafse nabootsing. Onrechtmatig handelen.

Dreamgirl ontwerpt en produceert erotische lingerie, exclusieve distributieovereenkomst licentierecht aan Jörg. Aangeboden via www.dreamgirllingerie.nl. Klantenrelatie Benstout beëindigd, ongeautoriseerd gebruik van fotomateriaal ter aanprijzing van erotische artikelen.

Opslag van foto's die op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, kan niet worden aangemerkt als overtreding eerder vonnis. Drie foto's kunnen wel via Google, maar niet op de site gevonden worden, dus geen dwangsommen verbeurd. En staking van de executie ligt voor toewijzing gereed.

5.5. (...) De voorzieningenrechter is daarom voorshands van oordeel dat het dictum voor zover Benstout daarbij is geboden om de foto’s te verwijderen van de website(s) van Benstout, alsook van de servers waarop de foto’s zijn opgeslagen en uit alle overige (promotionele) materialen van Dreamgirl waarin deze zijn verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt, zo moet worden begrepen dat dit gebod is opgelegd voor zover het betreft het openbaar maken of verveelvoudigen van de foto’s. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningen¬rechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis van 27 juni 2011. Uit het voorgaande volgt dat de foto’s die de deurwaarder heeft aangetroffen op de server door exact een URL in te typen en die zijn genoemd in de processen-verbaal niet zijn aan te merken als een overtreding van meergenoemd vonnis van 27 juni 2011.

5.7. Het verweer van Dreamgirl dat deze drie foto’s wel kunnen worden gevonden door in het zoekprogramma Google als zoekterm “Dreamgirl” in te vullen en vervolgens te zoeken naar afbeeldingen slaagt niet. In het dictum van het vonnis in kort geding van 27 juni 2011 is uitdrukkelijk bepaald, juist om executiegeschillen te voorkomen, dat het verbod geldt voor foto’s die zijn afgebeeld op de websites dreamgirldirect.com en dreamgirllingerie.nl. Dreamgirl heeft niet aangetoond dat de drie foto’s met de omschrijvingen “sexy jurkje”, “serveerster” en “sexy princess” via de websites www.dreamgirldirect.com of www.dreamgirllingerie.nl kunnen worden gevonden.

5.8. De slotsom luidt dat de drie foto’s genoemd in de processen-verbaal van 2, 4 en 5 juli 2011, door Dreamgirl overgelegd als producties 4, 5 en 6, door Benstout niet kunnen worden gevonden via de websites van Dreamgirl en daarom niet kunnen worden aangemerkt als een niet-nakoming door Benstout van de in het vonnis van 27 juni 2011 sub 5.1 en 5.2 gegeven geboden. Nu moet worden geconstateerd dat Benstout uit hoofde van het vonnis van 27 juni 2011 geen dwangsommen heeft verbeurd, ligt de vordering die strekt tot staking van de executie van dat vonnis voor toewijzing gereed.

Hof Leeuwarden 6 september 2011, LJN BR6832 (Esschert Design B.V. tegen S&S Import & Export B.V.)

In navolging van IEF 9120. Procesrecht. Auteursrecht. Incidentele vordering, nevengeschikt beroep op Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Gedeeltelijke verwijzing naar het Hof 's-Gravenhage is mogelijk, echter dan zijn is er de onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is. Verwijzing wegens verknochtheid leidt tot (verdere) vertraging en hoe dan ook een onredelijke vertraging zodat de eiswijziging wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

7.  De toelaatbaarheid van een eiswijziging moet mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden echter overschreden, indien de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

8.  Uitbreiding van de grondslag van de vordering in hoger beroep met een nevengeschikt beroep op de Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen¬verordening zou de zaak in hoger beroep - wegens onbevoegdheid van dit hof om kennis te nemen van op de Gemeenschaps¬modellenverordening gebaseerde vorderingen - moeten worden verwezen naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, terwijl de zaak voor het overige ter beoordeling blijft van dit hof.

10. De na gedeeltelijke verwijzing ontstane, onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is, zou vervolgens kunnen worden opgelost door een vordering tot verwijzing wegens verknochtheid van de bij het gerechtshof te Leeuwarden aanhangige appel naar het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zulks leidt echter tot (verdere) vertraging van het geding, terwijl de zaak bij het gerechtshof te Leeuwarden zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

11.  Te meer daar het hier een kort geding betreft, leidt één en ander naar het oordeel van het hof hoe dan ook tot onredelijke vertraging, zodat de eiswijziging van [BV A] - voor zover de grondslag van de vordering wordt uitgebreid tot de Gemeenschapsmodellenverordening - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

12.  Het hof wijst er voor alle duidelijkheid op dat het voorgaande er niet aan afdoet dat recht zal worden gedaan op de eis zoals geformuleerd in het petitum van de memorie van grieven, aangezien de eiswijziging voor het overige niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

Laatste stoelen beschikbaar voor het lunchdebat 'De Billijke Vergoeding' met professor Dirk Visser die eveneens ingaat op de zaak Luksan en georganiseerd debat met de zaal met vertegenwoordigers en belanghebbenden (zie IEF 10112)

In't kort: Holiday Inn, nabij Station Amsterdam-RAI. Kosten €195,- (excl. btw), -10% voor sponsoren. Aanmelden hier.

Eerste commentaar Dirk Visser op Luksan (IEF 10141 - nader te bespreken tijdens het lunchdebat op donderdag 8 september a.s.): Het nieuwste speeltje van het HvJ EU in IE zaken is zonder twijfel artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. We zagen lid 2 van dat artikel (“Intellectuele eigendom is beschermd”) de laatste tijd regelmatig opduiken in conclusies A-G.

Nu blijkt ook lid 1 van belang. Volgens A-G  Trstenjak (HvJ EU 6 september 2011, Zaak C-277/10, Luksan) moet de billijke vergoeding van auteurs in het filmrecht worden bepaald aan de hand van de schadevergoeding voor onteigeningsregeling in artikel 17 lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

Recht op eigendom
1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

A-G  Trstenjak:

163. Mijns inziens moeten de artikelen 5, lid 2, sub b en c, en 2, sub a, van de Auteursrechtrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de billijke compensatie in een geval als het onderhavige toekomt aan de hoofdregisseur als filmauteur. De billijke compensatie in de zin van deze bepalingen vormt namelijk een passende beloning in de zin van artikel 17, lid 1, tweede volzin, van het Handvest, waarmee de auteur schadeloos wordt gesteld voor een beperking van zijn auteursrecht. Zoals hierboven uiteengezet, stelt de bevoegdheid van de lidstaten om het in beginsel aan de filmauteur toekomende reproductierecht overeenkomstig artikel 14, leden 2, sub b, c en d, en 3, van de Berner Conventie aan de filmauteur toe te wijzen, de toewijzing van het auteurschap aan de hoofdregisseur niet ter discussie.

Rechtbank 's-Gravenhage 6 september 2011 KG ZA 11-739 (Gain Harvest Development LTD. tegen Taste of Nature B.V.)

met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma.

Octrooirecht. Contractenrecht. Uitleg van handhavingsbepaling in overeenkomst.

Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en verwante octrooi(aanvrag)en door licenties te verstrekken. Koppert B.V., welke is overgegaan in Taste of Nature Holding B.V.) is actief als kweker en licentienemer. In een overeenkomst tot toepassing van geoctrooieerde werkwijze is een koopprijs afgesproken, evenals inspanningsplicht van Gain Harvest voor de handhaving van octrooien en merken.

Spoedeisend belang is aanwezig, omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft. Verplichting tot instandhouden van octrooi en merk, en dus optreden tegen inbreuken. Er is ten tijde van de beoogde levering een tweetal beweerdelijke inbreukmakers bekend, in artikel 13 valt echter geen garantie te lezen ten tijde van de beoogde levering echter:

Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. (r.o. 4.5)

Taste of Nature kan niet opschorten. Veroordeling (onder dwangsom) tot opgaaf van Raphanus-zaden (ook als dat "nul" blijkt te zijn) voor de nakoming van de overeenkomst en betaling van de koopprijs, geen dwangsom ex 611a Rv. Taste of nature veroordeelt in proceskosten in conventie én reconventie.

4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “hierbij en […] bij de levering van het Raphanus octrooi” dat “[…] er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “heden” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.

4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.

4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens nietnakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).

4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden2 enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.

Rondom de Apple vs. Samsung-zaak is er veel in media verschenen. Onlangs speelt er ook tussen juristen een discussie, maar deze gaat over de bevoegdheid van Nederlandse rechters om tegen in Nederland gevestigde gedaagden in kort geding een grensoverschrijdend verbod uit te spreken.

In de laatste bijdrage van Willem Hoyng wordt er gereageerd op een bijdrage van Bart Sujecki en Michiel Rijsdijk verschenen in 't FD van 1 september 2011. Met name op het punt dat er een opmerkelijke rechtsoverweging 4.1 is. Hoyng reageert, gesteund door jurisprudentie zoals Gerechtshof ’s-Gravenhage d.d. 12 juli 2011, LJN BR1364, IEF 9973 (Yellow Page) en Rechtbank 's-Gravenhage 15 september 2010, IEF 9089 (Solvay/Honeywell), dat dit eerder uitdrukkelijk is geoordeeld.

Als extraatje voegt Willem Hoyng ook toe dat op het punt van toepassing van EEX-Vo de rechter ook juist heeft gehandeld.

[De voorzieningenrechter] merkt fijntjes op dat de Nederlandse gedaagden de bevoegdheid niet hebben bestreden, maar terecht acht hij dat onvoldoende om zich ex art. 24 EEX-Vo bevoegd te achten. Immers, wanneer het om de exclusieve bevoegdheid van art. 22 (4) EEX-Vo gaat, kan de rechter art. 24 EEX-Vo niet toepassen. Hij zal zelf moeten nagaan of hij met het aannemen van bevoegdheid de exclusieve bevoegdheid (van een andere rechter) schendt.

Lees de discussie verder hier (link en link).