Turbo direct injection
Gerecht EU 6 juli 2011, T‑318/09 (Audi AG en Volkswagen AG tegen OHIM)
Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvrage. Beschrijvend karakter van Gemeenschapsmerkaanvraag voor (beschrijvende) woord TDI. Er is geen sprake van inburgering in de gehele Europese Unie, aldus dient het beroep wordt verworpen, en is TDI dus te beschrijvend voor merkregistratie.
Inburgering 44. In casu heeft de kamer van beroep op basis van het arrest TDI, punt 6 supra, geoordeeld dat aangezien het teken TDI uit de beginletters van de woorden van de uitdrukking „turbo direct injection” of „turbo diesel injection” bestaat, de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 voor de gehele Unie gold en het merk TDI dus in elk van de 15 lidstaten van de Unie op datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, zijnde 22 mei 2003, door het gebruik onderscheidend vermogen moest hebben verkregen (punten 32 en 33 van de bestreden beslissing).
47. Het is dus in alle lidstaten van de Unie waarin het aangevraagde merk ab initio onderscheidend vermogen miste, dat het door het gebruik onderscheidend vermogen moet hebben verkregen opdat het op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden ingeschreven [zie in die zin arrest Gerecht van 12 september 2007, Glaverbel/BHIM (Textuur van glazen oppervlak), T‑141/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38]. Bovendien kunnen de bewijzen die zijn overgelegd voor een aantal lidstaten, niet dienen als bewijs dat het teken in de overige lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen (zie in die zin arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 39).48. Daaruit volgt dat aangezien het teken TDI intrinsiek beschrijvend is in de gehele Unie, voor elke lidstaat van de Unie moet worden aangetoond dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
(…)
64. De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld [zie arrest Textuur van glazen oppervlak, punt 47 supra, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Jurispr. blz. II‑2883, punt 131].
65. Met name informatie over het marktaandeel als zodanig bewijst niet dat het doelpubliek van de betrokken waren een beschrijvend teken waarneemt als een aanduiding van de commerciële herkomst (zie naar analogie van de overlegging van informatie betreffende omzet en reclame, arrest Textuur van glazen plaat, punt 47 supra, punt 41). Bovendien hebben verzoekster voor voornoemde lidstaten geen volledige informatie geval per geval overgelegd betreffende met name de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik of betreffende de omvang van hun investeringen om het merk TDI te promoten.
Lees het arrest hier (link).
Met deze opmerking op het oog heeft
Met dank aan Klaas Bisschop en Rik Zagers, HoganLovells.
Octrooirecht. Bewijs. Prioriteit Japans octrooi "Printing material container and board mounted on printed material container" (hier). Verdediging volgens hulpverzoek. Bewijs niet door Epson geleverd, andere bewijslastverdeling beogen, wordt niet aangenomen. Onvoldoende onderbouwde gestelde octrooi-inbreuk. In reconventie: schorsing art. 83 lid 4 ROW 1995, vanwege lopende oppositie bij EOB.
4.2. Vooropgesteld zij dat het aan Epson als octrooihouder die een inbreukverbod vordert is om te stellen en - bij voldoende gemotiveerde betwisting - te bewijzen dat er inbreukmakende handelingen door de beweerdelijke inbreukmaker daadwerkelijk zijn verricht of (dreigen te) worden verricht. Pelikan heeft terecht aangevoerd dat de onder 1-5 hiervoor genoemde omstandigheden niet de conclusie kunnen dragen dat zij de cartridges in Nederland verhandelt, heeft verhandeld of enige andere voorbehouden handeling daarmee heeft verricht of dreigt te verrichten. Geen van de door Epson gestelde omstandigheden wijst ondubbelzinnig naar Pelikan als verantwoordelijk voor de Nederlandse handel in cartridges. (...)
4.3. Subsidiair wenst Epson de onduidelijkheid over welke groepsmaatschappij verantwoordelijk is voor de handel in Nederland voor rekening van Pelikan te laten komen. Het is niet duidelijk wat Epson met deze opmerking in juridische zin precies op het oog heeft. Voor zover Epson daarmee bedoelt te stellen dat, ook al kan niet rechtens worden vastgesteld dat Pelikan een haar verweten handeling in Nederland heeft verricht of dreigt te verrichten, zij nochtans kan worden veroordeeld omdat er onduidelijkheid ois over welke vennootschap behorend tot hetzelfde concern dat wel doet, vindt die stellen geen steun in het recht. Daargelaten dat Epson niet heeft gesteld dat de bijzondere voorwaarden zijn vervuld om te komen tot doorbreking van aansprakelijkheid in concern-verband, is evenmin vast te stellen dat Pelikan bij de beslissing van de groeps(lees: zuster)vennootschap die wel verantwoordelijk is voor de handel in Nederland enige juridisch relevant te achten inbreng (als bestuurder) heeft.
4.4. Voor zover Epson hiermee een andere verdeling van de bewijslast beoogt in de zin van 150 Rv, kan ook die niet worden aangenomen. Als gezegd geldt als hoofdregel dat Epson de feiten dient te bewijzen die de conclusie tot toewijzing van haar vorderingen kunnen dragen. De door Epson aangedragen omstandigheid dat er onduidelijkheid is, noopt niet tot een afwijking (de rechtbank vult aan: op grond van eisen van redelijkheid en billijkheid) van die hoofdregel. (…) Uit de door Epson gestelde omstandigheden kan zelfs niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat de handel in Nederland met goedkeuring van Pelikan plaatsvindt. Ook in dit verband wreekt zich dat Epson niet heeft voldaan aan hetgeen redelijkerwijs van haar als partij op wie de stelplicht rust is te vergen door andere reële mogelijkheden om aan informatie te komen te laten liggen.
Gemiddelde consument van pudding
met dank aan Maarten Haak, Daan van Eek en Eva den Ouden, Hoogenraad & Haak advocaten
Even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Vormmerk. Driedimensionale vorm van de verpakking. Vorderingen art. 2.20 sub b en sub c BVIE, bekend merk. Generieke puddingvorm. Marktonderzoek. Vorderingen ogv merkenrecht afgewezen. Geen (in)directe verwarring voor gemiddelde consument van pudding, geen slaafse nabootsing. Geen oneerlijke handelspraktijken. Art. 1019h Rv.
4.4. (...) Het betreft derhalve merken die zowel twee- als driedimensionaalkarakter hebben en derhalve een gecombineerd beeld/vormmerk betreffen. Bij het antwoor op de vraag of aan FrieslandCampina merkenrechtelijke bescherming toekomst, dient danook als uitgangspunt te gelden het merk zoals dat door FrieslandCampina is gedeponeerd en is ingeschreven en zoals dit hiervoor onder 2.2. is afgebeeld. Indien FrieslandCampina een merkenrechtelijke bescherming beoogt van uitsluitend de driedimensionale vorm van de puddingbeker en de rechthoekige kartonnen clip, door haar al "de MONA Vormmerken" gedefinieerd, dan had zij die vormen als merk(en) dienen te deponeren.
Merkenrecht 4.6 De Natuurhoeve heeft voorts aangevoerd dat de door FrieslandCampina gedeponeerde merken onder meer bestaan ui vormen die door de aard van de waar worden bepaald en noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, zodat het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 BVIE aan merkenrechtelijke bescherming van de depots in de weg staat. vooralsnog moet worden geoordeeld dat de vorm van de door FrieslandCampina gedeponeerde puddingbekers voor de functie van de puddingbekers verpakking van pudding) niet onontbeerlijk is. Pudding kan immers door de aanvankelijke vloeibare substantie worden gegoten en verpakt in een aanzienlijk aantal andere vormen. Dit blijkt ook uit de door De Natuurhoeve overlegde productie van puddingvormen, waaruit een groot aantal variaties aan puddingvormen blijkt.
Ook moet vooralsnog worden geoordeeld, dat de vorm van die puddingsbekers niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Vooralsnog is niet geblreken van wezenlijke vormkenmerken van de puddingsbekers die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.4.11 (...) De meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van afbeeding zijn de rode afdekfolie met daarop in witte letters "MONA", de van de onderkant tot de bovenkant doorlopende vingers en de gele pudding met rode sauslaag. Die bestanddelen domineren niet bij de onder 2.4. afgbeelde tekens. Die telkens hebben in tegenstelling tot het merk afbeelding I een in het oogspringende veelkleurig bedrukte afdekfolie en rondom op de bekers een brede veelkleurig (in de beker gegotn) bedrukte band, waardoor de vingers halverwege de beker ophouden en de verhouding tussen pudding en saus visueel anders oogt. De totaalindruk is dientengevolge geheel anders. Vooralsnog moet er dan ook van worden uitgegaan dat geen althans onvoldoende mogelijkheid bestaat dat bij de gemiddelde consument van pudding verwarring wordt gewekt tussen de [verpakkingen - red.] Van directe verwarring is dus geen sprake. Ook van de door FrieslandCampina gestelde indirecte verwarring is vooralsnog niet gebleken.
Bekend merk 4.14. Dit geldt tevens voor het FrieslandCampina gedane beroep op het bepaalde in 2.20 lid 1 onder c BVIE. (...) Dat de ingeschreven merken bekende merken zijn als bedoeld in 2.20 lid 1 onder c BVIE is door De Natuurhoeve niet betwist. Ook indien op grond van de stellingen van FrieslandCampina en de proceshouding van De Natuurhoeve moet worden aangenomen dat de ingeschreven merken bekende merken zijn in de zin van dat artikellid, dan dient beoordeeld te worden of er sprake is van overeenstemming tussen de merken zoals ingeschreven en de verpakkingen van De Natuurhoeve voor AH, C1000 en Lidl. Daarvan is sprake indien het betrokken publiek een verband legt tussen het ingeschreven merk en de verpakkingen van De Natuurhoeve. Een dergelijk verband blijkt uit de onderzoekgegevens die door FrieslandCampina als productie 14 in het geding zijn gebracht vooralsnog niet.
4.16. Het hiervoor vermelde leidt ertoe dat het door FrieslandCampina gevorderde op grond van het merkenrecht moet worden afgewezen.
Slaafse nabootsing 4.17. FrieslandCampina heeft subsidiair aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat De Natuurhoeve jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, omdat sprake is van slaafse nabootsing door De Natuurhoeve. Voor een geslaagde beroep op slaafse nabootsing is vereist dat sprake is van een nagebootst product dat verwarring wekt.
Uit het hier overwogene in verband met het door FrieslandCampina gedane beroep op een aan haar toekomend merkrecht, volgt tevens dat daarvan vooralsnog niet is gebleken.
Lees het vonnis hier (LJN / grosse / schone pdf)
Wie het eerste komt
Hof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN BR0392 (Liv Oost B.V. tegen Previtas Nederland B.V.)
Met dank aan Koen Konings, Dorhout advocaten en Douglas Mensink, MICTA BV.
In navolging van IEF 9544 en DomJur 2011-674. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Gebruik domeinnaam door vennootschap A vormt geen inbreuk op de handelsnaam van vennootschap B (voormalige dochteronderneming van A) noch een onrechmatige daad. Dwangsom opgelegd met betrekking tot ongedaanmakingsverplichting ter zake van vernietigd vonnis voorzieningenrechter.
5. In hoger beroep gaat het, in de kern genomen, om de vraag aan wie de domeinnaam www. previtas.nl toekomt. Bij de beantwoording van deze vraag staat voorop dat een domeinnaam krachtens het beginsel “wie het eerst komt, die het eerst maalt” toekomt aan degene die de domeinnaam het eerst heeft geregistreerd. Dit beginsel leidt uitzondering indien daardoor inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of op grond van bijkomende omstandigheden onrechtmatig wordt gehandeld.
11. Anders dan de voorzieningenrechter heeft aangenomen, is het hof van oordeel dat Previtas Nederland niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Liv Oost na de beëindiging van de samenwerking onder de domeinnaam www.previtas.nl haar onderneming heeft voortgezet. Uit afschriften van de website www.previtas.nl die door Previtas Nederland zijn overgelegd (vgl. prod. 11 en 12 in eerste aanleg) blijkt immers dat de domeinnaam door Liv Oost slechts gebruikt wordt om klanten te informeren met betrekking tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechts aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet op de inhoud van de website niet tevens als handelsnaam.
13. Grief 5 keert zich tegen het voorlopig oordeel van de rechtbank dat nu Liv Oost heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, haar belang bij de handhaving van de betreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij spoedige overdracht daarvan.
14. Voorop staat dat louter een afweging van belangen van partijen, zonder dat overigens een normschending kan worden aangewezen, geen grondslag kan bieden voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.previtas.nl. De enkele omstandigheid dat Previtas Nederland meer belang heeft bij de domeinnaam dan Liv Oost, maakt het nog niet onrechtmatig dat Liv Oost die domeinnaam niet wil afstaan aan Previtas Nederland en deze voor zich zelf gebruikt (door deze naar haar eigen Liv-site te laten doorlinken). Pas oneerlijke concurrentie of onrechtmatig gebruik van de domeinnaam (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden. Daarvan is het hof evenwel onvoldoende gebleken.
15. Door Previtas Nederland is onvoldoende gesteld en evenmin is anderszins gebleken dat Liv Oost door niet te meewerken aan de overdracht van de registratie van de domeinnaam www.previtas.nl jegens Previtas Nederland onrechtmatig handelt. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, brengt in een zaak als de onderhavige, waarbij partijen kennelijk geen regeling hebben getroffen met betrekking tot het gebruik en de registratie van een domeinnaam na beëindiging van een samenwerking, de zorgvuldigheid die Liv Oost in het maatschappelijk verkeer jegens Previtas Nederland in acht dient te nemen, niet met zich dat Liv Oost de domeinnaam aan Previtas Nederland dient over te gedragen. Dit geldt temeer nu Liv Oost - zij het toen nog handelende onder de naam Previtas B.V. - in 2004 als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd en de domeinnaam door haar gebruikt wordt om klanten te informeren over de overname van Previtas B.V. en de naamswijziging naar Liv Oost B.V.
Lees het arrest hier (LJN / pdf)
Zij het in de visie van
Hof 's-Hertogenbosch 5 juli 2011, LJN BR0644 (Eestairs Nederland B.V. tegen Dirrix)
Met dank aan Rutger van Rompaey en Rik Geurts, QuestIE Advocatuur
In navolging van IEF 9169. Auteursrecht. r.o. 4.1.1. "Dirrix is architect. Voor een opdracht van Dirrix betreffende een woning van mevrouw Kruit in Nijmegen is in 1995 een trap ontworpen. De treden van deze trap zijn uitgevoerd in één lint van gevouwen stripstaal." r.o. 4.1.3. "Dirrix heeft medio 2010 bemerkt dat Eestairs een trap in haar assortiment had die op de website van Eestairs bekend was als de ‘Zigzagtrap’ (hierna: de zigzagtrap). Op de onderstaande afbeelding staat de trap links en de zigzagtrap rechts." De vorderingen worden door voorzieningenrechter toegewezen.
Auteursrecht aangenomen, geen verwording tot algemene stijlkenmerken. Geen bewijs van tegendeel van wettelijk vermoeden ex art. 4 Aw. Inbreuk staat vast, het `geen ontleningsverweer´ is onvoldoende gemotiveerd "niet bekend met het ontwerp". Geen aanleiding tot matiging dwangsommen omdat het een klein bedrijf is. Geen rectificatie noodzakelijk (geweest), omdat geen belang, omdat inmiddels een rectificatie is geplaatst, zij het in de visie van Dirrix.
Procesrechtelijke element: inbreng van rapport van werktuigbouwkundige omtrent de vraag of de trap en zigzagtrap uitsluitend functioneel en technisch zijn bepaald. Art. 1019h Rv werkelijk gemaakte proceskosten.
4.6. Voor de beoordeling van het geschil zal het hof achtereenvolgens de volgende relevante vragen beantwoorden:
a) Komt de trap auteursrechtelijke bescherming toe?
b) Zo ja, komt het auteursrecht op de trap toe aan [X.]?
c) Zo ja, maakt Eestairs met de zigzagtrap inbreuk op het aan [X.] toekomende auteursrecht op de trap?
d) Als er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming of inbreuk, is dan sprake van slaafse nabootsing door Eestairs?
4.7. Komt de trap auteursrechtelijke bescherming toe?
4.7.9. Bij de vraag of de trap een eigen oorspronkelijk karakter bezit dient te worden beoordeeld of de vorm van de trap niet is ontleend aan die van een ander werk. Ontlening kan enkel betrekking hebben op werken die reeds bestonden ten tijde van het ontwerp van de trap, dus voor 1995. Van de door Eestairs overgelegde producties is enkel de in r.o. 4.7.2 genoemde buitentrap van eerdere datum. De buitentrap, die oogt als een ladder, bestaat uit een lintvormige trapconstructie die verticaal, evenwijdig tegen de muur is geplaatst en die, voor zover het hof kan opmaken uit de overgelegde afbeeldingen, treden heeft die gevormd worden door een vierkante buisconstructie. De buitentrap is bij iedere vierde hoek van de constructie om en om links en rechts via een (stalen) verbinding aan de achterkant van de buitentrap aan de muur bevestigd. Zoals Eestairs ook zelf aangeeft loopt de trap, die onderwerp vormt van deze procedure, in tegenstelling tot de buitentrap, schuin en zijn de treden dieper. Daar komt bij dat de lintvormige constructie van de trap dunner/platter is, de trap aan één zijde, met het verticale gedeelte van de constructie, aan de muur is bevestigd, de treden van de trap breder zijn, waardoor er een rechthoekig effect ontstaat, en een trapleuning is aangebracht.
4.7.10. Bovendien is door de wijze van bevestiging, de vorm van de constructie en de treden, en de hellingsgraad van de trap een optisch effect gecreëerd, waardoor de trap in de ruimte lijkt te zweven. Dit effect heeft de buitentrap niet, omdat deze strak verticaal tegen een muur is geplaatst. Het hof is op grond daarvan voorshands van oordeel dat de trap voldoende beschermde trekken bezit, die maken dat de totaalindrukken van de trap en de buitentrap in zodanige mate verschillen dat de trap als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk HR 29 november 2002, LJN AE8456, IER 2003,17, Una Voce Particulare, r.o. 3.5). Het hof is aldus van oordeel dat de trap niet is ontleend aan de buitentrap.
Verwatering [red.] 4.7.11. Eestairs stelt eveneens dat er sprake zou zijn van verwatering van het auteursrecht op de trap, omdat op internet en meer in het bijzonder op de eerder genoemde website stairporn.org heel veel materiaal voorkomt dat gelijk is aan of sterk overeenkomt met de trap. Voor zover in het auteursrecht al gesproken zou kunnen worden van verwatering, in die zin dat een in aanvang beschermd werk verworden is tot een onbeschermde stijl, heeft Eestairs onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd waarom daar in het onderhavige geval sprake van is. Het hof acht niet aangetoond dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de trap in die mate terug te vinden zijn in andere trappen dat daaruit afgeleid zou moeten worden dat deze trekken van de trap (inmiddels) verworden zijn tot algemene stijlkenmerken. De door Eestairs overgelegde producties, waaronder producties 2, 4, 8 en productie 3 van de akte, zijn daartoe onvoldoende, zodat het hof voorbij gaat aan deze stelling van Eestairs.4.8. Komt het auteursrecht op de trap toe aan [X.]?
Opdrachtgever [red.] 4.8.3. Eestairs stelt dat niet [X.], maar [Y.] als opdrachtgever de auteursrechthebbende zou zijn op de trap, omdat de trap een door [X.] uitgewerkt ontwerp van [Y.] zou zijn. Het hof maakt uit deze stelling op dat Eestairs een beroep doet op art. 6 Aw, dat inhoudt dat indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht die ander als de maker wordt aangemerkt. Het is het hof niet gebleken dat [Y.] de trap zou hebben ontworpen, noch dat dat onder haar leiding en toezicht zou zijn gebeurd. In de opdracht, zoals overgelegd in productie 9 bij de inleidende dagvaarding zijn onder meer als werkzaamheden opgenomen: ‘het voorlopig ontwerp’ en ‘het definitieve ontwerp’ en daarbij staat in de bijzondere bepalingen onder meer: ‘er is in deze overeenkomst uitgegaan van een uitwerking van een door de opdrachtgeefster aanvaard voorlopig ontwerp’. Hieruit volgt eerder dat de ontwerpwerkzaamheden door de opdrachtnemer [X.] zijn uitgevoerd. Dat ligt ook voor de hand, omdat [Y.] nu juist [X.] voor het architectonisch ontwerp van het woonhuis, waarvan de trap een onderdeel uitmaakt, heeft ingeschakeld. Dit wordt bevestigd door de verklaring van [Y.], die door [X.] als productie B bij de memorie van antwoord is overgelegd.Vermoeden auteursrecht [red.] 4.8.6. Eestairs heeft tegen het wettelijk vermoeden van makerschap van [X.] op grond van art. 4 Aw geen bewijs van het tegendeel geleverd, noch het tegendeel aannemelijk gemaakt, zodat het hof voorshands [X.] als auteursrechthebbende op de trap aanmerkt en de tweede vraag eveneens bevestigend beantwoordt. Eestairs heeft bij pleidooi nog een bewijsaanbod gedaan, maar het hof gaat daaraan voorbij, omdat het in de onderhavige procedure in kort geding geen ruimte aanwezig acht voor aanvullende bewijslevering. Daarmee faalt ook grief II.
4.9. Maakt Eestairs met de zigzagtrap inbreuk op het aan [X.] toekomende auteursrecht op de trap?
4.9.5. Het hof is van oordeel dat de voorzieningenrechter in r.o. 3.7 terecht heeft overwogen dat vergelijking van de beide trappen uitwijst dat de zigzagtrap in zodanige mate auteursrechtelijke beschermde trekken van de trap vertoont dat de totaalindrukken die de beide trappen maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de zigzagtrap als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. De zigzagtrap heeft, net zoals de trap, de specifieke rechte, strakke vorm van als een lint gevouwen stripstaal waarbij de treden steeds twee aan twee met elkaar zijn verbonden en de trap aan één zijde, met het verticale gedeelte van de constructie, aan de muur is bevestigd. De zigzagtrap geeft ook hetzelfde ruimtelijke en rechthoekige effect door de plaatsing in de ruimte en de verhouding tussen de afmeting van het horizontale deel van de treden ten opzichte van de verticale gedeeltes. Op de trapleuning na heeft Eestairs met de zigzagtrap alle hierboven opgenomen auteursrechtelijk beschermde kenmerken van de trap overgenomen. De door Eestairs genoemde verschillen acht het hof voor de totaalindruk van ondergeschikt belang.
Rectificatie [red.] 4.12. De zesde grief komt op tegen het door de voorzieningenrechter in 4.5 van het dictum opgelegde bevel tot het plaatsen van een rectificatie op de website van Eestairs. Deze grief slaagt. Het hof is van oordeel dat de bevolen rectificatie niet in verhouding staat tot de inbreuk, zoals door Eestairs gepleegd. Niet is aannemelijk geworden dat Eestairs bewust verwijtbaar heeft gehandeld. De stelling van Eestairs dat een eenmalige rectificatie gebruikelijk is begrijpt het hof als een eenmalige brief aan de afnemers van de inbreukmakende zigzagtrap en niet als een vermelding op de webpagina. Gezien de omvang en de duur van de inbreuk, die beperkt is tot de kortstondige plaatsing van foto’s van de zigzagtrap op de website van Eestairs, die hebben geleid tot de verkoop van twee zigzagtrappen, is het hof van oordeel dat de gevorderde en opgelegde rectificatie, gezien het verstrekkende gevolg van een dergelijke vermelding op het internet, disproportioneel is.4.12.1. [X.] heeft aangevoerd dat Eestairs bij deze grief geen belang heeft, omdat inmiddels een rectificatie op de website van Eestairs is getoond, zij het in de visie van [X.] niet conform het vonnis. Dit verweer verwerpt het hof. Eestairs heeft er wel degelijk belang bij dat het vonnis op dit punt wordt vernietigd, niet alleen omdat met betrekking tot die rectificatie kennelijk een geschil tussen partijen is gerezen inzake verbeurde dwangsommen, maar ook omdat Eestairs stelt als gevolg van deze rectificatie reputatieschade te hebben geleden met omzetderving als gevolg.
4.12.2. Het hof zal derhalve het bestreden vonnis vernietigen voor zover het het bevel tot rectificatie betreft. De daarbij in r.o. 4.6 van het bestreden vonnis opgelegde dwangsommen volgen hetzelfde lot, zodat het hof eveneens 4.6 van het dictum zal vernietigen.
Behalve bij weefsels
BBIE 27 mei 2011, oppositienr 2004626 (TEMPUR BENELUX B.V. tegen KAUKO INTERNATIONAL BV)
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk TEMPUR en woord-/beeldmerk TEMPUR tegen woord-/beeldmerk NEWPUR. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt ingeschreven voor Kl. 24: weefsels. Niet ingeschreven voor Kl. 20 en Kl. 24: textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Conceptuele vergelijking niet relevant in deze categorie. Sprake van verwarringsgevaar bij identieke of soortgelijke producten in Kl. 20 en 24, behalve bij weefsels in Kl. 24.
65. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
66. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). L’opposant avance l’existence d’un caractère distinctif élevé des droits invoqués en raison de la renommée mondiale, et plus particulièrement au Benelux, des droit invoqués. Cette affirmation n’est toutefois pas Décision opposition 2004626 Page 12 de 12 étayée par un ensemble suffisant de pièces probantes. En effet, le matériel fourni par l’opposant est constitué de quelques copies de publicités réalisées durant les années 2007 à 2009. On ne peut toutefois, par application des principes dégagés par la jurisprudence européenne, déduire de la simple existence des documents produits par l’opposant, une quelconque renommée ou un quelconque caractère distinctif élevé des droits invoqués. Dès lors, l’Office considère que les droits invoqués jouissent d’un caractère distinctif normal.
Answer could lie in the case law of the ECJ
Met dank aan Pieter Veeze, BBIE
UNION of European practitioners in intellectual property heeft zijn vijftigste verjaardag gevierd. Dit heuglijke feit is gevierd tijdens een congres te Brussel, waarbij Edmond Simon (Directeur-Generaal van het BBIE) tijdens de opening zijn felicitaties heeft overgebracht. Een van de sprekers op het programma was Pieter Veeze (jurist bij het BBIE), die een voordracht hield over normaal gebruik van gemeenschapsmerken (de ONEL zaak).
I will of course not be able to discuss the whole study in 20 minutes, so I decided to focus on one element, which is in my view of the utmost importance for the coexistence of the systems and, in the end, for the successful functioning of the European trademark system as a whole: genuine use. Or to be more precise, territorial aspects of genuine use. You will probably all have guessed by now that I will discuss the famous ONEL-case.
But before I continue, I must make a clear statement: I admit my name is Pieter Veeze. I also admit that I am employed by the Benelux Office for Intellectual Property. I even admit being rapporteur of the opposition decision in the matter of ONEL vs. OMEL1. However, I am here today as Pieter Veeze, the person, and not in my capacity of staff member of the Benelux Office. So anything I will say is attributable to myself and to me alone, and if my personal opinion happens to correspond with the opinion of my Office, this is no more than a coincidence.
ONEL: the facts
As I am sure everyone present here today knows, in the beginning of 2010, our Office issued an opposition decision which attracted quite a bit of attention: the ONEL case. I will very briefly summarize the facts, since I assume that they are not new for most of you.
An opposition was filed at our Office against the Benelux trademark OMEL for legal services, based on an earlier CTM for the mark ONEL, also for legal services. As you can see, both the marks and the services are similar or even identical. The earlier mark was registered as a CTM for more than five years, and the defendant demanded proof of use. He specifically added that he was aware of the use of the ONEL mark in the Netherlands – which is not surprising because ONEL is active in the IP consulting business for more than 40 years. Genuine use in the Netherlands was, therefore, in confesso between the parties, and the request for proof of use only concerned other EU countries. (...)ONEL: the arguments
As a true lawyer, I always read backwards, so I will start with the conclusion (points
37 and 38 of the decision). I have fully quoted them, since I have experienced that there is sometimes a misunderstanding about it:37. Taking everything into consideration, the Office is of the opinion that the view contained in the Joint Statements stating that genuine use in one single country by definition results in genuine use in the Community, cannot be maintained.
38. The invoked right is a CTM and parties have admitted that it has only been used in the Netherlands. The services for which the invoked right is registered are destined at a large public located throughout the entire Community. Use in only the Netherlands can, given these facts, not be classified as normal use of the invoked right.
As you can see, I have underlined the words “by definition”. Many people seem not to have read those words very carefully. Our decision does not state that use in one member state is by definition not enough. It simply states that it is not by definition enough. This is, of course, something quite different. (...)
ONEL: the discussion
The discussion about genuine use of a CTM is, of course, not entirely new8. But the ONEL decision really seemed to “boost it up”. Honestly speaking, we were a bit overwhelmed by the enormous amount of attention the decision generated, not only in the Benelux, not even only in the EU, but literally worldwide. (...)ONEL: arguments against the decision
The first argument I have heard from some critics is, so to say, “haven’t these morons at the Benelux Office read PAGO9?” Or in other words, if reputation in one country is already enough, genuine use in one country will certainly be sufficient. I am not convinced by this argument. Genuine use and reputation are totally different subjects, with a totally different ratio legis. Genuine use is about the existence of the right, and we know from cases like EUROPOLIS10 and BOUNTY11 that this is a question of all or nothing. Reputation can lead to a broader protection, and we already knew from the CHEVY12 case that this can very well be limited to a specific area or country. This is also how I interpret the recent DHL13 case. (...)Genuine use: predicting the future
I now come to the last and hopefully most exciting part of this presentation: I will use my crystal ball and try to predict the future.(...)But to be honest, I am not convinced that an “invented solution” is really necessary. Perhaps the answer is closer than we all think. In ANSUL, the ECJ considered:
“When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, particularly whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark, the nature of those goods or services, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark.”
In my opinion, if one would take account of all these facts and circumstances, the answer would clearly be different for a market of 500 million people than for a market that has a fraction of that population. So basically, I think the answer could lie in the case law of the ECJ itself. If all the characteristics of the market concerned – whether they are geographic, economic, sociologic, demographic or whatever – are properly taken into account – which must of course happen on a case by case basis – I think we could be on the right way to solve the problem.
Broedmachine van Saab-Spyker?
BBIE 26 mei 2011, oppositienrs. 2005435 en 2005457 (Saab AB en Spyker Cars NV tegen Rudi Izaäk van der Linden)
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerken SAAB, en o.m. woordmerken SPYKER en gecombineerde woord-/beeldmerken SPYKER tegen woordmerken SAAB-SPYKER(en 2). Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt, behoudens uitkomst oppositie, ingeschreven voor werktuigmachines, broedmachines. Niet ingeschreven voor klasse 7 machines en werktuigmachines, motoren, koppelingen en transmissie-organen, landbouwmachines; Kl 8 handgereedschappen en -instrumenten, Kl 12. Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Geen conceptuele betekenis, dus geen beoordeling. Sprake van verwarringsgevaar v.w.b. identiek en soortgelijk bevonden waren.
2005457.
67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 7 en 12 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich ofwel tot een professioneel publiek richten, dan wel een grote financiële investering vergen. Voor de overige waren geldt dat niet kan vastgesteld worden of er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.
68. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.
Duurt voort totdat
Met dank aan Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap advocaten.
In navolging van IEF 8697. Auteursrecht. Leenrecht. Bibliotheekboeken. Een verlenging is geen nieuwe openbaarmaking. Anders geformuleerd: een verlengde uitlening valt immers nog steeds binnen de aangehaalde definitie van uitlenen. De procedure gaat met name om de situatie waarin de bibliotheek geen vergoeding vraagt aan de klant voor een verlenging. Het is nu duidelijk dat de bibliotheken in dat geval geen vergoeding aan Stichting Leenrecht hoeven af te dragen. Beroep slaagt niet.
A contrario redenering rondom 'aan het publiek ter beschikking komen' slaagt niet. Leenovereenkomst ex art. 7A:1777 BW wordt genoemd, in dit geval gaat het om een voortdurende uitlening ipv nieuwe uitlening. Communautaire auteursrecht (Verhuur en Leenrecht Richtlijn, hierna: VRL), billijke vergoeding en drie-stappentoets. Tussen partijen gemaakte afspraken kunnen geen invloed hebben op uitleg van de Auteurswet. Ontbreken van specificatie proceskosten, liquidatietariefbegroting. Het Hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep. (begeleid met een persbericht)
Openbaarmaking 11. Nu de hiervoor aangehaalde bepalingen zijn ingevoerd ter implementatie van de VRL, dienen zij richtlijnconform te worden uitgelegd, waarbij het begrip ‘uitlening’ als een autonoom Unierechtelijk begrip dient te worden aangemerkt dat uniform moet worden uitgelegd op het grondgebied van de Europese Unie. In dat verband is van belang dat uit de betreffende bepalingen uit de AW en uit de toelichting daarop niet blijkt dat de Nederlandse wetgever iets anders heeft beoogd dan de VRL. Daarbij verdient wel opmerking dat, zoals uit het voorgaande blijkt, de kwalificatie van ‘uitlening’ als een vorm van openbaarmaking een keuze van de Nederlandse wetgever is, die niet mag leiden tot een andere betekenis van dit begrip dan die welke het in de VRL heeft.(…).
Toetsing 12. Om te kunnen beoordelen of de verlenging van de uitlening van een werk moet worden aangemerkt als een nieuwe uitlening is allereerst van belang om onder ogen te zien hoe de feitelijke situatie is bij uitlening, respectievelijk verlenging. Bij de uitlening van een werk door openbare bibliotheken is sprake van het feitelijk meegeven van het werk aan de gebruiker. Het werk wordt buiten de feitelijke macht van de bibliotheek gebracht en in de macht van de gebruiker gebracht. Partijen zijn het erover eens dat bij verlenging van de uitlening door dezelfde persoon geen sprake hoeft te zijn van het terugbrengen en opnieuw in gebruik geven van het werk. Verlenging kan ook telefonisch of via internet plaatsvinden. Partijen gaan er derhalve beide vanuit gaan dat de wijze van verlenging voor het antwoord op de voorliggende vraag niet terzake doet. Bij die stand van zaken is uitgangspunt voor de beoordeling dat het werk bij verlenging niet eerst aan de bibliotheek wordt teruggegeven en vervolgens door deze opnieuw ten gebruik wordt afgestaan.13. Een belangrijk argument van Stichting Leenrecht voor haar stelling dat verlenging als nieuwe uitlening kwalificeert is ontleend aan de omstandigheid dat uitlening door de Nederlandse wetgever als een vorm van openbaarmaking is aangemerkt. Stichting Leenrecht doet in dit verband een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1995, NJ 1995, 669 (Bigott/Doucal), waarin is geoordeeld dat, om te kwalificeren als openbaarmaking, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. Volgens Stichting Leenrecht leidt de omstandigheid dat de overige leden van de bibliotheek het betreffende werk tijdens de uitlening kunnen reserveren en dat zodanige reserveringen in de weg staan aan verlenging, tot de conclusie dat verlenging is aan te merken als een nieuwe uitlening, omdat de mogelijkheid tot reservering meebrengt dar het werk aan het eind van de primaire leentermijn aan het publiek ter beschikking komt.
14. Dit argument snijdt geen hout. De in voornoemt arrest gegeven regel dat, om te kwalificeren als openbaarmaking, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt, brengt immers niet (a contrario) mee dat telkens als het werk aan het (relevante) publiek ter beschikking komt, sprake is van een nieuwe juridisch relevante openbaarmaking. Stichting Leenrecht ziet over het hoofd dat reeds sprake is van ‘aan het publiek ter beschikking komen komen’ in de zin van het auteursrecht zodra van werk in het bestand van uit te lenen werken van een bibliotheek word opgenomen. Vanaf dat moment wordt een werk ter uitlening aan het publiek aangeboden. Zulk een aanbieding aan het publiek is noch naar de inhoud en strekking van de VRL, noch het Nederlandse auteursrecht aan te merken als een ‘uitlening’. Het op deze wijze ter beschikking staan van het publiek stopt niet nadat het werk is uitgeleend aan één concrete gebruiker; het betreffende werk blijft immers in het bestand van de bibliotheek en de mensen uit het publiek kunnen dat desgewenst reserveren voor de periode na afloop van de eerste uitleentermijn. Gebeurt dat niet, dan verandert de situatie niet. Daaruit volgt evenzeer dat het “vrij zijn of komen”, c.q. de mogelijkheid tot reservering van het betreffende werk voor een concrete uitlening, niet leidt tot een (hernieuwd) ter beschikking komen van het grote publiek, zodat van een (tusssentijdse) juridisch relevante openbaarmaking die aan de weg zou staan aan het voortduren van de uitlening geen sprake is.
15. Uitlening is, zo blijkt uit de VRL (zie hiervoor rov. 8), alsook uit de hiervoor aangehaalde bepalingen van de Aw (vergelijk ook artikel 15g Aw), een rechtshandeling, waarbij het werk voor een beperkte tijd aan een bepaalde persoon uit het betreffende publiek ten gebruik wordt afgestaan. ‘Verlenging is, gelet op het voorgaande, niet als een, in het kader van bet communautaire begrip ‘uitlening’ relevante nieuwe rechtshandeling aan te merken. De periode van verlenging valt immers onder de ‘beperkte tijd’ gedurende welke een gebruiker het werk tot zijn (feitelijke) beschikking krijgt.
Bruikleen 17. Voor zover nog van belang, vloeit ook uit het overige civiele recht voort dat een verlenging van de gebruiksduur niet kan worden aangemerkt als een nieuwe uitlening. Uitlening door de bibliotheek aan de consument heeft naar Nederlands civiel recht het meest weg van een overeenkomst van bruikleen. Deze overeenkomst kenmerkt zich hierdoor dat de ene partij, de uitlener, aan de andere partij, de bruiklener, een zaak tijdelijk en om niet in gebruik geeft en de andere partij zich verbindt om het geleende terug te geven op het tijdstip dat uit de overeenkomst of de wet voortvloeit (artikel 7A:1777 BW). Deze overeenkomst wordt als een zogenaamde reële overeenkomst aangemerkt; zij komt pas tot stand doordat de uitlener een zaak daadwerkelijk ten gebruike geeft en zij duurt voort totdat de zaak wordt terug gegeven. Nu bij de verlening van de uitlening geen sprake is, althans hoeft het zijn, van een teruggeven en weer op nieuw in gebruik geven, is derhalve geen sprake van een nieuwe uitlening, maar van een voortdurende uitlening. [accentuering red.]
Het communautaire auteursrecht; billijke vergoeding en drie-stappentoets
18. Stichting Leenrecht betoogt voorts dat het recht op een billijke vergoeding noopt tot het aanmerken van een verlenging als een nieuwe uitlening. Zij wijst erop dat bij verlenging sprake is van een voortdurende exploitatie en dat het werk gedurende de periode van verlenging niet aan een derde kan worden uitgeleend. Het oordeel van de rechtbank heeft dan tot gevolg dat de auteur voor die periode een billijke vergoeding misloopt, aldus Stichting Leenrecht.19. Mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 11 voorop is gesteld, snijdt dit argument van Stichting Leenrecht geen hout. Dat over de periode van verlenging niet een separate vergoeding behoeft te worden betaald betekent niet dat de door de auteur te ontvangen vergoeding niet mede betrekking heeft op deze periode. Deze valt immers onder de periode van uitlening (aan één gebruiker), waarvoor de auteur een vergoeding ontvangt. Of die vergoeding, gelet op de periode van maximale uitlening aan één gebruiker, billijk is moet in het kader van de vaststelling van de vergoeding door StOL worden vastgesteld. Artikel 15dAw voorziet in het mechanisme daarvoor.
Drie-stappentoets 21. De hier aan de orde zijnde beperking is die van artikel 15c Aw. In het midden latend of deze beperking onder het toepassingsbereik van de ARL, TRIPS of WCT valt, overweegt het hof als volgt. Dat de beperking als zodanig niet voldoet aan de drie-stappentoets wordt door Stichting Leenrecht (terecht) niet bepleit. Het gaat in casu om de vraag of verlenging van een uitlening dient te worden aangemerkt als een nieuwe uitlening. Stichting Leenrecht betoogt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat anders een categorale uitzondering wordt gecreëerd, hetgeen in strijd is met de eerste stap (beperkingen zijn alleen toelaatbaar in bijzondere gevallen). Dat betoog slaagt niet. Door uitleg van het begrip uitlenen wordt geen uitzondering daarop gecreëerd. De door rechtbank en hof aanvaarde uitleg impliceert dat een verlenging onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke uitlening en dus valt onder de daarvoor geldende wettelijke regeling. Evenmin wordt, gelet op hetgeen in rov. 20 is overwogen, door die uitleg op zichzelf afbreuk gedaan aan de normale exploitatie van het recht of worden de wettige belangen van de auteurs onredelijk geschaad.
Lees het vonnis hier (pdf / bibliotheken.nl / LJN / zuivere pdf)
Afstand wordt gecreëerd
Met gelijktijdige dank aan Joris van Manen & Laura Fresco, Hoyng Monegier en Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan
Even voor jezelf lezen. Zeer uitvoerig geïllustreerde en onderbouwde uitspraak. Merkenrecht. Kleding. Inbreuk. G-Star wordt gezien als een bekend merk 2.20 lid 1 sub c BVIE. Verwarringsgevaar geen vereiste. Overeenstemming: visueel DSTR, marktonderzoek, verboden wordt: gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Niet verboden: tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Dwangsom €1.000 per kledingstuk of €10.000 per dag, met maximum €1.000.000.
4.10. Bij deze stand van zaken neemt de voorzieningenrechter voorshands als uitgangspunt dat G-STAR als een bekend merk de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE dient te worden aangemerkt.
4.15. Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet zonder meer worden aangenomen dat de letters STR ook worden gelezen als ‘star’ indien het DSTR teken zo is vormgegeven dat geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Naar C&A gemotiveerd heeft gesteld kan het teken DSTR immers ook worden aangeduid als lettercombinatie (fonetisch dee-es-tee-er of in het Engels die-es-tie-ar) of worden opgevat als een afkorting van het woord ‘district’. Dat laatste geldt temeer indien het teken DSTR wordt gebruikt in direct verband met en voorafgaand aan het woord ‘urban’. In dat geval is het aannemelijker dat het publiek het teken DSTR zal opvatten als ‘district’. In die gevallen is dan geen sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dat het publiek het teken DSTR zou uitspreken als ‘diester’, zoals door G-Star aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk en de resultaten van de overgelegde marktonderzoeken geven voor die stelling ook geen steun.
4.27. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat C&A door gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd bijvoorbeeld op een van de wijzen zoals genoemd in 4.13, voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, inbreuk maakt op het Gemeenschaps- en Beneluxmerk G-STAR als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid sub (c) BVIE. Het door G-Star gevorderde verbod op inbreuk op haar merk G-STAR is derhalve toewijsbaar voor zover het gebruik van die tekens betreft.
4.28. Voor de overige tekens – derhalve die waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt naar voorlopig oordeel dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk.
Op andere blogs:
Abcor (Design DSTR bepalend bij inbreuk C&A kleding op G-STAR merken – C&A moet groot deel mannencollectie uit winkels halen)
