Anouk Siegelaar, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): Pleidooi voor afschaffing opdrachtgeversauteurs- en opdrachtgeversmodellenrecht.

(…) In haar laatste reactie heeft de Commissie Auteursrecht de door de BNO geconstateerde tegenstrijdigheid tussen artikel 8 Aw en het voorontwerp Auteurscontractenrecht erkend, maar pakt vervolgens niet door en stelt dat het wellicht een brug te ver is om nu over te gaan tot afschaffing van artikel 8 Aw. De BNO meent dat het negeren van de problematiek van het opdrachtgeversauteurs- en -modellenrecht niet langer kan voortduren, nu dit ook nog eens volledig ondermijnt wat het voorontwerp beoogt, namelijk een bescherming en betere onderhandelingspositie van individuele makers met hun opdrachtgevers.

(…) Handhaving van art. 8 Aw in zijn huidige vorm én handhaving van art. 3.8 lid 2 BVIE zijn duidelijk strijdig met de grondgedachte van het voorontwerp, te weten dat makers alleen schriftelijk exclusieve exploitatierechten kunnen verstrekken, nu deze bepalingen een automatische auteursrechtoverdracht bewerkstelligen in situaties waarin juist geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

En ook wanneer de niet-overdraagbaarheid van het auteursrecht en de periodieke opzegbaarheid van exclusieve licenties uit het voorontwerp zouden worden geschrapt, dan nog is er de noodzaak om artikel 8 Aw aan te pakken, in tegenstelling tot wat de Commissie Auteursrecht meent. Daarbij zal eerst art. 3:28, lid 2 BVIE moeten verdwijnen, wil de maker van werken die vatbaar zijn voor een modelrecht überhaupt nog de bescherming van het auteurs(contracten)recht kunnen genieten.

De hiervoor geschetste problematiek van het opdrachtgeversauteurs- en –modellenrecht werkt rechtsonzekerheid in de hand en hoe het wetsontwerp ook uitpakt, dit is hét moment om ontwerpers, illustratoren, fotografen, journalisten, tekstschrijvers etc. in dezelfde positie te plaatsen als alle overige makers: dat zij zelf kunnen bepalen wanneer en hoe zij hun rechten regelen in een opdrachtsituatie.

Lees het volledige artikel hier.

Vzr. Rechtbank Almelo, 23 maart 2011, LJN: BP8992, VLF Networks B.V. c.s. tegen Service2Media B.V.

Auteursrecht. Software. Stukgelopen samenwerking. Auteursrechten op - in opdracht van gedaagde en in de Oekraine - ontwikkelde softwareapplicaties voor smartphones kunnen niet worden vastgesteld. Vordering afgewezen.  “zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is – is voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld.”

4.3 De kern van dit geschil is de vraag wie in het onderhavige geval de maker is van de softwareapplicaties. Oftewel, komen de auteursrechten van de softwareapplicaties toe aan de leverancier/opdrachtgever, Service2Media, dan wel aan haar opdrachtnemer die op basis van outsourcing de softwareapplicaties voor haar heeft gebouwd, zijnde Mobile2Morrow [de gezamenlijke onderneming van partijen -IEF] en VLF Networks. VLF heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, dat Service2Media slechts summiere instructies heeft verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van de softwareapplicaties en dat VLF het creatieve brein achter de ontwikkeling vormde. (...)

4.4  Service2Media heeft dit gemotiveerd betwist en ter ondersteuning hiervan heeft Service2Media aangevoerd, dat de door VLF in opdracht en voor rekening van Service2Media verder ontwikkelde computerapplicaties tot stand zijn gebracht naar het ontwerp van Service2Media en onder haar leiding en toezicht, zodat Service2Media als de maker van die applicaties moet worden aangemerkt. Aldus heeft Service2Media de geestelijke prestatie verricht en komt haar op grond van artikelen 1 juncto 6 Auteurswet het auteursrecht op de softwareapplicaties toe.

4.5  Op grond van het vorenstaande is zonder nadere bewijslevering - waarvoor in kort geding geen plaats is - voorshands met onvoldoende zekerheid vast te stellen hoe de rollen in het creatieve proces tussen partijen waren verdeeld. De samenwerkingsovereenkomst biedt op dit punt geen duidelijkheid, zodat in het beperkte kader van dit kort geding geen uitspraak kan worden gedaan over de vraag aan wie het auteursrecht op de door VLF Networks en Mobile2Morrow - in opdracht van Service2Media - ontwikkelde applicaties toekomt. De vorderingen van VLF moeten daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 23 maart 2011, HA ZA 09-3955, [A] tegen Sapph Intimates (met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Auteursrecht. Licentieovereenkomst. Eindvonnis na Rechtbank Amsterdam, 8 september 2010, IEF 9340. Vaststelling van schadehoogte wegens hergebruik van foto’s door opdrachtgever. Eiser vordert €2.645.993,90 op grond van de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie, inclusief 200% en 300% verhogingen, maar de rechtbank komt na berekening op €20.500,- (205 maal hergebruik buiten de eenmalige licentie à €100 per hergebruik).

De rechtbank baseert het hergebruik op het doel van het (her)gebruik van de foto’s (b.v. voor nieuwe campagnes). Kopieën van hergebruik worden niet als hergebruik aangemerkt: bij meermalig gebruik van eenzelfde foto in verschillende formaten of op verschillende plaatsen op de website is sprake van eenmalig hergebruik. Gebruik door derden in online kranten en televisieprogramma’s kan niet aan Sapph worden toegerekend, ook niet bij betaalde programma’s als Business Class. Proceskosten €16.947,02 toegewezen; buitengerechtelijke kosten voor het in kaart brengen van het hergebruik à €43.501 wordt afgewezen. Geen aanleiding om terug te komen op eerdere beslissingen in tussenvonnis.

2.7. Zoals overwogen in het tussenvonnis zijn de werken door [A] uitgeleverd met een bepaald gebruiksdoel. Anders dan Sapph betoogt, valt alleen het gebruik van de werken voor dat specifieke gebruiksdoel onder de licentie. Voor zover de werken door Sapph zijn gebruikt voor een ander doel, is sprake van hergebruik. Anders dan Sapph bij akte heeft aangevoerd, is het hergebruik niet beperkt tot de gebruiksvorm. Wanneer een werk wordt uitgeleverd voor een poster voor campagne A en dit werk wordt hergebruikt voor een billboard voor campagne B en voor een billboard voor campagne C is het werk twee maal hergebruikt. Wanneer dat werk wordt hergebruikt voor een billboard en een blow-up voor campagne B, is ook sprake van tweemaal hergebruik. Daarentegen is sprake van eenmalig hergebruik wanneer kopieën worden gemaakt van een hergebruikt werk. Wanneer een werk is uitgeleverd voor een poster voor campagne A en wordt gebruikt voor een billboard voor campagne B is sprake van eenmalig hergebruik wanneer er binnen die campagne meerdere billboards mee worden gevuld.

2.10 (…) [A] stelt verder dat eveneens sprake is van hergebruik door plaatsing van deze advertenties op internet. Omdat het de uitgever is die de krant ook online beschikbaar stelt en niet is gesteld of gebleken dat Sapph daarvoor opdracht heeft gegeven dan wel zich tegen kon verzetten (sic), is de uit die betreffende openbaarmakingen voortvloeiende schade Sapph niet toe te rekenen. Deze vormen van hergebruik zullen daarom niet worden meegenomen.” (..)

2.11 (…) Volgens [A] kan de openbaarmaking van de werken in het programma Business Class aan Sapph worden toegerekend omdat voor deelname aan dit programma moet worden betaald. (…) Zoals Sapph terecht aanvoert betekent het enkele feit dat voor deelname moet worden betaald nog niet dat openbaarmaking van de werken in de televisie uitzending aan Sapph kan worden toegerekend. Uit het overzicht van de kosten van deelname blijkt ook niet dat Sapph door voor de deelname te betalen tevens kon bepalen waar de televisie uitzending werd opgenomen en wat in beeld werd gebracht. Onvoldoende is dan ook gesteld dat de openbaarmaking van de werken in de televisieuitzending ban Business Class aan Sapph kan worden toegerekend. Met betrekking tot het video persbericht van het ANP betwist Sapph niet de toerekening, maar wel het aantal malen hergebruik. Volgens De Deugd is sprake van viermaal hergebruik, maar zoals Sapph terecht aanvoert gaat het daarbij om twee werken op een display die onvoldoende duidelijk in beeld zijn, zodat die niet worden aangemerkt als hergebruik (…)

2.14: (…) zoals al overwogen worden kopieën van hergebruik niet als hergebruik aangemerkt. Dit betekent dat wanneer eenzelfde foto door Sapph meermalen (bijvoorbeeld klein of na aanklikken groot, of op meerdere plaatsen) op de website is geplaatst, er sprake is van eenmalig hergebruik. Verder moet de foto voldoende duidelijk in beeld zijn gebracht (…)

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 24 maart 2011, conclusie A-G Jääskinen in zaak C-323/09, Interflora c.s tegen Marks & Spencer c.s (Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales)

Merkenrecht. Adwords. Bekende merken. “Vervaging, Afbreken & Aanhaken.” Conclusie A-G in adword-zaak m.b.t. het merk ‘Interflora’, waarin ook de eventuele ruimere bescherming van bekende merken ter sprake komt. A-G Jääskinen volgt de lijn van het Hof dat bij de vraag naar de toelaatbaarheid ook de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link moet worden betrokken en voegt en passant het begrip ‘degeneratie’ toe aan het IE-woordenboek.

82. (…) Het probleem van Interflora is hier dus niet dat haar INTERFLORA-merk afgesleten raakt en daardoor aan onderscheidend vermogen verliest, maar dat het dreigt te degenereren, dat wil zeggen tot soortaanduiding verwordt of tot een alledaags woord. Dit betekent eveneens een verlies van onderscheidend vermogen, zij het van andere aard dan verwatering in de zin van „verdunning”.

85.  Degeneratie kan ook het resultaat zijn van een handelen of nalaten van de merkhouder zelf, bijvoorbeeld wanneer hij het merk gebruikte als generieke term of verzuimde om een passende alternatieve generieke term te ontwikkelen waardoor verwijzingen naar de producten in kwestie zonder gebruik van het merk als algemene aanduiding zouden worden vergemakkelijkt. Degeneratie kan echter ook voortvloeien uit het gebruik van het merk door anderen op een wijze die bijdraagt tot de ontwikkeling ervan tot generieke term.

(…) 88. Zoals ik reeds opmerkte, heeft het Hof trefwoordreclame met gebruikmaking van merken van een derde partij niet als zodanig veroordeeld, maar de vraag naar de toelaatbaarheid daarvan gekoppeld aan de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Zou het gebruik van een trefwoord en het daarop verschijnen van een advertentie in de gesponsorde link als zodanig reeds beschouwd worden als verwatering, dan zou elk merk vervagen zodra het wordt gekozen als trefwoord dat leidt tot een advertentie van een andere onderneming dan die van de merkhouder.

(…) 91. Naar mijn mening doet het gebruik van merken van derden als trefwoorden in reclame via zoekmachines afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk in het geval van dezelfde waren of diensten, wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het teken wordt genoemd of getoond in de advertentie in de gesponsorde link, en de reclameboodschap of mededeling in de advertentie gebruikt het teken in een generieke betekenis als verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten, en niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.

(…) 103. Nu het Hof in de Google France en Google-rechtspraak in beginsel zijn goedkeuring heeft gegeven aan trefwoordreclame met het gebruik van merken van een derde, ben ik van mening dat ook het vraagstuk van aanhaken bezien dient te worden op basis van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Wanneer die advertentie het merk noemt of toont, hangt de aanvaardbaarheid van het gebruik ervan af, of we te doen hebben met geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel met het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouder.

104. In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora („onze waren en diensten zijn beter/goedkoper dan die van Interflora”) en presenteert haar waren ook niet als imitaties of kopieën („wij bieden diensten van hetzelfde type als Interflora”) en zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief daarvoor („Bent u een klant van Interflora? Waarom deze keer niet Marks & Spencer geprobeerd?”).

105. De trefwoorden die Marks & Spencer heeft gekozen voor haar reclame via zoekmachines impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Ik ben echter van mening dat dit niet neerkomt op aanhaken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.

V-Conclusie

107. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, als volgt op zijn vragen te antwoorden:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, dient als volgt te worden uitgelegd:

- Een aan een merk gelijk teken wordt gebruikt „voor waren of diensten” in de zin van deze bepalingen, wanneer het zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd als trefwoord in het kader van een internetverwijzingsdienst en de advertenties worden getoond op basis van het trefwoord.

- De houder van een merk is gerechtigd zodanig gedrag onder de genoemde omstandigheden te verbieden wanneer die advertentie het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.

– Een vergissing betreffende de herkomst van waren of diensten doet zich voor wanneer de gesponsorde link van de concurrent sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de concurrent deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder terwijl dit niet het geval is. Dientengevolge is de merkhouder gerechtigd de betrokken concurrent te verbieden dit trefwoord te gebruiken in zijn reclame.

2)- Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer

a)  de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en

b)  het merk

- daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of

– de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

3)- De omstandigheid dat de exploitant van de internetzoekmachine merkhouders in het relevante geografische gebied niet toestaat om derden te verbieden met hun merken overeenkomende tekens als trefwoorden te selecteren, doet op zichzelf niet ter zake wat de aansprakelijkheid aangaat van de adverteerder die gebruik maakt van de trefwoorden.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (Ferrero SpA tegen BHIM en Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck)

Gemeenschapsbeeld- en woordmerk. Nietigheidsprocedure. Verwarringsgevaar. Merkenfamilie.

In navolging van IEF 8409. In de onderhavige zaak moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat het Gerecht het beroep van Ferrero tot vernietiging van de litigieuze beslissing, waarbij de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk TiMi KiNDERJOGHURT had afgewezen, heeft verworpen. In de tweede plaats houdt het feit dat Tirol Milch afstand van het gemeenschapsmerk heeft gedaan niet in dat de hogere voorziening van Ferrero zonder voorwerp wordt. Ferrero blijft belang hebben bij een hogere voorziening aangezien de gevolgen van een afstand en die van een nietigheidsverklaring niet dezelfde zijn.

Volgens het Hof heeft het Gerecht terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de tekens. Bovendien dienen de visuele, de auditieve en de begripsmatige overeenstemming van de tekens globaal te worden beoordeeld. De beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming is slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling. Het Gerecht heeft dus terecht de twee aan de orde zijnde totaalindruk onderzocht wat betreft de eventuele visuele en fonetische overeenstemming.

Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat de tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken. Gelet op het voorgaande wordt de hogere voorziening door het Hof afgewezen.

68 Het Gerecht heeft dan ook in de punten 61 en 62 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de door de litigieuze merken aangeduide waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, zodat zij de vaststelling dat deze tekens niet overeenstemmen, niet op losse schroeven kunnen zetten (zie in die zin arrest van 11 december 2008, Gateway/BHIM, C‑57/08 P, punten 55‑57).

100 Aangezien het Gerecht in de punten 55 tot en met 59 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de aan de orde zijnde tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, in de punten 63 tot en met 66 van dat arrest oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken.

Rechtbank Amsterdam, 23 maart 2011, HA ZA 10-2229, Universal Music Publishing MGB B.V. tegen Van Hemert c.s. (met dank aan Joris van Manen, Hoyng Monegier)

Auteursrecht. Muziekuitgaveovereenkomsten m.b.t. (oudere) muziekwerken van Hans van Hemert (o.a. "Een beetje van dit" en "Als je haar maar goed zit." Anders dan in de soortgelijke zaak tegen Intersong (Gerechtshof Amsterdam, 23 december 2008, IEF 7455 (Intersong / Van Hemert) oordeelt de rechtbank dat de buitengerechtelijke ontbinding door Van Hemert van de overeenkomsten (wegens het gestelde niet nakomen van de inspanningsverplichting) i.c. wèl ongegrond is.

4.14. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat Van Hemert zijn verweer dat de activiteiten van Universal te weinig zijn geweest, onvoldoende nader heeft gestaafd met specifieke argumenten ten aanzien van hetgeen Van Hemert op basis van de gebruiken in de branche (nog) meer van Universal had mogen verlangen ter uitvoering van haar inspanningsverplichting. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat, zoals terecht is aangevoerd door Universal en door Van Hemert niet is betwist, de verplichting van Universa1 die ter beoordeling voorligt, een inspanningsverbintenis en dus geen resultaatsverbintenis betreft. Gelet op de gespecificeerde opsomming van de verrichte en voorgestelde activiteiten van Universal had het op de weg van Van Hemert gelegen zijn niet uitgekomen verwachtingen omtrent de uitvoering van die inspannningsverplichting nader gespecificeerd kenbaar te maken. Van Hemert heeft evenwel - ook desgevraagd ter zitting - geen voldoende nader geformuleerd standpunt hieromtrent ingenomen.

4.15. De slotsom van het bovenstaande is dat de stelling van Universal dat zij aan haar inspanningsverplichting jegens Van Hemert heeft voldaan, als onvoldoende gemotiveerd weersproken vaststaat. Nu het venveer van Van Hemert dat Universa1 is tekortgeschoten in de uitvoering van haar inspanningsverplichting faalt, komt daarmee de grondslag onder de buitengerechtelijke ontbinding waarop hij zich beroept, te ontvallen aangezien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:267 lid 1 juncto 6265 lid 1 BW. Hiemit volgt dat de overeenkomsten niet buitengerechtelijk ontbonden zijn door Van Hemert.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 maart 2011, HA ZA 10-3245, Red Bull GmbH tegen H-West B.V. (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap & Gino van Roeyen, Banning)

Merkenrecht, althans bevoegdheidsincident in kleurmerkzaak tussen Red Bull en energydrink-producent H-West, een dochter van Bavaria. Ook Forum shoppen in merkenzaken kent zijn beperkingen:

4.2. (…) H-West stelt terecht dat het in de dagvaarding gestelde geen enkel aanknopingspunt biedt voor bevoegdheid van deze rechtbank nu daarin niet meer is te lezen dat H-West de inbreukmakende producten zou produceren op een (niet nader aangeduide) locatie in Nederland en deze vervolgens verkoopt en exporteert.

4.4. (…) Voor zover Red Bull wil stellen dat zij een verbod vordert voor de gehele Benelux, dat H-West zich dus ook in het arrondissement ’s-Gravenhage van inbreuk dient te onthouden en dat daaruit bevoegdheid van deze rechtbank zou voortvloeien, wordt die stelling verworpen. Het enkele gegeven dat een gevorderd verbod mede betrekking heeft op dit arrondissement betekent nog niet dat dit arrondissement kan worden aangemerkt als plaats waar de in het geding zijnde verbintenis moet worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE. Die opvatting zou er toe leiden dat in een dergelijk geval iedere rechter in de Benelux bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.

4.5 De rechtbank verklaart zich derhalve onbevoegd om kennis te nemen van het geschil in hoofdzaak. De zaak zal worden verwezen naar de rechtbank Amsterdam nu H-West in dat arrondissement is gevestigd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 maart 2011, KG ZA 11-269, Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. tegen LG Electronics Inc. (met dank aan Bart van den Broek, Frank Eijsvogels en David Owen, Hoyng Monegier)

Update: Na eerder dictum nu het volledige vonnis: 

Octrooirecht. Vonnis in opheffingskortgeding na eerdere ex parte, waarin de voorzieningenrechter (Vzr. Rechtbank Breda, 28 februari 2011, KG RK 11/189, mr. Hensen), op vordering van LG verlof verleende tot het leggen van beslag op een partij gesteld inbreukmakende Playstations 3, omdat Sony geen licentie zou hebben genomen “onder de essentiële Blu-Ray octrooien van LGE”.

In het onderhavige vonnis oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (mr. Hensen) dat het, gezien de verhoudingen tussen partijen, naar voorlopig oordeel hoogst onwaarschijnlijk is dat een bodemprocedure zal leiden tot een bevel tot afgifte van de beslagen PS3 consoles en dat de gelegde beslagen dienen te worden opgeheven. Met het aanvullende bevel dat LG nadere verzoeken tot beslaglegging “voorafgaande aan indiening aan SonySCS zal betekenen en in het verzoekschrift zal aangeven dat zij een mondelinge behandeling van dat verzoek wenst.”

4.21. Een verplichting tot het nemen van een licentie en tot onderhandelen daarover teneinde de Blu-ray Standaard te commercialiseren is voorshands niet verenigbaar met een opstelling van een Member welke tegelijkertijd of in plaats daarvan maatregelen neemt die leiden tot een verbod. In een rechtsverhouding die wordt beheerst door de begrippen fair en reasonable past het ook niet dat dreiging met een verbod en een beslag in de aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

4.22. Er is ook geen aanleiding om inbreuk aan te nemen gedurende de periode dat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de voorwaarden waaronder de licentie zal worden verleend. In het concrete geval staat vast dat LG op 4 maart 2011 aan Sony een licentie heeft aangeboden en daarbij Sony heeft geïnformeerd over de modaliteiten van de Frand-voorwaarden welke haar voor ogen staan. Dat Sony deze niet wil aanvaarden, of dat partijen na onderhandeling niet tot een vergelijk zullen komen, is geenszins aannemelijk geworden. Daar komt bij dat de regeling ingevolge de Bylaws verre van open ended is; indien partijen niet tot een vergelijk komen zal een arbiter op de termijn van 120 dagen beslissen.

 4.23. Dit wordt niet anders in het licht van Clause 28 van de Bylaws. Die bepaling laat de mogelijkheid open dat tussen Members een procedure wordt gevoerd rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Naar voorlopig oordeel is deze bepaling te zien als sluitstuk van het regime van de Bylaws. Indien een Member de overeengekomen of in arbitrage bepaalde licentievergoeding niet betaald, dan heeft de rechthebbende toegang tot gewone rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Sony is niet als een niet betalende Member in die zin aan te merken.

4.24. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. Voorshands is inbreuk ook niet aan te nemen in de periode dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn of behoren te zijn over de voorwaarden van de licentie, of in de periode dat die voorwaarden voorwerp van debat in een arbitrage zijn.

4.25. Naar voorlopig oordeel is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat een bodemprocedure zal leiden tot een bevel tot afgifte van de beslagen PS3 consoles. De beslagen zullen daarom worden opgeheven. 

4.26. De beslagen zullen derhalve worden opgeheven. Dit zal geschieden op de wijze als hieronder verwoord in de onderdelen 1 en 2 van het dictum.

Lees het vonnis hier. Lees het eerder gepubliceerde dictum hier.

HvJ EU, 17 maart 2011, conclusie A-G N. Jääskinen in gevoegde zaken C-431/09 en C-432/09, Airfield NV, Canal Digitaal BV tegen SABAM en Airfield NV  tegen tegen AGICOA (prejudiciële vragen Hof van Beroep te Brussel, België).

Auteursrecht. Mededeling aan het publiek per satelliet. Moet Airfield, een aanbieder van satellietpakketten, toestemming verkrijgen van de houders van auteursrechten op grond dat zij, met de hulp van de met haar verbonden vennootschap, Canal Digitaal, betrokken is bij de simultane en ongewijzigde uitzending van de door de omroeporganisaties geleverde programma’s, terwijl deze omroeporganisaties zelf reeds toestemming van de houders van de intellectuele-eigendomsrechten betreffende die programma’s hebben verkregen? Met andere woorden: of en in hoeverre verricht een aanbieder van satellietpakketten die in omstandigheden zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn handelt, een exploitatiehandeling betreffende door auteursrechten of naburige rechten van het auteursrecht beschermde werken?

64. (…)  In casu kan worden geconcludeerd dat de oorspronkelijk door de omroeporganisatie aan het publiek gedane mededeling, die gratis kan worden opgevangen door eenieder die over een geschikt middel van toegang beschikt, losgekoppeld moet worden van de mededeling die door de aanbieder van de satellietpakketten wordt gedaan, welke slechts toegankelijk is voor abonnees met een decodeerkaart. De economische belangen van deze twee volgens de bewoordingen van de twee verwijzingsbeslissingen onafhankelijke exploitanten zijn, aangezien hun publiek verschilt, ook verschillend.

65. (…) Toch ben ik, net als Sabam en de Commissie, van mening dat niet van belang is of de uitzending door de aanbieder van satellietpakketten later of, zoals in de hoofdgedingen, simultaan gebeurt. Voor het bestaan van twee gescheiden exploitatiehandelingen is het essentiële criterium of Airfield heeft gehandeld voor een bijzondere doelgroep, namelijk het publiek dat specifiek werd beoogd via de bundeling van de programma’s, welke verrichting een toegevoegde economische waarde verleent aan de aanbieder van satellietpakketten.

66. Airfield bepaalt haar eigen publiek door de pakketten van televisiezenders samen te stellen die per definitie een ander audiovisueel product zijn dan de individuele zenders die tot het pakket behoren. Zoals de Commissie ter terechtzitting heeft aangegeven, zou het hetzij om een primaire uitzending door Airfield gaan, hetzij om een heruitzending, maar in beide gevallen moet de aanbieder van satellietpakketten zelf toestemming van de auteursgerechtigden verkrijgen. De enige toegestane uitzondering zou volgens mij het geval zijn waarin volgens de bewoordingen van een overeenkomst met de auteurs en overeenkomstig de nationale wetgeving(40) de omroeporganisatie haar toestemming had kunnen overdragen aan de aanbieder van satellietpakketten die een simultane heruitzending doet. Deze mogelijkheid lijkt mij in casu echter uitgesloten gelet op de toelichting die ter terechtzitting is gegeven door Sabam, die heeft aangegeven dat de algemene overeenkomsten inzake toestemming en vergoeding die zij met de omroeporganisaties heeft gesloten, vereisen dat deze organisaties zelf de beschermde werken uitzenden en uitdrukkelijk de mogelijkheid uitsluiten om van een derde gebruik te maken voor het verdelen of opnieuw uitzenden van programma’s waarvoor zij van de auteursgerechtigden toestemming hebben verkregen.

93. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Brussel te beantwoorden als volgt:

„Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, verzet zich er niet tegen dat de aanbieder van pakketten satelliettelevisiezenders toestemming moet verkrijgen van de houders van auteursrechten of naburige rechten voor verrichtingen waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen aanlevert in omstandigheden als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn.”

Lees de conclusie hier.