Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 februari 2011, KG ZA 10-1536, Sunday’s Nederland B.V. tegen X Sunday’s B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Inbreuk na beëindiging franchiseovereenkomst m.b.t. zonnebankstudio. De “te onbepaalde” vordering wordt in beperkte mate toegewezen.

4.12. Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday's ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise, althans zoals in het dictum verwoord. De voorzieningenrechter is alleen een gecombineerd Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY'S (overgelegd als bijlage bij de franchiseovereenkomst) en gebruik als handelsnaam van het teken "Sunday's" gebleken uit de stukken en stellingen. De vordering tot staking van "iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, de modellen, het uithangbord, embleem, de buitengevel, de handelsnaam, de statutaire naam, de kleurencombinaties etc. welke deel uitmaken van het franchisesysteem" is te onbepaald om in die vorm te kunnen worden toegewezen. Nu de betreffende vestiging van X inmiddels is "omgebouwd" naar de huisstijl van concurrent Sunpoint met aanpassingen aan gevel en interieur, ziet de voorzieningenrechter in één en ander aanleiding tot een op te leggen beperkt verbod als verwoord in het dictum.

(…)

5.2. verbiedt X met onmiddellijke ingang om inbreuk te maken op het ten processe bedoelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY's, inschrijfnummer 1690007, alsmede om een handelsnaam (met daarin) "Sunday's" te hanteren, alsmede om zich overigens voor te doen als deeluitmakend van de franchiseorganisatie die Sunday's exploiteert;

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 16 februari 2011, KG ZA 11-61, Appletree B.V. tegen Promotion Design (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE).

Auteursrecht. Executiegeschil na Rechtbank Dordrecht, 25 november 2010, IEF 9256. ( Geen ruimte om dwaling aan te nemen omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de siertaarten van Promotion Design na de eerdere vaststellingsovereenkomst). 

Dwangsommen m.b.t. tot twee niet verwijderde afbeeldingen op de website zijn wel degelijk verbeurd: “Het lag het op de weg van Appletree om geen enkel risico te nemen, voortvarend te werk te gaan en alle mogelijke maatregelen te treffen.” Geen matiging: €460.000.

3.6 (…) Appletree heeft niet betwist dat de afbeeldingen, welke zij op haar website heeft laten staan nadat voormeld vonnis aan haar was betekend, reeds in die kort geding procedure waren overgelegd ten bewijze van de inbreuk van Appletree. Gelet op het dictum, inhoudende dat Appletree het openbaar maken op welke wijze ook diende te staken en het hier om diezelfde inbreuk gaat, lag het op de weg van Appletree om geen enkel risico te nemen, voortvarend te werk te gaan en alle mogelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat zij tijdig aan de veroordeling zou kunnen voldoen om aldus het verbeuren van dwangsommen te voorkomen. Appletree is daarin niet geslaagd. De door Appletree gestelde omstandigheid dat haar belangen niet goed daar haar raadsman, die Appletree tijdens die kort gedingprocedure bijstond, zijn behartigd, is een omstandigheid die speelt in de relatie tussen Appletree en haar toenmalige raadsman, maar is uitdrukkelijk geen omstandigheid die aan Promotion Design kan worden tegengeworpen.

3.7 Uit het hiervoor overwogene volgt dat Appletree niet uit het oog had mogen verliezen dat zij zich strikt, behoudens uitzonderingen zoals in artikel 61 1d Rv omschreven, aan de uitvoerbaarverklaarde rechterlijke uitspraak diende te houden en dat zij tot betaling van - in verhouding tot de prijzen van de decoratieve gebakjes - erg hoge dwangsommen zou kunnen worden gehouden. Die hoge dwangsommen zouden voor Appletree een belangrijke prikkel tot tijdige nakoming van de aan haar bij dat vonnis opgelegde veroordeling moeten zijn. In het vonnis is verdisconteerd dat niet-nakoming van het vonnis leidt tot financiële verrijking van de ander. Dit levert geen misbruik van de bevoegdheid tot de opeising van de verbeurde dwangsommen op. Anders dan Appletree stelt, is de voorzieningenrechter evenmin van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat tot matiging van de verbeurde dwangsommen moet worden overgegaan. Tegenover de door Appletree gestelde omstandigheid dat Promotion Design haar eerder dan 18 januari 2011 had kunnen mededelen dat de twee genoemde afbeeldingen zich nog op de website bevonden, staat het feit dat Appletree op grond van het vonnis in kort geding zelf actie had moeten ondernemen en zo had kunnen voorkomen dat de dwangsommen zouden oplopen.

Lees het vonnis hier.

The European Parliament gave its consent on Tuesday for a common EU patent system to be created using the enhanced cooperation procedure. In December 2010, twelve Member States made a request to launch such a procedure, after it was concluded that not all the Member States could agree on an EU-wide patent system. All the other Member States except Italy and Spain have since indicated they will sign up to the procedure. These two countries can still join in at any time if they wish.

Parliament gave its backing today for the procedure to go ahead by 471 votes to 160, with 42 abstentions. The Council of Competitiveness Ministers is expected to formally adopt the decision authorising enhanced cooperation on 9-10 March.  The Commission will then submit two legislative proposals: one establishing the single patent (under the co-decision procedure) and the other on the language regime (consultation procedure). In today's resolution, drafted by Klaus-Heiner Lehne (EPP-ED, DE), MEPs call on the Council to use the co-decision procedure for both proposals.

(Under the Lisbon Treaty, "enhanced co-operation" can be used to enable a group of Member States to adopt new common rules when a unanimous EU-wide agreement cannot be reached.)

Lees hier meer.

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 15 februari 2011, KG ZA 10-1571, Bed4Less tegen Sleep4Less

Handelsnaamrecht. Bed4Less tegen Sleep4Less. Vorderingen afgewezen:

4.6. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het een onderneming in beginsel moet vrijstaan de toevoeging ‘4less’ te gebruiken om aan te duiden dat hij producten of diensten met concurrerend (laag) prijsniveau aanbiedt. De bescherming die artikel 5 Handelsnaamwet biedt, gaat naar voorlopig oordeel voorts niet zo ver dat door gebruik van het beschrijvende bestanddeel ‘bed’ in een handelsnaam, ook ieder ander beschrijvend woord met weliswaar (grotendeels) dezelfde betekenis, maar dat auditief en visueel daarvan duidelijk afwijkt, zoals ‘sleep’, zou kunnen worden gemonopoliseerd. Dergelijke synoniemen moeten door een ieder vrij kunnen worden gebruikt ter aanduiding van de aard van de onderneming. In dat licht en in aanmerking genomen de beperkte beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam van Bed4less, oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat de handelsnaam Sleep4less van X in meer dan geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Bed4less. Aldus wordt door X niet gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet en zullen de vorderingen van Bed4less derhalve worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 16 februari 2011, KG ZA 10-1646, Coty Germany GmbH tegen [X] (met dank aan Paul Steinhauser en Marlies Wiegerinck, Arnold+Siedsma)

Merkenrecht. Parallelimport en wijziging verpakking parfumproducten Davidoff en Calvin Klein. Vorderingen toegewezen.

4.10. Het uitputtingsverweer van Tomarco slaagt niet. Degene die zich op uitputting beroept, in het onderhavige geval Tomarco, zal in beginsel moeten bewijzen – of in kort geding aannemelijk moeten maken – dat de merkrechten zijn uitgeput (vgl. HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Stüssy)). Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing.

4.11. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten. (Andere) omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen voor omkering van de bewijslast zijn door Tomarco evenmin aannemelijk gemaakt. Ook de in dit verband betrokken stellingen heeft zij op geen enkele manier onderbouwd. Er is voorshands dan ook geen aanleiding voor bewijslastomkering. Tomarco bepleit naar zij stelt "principieel" voor "omgaan" met betrekking tot de bewijslastverdeling in zaken als de onderhavige, omdat de volgens vaste rechtspraak bestaande bewijslastverdeling een "miskenning van de economische realiteit" zou betreffen. Daartoe bestaat voorshands geen aanleiding; Tomarco heeft geen begin van aannemelijkheid verschaft van haar beweringen op dit punt.

4.12. Ook ten aanzien van het mededingingsrechtelijke verweer geldt dat Tomarco louter stellingen poneert, maar die stellingen op geen enkele manier adstrueert. Bij gebreke van enige onderbouwing wordt ook dit verweer van de hand gewezen. Voor nader onderzoek hiernaar, zoals door Tomarco bepleit, is in een kort geding als het onderhavige geen plaats. De suggestie van Tomarco om advies aan de Nma te vragen, wordt eveneens als niet passend in dit kort geding gepasseerd.

4.13. Tomarco heeft overigens niet betwist dat de door haar verhandelde Calvin Kleinproducten in de Verenigde Staten van Amerika in de handel zijn gebracht, zoals Coty gemotiveerd heeft gesteld. Mede in het licht van de ondeugdelijke onderbouwing van haar stellingen van het tegendeel, zal voorshands als uitgangspunt worden genomen dat de door Tomarco aangeboden Calvin Kleinproducten zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer gebracht zijn.

4.14. Evenmin is betwist dat de verpakkingen van de Davidoffproducten gewijzigd zijn, zodat de herkomst ervan niet meer is te achterhalen (de barcode is verwijderd). Tegen de verhandeling van dergelijke producten kan Coty zich met een beroep op art. 13(2) GMVo verzetten, zelfs als die producten met toestemming van Coty in de EER in het verkeer gebracht zouden zijn. Of van dat laatste in dit geval sprake is, kan mitsdien in het midden blijven.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083, HA ZA 08-300, Innoweb B.V. tegen Wegener ICT Media B.V. c.s.  (met dank aan Joris van Manen, Hoyng Monegier).

Databankenrecht. Hoger beroep gaspedaal.nl-zaak (zie: Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, IEF 7570), waarin de rechtbank oordeelde dat de dedicated meta search engine van Gaspedaal.nl inbreuk maakt op het databankrecht van AutoTrack.nl, een website met advertenties voor te koop aangeboden auto’s. Eerst even kort, met alleen de vragen van uitleg die het hof voornemens is te stellen aan Hof van Justitie EU:

1. Moet artikel 7 lid 1 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (on line) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "door te voeren" naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vraag 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks honderden duizenden gegevens aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is de betekenis van systematisch? Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt?

6. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door het cumulatief effect van het herhaald en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen een zeer grote hoeveelheid gegevens uit een door het recht sui generis beschermde databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, maar niet vaststaat om welke gegevens het gaat en evenmin vaststaat dat het steeds om verschillende gegevens gaat?

7. Is bij de beantwoording van vraag 6 van belang dat niet km worden uitgesloten dat ten minste een substantieel deel ven de inhoud van de databank aan hat publiek ter beschikking wordt gesteld of dat dreigt te gebeuren?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien herhaaldelijk aan afzonderlijke leden van het publiek slechts niet-substantiële delen van de inhoud van do databank ter beschikking worden gesteld?

9. Zo Ja, geldt dit ook als door het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen een zeer grote hoeveelheid gegevens uit een door het recht sui generis beschermde databank ter beschikking wordt gesteld van die afzonderlijke leden van het publiek tezamen?

10. Moet artlkel7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van liet publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

11. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

12. Moet artikel 8 lid 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat daarmee hetzelfde is bedoeld als met artikel 7, lid 5 de richtlijn?

13. Zo neen, welke uitleg moet dan aan artikel 8, lid 2 van de richtlijn worden gegeven?

14. Moet richtlijn 2004/48/EGvan het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn), meer In het bijzonder artikel 14 daarvan, aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is bij een vordering op grond van artikel 8, lid 2 van de (databanken)richtlijn?

Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de voorgenomen vragen 1 tot en met 14 aan het Hof van Justitie EU.

Lees het arrest hier en opgeschoond: hier (link en pdf).

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-3834, Gaastra International Sportswear B.V. tegen [X]

Merkenrecht. Bevoegdheidsincident(je). Merkhouder Gaastra maakt bezwaar tegen verhandeling via Marktplaats.nl van gesteld inbreukmakende Gaastra-kleding. [X] beroept zich i.c. op de onbevoegdheid van de rechtbank ’s-Gravenhage. Vordering afgewezen.

4.1. (…) stelt de rechtbank vast dat Gaastra terecht aanvoert dat de inschrijving van haar Gemeenschapsmerk wel degelijk is gepubliceerd. (…)

4.2. Gelet op de woonplaats van [X] in Nederland, is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen van Gaastra kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkrecht. Aangezien Gaastra stelt dat [X] inbreukmakende producten heeft aangeboden en verkocht op een op Nederland gerichte website, heeft de gestelde inbreuk tevens plaatsgevonden in het arrondissement ’s-Gravenhage, zodat deze rechtbank uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE eveneens bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze gebaseerd zijn op het Beneluxmerkrecht en uit hoofde van artikel 102 Rv voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen van [X].

4.3. Uit het voorgaande volgt dat de incidentele vordering van [X] ongegrond is, zodat die vordering moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011, zaaknr. 200.00.844/01, Gallup Inc. tegen Gallup Intenational Association, Gallup Foundation en TNS NIPO B.V. (met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma & Peter Claassen  en Martin Hemmer, AKD).

Merkenrecht. Geschil tussen verschillende ‘Gallups’ over het merk Gallup. Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 5 september 2007, IEF 4700).

Complex feitenrelaas: Dr. Gallup ontwikkelde in 1935 een format voor opinieonderzoek dat bekend werd als de “Gallup poll” en richt Gallup Inc. op, eiser in casu. Gallup Inc. is tot de opzegging van haar lidmaatschap d.d. 1 juli 1992 lid geweest van een overkoepelende organisatie Gallup International, een van de gedaagden i.c. . Gallup Inc. is houder van het Bx woordmerk GALLUP, gedaagde NIPO heeft eveneens registraties voor het woordmerk GALLUP (een internationale en een Benelux inschrijving). Gedaagde Gallup Foundation is door NIPO opgericht.

NIPO en Gallup Inc zijn in 1995 een schriftelijke overeenkomst aangegaan waarin NIPO haar woordmerken overdraagt aan Gallup Inc. Onderdeel van deze overeenkomst is ook een licentie aan NIPO. NIPO mag het woordmerk GALLUP in Nederland gebruiken. Gallup Inc. garandeert dat zij zelf het merk niet zal gebruiken in Nederland. NIPO heeft in 2006 deze licentieovereenkomst opgezegd.

Gallup Inc. c.s. betichten NIPO c.s. van inbreuk op het merk GALLUP. NIPO eist op grond van de hierboven genoemde garantie uit de licentieovereenkomst dat Gallup Inc c.s. ieder gebruik van hun merk in Nederland staken. Gallup International vordert na tussenkomst onder meer een verklaring voor recht dat een tweetal merken van Gallup Inc. aan haar zijn overgedragen en een verklaring voor recht dat het derde merk niet jegens haar kan worden uitgeoefend door Gallup Inc.

De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen afgewezen en het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 10-625, TNO tegen Bio-photonics Holding B.V.

Octrooirecht. Vonnis in incident.  Opzegging door TNO van licentie-overeenkomt m.b.t. tot enkele TNO-octrooien. Incident ziet op 843a Rv: vordering tot afgifte overeenkomst TNO en Derde. Vordering afgewezen.

5.2. Bio brengt hiertegen in dat de overeenkomst met Maquet zou zien op een camera die gebruik maakt van zogenaamde ‘pixel to pixel alignment’ en daarmee zou voldoen aan de definitie van ‘licensed products’ zoals bedoeld in de licentieovereenkomst tussen TNO en Bio. Daaronder zijn echter slechts te begrijpen producten die vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien, die dus voldoen aan alle kenmerken van de geclaimde materie. Mede gezien de hiervoor weergegeven conclusies van de octrooien is niet in te zien dat een camera die gebruikmaakt van ‘pixel to pixel alignment’ reeds daarom onder enige conclusie valt. Voor zover Bio dat staande wil houden – zij lijkt er ook zelf vanuit te gaan dat een dergelijke camera niet onder het beschermingsbereik van EP 1 207 781 valt omdat zij opmerkt dat ‘de methode niet gelijktijdig met meerdere nabij infrarood golflengtes wordt toepast’ – moet die stelling als onvoldoende gemotiveerd terzijde worden geschoven. In het kader van dit incident moet er dus vanuit worden gegaan dat de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien. Al gezien het voorgaande is er geen reden aan te nemen dat TNO vanwege het aangaan van een overeenkomst met Maquet in strijd met het in de licentieovereenkomst toegekende exclusieve recht van Bio heeft gehandeld.

5.4. Gezien het voorgaande ontbreekt een rechtmatig belang als bedoeld in artikel 843a Rv. De rechtbank ziet voorts geen aanleiding – en al helemaal niet in dit stadium van de procedure – overlegging van de overeenkomst met Maquet te bevelen conform artikel 22 Rv.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-2388, Hormel Foods Corporation tegen Dukka B.V. & Van Doorne Beverages B.V.

Merkenrecht. Woordmerk SPAM. Vonnis in incident. Hormel, merkhouder van SPAM (het bekende ingeblikte vlees) maakt bezwaar tegen gedaagdes gebruik van SPAM voor frisdrank. In dit incident vordert Hormel schorsing van de procedure in afwachting van een beslissing van het OHIM in een procedure tussen partijen over de vervallenverklaring van Hormels Gemeenschapsmerk SPAM.  Schorsing in conventie, maar niet in reconventie:

4.1. Slechts voor de vorderingen in conventie onder sub 1), 2), 3), 5) en 6) en de vordering in reconventie tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk is relevant dat Van Doorne inmiddels bij het OHIM heeft gevorderd dat het Gemeenschapsmerk van Hormel wegens non-usus vervallen wordt verklaard. Van Doorne heeft zich evenwel akkoord verklaard met schorsing van de gehele procedure in conventie. Nu partijen derhalve beide verzoeken de procedure ook te schorsen ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de merken van Van Doorne wegens de gestelde kwade trouw (de vordering sub 4), zal de rechtbank daartoe overgaan.

4.2. De vraag of er, na de beslissing van OHIM over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel, aanleiding zal zijn voor verdere aanhouding van de zaak in verband met de beslissing in de Onel/Omel- zaak, zal alsdan opnieuw kunnen worden beoordeeld. De rechtbank ziet geen aanleiding al in dit stadium tot verdere aanhouding te beslissen.

4.3. Voor zover de reconventionele vordering ziet op de nietigverklaring van het Beneluxmerk van Hormel kan deze, zoals Van Doorne terecht heeft gesteld, wel reeds worden beoordeeld. De procedure bij het OHIM staat aan dit gedeelte van de reconventionele vordering niet in de weg. Mogelijk bestaat in een later stadium van de procedure uit een oogpunt van proceseconomie aanleiding ook deze beoordeling aan te houden, maar dat is thans niet aan de orde. 

Lees het vonnis hier.