Prof. mr. Willem A. Hoyng, Howrey, Universiteit Tilburg: Preken voor eigen parochie? Commentaar n.a.v. BBIE, 15 januari 2010, IEF 8524 (Onel / Omel, normaal gebruik Gemeenschapsmerk).

“(…) Het is duidelijk dat door die uitspraak [Pago – IEF] het Hof van Justitie het belang bij toepassing van het Europese Merkenrecht van het beschouwen van de EU als ware het één staat heeft onderstreept.

Charles Gielen in zijn noot in IER stemt met de beslissing van het BBIE in. Hij gaat daarbij naar mijn mening voorbij aan het feit dat we in Europa niet meer in landen leven maar in één groot land dat de Europese Unie heeft. Een lokaal opererend merk zou een blokkade vormen voor andere toetreders is zijn (in wezen enige) argument. Dat is een onbegrijpelijk argument. Iedereen kan toetreden tot de Europese markt. Hij dient dan alleen een niet overeenstemmend merk te kiezen. Vervolgens kan hij dat merk voor heel Europa verkrijgen en kunnen zijn producten door heel Europa circuleren. Van een blokkade van het gebruik van een bestaand nationaal merk kan geen sprake zijn nu deze merkhouder zich kan verzetten tegen het later verkrijgen door een derde van een met zijn merk overeenstemmend Gemeenschapsmerk. Het is dus juist andersom. Nationale merken kunnen een blokkade vormen voor het Europees wijd opereren.

(…) Indien het Hof inderdaad bedoeld had te oordelen dat hetzelfde Gemeenschapsmerk in dezelfde markt (de EU) in verschillende regio’s een verschillende bescherming toekomt had het Hof, mag men aannemen, dat wel gezegd. Daar was ook alle aanleiding toe geweest nu de vragen van het Oberste Gerichtshof duidelijk wezen op de mogelijkheid van een verschillende beschermingsomvang in de verschillende landen van de EU.

(…) Mijn conclusie is dan ook dat het BBIE en Gielen fout zitten en de Franse rechter die besliste dat gebruik in een lidstaat voldoende was het bij het rechte eind heeft (evenals natuurlijk het OHIM)

(…) Idealiter zou uiteindelijk de mogelijkheid van de nationale registratie geheel moeten worden afgeschaft. Daarbij zou het een goede zaak zijn de MKB’er die het voornemen uitspreekt in slechts een lidstaat te willen gaan gebruiken een gereduceerd tarief voor registratie van een gemeenschapsmerk aan te bieden. Indien de MKB’er zijn goederen of diensten later toch elders wil aanbieden dan moet hij bij betalen. Kortom, als het al preken voor eigen parochie was (hetgeen zoals gezegd ik niet aanneem) dan was dat niet nodig!

Lees het gehele artikel hier. 

Prof. mr. Willem A. Hoyng, Howrey, Tilburg University: Annotated commentary on BOIP, 15 Januari 2010, Nº 20044489 (Onel / Omel, genuine use CTM).

Some quotes from the article: “This also evidences that the BOIP failed to appreciate the fundamental freedoms on which the European Union has been founded. The BOIP is of the opinion that the free movement of goods is adversely affected if an entrepreneur established in another country where the Community trademark is not being used would not be able to use this trademark. In the present case the free movement of goods is therefore, in the opinion of the BOIP, adversely affected owing to the fact that, by way of example, Les Mazes s.a.r.l., established in Gaillac, France, cannot make use of the trademark ONEL. However, there is actually question of the contrary! After all, it is actually this kind of registration by this kind of entrepreneur that leads to distortion of the free movement of goods. After all, in the present case this implies that the goods and services of ONEL can no longer freely circulate in the EU (after all, in my example Les Mazes s.a.r.l. will object to the supply of services under the ONEL trademark in France) and the same applies to the products and services in my example of Les Mazes s.a.r.l. which products and services cannot be sold in the Benelux.

As indicated, the decision of the BOIP is also at odds with the case-law of the Court of Justice. In the Pago decision the holder of the European trademark for Pago exclusively used its trademark in Austria and the trademark was well known there. The Court of Justice ruled that the reputation (the consequence of intensive use) in Austria is sufficient to assume that there is question of a known Community trademark. It is then completely in line with this to assume that genuine use in a Member State is sufficient to assume genuine use within the EU. (Read more)

It is clear that as a result of this decision the Court of Justice underlined the importance of considering the EU as, as it were, one state upon the application of European Trademark Law.

(…) Ideally, ultimately the possibility of the national registration should fully be abolished. In this context it would be a good thing to offer entrepreneurs who express the intention to only use a trademark in one Member State a reduced fee for registration of a Community trademark. If the entrepreneur later yet wants to offer the goods or services elsewhere he should then pay. To put it briefly, when it comes to preaching for your own parish (which, as said, I do not assume) this certainly was unnecessary!”

Read the full article here.

Rechtbank Almelo, 21 april 2010, LJN: BM2858, De maatschap Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie “Wesselerbrink” c.s. tegen De maatschap Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Wesselerbrink c.s.

Handelsnaamwet. Stukgelopen samenwerking. Twee maatschappen van fysiotherapeuten gevestigd op hetzelfde adres onder dezelfde naam. Gestelde inbreuk op handelsnaam. Geen spoedeisendheid. 
 
8. Omdat [gedaagde sub 6] bij brief van 18 december 2009 heeft aangekondigd dat de nieuwe maatschap, gedaagde sub 1, zich onder dezelfde naam op de huidige locatie wil gaan profileren en onderscheiden door middel van een eigen praktijklogo, eigen afspraakkaartjes, briefpapier etc. is er volgens eisers vanaf december 2009 sprake van een inbreuk op de handelsnaam van de oude maatschap en is verwarringsgevaar te duchten. Volgens eisers zou hierin het spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening gelegen zijn.

9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers, gelet op de gemotiveerde betwisting door gedaagden, het spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening onvoldoende onderbouwd. Volgens eisers brengen de inbreuk en het te duchten verwarringsgevaar schadelijke gevolgen voor eisers met zich. Echter, door eisers zijn geen concrete voorbeelden van verwarring aangedragen en is evenmin onderbouwd waar de schadelijke gevolgen voor eisers uit zouden kunnen bestaan. Gelet hierop en gelet op het feit dat gedaagden sub 2 tot en met 6 al ruim zeventien jaar en gedaagde sub 1 al ruim 3 jaar de naam van de oude maatschap gebruiken en onder deze naam werkzaam zijn, zal de voorzieningenrechter de door eisers gevorderde voorziening wegens het ontbreken van spoedeisend belang afwijzen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, LJN: BM2895, Schwan-Stabilo Schwanhausser Gmbh & Co.Kg tegen Ningbo Beifa Group Co.Ltd.

Merkenrecht. Vormmerk m.b.t. highlighters. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Roermond 17 juni 2009, KG ZA 09-15, IEF 7980). Wèl spoedeisend belang, (o.a naar aanleiding van de opstelling van gedaagde na eerdere onthoudingsverklaringen en uitspraken). Wel inbreuk.

Spoedeisend belang: 4.5.2. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Stabilo voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Beifa (ook) in Nederland de Beifa-highlighters zal verhandelen en aldus inbreuk zal maken op de merkenrechten van Stabilo c.q. onrechtmatig jegens Stabilo zal handelen. Het hof baseert dit oordeel op de volgende feiten en omstandigheden: [o.a. – IEF]: Beifa is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. (…) Beifa heeft in het verleden (…)  ten behoeve van Stabilo onthoudingsverklaringen getekend maar dit heeft haar er niet van weerhouden nadien andere, op de Stabilo Boss gelijkende highlighters op de markt te brengen (…) Beifa heeft verschillende malen in strijd met een rechterlijke uitspraak de Beifa-highlighters verhandeld. (…) het is voldoende aannemelijk geworden dat Beifa ook andere producten op de markt brengt die lijken op producten van Stabilo.

4.5.3. Gelet op voornoemde handelwijze van Beifa heeft Stabilo naar het oordeel van het hof voldoende redenen om te vrezen dat Beifa (ook) in Nederland inbreuk zal maken op Stabilo's rechten. Dat die handelwijze zich deels heeft afgespeeld in Duitsland maakt dit niet anders, nu, zoals gezegd, Beifa eerder in Nederland Beifa-highlighters afleverde ondanks de hiervoor (in r.o. 4.5.2 sub v) genoemde omstandigheden en nu de Duitse markt grenst aan de Nederlandse. (…) 

Inbreuk: 4.6.4. (…) Zolang de merkinschrijvingen van Stabilo niet zijn vernietigd dient van de geldigheid daarvan te worden uitgegaan. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van overeenstemming tussen het merk van Stabilo en de Beifa-highlighters. Stabilo heeft er op gewezen dat alle dominante eigenschappen van haar merken, zoals bijvoorbeeld omschreven onder randnummer 9 van haar pleitnotities in eerste aanleg, alsmede de proporties door Beifa zijn overgenomen. Gelet hierop en op de diverse, hiervoor genoemde uitspraken en op de afbeeldingen van de verschillende highlighters waaronder die in de merkinschrijvingen en op de highlighters zelf die het hof tijdens het pleidooi heeft kunnen bekijken, heeft Beifa de overeenstemming onvoldoende gemotiveerd betwist. Evenmin valt in hetgeen Beifa aanvoert een aanwijzing te lezen dat enkel het op de highlighters voorkomende woordmerk de herkomstfunctie vervult. Voorzover Beifa daarmee ook heeft bedoeld te betogen dat er daarom geen gevaar voor verwarring bestaat faalt dat verweer eveneens.
Nu voldoende aannemelijk is geworden dat de Beifa-highlighters overeenstemmen met het merk van Stabilo en dat het gaat om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde waren als waarvoor het merk van Stabilo is ingeschreven waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE), vordert Stabilo terecht een verbod op verhandeling van de Beifa-highlighters en heeft Beifa geen belang meer bij bespreking van haar verweren tegen de overige grondslagen van de vorderingen.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april 2010, zaaknr. 105.006.548/01, 1-800-Flowers.com tegen The Zockoll Group Ltd v/h Phonenames Ltd (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Non usus. Vervallenverklaring van twee Benelux-merken. Geschil tussen bloemenhandelaren over de registratie en het gebruik van merken die een alfanumeriek telefoonnummer bevatten (zoals b.v. 1-800-FLOWERS). Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank 's-Gravenhage, 6 december 2006, IEF 3010). Gebruik in domeinnamen websites levert geen merkgebruik in de Benelux op volgens het Lexington/Ladbrokes-criterium. “Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt.”

11. Ad 10a tot en met e: gebruik op en/of van de website(s) van a~pellante. Zockoll heeft - terecht - niet betwist dat het gebruik van de domeinnamen en de website van appelante merkgebruik oplevert. Zij betwist wel dat dat gebruik merkgebruik in de Benelux oplevert. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merk op een website levert niet reeds in ieder land van waaruit de website kan worden bezocht merkgebruik op. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest van de Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (over de vraag of een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift in Nederland een onrechtmatige daad opleverde) en het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2005, NJ 2005,404 (over de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning) in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat van gebruik door appellante in de Benelux, kan worden gesproken indien zij via internet door middel van een blijkens hun inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de van de omstandigheden, zoals het top-level domain van het internetadres (een organisatorisch of een geografisch top level domein), de taal waarin de website is gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de website biedt en (andere) verwijzingen op de website naar (een) bepaald(e) land(en). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, IEF 1796 (Ipko-Amcor/Marie Claire) en 20 maart 2008, BIE 2009,63 (Vitra/Classis Design). Als sprake is van gebruik moet nog, aan de hand van de in rechtsoverweging 8 genoemde criteria, de vraag beantwoord worden of sprake is van normaal gebruik.

(…)

12. Het hof is van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de website
www.1800flowers.com (specifiek) mede is gericht op het behalen van afzet in de Benelux.

(…)

voor betaling van via de website bestelde bloemen gebruik kan worden gemaakt van een in de Benelux uitgegeven creditcard is eveneens onvoldoende reden om gerichtheid op de Benelux aan te nemen. Met in de Benelux uitgegeven creditcards kan op vele plaatsen in de hele wereld worden betaald en ook voor bestellingen via niet op de Benelux gerichte websites. De mogelijkheid van internationaal gebruik is juist een kenmerk van creditcards en is geen bijzonderheid van de onderhavige website.

(…)

Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht waarna  online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oordeel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux.

Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt nu - zoals Zockoll gesteld en appellante erkend, althans niet gemotiveerd betwist heeft - het daarbij in het algemeen gaat om bestellingen van buiten de Benelux en van de merken bij de bezorging - door lokale bloemisten - en op (de verpakking van) de geleverde bloemen geen gebruik wordt gemaakt.

(…)

Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat er voor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren.

(…)

Het bovenstaande brengt mee dat het door appellante hiervoor onder 10a tot en met e gestelde onvoldoende is om gebruik van de merken van appellante in de Benelux aan te nemen.

Lees het arrest hier.

  
klik op 'lees verder' voor meer foto's

 meer foto's

 
klik op 'lees verder' voor meer foto's

meer foto's

   
klik op 'lees verder' voor meer foto's

terug naar eerste serie

Gerechtshof Amsterdam. 13 april 2010, zaaknr. 200.054.941/01, Playlogic International N.V. tegen Visionvale Ltd (met dank aan J.J. van der Goen, Van der Goen Advocaten).

Auteursrecht. Game-software (‘Sparta – Ancient Wars). Stukgelopen samenwerking. Arrest in het door Playlogic opgeworpen incident ex artt. 351 en 235 Rv (schorsing & zekerheid) in het hoger beroep van de bodemprocedure inzake Visionvale Ltd & Burut Co. tegen Playlogic International N.V. (Rechtbank Amsterdam, 14 oktober 2009, IEF 8272).

2.4 Het hof is van oordeel dat Playlogic tegenover de gemotiveerde betwisting van Visionvale c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een restitutierisico loopt. Zowel Visionvale als Burut heeft een bekende vestigingsplaats in het buitenland. De omstandigheid dat Visionvale C.S. in eerdere tussen partijen gevoerde procedures hebben aangevoerd dat Playlogic een in kort geding gewezen vonnis niet in overeenstemming met de geldende regelgeving heeft betekend en zich aldus hebben verweerd tegen de executie van dat vonnis, wil niet zeggen dat Playlogic zal worden belemmerd in het rechtsgeldig betekenen en executeren van een te wijzen arrest.
Het niet vermeld staan van Visionvale in telefoonboeken in haar plaats van vestiging, het ontbreken van een website en het door een advocaat sturen van voor haar bestemde declaraties naar een adres in Rusland, zijn omstandigheden die evenmin kunnen leiden tot de conclusie dat Playlogic zal worden belemmerd in de rechtsgeldige betekening en executie van een te wijzen arrest.
De stelling van Playlogic dat zij niet bekend is met enig (substantieel) vermogensbestanddeel van Visionvale C.S., rechtvaardigt ten slotte niet de conclusie dat Visionvale C.S. geen verhaal bieden. Playlogic heeft niets concreets gesteld dat daarop wijst.

Lees het arrest hier.

Heel mooi, de belofte van een warme voorjaarsmiddag in een lommerrijke grachtentuin en al tegen de 180 aanmeldingen voor de IEF Wereld IE Dag Borrel 2010: maten, medewerkers, stagiaires, hoogleraren, gemachtigden en bedrijfsjuristen (uw cliënten wellicht, een mogelijk doorslaggevend argument om toch te komen). 

Mogelijk gemaakt en gesponsord door Ribbert Advocaten, Pago Vruchtensap en de uitgever achter IEForum.nl, deLex, die ter gelegenheid van het 5jarig bestaan van IEF en het 5jarig bestaan van de Wereld IE Dag Borrel, en, als we toch bezig zijn, het 5jarig bestaan van deLex zelf, een heuse goodie bag ter beschikking stelt, met o.a. een exemplaar van 'Te Intellectuele Eigendom', het rijkelijk geïllustreerde betoog over wetenschap en emotie van Gerrit de Jager & Dirk Visser. Een recensie van het boek door de Tilburgse rechtswetenschapper Hendrik Gommer staat hier recht onder.

Voor de aanmelders: een antwoord op alle aanmeld-emails is wat lastig, maar het is gratis en u bent welkom en uw kantoorgenoten ook en studenten ook (sterker nog we zoeken er nog één voor in de bediening). Woensdag 28 april, van 5 tot 8, in de tuin van Ribbert Advocaten achter Herengracht 514 in Amsterdam. Wie ook nog graag wil komen, een mailtje volstaat: (klik op) redactie@IEForum.nl. Info en eerdere berichten: scrollen vanaf hier.