Jonge auteurs tot en met 35 jaar in 2009 die op het gebied van de IE hebben gepubliceerd kunnen in aanmerking komen voor de VIE prijs (EUR 5000), welke wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Zeist symposium (dit jaar op 10 maart) voor de beste publicatie op voorwaarde dat deze publicatie van voldoende niveau is om de uitreiking van de prijs te rechtvaardigen. U kunt tot 1 februari  a.s. uw artikel inzenden aan de voorzitter van de VIE Mr Willem A. Hoyng.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, LJN: BL0178, TheAgenda.NL tegen NL Unlimited B.V. en Newhold. B.V.
 
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaamrecht door gebruik generieke domeinnaam. Gedaagde NL Unlimited, uitgever van de stadsmagazines NL10, Nl20 etc, koopt in 2009 de domeinnaam www.agenda.nl . Eiser TheAgenda.nl maakt bezwaar en ziet zich in het gelijk gesteld.

Gedaagde gebruikt www.agenda.nl als handelsnaam. Dat de domeinnaam beschrijvend is, doet daar niet aan af, gedaagde heeft “terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van eiser, er zonder noodzaak voor gekozen louter het beschrijvende (en reeds door eiser gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand.”

Licentiegever domeinnaam faciliteert handelsnaaminbreuk. 1019h proceskosten hoger dan indicatietarieven door verhuizing na sommatie van de domeinnaam naar de huidige licentiegever.

Gebruik als handelsnaam. 4.5.  NL Unlimited heeft op haar beurt ‘agenda.nl’ wel als handelsnaam geregistreerd. Zij betwist echter dat met de website www.agenda.nl sprake is van handelsnaamgebruik. Ook deze website heeft evenwel een bedrijfsmatig karakter vanwege de verkoop van advertentieruimte onder meer via de site. Op de website staat verder de naam ‘agenda.nl’ duidelijk vermeld, er staat vermeld dat het ‘copyright’ bij ‘agenda.nl’ rust en dat ‘agenda.nl’ een handelsnaam van NL Unlimited is, zodat het gebruik van deze domeinnaam - anders dan NL Unlimited c.s. zelf stelt - tevens als handelsnaamgebruik dient te worden aangemerkt. De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer, onder meer via haar website ‘www.agenda.nl’. Dat de naam ‘agenda.nl’ slechts door het publiek wordt gezien als een productnaam van NL Unlimited, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, is voorshands gelet op het voorgaande niet aannemelijk.

(…)

Onderscheidend vermogen. 4.7.  De vraag is evenwel in hoeverre aan de handelsnaam van [eiser] ‘theagenda.nl’ ook bescherming toekomt. Met NL Unlimited wordt immers geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘agenda’, ook in de combinatie met de extensie ‘.nl’, voor de activiteiten die beide partijen ontplooien beschrijvend van aard is. Het woord agenda wordt immers mede gebruikt voor een aankondiging van activiteiten. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben - ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen -, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

4.8.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter neemt dit niet weg dat NL Unlimited c.s. in dit geval, terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van [eiser], er zonder noodzaak voor heeft gekozen louter het beschrijvende (en reeds door [eiser] gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand. Dat [eiser] het Engelse lidwoord ‘the’ aan haar handelsnaam en domeinnaam heeft toegevoegd, maakt niet dat er van verwarringsgevaar geen sprake meer is. Weliswaar kan een enkele toevoeging bij een beschrijvende handelsnaam volgens de jurisprudentie voldoende zijn om geen verwarring aan te nemen, maar het had dan in dit geval eerder op de weg van NL Unlimited c.s. gelegen om een element aan haar handelsnaam (en domeinnaam) toe te voegen. Het enkele weglaten van het door [eiser] gebruikte woord ‘the’ als handelsnaam voor het ontplooien van dezelfde activiteiten wordt gelet op het voorgaande onvoldoende geacht om verwarring te voorkomen. Een verbod voor het gebruik van de handelsnaam ‘agenda.nl’ door NL Unlimited is derhalve toewijsbaar als na te melden. Ook het verbod op het gebruik van de domeinnaam ‘www.agenda.nl’ kan gelet op het voorgaande worden toegewezen. Van een louter informatieve website is bij NL Unlimited c.s. immers geen sprake.

Licentiegever. 4.9.  Ook de vordering onder 2 jegens Newhold wordt toegewezen, een en ander zoals hierna te melden, nu door het (blijven) verlenen van een uitsluitend gebruiksrecht van de domeinnaam www.agenda.nl aan NL Unlimited de inbreuk op de handelsnaam van [eiser] mogelijk kan worden gemaakt en dit onder omstandigheden onrechtmatig jegens [eiser] kan zijn. Newhold heeft daarnaast geen belang meer bij het verlenen van rechten op de domeinnaam aan NL Unlimited, gelet op de in dit vonnis opgelegde veroordelingen.

(…)

Proceskosten. 4.13.  NL Unlimited en Newhold zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten en de beslagkosten. [eiser] heeft veroordeling van NL Unlimited in de kosten ex artikel 1019h Rechtsvordering gevorderd en een specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten. Deze kosten bedragen volgens de specificatie € 8.759,93 inclusief kantoorkosten, beslagkosten, deurwaarderskosten en griffiegeld. [eiser] stelt dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan de indicatietarieven voor (eenvoudige) IE-zaken in kort geding, omdat NL Unlimited, nadat de sommatiebrief was verzonden, de domeinnaam bleek te hebben overgedragen aan Newhold en [eiser] beslag heeft laten leggen op de domeinnaam en producties heeft moeten aanpassen, waarmee volgens [eiser] € 2.355,32 gemoeid is geweest. Voormelde door [eiser] gevorderde proceskosten zullen worden toegewezen nu deze gelet op de aard van de zaak redelijk worden geacht.

Lees het vonnis hier.

De organisatie van de onregelmatig ergens opduikende ‘Jong IE Borrel’ bericht: “Eigenlijk is het keurige volwassen imago van de advocatuur een façade. Voorbeeldje: zet een paar tafelvoetbaltafels op het witte marmer van The Rock, en opeens gaat het gesprek niet langer over de interpretatie van de laatste uitspraak van het HvJ. Nee, er wordt jolig gedaan en geschreeuwd over “coffeeshopregels”. En zo hoort het ook tijdens een zichzelf respecterend en gegarandeerd PAGO-vrij tafelvoetbaltoernooi: de Jong IE Cohen Jehoram Cup 2009 – gehouden op 10 december 2009. Verpozing, afleiding, kortom: even weg van de IE-snelweg. In een kantoorgebouw langs de A10, dat dan weer wel.

De Cup bleef in het gebouw die avond. Thomas Conijn en Oscar Lamme (beiden De Brauw) mogen zich een vol jaar lang verkneukelen over een glimmend stuk blik. Wordt vervolgd!”

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, Ex part beschikking van 8 januari 2010,  KG RK 10-02,  Street Surfing LLC tegen X

Octrooirecht. Zeldzame octrooirechtelijke ex-parte. Inbreukmakende waveboards.

"2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541. Immers, uit de als productie 10 overgelegde foto’s volgt dat het gaat om technisch gelijke producten als de producten die onderwerp waren in een procedure die heeft geresulteerd in het in het verzoekschrift onder 32 genoemde vonnis van 2 december 2009 [IEF 8401-IEF]. In dat kort geding vonnis is geoordeeld dat de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van genoemd octrooi naar voorlopig oordeel geldig zijn, terwijl voorshands voorts is geoordeeld dat de door de in dat geding betreffende gedaagde partij verhandelde producten op die conclusies van het octrooi inbreuk maken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 33 is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Street Surfing zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 januari 2010, HA ZA 09-528, Cybergun S.A. tegen KLM N.V & Wargaim LLC

Merkenrecht. Ant-Piraterij Verordening. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”.

Vormt de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg van de APV? Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen. Afwijzing provisionele eis: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.

4.1. De procedures in conventie en in reconventie zullen worden aangehouden hangende de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de prejudiciële vragen die zijn gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [ zie IEF 8480) en het Court of Appeal in Londen over de uitleg van de (oude en huidige) APV, zoals verzocht door Cybergun bij pleidooi. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.2. (…) Naar voorlopige inschatting zou Cybergun zich jegens Wargaim bij toepassing van de vervaardigingsfictie volgens de huidige stand van de rechtspraak in Nederland met succes kunnen beroepen op merkinbreuk. De redenen daarvoor zullen eventueel na voortzetting bij nader vonnis uiteen worden gezet, indien uit de Luxemburgse uitspra( a)k(en) zou volgen dat in een geval als het onderhavige (niet-communautaire goederen uit Taiwan bestemd voor Rusland in louter transit in EU-land Nederland) kan worden toegekomen aan toepassing van deze vervaardigingsfictie.

4.3. Materieel is in beide buitenlandse prejudiciële verwijzingszaken de vraag aan de orde gesteld (voor wat de Engelse uitspraak betreft: ook met betrekking tot de thans geldende APV) of de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg vormt van de APV. In de Engelse zaak is bovendien evenals in de onderhavige zaak sprake van niet-communautaire goederen afkomstig uit een rechtenvrij land van buiten de EER, transit in de EU, met vervolgens als bestemming eveneens een rechtenvrij land buiten de EER, terwijl zowel in de Engelse als in de onderhavige zaak in confesso is dat geen aanwijzingen bestaan dat de Montex/Diesel-exceptie zich kan voordoen. Aangezien het materieel precies deze vraag is die partijen in dit geschil uiteindelijk verdeeld houdt en de zaak in conventie hangt op de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast, dient naar het oordeel van de rechtbank de beantwoording van deze prejudiciële vragen te worden afgewacht. De reconventionele beoordeling hangt samen met de beoordeling van de in conventie aan de orde zijnde rechtsvraag en dient om redenen van proceseconomie eveneens te wachten op beantwoording van de prejudiciële vragen.

4.4. Dat brengt met zich dat de provisionele eis zal worden afgewezen. Het ligt in de rede om de status quo te handhaven en aan te sluiten bij de huidige Nederlandse interpretatie van de antipiraterijverordening en onder toepassing van de vervaardigingsfictie niet provisioneel tot vrijgave te gelasten. Anders gezegd: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gerede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.

4.5. Om vergelijkbare redenen kan ook hetgeen voorwaardelijk in reconventie wordt gevorderd thans niet worden toegewezen – ook niet nu de provisionele eis wordt afgewezen; aan beoordeling daarvan wordt ook eventueel eerst toegekomen nadat de ten processe bedoelde prejudiciële vragen zijn beantwoord.

4.6. De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol hangende de uitkomst van beide prejudiciële verwijzingen, die mogelijk in Luxemburg gevoegd behandeld zullen worden, zoals het Londense hof heeft gevraagd. De meest gerede partij kan na uitsluitsel uit Luxemburg de zaak weer opbrengen en voortprocederen middels het nemen van een akte onder productie van bedoelde uitspra(a)k(en) van het Hof van Justitie EU, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).

Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer  en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.

Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud).  Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.

4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-309/08, G-Star Raw Denim kft tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk G STOR o.g.v. ouder nationale en Gemeenschapswoord- en beeldmerken G-STAR en G-STAR RAW DENIM. Oppositie afgewezen. Geen overeenstemmende merken.

35. Furthermore, the impact of the conceptual differences in terms of counteracting the aural similarity is reinforced by the fact that there are also significant visual differences between the marks at issue. In that context, it must be pointed out that the degree of aural similarity of two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public generally perceives visually the mark designating those goods (…). Clearly, that is the case in respect of the goods covered by the mark applied for and by the earlier marks.

36. In view of all of the above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the visual and conceptual differences between the marks prevented any assumption of a possible link between them and, therefore, that the second condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 was not satisfied.

38. In so far as the marks at issue are neither identical nor similar, one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not satisfied. Therefore, there is no need to assess whether the use without due cause of the trade mark applied for could take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade marks.

Lees het arrest hier.

Nog zo'n 10 stoelen over: Volgende week donderdag,  op 28 januari, kunt u nog aanschuiven bij ongeveer 120 vakbroeders en -zusters op het derde IEForum.nl IE Diner in in de Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam.

Een IE umfeld om de vingers bij af te likken, dranken en spijzen voor lichaam en geest, onder leiding van avondvoorzitter mr. E.J. Numann, raadsheer in de Hoge Raad. De meeste leden van het Comité van Aanbeveling van IEForum.nl (18 hoogleraren en andere IE eminenties) zullen aanschuiven.

De tafelredes worden dit jaar onder andere gehouden door Feer Verkade (A-G Hoge Raad, UvA), Christiaan Alberdingk Thijm (Solv), Bas Kist (Zacco) en Ary-Jan van der Meer (Rechtbank Haarlem). Het feit dat IEForum alweer 5 jaar bestaat zal niet onopgemerkt blijven.

Een klein aantal stoelen is nog onbezet. U kunt zich per email opgeven bij Claudia Zuidema, uitgeverij deLex, czuidema@delex.nl. Tot donderdag!

Mocht u nog speciale dieetwensen hebben (vegetarisch of anderzins), wilt u dit dan per mail doorgeven?

Locatie:

De Industrieele Groote Club
Dam 27
1012 JS Amsterdam
(020) 624 22 20

Klik hier voor een routebeschrijving

Kosten: Mee-eten kost €195,00, sponsors van IEForum.nl krijgen 10% korting.

Heeft u nog vragen? Stuur een email naar czuidema@delex.nl

Hof van Justitie, 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi AG tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Reclameslogans. Weigering inschrijving woordmerk ‘Vorsprung durch Technik’ is onterecht. Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Voor slogans gelden geen andere criteria dan voor ‘gewone’ merken.

“(…) dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.”

“Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten. “

De slogan Vorsprung durch Technik voldoet aan de criteria en de weigering tot inschrijving wordt vernietigd.

38. Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

39. Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 31 en 32; zie ook arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C‑329/02 P, Jurispr. blz. I‑8317, punt 41).

40. In casu is de redenering van het Gerecht het gevolg van een onjuiste uitlegging van de in de punten 36 tot en met 39 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen.

41. Er dient immers te worden vastgesteld dat, ook al heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest gesteld dat blijkens de rechtspraak de inschrijving van een merk niet uitgesloten is wegens het lovende of wervende gebruik ervan, het daarna zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, in wezen heeft gebaseerd op het feit dat dit merk wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, en dus juist op het lovende en wervende gebruik ervan.

42. Aldus was het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest van oordeel dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde dat deze verschillende elementen dat merk slechts onderscheidend vermogen verlenen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een dergelijk merk aangeduide waren of diensten. In casu vat het relevante publiek dit merk allereerst op als een verkoopbevorderende formulering.

43. Het Gerecht heeft die laatste vaststelling gebaseerd op de analyse die het in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest heeft verricht. Het Gerecht was ten eerste van mening dat gelet op de ruime definitie van het begrip techniek, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het woord „Vorsprung” „voorsprong”, zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch” – dat „door” betekent – eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat dit merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

44. Het is juist dat, zoals overigens in punt 33 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

45. In dit verband dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

46. De in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest uiteengezette redenering van het Gerecht staaft niet zijn conclusie dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, maar beklemtoont in wezen enkel het feit dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

47. Wat de vaststelling van het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest betreft, volgens welke het merk Vorsprung durch Technik meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, dient te worden opgemerkt dat, ook al zijn dergelijke kenmerken – zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest – geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan, dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

48. Wat de conclusie van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest betreft, volgens welke „het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, dus geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk”, volstaat de vaststelling dat deze conclusie niet alleen geenszins wordt gestaafd door de redenering die eraan voorafgaat, maar bovendien in zekere mate wordt weerlegd door de in punt 41 van dat arrest gedane vaststelling, zoals aangehaald in het vorige punt van het onderhavige arrest.

49. Hieruit volgt dat Audi terecht heeft gesteld dat de beoordeling die het Gerecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft verricht, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve slaagt het tweede onderdeel van verzoeksters eerste middel in hogere voorziening, dat dus moet worden toegewezen zonder dat het eerste onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

51. In deze omstandigheden dient het bestreden arrest te worden vernietigd voor zover het Gerecht op grond van een onjuiste beoordeling heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beslissing vast te stellen.

(…)

57. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

58. Gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik” een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

59. In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik”, die „voorsprong door techniek” betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

60. Gelet op een en ander dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd voor zover de tweede kamer van beroep de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk heeft afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-34/07, Karen Goncharov tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk DSBW (transportdiensten).o.g.v. oudere Gemeenschapswoordmerken DSB (Deense NS) met  „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

51. Im vorliegenden Fall gelangte die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu dem Ergebnis, dass der älteren Marke „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Sie stützte sich dabei auf den Umstand, dass die ältere Marke ein Akronym der dänischen Eisenbahngesellschaft sei, die in Dänemark und innerhalb der Europäischen Union jährlich 157 Millionen Fahrgäste befördere. Das „Akronym der Eisenbahngesellschaft eines Mitgliedstaats – die in diesem Land rund 80 % der Schienenverkehrsdienste für Fahrgäste betreibt – kann kaum als schwache Marke angesehen werden, zumindest was die Bewohner Dänemarks und der angrenzenden Gebiete der Gemeinschaft oder Personen betrifft, die nach Dänemark gereist sind“.

52. Es ist daher festzustellen, dass die in der vorigen Randnummer wiedergegebenen Umstände, auf die sich die Beschwerdekammer stützt, der älteren Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft verleihen. Diese Beurteilung scheint im Übrigen auch der Kläger zu teilen, da er einräumt, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke könne „allenfalls“ als durchschnittlich eingestuft werden.

53. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich, die Marken insgesamt ähnlich und die genannten Dienstleistungen für ein Publikum bestimmt sind, das aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht.

54. Angesichts dieser Umstände besteht die Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken angenommen.

Lees het arrest hier.