Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 april 2009, KG ZA 09-268, Newfigure Clinics B.V. tegen Olfers

Onderscheid auteursrecht op in beeldmerk gebruikt logo en het recht op het beeldmerk. Inschrijving merk op naam bestuurder / enig aandeelhouder vennootschap geen depot te kwader trouw en niet onrechtmatig jegens de (auteursrechthebbende) vennootschap. Bestuurder is niet verplicht het merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Aangenomen moet worden dat de bestuurder het depot heeft verricht met toestemming van de vennootschap. Als enig bestuurder van de vennootschap is de wil van de bestuurder gelijk te stellen met de wil van de vennootschap.

Opmerkelijke, althans interessante, 1019h-overweging: “Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing.”

4.3. NewFigure lijkt geen onderscheid te maken tussen het aan haar toekomende auteursrecht op het in het beeldmerk gebruikte logo en het recht op het beeldmerk. Dat zij auteursrechthebbende is betekent uiteraard nog niet dat zij dan ook rechthebbende op het merk is.

4.4. De voorzieningenrechter is het vooralsnog met Olfers eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens te vennootschap zou moeten worden aangemerkt. Olfers is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Van een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE is geen sprake omdat moet worden aangenomen dat Olfers het depot heeft verricht met toestemming van NewFigure oud. Als (enig) bestuurder van de vennootschap is de wil van Olfers gelijk te stellen aan die van de vennootschap.

4.5. Denkbaar is dat er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk handelen in strijd komt met de door artikel 2:9 B.W. voorgeschreven behoorlijke taakvervulling indien Olfers een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld (vergelijk H.R. 10 januari 1997, LJN: ZC2243), maar voor een dergelijk verwijt heeft NewFigure onvoldoende gesteld. Daarvoor is in ieder geval niet doorslaggevend dat de vennootschap de kosten van het ontwerp van het logo en de merkregistratie heeft gedragen. Terecht stelt Olfers dat gebruikelijk is dit soort privé-uitgaven in een rekeningcourantverhouding met de vennootschap te boeken. Zo dat niet is gebeurd bestaat mogelijk een vordering ter hoogte van die kosten op Olfers. Het is echter geen grond voor overdracht van het merkrecht. Evenmin hecht de voorzieningenrechter veel belang aan het standpunt van NewFigure oud in een eerdere procedure. Dat standpunt zag mogelijk op het auteursrecht op het logo. Als NewFigure oud of Olfers in die procedure bedoeld heeft te stellen dat NewFigure oud merkhoudster was, was dat standpunt gezien de in deze procedure overgelegde merkinschrijving kennelijk fout.

4.6. Aansprakelijkheid van Olfers jegens NewFigure oud zou bovendien slechts kunnen leiden tot vorderingen op Olfers van de vennootschap. Uit de hiervoor weergegeven overeenkomsten tussen de curator en Sirius en Sirius en NewFigure is niet af te leiden dat ook deze vorderingen aan NewFigure zijn overgedragen.

4.8. Gelet op het voorgaande handelt Olfers niet in strijd met enig aan NewFigure toekomend recht of met door hem in acht te nemen ongeschreven normen door niet mee te werken aan overdracht.

4.9. De vorderingen dienen te worden afgewezen. NewFigure wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Partijen hebben beide aanspraak gemaakt op de volgens 1019h Rv. te berekenen proceskosten. Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing. De proceskosten worden om die reden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Leeuwarden, 9 april 2009, LJN: BI0666, strafzaak (naaktfimpje You Tube - Manon Thomas)

Strafrecht. Auteursrecht, portretrecht, belediging. “Uit het dossier blijkt dat op het privé-filmpje te zien is dat aangeefster [slachtoffer] naakt in het bad staat. Verdacht heeft eerdergenoemd filmpje zonder toestemming van [slachtoffer] op het internet geplaatst.

“Het bewezene levert de volgende misdrijven op: Eenvoudige belediging, opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat openlijk ter verspreiding aanbieden.  Het bewezene levert de volgende overtreding op: Zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stellen.  (…)

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan handelen in strijd met de Auteurswet en belediging.

Het gaat hier om een verregaande inbreuk op de privacy van het slachtoffer. Verdachte heeft foto's en een filmpje uit de computer van het slachtoffer gehaald, waarbij het ook nog eens ging om beeldmateriaal dat onmiskenbaar niet voor buitenstaanders bestemd was. Verdachte heeft zich voldoende kunnen realiseren dat dit een verregaande invloed moest hebben op het privéleven van het slachtoffer. Ieder die heden ten dage enig benul heeft van de werking van het internet, weet dat pogingen om onrechtmatig geplaatst beeldmateriaal te verwijderen vaak stranden op de schier oneindige verbindingen van het worldwide web, in combinatie met de gemakkelijke kopieerbaarheid van beeldbestanden.

Als men al in staat is om beeldmateriaal van een bepaalde gevonden plaats verwijderd te krijgen, kan dit alweer in een veelvoud op andere plaatsen opduiken. Het is dan ook niet overdreven om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt. Schrijnend daarbij is te horen dat verdachte zegt dit allemaal in een melige bui te hebben gedaan. De rechtbank zal verdachte echter ten volle verantwoordelijk houden voor zijn onrechtmatige handelwijze en hem een straf opleggen, zoals hierna te vermelden. (…)

Veroordeelt verdachte te dier zake tot een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 180 uren onbetaalde arbeid. Een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand, betaling van een geldboete ten bedrage van  €250,-. Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 5.000,-.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 2 april 2009, zaak T-379/05, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten.

28. Second, in addition, and even assuming that the distinction made by the Board of Appeal between the goods and the services directly related to fighting and those which are not were relevant, it is apparent from the list reproduced in paragraph 3 above that the goods and service covered by the trade mark applied for display between them such a heterogeneity that the statement of reasons contained in the contested decision is excessively general and abstract in the light of their nature and characteristics.

31. It thus follows that the contested decision is vitiated by an inadequate statement of reasons and must for that reason be annulled.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 2 april 2009, zaak T-118/06, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten

27. Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de kamer van beroep dus voor elk van deze waren of diensten in concreto nagaan of het merk onder geen van de (…) weigeringsgronden valt, en zij kan voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (…)

28. De kamer van beroep kan enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen (…) Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende. (…) 

29. In casu heeft het aangevraagde merk betrekking op meer dan 215 waren van vier verschillende klassen (…)  alsmede op minstens dertien verschillende types van diensten, waaronder onder meer voorbespeelde audiocassettes, kookboeken, babyslofjes, bogen en pijlen, of nog verschaffing van informatie op het gebied van sport via computernetwerken. (…)

30. De kamer van beroep heeft evenwel enkel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de diensten van klasse 41, waarvoor het aangevraagde merk volgens haar beschrijvend is, en anderzijds alle waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, met betrekking tot welke zij heeft opgemerkt dat het merk wellicht niet beschrijvend is maar in elk geval elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet wordt opgevat als een herkomstaanduiding, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement (zie punt 18 van de bestreden beslissing).

31. Wegens de globale aard ervan volstaat een dergelijke motivering duidelijk niet om het Gerecht in staat te stellen, zijn toezicht op de gegrondheid van de bestreden beslissing uit te oefenen.

(…) 36. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd en dat zij derhalve moet worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 2 april 2009, zaak C-421/07, Frede Damgaard (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) in de strafzaak tegen Frede Damgaard)

Reclamerecht. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Richtlijn 2001/83/EG. Begrip ‚reclame’. Verspreiding van informatie over geneesmiddel door derde op diens eigen initiatief. Een boodschap die afkomstig is van een onafhankelijke derde, kan een reclamekarakter hebben.

"Artikel 86 van richtlijn 2001/83/EG (…) tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (…) moet aldus worden uitgelegd dat de verspreiding door een derde van informatie over een geneesmiddel, met name over de therapeutische of profylactische werking ervan, kan worden aangemerkt als reclame in de zin van dit artikel, indien deze derde op eigen initiatief handelt en feitelijk en rechtens volledig onafhankelijk is van de fabrikant of de verkoper van dat geneesmiddel. Het staat aan de nationale rechter, te bepalen of deze verspreiding een vorm van colportage, marktverkenning of stimulering vormt die is bedoeld ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen."

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2009, HA ZA 08-1827, Alfred E. Tiefenbacher GmbH tegen H. Lundbeck A/S en HA ZA 08-1827, Centrafarm Services B.V. tegen H. Lundbeck A/S en HA ZA 08-2172,  Ratioharm GmbH tegen H. Lundbeck A/S (met vrijwel gelijktijdige dank aan Mark van Gardingen & Richard Ebbink,  Brinkhof en Marleen van den Horst & Jaap Bremer, BarentsKrans).

Octrooirecht. Vonnis in de “Nederlandse escitalopramzaak”. In de veelbesproken parallelle Engelse procedure draaide het met name om ‘sufficiency’. Meer informatie over de Engelse procedure hier. In het Nederlandse vonnis komt de nawerkbaarheid niet aan de orde omdat  het Octrooi reeds op andere gronden wordt vernietigd.

De rechtbank volgt de lijn van EOB en eerdere Nederlandse octrooirechtspraak: openbaarheid van een racemaat is niet zonder meer nieuwheidschadelijk voor een enantiomeer daarvan. Conclusies zijn wel nieuw, maar niet inventief. De rechtbank (geconfronteerd met ander bewijs)  ‘respectfully disagrees’ met punten uit de eerdere Engelse uitspraak. Matiging 1019h proceskosten.

Lundbeck ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil® met de werkzame stof citalopram en Cipralex® met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva. Citalopram is een racemisch mengsel. De naam escitalopram verwijst naar de S of (+) enantiomeer van citalopram. Citalopram is door Lundbeck in 1975 uitgevonden en in Nederland onder bescherming gesteld door NL 192 451, dat per 4 augustus 1997 is vervallen. Een verbeterde werkwijze voor de bereiding van citalopram is onderwerp van EP 0 171 943 (hierna: EP 943). Lundbeck is tevens houdster van EP 0 347 066 (hierna: EP 066 of ‘het Octrooi’) betrekking hebbend op new enantiomers and their isolation, dat op 15 maart 1995 is verleend. EP 066 heeft drie onafhankelijke conclusies, te weten conclusie 1 voor de stof escitalopram, conclusie 6 die betrekking heeft op een werkwijze voor de verkrijging daarvan en conclusie 7 met betrekking tot een enantiomere tussenverbinding.

Bij de werkwijze volgens EP 943 en de werkwijze volgens EP 066 wordt citalopram respectievelijk escitalopram verkregen door gebruikmaking van een ringsluitingsreactie. Uit klinische studies is gebleken dat alle therapeutische activiteit van citalopram wordt veroorzaakt door de (+)enantiomeer en dat de (-)enantiomeer de therapeutische werking van het (+)enantiomeer enigszins tegenwerkt. Het therapeutisch effect van escitalopram is om die reden beter dan dat van citalopram racemaat.

Het Bundespatentgericht heeft geoordeeld dat conclusies 1 t/m 5 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid in het licht van US 193 en conclusie 7 – wat betreft het (-)enantiomeer van het diol – eveneens wegens gebrek aan nieuwheid in het licht van EP 943. Conclusies 6 en 7 – voor het overige – zijn niet inventief geacht gelet op EP 943. Het Duitse deel van EP 066 is om die reden vernietigd. Kitchin J. (Patents Court) heeft bij vonnis van 4 mei 2007 conclusies 1 en 3 vernietigd wegens gebrek aan nawerkbaarheid (insufficency) en het octrooi overigens – in het bijzonder ook conclusie 6 – geldig geacht. De Court of Appeal – waar alleen de niet-nawerkbaarheid onderwerp van discussie was - heeft het vonnis van Kitchin op dit punt vernietigd. De uitspraak van de Court of Appeal is bekrachtigd door de House of Lords.

Nieuwheid

6.2 ‘Volgens vaste jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau is de openbaarmaking van een racemaat niet zonder meer nieuwheidschadelijk voor een enantiomeer daarvan. Daarvan is pas sprake in het geval van een direct and unambiguous disclosure of this very compound in the form of a technical teaching (zie T 1046/97). Dat in theorie de mogelijkheid zou bestaan een bekend racemaat te splitsen in de afzonderlijke enantiomeren is voor de beoordeling van de nieuwheid niet relevant (zie ook T 296/87, paragraaf 6.5). De rechtbank neemt de door het Europees Octrooibureau en in het voetspoor daarvan door de Nederlandse octrooirechters gevolgde lijn tot uitgangspunt bij de beoordeling van de nieuwheid van een enantiomeer ten opzichte van een racemaat.’

Nu niet is komen vast te staan dat men escitalopram voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk in handen heeft gehad, moet de stof als nieuw worden aangemerkt, aldus de rechtbank.

Inventiviteit

Conclusies 1 - 5: De rechtbank concludeert allereerst dat de gemiddelde vakman die het racemisch citalopram in handen had voldoende motivatie had om te proberen citalopram te splitsen teneinde beide afzonderlijke enantiomeren in handen te krijgen. Dit, aangezien bekend was dat de biologische activiteit van enantiomeren kan verschillen. Ook waren op de prioriteitsdatum diverse racemische mengsels gesplitst. Ook van de FDA regulations, die splitsing niet verplichten, maar die wel aanmoedigen de afzonderlijke enantiomeren te onderzoeken op werkzaamheid, ging naar het oordeel van de rechtbank een sterke prikkel uit.

Vervolgens onderzoekt de rechtbank of de gemiddelde vakman daartoe  op de prioriteitsdatum zonder inventieve denkarbeid in staat was.

Niet bestreden is dat er op de prioriteitsdatum verschillende methoden bekend waren om een racemisch mengsel te scheiden in de afzonderlijke enantiomeren, die ook tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorden. Partijen waren het erover eens dat vooraf niet kon worden voorspeld of een, en zo ja welke werkwijze zou leiden tot verkrijging van een enantiomeer. Bij het uitblijven van succes hij in elk geval alle voornoemde werkwijzen toepassen. Pas als deze drie methoden niet tot de enantiomeren zouden leiden, zou hij mogelijk een andere route gaan bewandelen.

Uitgangspunt bij deze experimenten is het bekende racemisch citalopram, waarvoor EP 943 een verbeterde syntheseroute beschrijft en welk document derhalve als meest nabije stand van de techniek heeft te gelden. Het verschil tussen EP 943 en EP 066 is dan dat in EP 066 escitalopram is verkregen, het enantiomeer van citalopram waardoor de therapeutische werking van citalopram wordt veroorzaakt. Derhalve kan het objectieve probleem, waarvoor de vakman een oplossing zoekt, volgens de rechtbank worden omschreven als: kan citalopram worden gesplitst in diens enantiomeren teneinde het enantiomeer met de (meeste) therapeutische werkzaamheid te verkrijgen?

De gemiddelde vakman die zich voor dit probleem gesteld ziet zou als eerste proberen citalopram zelf te splitsen. Evenmin in geschil is dat de vakman daarna routinematig klassieke resolutie van citalopram-derivaten zou beproeven. Gelet op hetgeen in de overgelegde rapporten en bijlagen is vermeld met betrekking tot de experimenten die zijn uitgevoerd met citalopram-derivaten, stelt de rechtbank vast dat Lundbeck minder heeft gedaan dan de gemiddelde vakman door toepassing van zijn algemene vakkennis gedaan zou hebben in zijn zoektocht naar de enantiomeren van citalopram.

Het beperkte aantal door Lundbeck gerapporteerde experimenten met citalopramderivaten heeft Tiefenbacher c.s. aanleiding gegeven experimenten uit te laten voeren door Matrix. Naar het oordeel van de rechtbank is met het rapport van Matrix genoegzaam aangetoond dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, door middel van fractionele kristallisatie gebruik makend van voor de hand liggende citalopram derivaten en gebruikelijke chirale zuren en oplosmiddelen, met routinematige en systematisch uitgevoerde experimenten, binnen aanvaardbare tijd en dus zonder undue burden, enantiomeerzuiver escitalopram zou hebben verkregen. Conclusie 1 is aldus niet inventief. Afhankelijke conclusies 2 tot en met 5, delen het lot van Conclusie 1.

Conclusies 6 en 7: Het verschil tussen EP 943 en EP 066 is dat bij de werkwijze volgens EP 943 gebruik wordt gemaakt van de SN1-reactie en racemisch citalopram wordt verkregen. Bij de werkwijze volgens conclusie 6 van EP 066 wordt het optische zuivere escitalopram verkregen doordat, uitgaande van het optisch zuivere diol, een stereoselectieve SN2-reactie wordt toegepast. Daaruit volgt volgens de rechtbank dat de objectieve probleemstelling is te formuleren als volgt: hoe kan de in EP 943 beschreven werkwijze zodanig worden aangepast dat het optisch zuivere enantiomeer wordt verkregen?

Volgens Tiefenbacher c.s. was het scheiden van het racemische diol in zijn enantiomeren een routinematige handeling die op de prioriteitsdatum zonder inventieve arbeid door de gemiddelde vakman succesvol kon worden uitgevoerd. Lundbeck heeft dat niet gemotiveerd bestreden. Daarmee is het gebrek aan inventiviteit van conclusie 7, dat ziet op het enantiomere diol, aldus de rechtbank, gegeven.

Vervolgens komt de rechtbank tot de slotsom dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zou inzien dat hij door middel van een SN2-reactie het – zonder inventieve denkarbeid verkregen – optisch zuivere diol zou kunnen omzetten in optisch zuiver citalopram. Op grond van de zogenoemde Baldwin Rules (die de gemiddelde vakman volgens de Haagse rechtbank in tegenstelling tot het oordeel van Kitchin J wel van toepassing zou achten) en diverse publicaties in de stand van de techniek zou hij verwachten dat dit succesvol zou verlopen en er zouden door hem geen andere problemen worden gezien van dien aard dat hij desalniettemin van het uitvoeren van een SN2-reactie met het enantiomere diol zou afzien. Vast staat verder volgens de rechtbank dat het uitvoeren van zo’n SN2-reactie en de verdere stappen voor de verkrijging van escitalopram geen inventieve denkarbeid vergde en ook dat de gemiddelde vakman daarmee escitalopram zou hebben verkregen. Dat leidt tot de slotsom dat ook conclusie 6 inventiviteit ontbeert. 

De rechtbank stelt de advocaatkosten aan de zijde van Ratiopharm vast op €290.000 (gelijk aan de door Lundbeck gevorderde advocaatkosten), in plaats van op de door Ratiopharm gevorderde €427.346,58.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 9 april 2009, KG ZA 09-104,  Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten c.s.  (met dank aan Nanda Ruyters en Danielle Verhelst, AKD Prinsen Van Wijmen)

Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Inbreuk merk- auteurs- en handelsnaamrechten aangenomen. Bevel tot -onder meer- onthouding van iedere verwijzing naar de Kamer van Koophandel, resp. tot doorhaling van inbreukmakende merken en overdracht domeinnamen. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Vordering tot voorschot schadevergoeding afgewezen wegens gebrek aan een (voldoende) gesteld spoedeisend belang. 

Eind 2008 zijn op naam van Kantoor voor Klanten facturen verstuurd aan een deel van 1,4 miljoen in het Nederlandse handelsregister ingeschreven ondernemingen. De facturen leken sterk op de factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage en vroegen EUR 149 over te maken ten name van Kantoor voor Klanten. In de facturen wordt verwezen naar de website kvkhandelsregister.nl. Op 8 december 2008 vielen de eerste facturen bij ondernemers in de bus, waarna de Kamer van Koophandel diverse acties onderneemt, waaronder het indienen van ex parte verzoeken, welke deels worden toegewezen (zie IEF 7413 en IEF 7502).

In onderhavig kort geding vordert de Kamer van Koophandel onder meer -kort gezegd- het staken van iedere inbreuk op de merk- auteurs-, en handelsnaamrechten van eiseres alsmede staking van iedere andere onrechtmatige handeling, waaronder het gebruik van een inbreukmakend logo, het versturen van nepfacturen of het verspreiden van inbreukmakende informatie. De voorzieningenrechter oordeelt dat inderdaad sprake is van inbreuk.

De voorzieningenrechter acht tevens spoedeisend belang aanwezig nu -onder meer- Kantoor voor Klanten het gebruik van de domeinnaam www.trading-register.nl heeft voortgezet en omdat gedaagden bezwaar hebben gemaakt tegen onttrekking van de domeinnamen www.kvkhandelsregister.nl bij SIDN.

De gedaagden zijn tevens aansprakelijk voor de schade:

4.6 Gedaagden hebben erkend dat het de bedoeling was om in het kader van een publiciteitsstunt voor een vergelijkbare huisstijl als die van de Kamer voor Koophandel te kiezen De facturen vertonen qua logo,opmaak, kleurstelling, lay-out en gebruikte handelsnaam (KvK) en aanduidingen (handelsregister), een dermate sterke gelijkenis met de facturen die jaarlijks door de Kamer van Koophandel worden verstuurd ter zake de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, dat sprake is van een aanzienlijk verwarringsgevaar voor de ondernemers. (…) Door veel inspanning van de Kamer Van Koophandel is voorkomen dat ondernemers massaal tot betaling van de facturen van aan Kantoor voor Klanten zijn overgegaan.

4.7 Vraag is nu of gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die is voortgevloeid uit het versturen van de hiervoor genoemde facturen en de voorbereidingshandelingen  tot het verzenden van (nog meer van) dergelijke facturen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. (…)

Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de Kamer van Koophandel onvoldoende heeft gesteld om tot een veroordeling in kort geding tot betaling van een geldsom over te gaan. ‘De Kamer van Koophandel heeft immers niet meer gesteld dan dat gedaagden er alles aan lijken te doen om ongrijpbaar te blijven. ‘ Daarmee heeft de Kamer van Koophandel onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd.

Kosten op grond van 1019h Rv conform indicatietarieven IE-zaken toegewezen tot het bedrag van EUR 15.000,- (in plaats van het door de Kamer van Koophandel gevorderde bedrag van EUR 110.000,-).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2009, KG ZA 09-200, Bax Beheer V.O.F. tegen X h.o.d.n. Clubsound.

Geschil tussen handelaren in audiovisuele middelen. Eiser Bax, eigenaar van de domeinnaam www.bax-shop.nl constateert dat concurrent Clubsound o.a. de domeinnaam www.baks-shop.nl gebruikt als doorlink naar de eigen site van gedaagde en maakt hiertegen bezwaar. Gedaagde stelt dat echter dat hij onder die naam een blikjesperser (Blikjes Afval Krusher Systeem) aan de man brengt.

De voorzieningenrechter wijst merkenrechtelijke (er is nog geen inschrijving) en de handelsnaamrechtelijke vorderingen af. X gebruikt de domeinnamen niet als handelsnaam, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. “Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen.”

De vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen worden wel toegewezen, omdat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. “Zulks wordt (…) onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.”

Spoedeisend belang i.v.m. doorlinken: 4.2. X heeft voorts nog betoogd dat nu bezoekers van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl automatisch worden doorgeleid naar de website www.blikje123.nl en er ‘thans werkelijk geen verbinding of verwijzing meer naar de website van Clubsound’ bestaat, Bax ook om die reden geen spoedeisend belang bij haar vorderingen zou hebben. Dit betoog wordt verworpen. Terecht heeft Bax er op gewezen dat het gezien de voorgeschiedenis maar de vraag is of X zich thans blijvend zal onthouden van het koppelen van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl naar www.clubsound.nl en dat de situatie elk moment weer gewijzigd kan worden, zodat er sprake is van een reële dreiging dat het gestelde inbreukmakende handelen wordt hervat. Ook daarmee is het spoedeisend belang gegeven.

Merkdepot: 4.3. (…) Nu gesteld noch gebleken is dat het depot waarop Bax zich beroept in het register is ingeschreven, zijn de vorderingen op die grond niet toewijsbaar.

Handelsnaam: 4.4. X heeft aangevoerd dat hij de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl niet als handelsnaam gebruikt, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. Dit verweer slaagt. De verwijsdomeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl worden door X immers slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar zijn eigen website www.clubsound.nl/baks althans, sinds kort, naar www.blikje123.nl. Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht, dienen deze mitsdien te worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen:  4.5. Voor zover Bax haar vorderingen evenwel heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen, slagen zij wel. Daartoe wordt het volgende overwogen. Desgevraagd heeft X ter zitting erkend dat het doorlinken van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl naar de domeinnaam www.clubsound.nl aanvankelijk (i.e. in 2007 vóór sommatie door Bax) plaats vond zonder dat er überhaupt sprake was van het ter verkoop aanbieden van blikjespersen onder de naam ‘BAKS’. Anders gezegd betekent dit dat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Zulks wordt, gelet op enerzijds het feit dat Bax haar onderneming reeds voerde onder de handels- en domeinnaam www.bax-shop.nl voordat X tot registratie van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl overging, en de anderzijds de domeinnamen van X slechts in zeer geringe mate afwijken van de handels- en domeinnaam van Bax, onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 8 april 2009, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Merkenrecht.Vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik. Bewijsvoering verzending e-mails.

Austin Nichols, producent en distributeur van onder meer whiskey en rechthebbende op het Benelux beeld/woordmerk WILD TURKEY, vordert onder meer de vervallenverklaring van het jongere merk WILD GEESE wegens niet normaal gebruik. Bij tussenvonnis van 30 mei 2007 wordt Lodestar belast met het te leveren bewijs van normaal gebruik van haar merk in de Benelux en laat de rechtbank haar toe nader bewijs hiervan te leveren.

Tevens beroept Austin Nichols zich op de nietigheid van het merk WILD GEESE omdat het volgens haar verwarringwekkend overeenstemt met en het in rangorde dateert van na de inschrijving van het merk WILD TURKEY. Dit beroep wordt afgewezen. "Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijde twee verschillende (wilde) dieren. Dat het bij beide merken om gevogelte gaat, wordt onvoldoende geacht. De totaalindrukken van de merken WILD TURKEY en WILD GEESE zijn naar het oordeel van de rechtbank te verschillend om van verwarringwekkende overeenstemming uit te gaan."

Voor het leveren van het voornoemde bewijs heeft Lodestar onder meer een lijst van leveranciers en verkopers overgelegd waaraan namens Lodestar voorafgaand aan een beurs e-mails zijn verzonden waarin zij geïnformeerd werden over de aanwezigheid van Lodestar op die beurs. Lodestar heeft eveneens de bewuste e-mails overgelegd. De rechtbank overweegt in het (tweede) tussenvonnis van 6 februari 2008 dat uit de genoemde e-mails zelf niet kan worden afgeleid dat deze ook daadwerkelijk zijn verzonden aan de diverse geadresseerden en/of dat deze zijn ontvangen door potentiële leveranciers en afnemers van whiskey die zich richten op de Beneluxmarkt. De rechtbank heeft Lodestar de gelegenheid gegeven daarover nader bewijs te leveren.

Bij vonnis van 8 april 2009 oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen niet valt af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. Gelet daarop komt de rechtbank tot het oordeel dat Lodestar haar merk WILD GEESE niet normaal heeft gebruikt, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.

Lees de vonnissen hier.

Digel tegen DIGO (Toegew.)
VISIWEB tegen VisiTech (Toegew.)
OE tegen OE organicelements (Toegew.)
FLEXA tegen FLEX WORLD YOUR CHOICE OF SLEEPING (Afgew.)
RUBA  tegen ARUBA (Afgew.)
FIETSPUNT tegen IETSPUNT (Afgew.)
FIETSPUNT tegen POINT VELO (Afgew.)
MILANO tegen MILANO HERENMODE (Afgew.)
FIETSPUNT tegen FIETSPUNT POINT VELO (Afgew.)
INTRUDER tegen INTRUDER OWNERS CLUB HOLLAND (Toegew.)
BEST FRIENDS tegen BEST FOR YOUR FRIEND (Afgew.)
QUANTUM tegen Quantum ICT (Gedeelt.)
MATRIX tegen TRIXX (Afgew.)
GERH STEINBERG tegen CARL STEINBERG (Toegew.)
TOP1TOYS tegen TOYS 2 PLAY (Afgew.)
KNACKI tegen KNAKKER (Afgew.)
Apyral tegen AZYRAL (Toegew.)
HERITAGE BUILDINGS tegen HERITAGE EIKENHOUTEN GEBOUWEN (Toegew.)
Chalou tegen MALOU (Toegew.)
 
Lees de beslissingen hier.

Rechtbank Utrecht, 25 maart 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. c.s. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, Leidsegracht advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).

Auteursrecht. Merkenrecht. Bladvoedingsproduct Filocal (voorheen Folical). Spoedeisend belang in IE zaken. Bevoegdheid vzr. Utrecht m.b.t. een vordering tot doorhaling of overdracht van een Gemeenschapsmerk. Zekerheidsstelling.

4.1. (…) De rechtsmacht voor wat betreft het gemeenschapsmerk wordt gebaseerd op artikel 90 lid 1 (…) GMVo juncto artikel 2 EEX-Vo. De vordering van Filocal c.s. tot overdracht c.q. doorhaling van het door Kurver geregistreerde gemeenschapsmerk (onder d) betreft immers geen vordering in de zin van artikel 92 GMVo, op grond van welk artikel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk een uitsluitende bevoegdheid wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze rechtbank op grond van artikel 99 lid 1 GMVo (mede) bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, nu Kurver c.s. in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

4.2. (…) D e enkele omstandigheid dat de eisendege partij ruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001,602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Kurver c.s. volgens Filocal c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Filocal c.s. De omstandigheid dat Filocal c.s. haar vorderingen ook reeds in 2003 kunnen instellen omdat zij, als gesteld, op dat moment tot de ontdekking kwam dat Kurver c.s. zonder haar toestemming en medeweten een identiek bladvoedingsproduct onder de naam Filocal verkoopt in onder meer Nederland en Duitsland en tot tweemaal toe met een kort geding procedure heeft gedreigd, doet daaraan niet af.

Lees het vonnis hier.