Vzr. Rechtbank Alkmaar, 19 februari 2009 LJN: BH5638, Huureenbus.nl tegen Huureenbus.info

Handelsnaamrecht. Inbreuk. Zaak die vraagt om commentaar. Eiser maakt in het kader van de uitoefening van zijn onderneming onder meer gebruik van de namen 'huureenbus.nl' en 'huureenbus'  en heeft “de website www.huureenbus.nl op zijn naam doen registeren”. Gedaagde  beschikt over de website www.huureenbus.info. Eiser beschouwt het gebruik van deze domeinnaam als inbreuk op zijn handelsnaamrecht.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe. "Huureenbus"  kan weliswaar niet gemonopoliseerd worden, maar:  “Anders ligt dit, daar waar het gaat om de handelsnaam "huureenbus.nl." Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat. Gedaagde wordt veroordeeld om de inbreuk te staken en “de domeinnaam c.q. het internetadres” aan eiser over te dragen. Liquidatietarief.

4.2 [eiser] roept in deze procedure de bescherming in van de handelsnamen "huureenbus" en "huureenbus.nl". Ten aanzien van de eerste handelsnaam geldt dat het hier, afgezien van de schrijfwijze, gaat om de gangbare woorden en beschrijvende elementen 'huur een bus'. Toekenning van de door [eiser] gevraagde bescherming leidt ertoe dat voormelde woorden gemonopoliseerd zouden worden, in die zin dat anderen voormelde woorden niet meer zouden kunnen gebruiken ter aanduiding van hun onderneming. Op basis hiervan komt meergenoemde bescherming niet aan de handelsnaam "huureenbus" toe. De vorderingen van [eiser] die zien op voormelde handelsnaam worden daarom afgewezen.
Anders ligt dit, daar waar het gaat om de handelsnaam "huureenbus.nl.". Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat (vergelijk Gerechtshof te Amsterdam 15 januari 2008, LJN BF 7442). Deze handelsnaam geniet daarom wel bescherming op basis van het bepaalde in de Handelsnaamwet.

4.3 Op basis van het voorgaande ligt thans de vraag ter beantwoording voor of [gedaagde] met zijn handelsnaam www.huureenbus.info inbreuk maakt op de handelsnaam van [eiser]. Vooropgesteld wordt dat [eiser] zijn handelsnaam eerder gebruikte dan [gedaagde]. Vast staat immers dat [gedaagde] de door hem gebezigde handelsnaam eerst sinds 13 januari 2009 in gebruik heeft, terwijl [eiser] onweersproken gesteld heeft dat hij meergenoemde handelsnaam reeds sinds 5 april 2004 bezigt. Verder geldt dat de handelsnaam van [gedaagde] in slechts geringe mate afwijkt van die van [eiser], nu het verschil tussen beide namen enkel is gelegen in de gebruikte extensie. De handelsnaam van [eiser] eindigt op .nl, terwijl die van Koor eindigt op .info. Aan deze vereisten van het hiervoor onder 4.1. weergegeven artikel is derhalve voldaan. Verder geldt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de aard van beide ondernemingen min of meer gelijk is. [eiser] en [gedaagde] richten zich op het busvervoer en bieden onder meer de mogelijkheid om via de desbetreffende website offertes op te vragen voor de huur van een touringcar. Ten slotte is van belang dat beide partijen werkzaam zijn via het internet en daarnaast hun feitelijke vestigingsplaats in de regio Noord-Holland hebben.

4.4 Ter beoordeling ligt daarmee thans nog enkel de vraag voor of er, als gevolg van het gebruik van de handelsnaam www.huureenbus.info door [gedaagde], bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. [eiser] heeft in dit verband aangevoerd dat hij naar aanleiding van de mailing van [gedaagde] reacties van klanten heeft ontvangen, waarin zij vragen of [eiser] een nieuwe website heeft. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard die verwarring op zichzelf wel te begrijpen. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat voormeld gevaar voor verwarring te duchten is.

4.5 Uit al hetgeen hiervoor is overwogen, vloeit voort dat [gedaagde] met de door hem gebezigde naam inbreuk maakt op de handelsnaam huureenbus.nl van [eiser]. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hij de naam www.huureenbus.info niet gebruikt met commerciële doeleinden maar enkel hobbymatig. Dit betoog komt de voorzieningenrechter, mede gelet op de omstandigheid dat ondernemingen op de website van [gedaagde] kunnen adverteren, ongeloofwaardig voor. [gedaagde] heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voor die advertenties na de gratis proefperiode van twee maanden geen enkele vergoeding zou ontvangen. De vorderingen van [eiser] die zien op het staken van die inbreuk en de overdracht van de domeinnaam www.huureenbus.info, kunnen daarom worden toegewezen. Aan [gedaagde] zal na te melden termijn worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

4.6 (…) Ook de rectificatie op de website www.huureenbus.info is niet toewijsbaar. [gedaagde] wordt immers veroordeeld om die website binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan [eiser] over te dragen. Door die overdracht heeft [gedaagde] geen zeggenschap meer over de inhoud van die website, hetgeen het voor hem feitelijk onmogelijk maakt om de desbetreffende rectificatie op de website te plaatsen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  11 maart 2009, HA ZA 08-2507, Abbott Cardiovascular Systems Inc. tegen Medtronic B.V.

Octrooirecht. EP Abbott m.b.t. expandable stents. Uitleg octrooi conform EOV 2000. Door Abbott voorgestane uitleg is letterlijk wellicht wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien. Geen equivalentie. Wapperverbod afgewezen. Incidentele vordering tot toegang tot bewijs wegens niet-inbreuk oordeel afgewezen. Onderscheid tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds (Synthon/Astellas) en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland anderzijds.

Vertrouwensverklaring ex art. 29 lid 1 sub b Rv. door rechtbank opgelegd aan partijen, partij-deskundigen en raadslieden. Gedeeltelijke behandeling achter gesloten deuren.

1019h Proceskosten in conventie conform eerder gemaakte afspraak tussen partijen (EUR 50.000,-). De vraag in hoeverre tevens de kostenveroordeling betrokken moet worden bij schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging eerder kort geding vonnis naar schadestaat verwezen. Geen separate opgave, onderbouwing en specificatie proceskosten in incident leidt ertoe dat deze worden begroot op nihil.

Abbott is houdster van Europees octrooi 1 068 842 (B2)  (hierna: het octrooi of EP
842), voor expandable stents. Medtronic heeft begin augustus 2008 oppositie ingesteld tegen het octrooi. Medtronic brengt onder meer in Nederland stents op de markt.

In juni 2008 heeft Abbott conservatoir bewijsbeslag gelegd en een gedetailleerde beschrijving laten opmaken ter zake van beweerdelijke inbreuk door Medtronic. Abbott is bij [later] vonnis verboden om ex artt. 843a jo. 1019a Rv. toegang tot dit aldus beslagen bewijs en deze beschrijving te (doen) krijgen. Bij vonnis van 28 augustus 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in een kort gedingprocedure Medtronic een octrooi-inbreukverbod opgelegd, daarbij overwegend dat het octrooi voorshands geldig werd geacht. Van beide vonnissen is hoger beroep aanhangig.

Abbott vordert nu in conventie onder meer een inbreukverbod op EP 842. Medtronic vordert in reconventie primair vernietiging van het octrooi, subsidiair een handhavingsverbod alsmede schadevergoeding en terugbetaling in verband met de tenuitvoerlegging van het eerder gewezen kort gedingvonnis. Abbott vordert in het incident afgifte van de gedetailleerde beschrijving met bijbehorende data en toegang tot het procesverbaal van bewijsbeslag met bijbehorende (kopieën van) documenten en elektronische data.

In conventie

Uitleg conform EOV 2000: De Rechtbank oordeelt allereerst omtrent de inbreuk. Daar is geen sprake van. De door Abbott voorgestane uitleg is aldus de rechtbank wellicht ‘letterlijk’ nog wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. De rechtbank overweegt:

“4.2 Voor de inbreukvraag is onder meer van belang welke betekenis moet worden gehecht aan de kenmerken "spaced" uit kenmerk (v) en "interconnecting elements" uit kenmerk (vi) van de opdeling van de hoofdconclusie [...].”

“Uitgangspunt daarbij is dat de betekenis van deze kenmerkelementen uit de hoofdconclusie moet worden achterhaald door de conclusie te begrijpen in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals art. 69 EOV 2000 dat voorschrijft, waarbij het (nieuwe) Uitlegprotocol van art. 69 EOV 2000 richting geeft.” [...]

 “4.4 Dit [Abbott’s betoog] wordt verworpen, omdat deze uitleg wellicht "letterlijk" nog wel mogelijk zou zijn, maar octrooirechtelijk niet juist voorkomt, omdat dit geen recht doet aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen [...].” [...]

“4.9 [...]Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien en de elementen "interconnecting element" en "spaced" dan als het ware tezamen in ogenschouw moeten worden genomen (wat Abbott op andere plaatsten in haar betoog wel doet), zodat de rechtbank komt tot een andere uitleg dan Abbott voorstaat.”

Geen equivalentie: Ook Abbott’s beroep op equivalentie wordt verworpen. Medtronic bewerkstelligt het resultaat op andere wijze.

“4.12 [...]De way uit de function-way-result test is dus anders. Om dezelfde reden kan niet gesproken worden van insubstantial differences bij de uitvoeringsvorm van de Driver stents ten opzichte van het octrooi.

Proceskosten: Proceskosten -EUR 50.000,- ten laste van Abbott- volgens eerdere overeenkomst tussen partijen.

In reconventie

Oordeel over geldigheid geschorst hangende oppositie: Nu in conventie niet tot inbreuk is beslist, ziet de rechtbank reden om de zaak omtrent de geldigheid van het octrooi in reconventie te schorsen op de voet van art. 83 lid 3 ROW 1995, totdat in oppositie en eventueel beroep definitief is beslist. Dit, om uiteenlopende uitspraken over de geldigheid van Europese octrooien te voorkomen. Wel wordt de oppositie-instanties verzocht deze oppositie met voorrang te behandelen.

Wapperverbod afgewezen: “4.17 [...] Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic.”

Schadevergoeding / kostenveroordeling naar schadestaat verwezen: De gevorderde schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging van het kort geding vonnis wordt toegewezen. De uitkomst van het geldigheidsdebat is daarbij niet van belang. In hoeverre daarbij tevens de kostenveroordeling dient te worden betrokken, is iets dat in de schadestaatprocedure tot klaarheid dient te komen.

Incidentele vordering - Toegang tot bewijs? De bewijsbeslagoperatie is blijkens het bewijsbeslagverzoekschrift ingezet teneinde de omvang van de inbreuk vast te stellen. Gegeven de non-inbreuk wordt het verzoek om toegang afgewezen. De rechtbank licht toe dat materieel de incidentele vordering dicht in de buurt komt van wat in hoofdzaak als nevenvordering gevorderd zou kunnen zijn teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade vast te kunnen stellen. Zo goed als bedoelde nevenvorderingen zouden zijn afgewezen bij een afwijzend oordeel omtrent de inbreukvraag, aldus de rechtbank, zo wordt thans exhibitie eveneens afgewezen. Grondslag is dat niet aan de vereisten van art. 843a Rv. is voldaan.

Toegang wegens bewijs inbreuk buitenland: Abbott voert aan dat de exhibitie er mede op ziet inbreuk door Medtronic in andere landen boven tafel te krijgen. Uit een in Frankrijk uitgevoerde saisie contrefaçon operatie zou blijken dat Medtronic vanuit Heerlen wereldwijd zou distribueren. Derhalve is geen sprake van exhibitie van gegevens ter bepaling van de omvang van inbreuk in Nederland, maar om de vraag in welke andere landen door Medtronic inbreuk wordt gepleegd op het octrooi. Dat in Nederland bewijsbeslag kan worden gelegd ten behoeve van bewijs van inbreuk in het buitenland is uitgemaakt in de Synthon/Astellas uitspraak, aldus Abbott.

De rechtbank overweegt dat:

“4.23 [...] er in de eerste plaats te onderscheiden [is] tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen (artt. 1019b/c/d Rv.) mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland (artt. 843a jo. 1019a Rv.) anderzijds. De Synthon/Astellas zaak zag voor wat betreft de hier aan de orde zijnde vragen op de eerste categorie, niet op de tweede, die thans in dit incident speelt.”

Daarnaast is ook in dit geval is niet aan art. 843a Rv. voldaan nu geen aanvullende stellingen en/of gegevens zijn aangevoerd waaruit blijkt dat over inbreuk in het buitenland anders zou moeten worden geoordeeld. Tevens valt niet in te zien dat exhibitie, waarbij gevaar voor prijsgeven van bedrijfsgeheimen van Medtronic bepaald op de loer ligt,   noodzakelijk is en waarom andere (minder ingrijpende) mogelijkheden tot bewijsvergaring niet zouden volstaan. Bovendien ligt het bewijsbeslag er en is gedetailleerde beschrijving gegeven. Zo toegang daartoe, bijvoorbeeld in het kader van buitenlandse procedures mogelijk zou moeten worden, bestaat derhalve de mogelijkheid opnieuw een exhibitievordering terzake te doen.

Proceskosten Incident: “4.26. Nu in het incident geen (separate) opgave, onderbouwing en specificatie ` van gevorderde proceskosten is verschaft, worden deze begroot op nihil.”

Vertrouwensverklaring / gesloten deuren: “1.3. De bij antwoord in reconventie door Abbott verzochte uitdrukkelijke vertrouwensverklaring ex art. 29 (1)(b) Rv met betrekking tot haar weerlegging van het rechtsverwerkingsverweer zijdens Medtronic en de stukken ter onderbouwing daarvan die betrekking hebben op een Amerikaanse arbitrageprocedure wordt ter zitting besproken en de verzochte vertrouwensverklaring wordt door de rechtbank opgelegd aan partijen en de door hen ingeschakelde partij-deskundigen en raadslieden. Tevens is de behandeling van het deel van de zitting dat op deze kwestie zag op verzoek van Abbott met gesloten deuren geschied (met inbegrip van de re- en dupliek), zoals nader aangegeven op het audiëntieblad.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart 2009, HA ZA 08-2054, Den Toom Vloertechniek B.V. tegen Kick TG Holding B.V. & TG Lining B.V.

Octrooirecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zowel eiser Den Toom als gedaagde TG Lining houden zich bezig met het aanbrengen van geleidelijnen en markeringen, bestaande uit ribbels op harde ondergronden, als voorziening voor blinden en slechtzienden. Gedaagde Kick TG is houdster van een EP voor  het aanbrengen van geleidelijnen. Na een negatief advies van het octrooicentrum heeft Kick afstand gedaan van een NL octrooi m.b.t. dezelfde materie. Gedaagden hebben een desbewustheidsexploit laten betekenen aan eisers i.c. Den Toom.

Den Toom stelt dat het EP van Kick niet geldig is en vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het EP en van het NL octrooi voor de tijd dat dit heeft bestaan. Die vorderingen worden toegewezen. Geen aanhouding i.v.m. oppositieprocedure bij het EOB (ROW is ruimer dan OV waar het de fictieve stand van de techniek betreft). Voorrangsrecht vervallen. Geen wapperverbod Kick c.s., wel rectificatie. Geen auteursrecht. Geen slaafse nabootsing of ongeoorloofde mededinging. 1019h proceskosten: €119 165,56 (incl. kosten advisering OCN).

Aanhouding: De gevorderde aanhouding wegens een lopende oppositie bij het EOB wordt afgewezen, omdat de stelling van Den Toom niet in oppositie aan de orde kan komen, maar wel van belang is voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

4.1 (…) De rechtbank wijst dat verzoek af, in elk geval wat betreft de beoordeling van de stelling van Den Toom dat EP 549 nietig is wegens anticipatie door NL 708. Op grond van artikel 75 lid 2 ROW wordt onder de stand van de techniek mede begrepen de inhoud van uit hoofde van de ROW ingediende octrooiaanvragen die zijn ingediend vóór de Europese octrooiaanvrage, maar die eerst op of ná die datum zijn ingeschreven (de zg. fictieve stand van de techniek). Daarmee is de fictieve stand van de techniek onder de ROW ruimer dan op grond van het EOV, waar de fictieve stand van de techniek is beperkt tot eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde Europese aanvragen. De stelling van Den Toom zal derhalve niet in oppositie aan de orde kunnen komen, maar is wel van belang voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

Voorrangsrecht vervallen: 4.2 Kick c.s. heeft aangevoerd dat het EOB het voorrangsrecht bij beslissing van 2 oktober 2006 vervallen heeft verklaard ‘with effect from 4.12.1999’ zodat het recht van voorrang pas met ingang van die datum, zonder terugwerkende kracht, is vervallen. Omdat het voorrangsrecht nog van kracht was op het moment dat NL 708 werd gepubliceerd (12 januari 1999) zou deze publicatie niet nieuwheidschadelijk zijn. Kick c.s. kan daarin niet worden gevolgd. De stelling van Kick c.s. berust op een onjuiste interpretatie van de woorden with effect from 4.12.1999 en is overigens ook onverenigbaar met de bewoording van artikel 91 lid 3 EOV, waarin is bepaald dat indien een gebrek dat betrekking heeft op het recht van voorrang niet wordt opgeheven, dit recht voor de aanvrage vervalt. Voor het op een dergelijke aanvrage verleend octrooi is derhalve geen recht van voorrang van kracht, zoals ook volgt uit de publicatie van the deletion of the priority claim in het European Patent Bulletin op 21 juni 2000 en zoals eveneens blijkt uit het voorblad van het octrooischrift waarop geen prioriteitsrecht is vermeld. De door Kick c.s. verdedigde mogelijkheid van een recht van voorrang gedurende een bepaalde periode van de verleningsprocedure, die evenwel voor derden niet kenbaar is, is bovendien in strijd met de rechtszekerheid.

4.3 Vast staat derhalve dat voor EP 549 het recht van voorrang gebaseerd op NL 708 is vervallen. De nieuwheid van de aanvrage dient derhalve te worden beoordeeld naar de stand van de techniek bedoeld in artikel 4 ROW – de fictieve stand van de techniek daaronder begrepen – op de aanvraagdatum van EP 549.

Geen gevolg termijnoverschrijding OCN: 4.6 De stelling van Kick c.s. dat Den Toom niet ontvankelijk zou zijn in haar vordering tot vernietiging van NL 708 omdat het advies van OCN niet conform artikel 85 lid 3 ROW binnen twee maanden is uitgebracht verwerpt de rechtbank. De wet biedt geen aanknopingspunt voor het verbinden van een dergelijk rechtsgevolg aan een termijnoverschrijding door het OCN.

Nietigheid NL octrooi: De rechtbank oordeelt dat het Nederlandse deel van het EP inderdaad nietig is. Het vervallen NL octrooi ontneemt de nieuwheid aan het EP, nu alle maatregelen van het EP reeds geopenbaard in dat NL octrooi.

4.18 Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot de slotsom dat geen van de conclusies van NL 708 geldig was en dat de vordering tot vernietiging van NL 708 voor de periode waarin deze van kracht was derhalve voor toewijzing in aanmerking komt.

Wapperverbod: 4.21 De gevorderde verklaring voor recht dat Kick c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door mededelingen te doen over vermeende inbreuken op EP 549 of NL 708, wijst de rechtbank eveneens af. Naar het oordeel van de rechtbank hoefde Kick c.s. er – tot het advies van het OCN d.d. 1 februari 2008 – geen rekening mee te houden dat een gerede kans bestond dat deze octrooien in een nietigheidsprocedure geen stand zouden houden. Niet gesteld is dat Kick c.s. nadien nog mededelingen heeft gedaan over dergelijke vermeende inbreuken.

Rectificatie: 4.23 Wel voor toewijzing in aanmerking komt het gevorderde bevel een rectificatie te sturen in de bewoordingen als in het dictum vermeld aan al degenen aan wie mededelingen zijn gedaan over gestelde inbreuken op het Nederlandse deel van EP 549 of NL708. Op deze wijze kan het inmiddels onjuist gebleken beeld dat Den Toom inbreuk zou maken op NL 708 en/of EP 549, worden weggenomen.

Grensoverschrijdende vorderingen: 4.26 Voor zover door Kick c.s. grensoverschrijdende vorderingen zijn ingesteld wijst de rechtbank deze af bij gebrek aan belang, nu Kick c.s. onvoldoende feiten heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat Den Toom in het buitenland werkzaam is (geweest) dan wel daartoe reële dreiging bestaat. De enkele omstandigheid dat Den Toom een [door de rechtbank afgewezen-IEF] verklaring voor recht heeft gevorderd dat zij geen inbreuk maakt op EP 549 in alle landen waar dit van kracht is, is daartoe onvoldoende.

Auteursrecht: 4.27 Kick c.s. heeft daarnaast aangevoerd dat Den Toom inbreuk zou plegen op het auteursrecht van Kick (…) Ut de stellingen van Kick c.s. leidt de rechtbank af dat zij bescherming inroept van de specifieke ribbelpatronen en daarvoor gebruikte mallen zoals beschreven in het uitvoeringsvoorbeeld en conclusie 9 van NL 708.

4.28 (…) Zoals Kick c.s. uitvoerig heeft betoogd, zijn de precieze maatvoering van de door Kick c.s. gebruikte mal en daarmee te verkrijgen ribbelpatronen bepaald door het daarmee te verkrijgen technisch effect, te weten geleidelijnen met optimale tactiele waarneembaarheid. (…) In het licht van die stukken valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welke creatieve inbreng daarnaast nog mogelijk was en/of en hoe deze een weerslag heeft gevonden in de door Kick c.s. gehanteerde werkwijze en mallen en daaruit resulterende ribbels. Voor zover Kick c.s. zich heeft beroepen op auteursrecht op tekeningen en documentatie, heeft zij onvoldoende feiten gesteld op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat Den Toom daarop inbreuk zou maken.

Slaafse nabootsing: 4.29 Verder heeft Kick c.s. betoogd dat Den Toom de mal, gereedschappen (met name het plamuurmes) en ingrediënten (met name epoxyhars) slaafs zou nabootsen. (…) Daarvan zal in het algemeen alleen sprake kunnen zijn indien het nagebootste product dan wel werkwijze een eigen gezicht heeft op de markt. Kick c.s. heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld dat zij een onderscheidende positie op de markt inneemt met haar werkwijze, de maatvoering van haar ribbels, de gebruikte gereedschappen en gebruikte materialen (…) Evenmin heeft Kick c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het in aanmerking te nemen publiek, te weten opdrachtgevers, reëel gevaar voor verwarring te duchten valt. Verder stuiten de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen ook af op de technische functionaliteit van de tot stand te brengen ribbels en daarmee de maatvoering van de mal.

Ongeoorloofde mededinging:  4.30 (…) Voor (aanvullende) bescherming op grond van ongeoorloofde mededinging is slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden plaats. Het gestelde ‘navolgen’ van de werkwijze van Kick c.s. als zodanig, als daarvan al sprake zou zijn, hetgeen in het licht van het verweer van Den Toom onvoldoende is onderbouwd, is daartoe onvoldoende.

Proceskosten: 4.32 De door Den Toom gevorderde proceskosten in conventie zullen worden toegewezen. Niet bestreden is dat de kosten verbonden aan de adviesprocedure voor het OCN dienen te worden begrepen onder de in artikel 1019h Rv bedoelde kosten van handhaving, nu dit artikel ook ziet op de kosten gemoeid met het verweer tegen de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. De rechtbank ziet geen aanleiding die kosten desalniettemin voor rekening van Den Toom te laten omdat oppositie kon worden ingesteld, waarbij geen proceskostenveroordeling plaatsvindt, zoals Kick c.s. heeft betoogd. Naast EP 549 was immers een afzonderlijk Nederlands octrooi van kracht waarop Kick c.s. zich ook expliciet heeft beroepen. Op dat octrooi had de oppositieprocedure geen invloed. In het genoemde bedrag van € 35.248,-, zijn blijkens de specificatie naast de direct aan de OCN advies procedure verbonden kosten ook de kosten van advisering naar aanleiding van de ontvangen desbewustheidsexploiten, begrepen. Anders dan Kick c.s. heeft aangevoerd, zijn ook deze aan te merken als kosten van handhaving als bedoeld in artikel 1019h Rv en daarom toewijsbaar. De direct aan de onderhavige procedure gerelateerde proceskosten ter hoogte van € 83.917,58 zijn niet gemotiveerd bestreden noch onevenredig, mede in aanmerking genomen de wijze waarop Kick c.s. heeft geprocedeerd. Deze kosten zullen voor de helft (dus een bedrag van € 41.958,78) worden toegerekend aan het door Den Toom gevoerde verweer in reconventie. De aan de adviesprocedure voor het OCN verbonden kosten zullen worden toegerekend aan de procedure in conventie.

4.33 In de procedure in reconventie zal Kick c.s. eveneens worden veroordeeld in de proceskosten van Den Toom. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen zijn deze te begroten op € 41.958,78.

Lees het vonnis hier.

Lex Bruinhof (Wieringa Advocaten): Kort commentaar bij Vzr. Rechtbank Zwolle, 10 december 2008, IEF 7655, Buma /Suplacon.

“Whoa! Het enkele toestaan van het luisteren naar muziek op de werkplek (hoe die muziek ook wordt voortgebracht en ongeacht of de werkgever daar zelf de hand in heeft gehad) is hier dus voldoende om auteursrechtinbreuk aan te nemen. Oók waar deze muziek naar eigen keuze van de werknemer uitsluitend via een i-Pod of mobiele telefoon (naar wij mogen aannemen) vrijwel ongemerkt rechtstreeks in de oren van de werknemer verdwijnt.

Dat is een behoorlijke stap verder dan in bovengenoemd "De Zon" arrest van de Hoge Raad werd aangenomen (…) Hier wordt het openbaarmakings-begrip naar mijn mening ruim voorbij de uiterste rek opgerekt. En dus breekt het. Het is misschien met enige moeite nog wel aan te nemen dat de werkgever hier min of meer profiteert van het feit dat er mensen zijn geweest die zulke mooie muziek hebben gemaakt. Dat is echter niet relevant. Misschien profiteert hij ook wel van het feit dat de werknemer een pijnstiller heeft genomen en daarom ondanks zijn hoofdpijn toch kan doorwerken. Feit is dat de werknemer een eigen keuze heeft gemaakt waar de werkgever hoegenaamd niets anders mee van doen heeft dan dat hij die niet heeft verboden. Dat gaan we toch geen openbaar maken noemen?”

Lees het commentaar hier.

Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht 12 december 2008, LJN: BH4488, Stichting Gay Business Amsterdam tegen de burgemeester van Amsterdam

Voortdurend geschil over de organisatie van de Amsterdamse Gay Pride waarin ook de IE-rechten weer, heel eventjes,  opduiken (zie ook: IEF 2462). Onderhavig geschil betreft in hoofdzaak de weigering van een evenementenvergunning voor de klassieke locaties van de Gay Pride 2007 aan de Stichting Gay Business Amsterdam

“3.6.2.  Eisers heeft voorts aangevoerd dat verweerder in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet zou hebben gehandeld door namen te deponeren die lijken op het woordmerk van eiseres (Amsterdam Pride). Nu deze grief geen verband houdt met het bestreden besluit wordt ook deze door de rechtbank verworpen.”

Lees het vonnis hier.

25 jaar Zeist. Lustrum Intellectuele Eigendom Symposium (AIPPI), Zeist, 11 maart 2009. (Oh ja, prrobeer vooral niet om de mensen op de foto´s te herkennen. 

GvEA, 10 maart 2009, T-8/08, G. M. Piccoli Srl tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Vormmerken. Weigering tot inschrijving anvraag gemeenschapsmerk voor de vorm van een schelp, klasse 30 “brioches, brioches fourrées à la crème, marmelades, chocolats et miels”. 

28. (…)  dès lors que la marque demandée ne diverge pas de manière significative des formes communément utilisées dans le secteur en cause et, de ce fait, ne permet pas au consommateur d’en identifier l’origine commerciale ou industrielle, elle ne saurait être considérée comme présentant un caractère distinctif.

Lees het arrest hier.

Persbericht: "Mr. Bas Kist is per 1 maart 2009 benoemd als marketing directeur van het internationale octrooi- en merkenbureau Zacco. Kist krijgt hiermee de verantwoordelijkheid voor de marketing van de gehele Zacco-groep. Zacco is een van grootste Europese adviesorganisaties op het gebied van intellectuele eigendom. Het bedrijf heeft vestigingen in Denemarken, Zweden, Noorwegen, VS en Nederland. In Nederland opereert Zacco onder de naam Shieldmark.Zacco.  Tot 1 maart 2009 was Kist als directeur verantwoordelijk voor de marketing van Shieldmark.Zacco."

Gerechtshof Arnhem, 20 januari 2009, LJN: BH4145, Typisch Enschede B.V. tegen Stichting Beeldrecht,

Auteursrecht. Huis-aan-huisblad Typisch Enschede gebruikt kunstwerk aan de openbare weg in Enschede enige tijd in de  basisvormgeving van de krant . Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat er sprake in van inbreuk op het auteursrecht van kunstenares Guusje Beverdam. “Anders dan Typisch Enschede stelt is de bank in de collage geïsoleerd gebruikt, en de omgeving waar de bank staat is daarbij niet afgedrukt. In die zin is geen sprake van een afbeelding van de bank “zoals het (werk) zich daar bevindt”, zoals artikel 18 Aw vereist.” Ook geen verwerking van ondergeschikte betekenis (18a Aw). De inbreuk is aan Typisch Enschede toe te rekenen, omdat deze krachtens de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. € 2.546,60 vergoeding.

Beeldrecht behartigt i.c. de belangen van beeldend kunstenares Guusje Beverdam. Beverdam heeft in 1996 in opdracht van de Rabobank te Enschede een kunstwerk vervaardigd in de vorm van een gele bank, genaamd “Bank (1996)”. De bank is op de openbare weg naast het gemeentehuis van Enschede geplaatst.

Huis-aan-huisblad Typisch Enschede heeft Typisch Enschede de bank gedurende een periode van ten minste tien weken in de basisvormgeving van de krant gebruikt. De bank maakte onderdeel uit van een collage van enkele voor de stad Enschede kenmerkende objecten; over deze collage heen was de naam van de krant gedrukt.

“4.1. De vraag die partijen verdeeld houdt is of het onder 3.4 omschreven gebruik van de bank door Typisch Enschede een inbreuk op het auteursrecht van Beverdam oplevert en Typisch Enschede deswege schadeplichtig is. De kantonrechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord en onder meer de door de Stichting gevorderde schadevergoeding toegewezen. Typisch Enschede kan zich met dit vonnis niet verenigen.”

4.3  Typisch Enschede beroept zich voorts op artikel 18 van de Auteurswet (hierna: Aw). Dit beroep faalt. Anders dan Typisch Enschede stelt is de bank in de collage geïsoleerd gebruikt, en de omgeving waar de bank staat is daarbij niet afgedrukt. In die zin is geen sprake van een afbeelding van de bank “zoals het (werk) zich daar bevindt”, zoals artikel 18 Aw vereist. De omstandigheid dat de bank deel uitmaakt van een collage met typische gebouwen, kunstwerken en andere herkenningspunten uit Enschede maakt dit niet anders.

4.4  Ook het beroep van Typisch Enschede op artikel 18a Aw in grief 6 kan naar het oordeel van het hof niet slagen. Genoemd artikel sluit van inbreuk op het auteursrecht uit de incidentele verwerking van een kunstwerk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk. Het onder 3.4 bedoelde gebruik in de krant, wekelijks gedurende een periode van ten minste tien weken kan niet als incidenteel gebruik in de zin van dit artikel gelden. Nu de bank als onderdeel van de collage is gebruikt bij de basisvormgeving van de krant is evenmin sprake van verwerking van ondergeschikte betekenis. De vraag in hoeverre Beverdam een vergoeding voor haar werk van de Rabobank heeft ontvangen acht het hof in het kader van de beoordeling van het beroep op artikel 18a Aw niet van belang.

4.5  Uit het voorgaande volgt dat het onder 3.4 bedoelde gebruik een inbreuk op het auteursrecht van Beverdam oplevert. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat Typisch Enschede deswege schadeplichtig is jegens de Stichting. De vraag in hoeverre Typisch Enschede zich bewust was van deze inbreuk doet daarbij niet ter zake. De inbreuk is aan Typisch Enschede toe te rekenen, omdat deze krachtens de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Het had immers op haar weg gelegen om, alvorens de bank in de collage op te nemen, zich ervan te vergewissen of dit gebruik ook was toegestaan.

4.6  Typisch Enschede betwist tot slot door middel van de grieven 8 tot en met 10 de hoogte van gevorderde vergoeding. Krachtens artikel 27 lid 2 Aw kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag. Daarbij is de gederfde licentievergoeding, gebaseerd op in het maatschappelijk verkeer gangbare tarieven, een goed handvat. Het hof acht het gevorderde bedrag, dat door de Stichting aan de hand van deze tarieven in eerste aanleg deugdelijk is onderbouwd, in dit verband redelijk. De betreffende grieven slagen dus niet. De Stichting heeft in hoger beroep geen zelfstandige bezwaren aangevoerd tegen de buitengerechtelijke incassokosten. Ditzelfde geldt voor het gevorderde en toegewezen verbod met dwangsom. Ook de grieven 11, 12 en 13 falen daarom. In grief 14 betoogt Typisch Enschede terecht dat het door de kantonrechter onder 3 van het dictum toegewezen bedrag onjuist is (te weten € 2.5476,60 in plaats van € 2.546,60 zoals gevorderd). De grief slaagt en het hof zal deze kennelijke verschrijving corrigeren.

4.6  De grieven falen, behoudens grief 14. Het bestreden vonnis van 26 februari 2008 zal worden bekrachtigd met uitzondering van de hoogte van het in het dictum onder 3 genoemde bedrag aan schadevergoeding. Het vonnis zal op dit punt worden vernietigd en het hof zal alsnog het juiste bedrag toewijzen. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Typisch Enschede in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 28 oktober 2008, LJN: BH3767, L&D Support B.V. Gemeente Zwolle.

Merkenrecht. Auteursrecht. Aanbesteding gemeente Zwolle met betrekking tot re-integratieactiviteiten. Gedaagde L&D heeft zich ingeschreven voor de cluster cliëntmeting, maar is niet uitgekozen. L&D maakt bezwaar omdat de procedure onvoldoende tansparant zou zijn geweest en omdat Zwolle inbreuk zou hebben gemaakt op haar IE-rechten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Liquidatietarief.

Er is geen strijd met het transparantiebeginsel. Zo er al inbreuk is op rechten van intellectuele eigendom dan leidt dat niet tot verbod tot gunning of tot gebod tot heraanbesteding, maar tot verplichting om inbreuk te staken en/of de geleden schade te vergoeden. Evenmin is sprake van uitlokking van onrechtmatig handelen. Het is niet aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op de merk- en/of auteursrechten van L&D.

1.1.  Ten derde heeft L&D aangevoerd dat Gemeente Zwolle inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van L&D. Daartoe stelt zij dat zij een meet-instrument op de markt heeft gebracht met de merkenrechtelijk beschermde naam “ABC-meting”. Het betreft volgens L&D een “web-based meetinstrument (…) Het is Gemeente Zwolle volgens L&D niet toegestaan, zoals zij wel heeft gedaan, de naam te gebruiken in de aanbestedingsstukken. Voorts kan L&D auteursrechten doen gelden op de door haar ontwikkelde methode. Hetgeen Gemeente Zwolle blijkens de aanbestedingsleidraad vraagt van de inschrijvers is een aanbieding om een methode te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd is. De Gemeente Zwolle lokt onrechtmatig handelen uit door de inschrijvers expliciet om de “ABC-meting” te vragen, aldus nog steeds L&D.

1.1.1.  Door Gemeente Zwolle is erkend dat - zo zij stelt, abusievelijk - in een bijlage bij de aanbestedingsleidraad (de concept-overeenkomst) éénmaal het woord “ABC-meting” is genoemd. Zo al zou moeten aangenomen dat zulks onrechtmatig is geweest jegens L&D dan leidt dat niet tot toewijzing van één van haar vorderingen. Indien sprake zou zijn geweest van onrechtmatig handelen dan leidt dat tot een verplichting van vergoeding van de dientengevolge geleden schade. De vorderingen zien echter op staking van de aanbesteding en/of heraanbesteding. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen de beweerdelijke onrechtmatigheid zouden kunnen wegnemen.

.1.1.  Vervolgens is de vraag aan de orde of de vorderingen (deels) zouden moeten worden toegewezen op de grond dat Gemeente Zwolle onrechtmatig handelt jegens L&D door andere inschrijvers uit te lokken tot onrechtmatig handelen jegens L&D.

(…)

1.1.1.  Niet aannemelijk is echter geworden dat een dergelijke situatie zich hier voordoet. In de eerste plaats is van belang dat Gemeente Zwolle in de nota van toelichting heeft opgemerkt: “De ABC-meting wordt ten onrechte genoemd in het concept-contract. Gemeente Zwolle wil de beschikking hebben over een cliëntmeting. De ABC-meting is daar een voorbeeld van.” Bij die stand van zaken is onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers “aanzet” tot het gebruik van de term “ABC-meting”, en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D.

1.1.1.  Evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D.

1.1.1.  Daarbij is van belang dat de uiteindelijke contractant niet uitgenodigd of aangezet wordt tot het gebruik maken van door L&D gehanteerde en mogelijk auteursrechtelijk beschermde software, logo’s, vragenlijsten, rapportages etcetera. Uit het debat van partijen ter zitting is naar voren gekomen dat de methode betreffende de ABC-meting niet auteursrechtelijk beschermd is. Zo er evenwel toch van uit zou moeten worden gegaan dat de methode auteursrechtelijk beschermd is dan brengt dat nog niet mee dat de concept-overeenkomst de uiteindelijke contractant verplicht een prestatie te leveren die noodzakelijkerwijze een inbreuk impliceert op dat auteursrecht.

1.1.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van L&D dienen te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.