Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 juli 2008, KG ZA 08-668, Steinway & Sons Corporation tegen Muziekmetropool Culemborg B.V.

Merkenrecht, reclamerecht. Dealerjurisprudentie. Gedaagde muziekinstrumentenwinkel  opent met heel veel publiciteit een “Steinway Gallery”. Steinway & Sons maakt bezwaar. Merkinbreuk en misleidende  reclame. Geen uitputting. Proceskosten verdeeld in IE- en niet-IE gerelateerde kosten. Een samenvatting in citaten:  

“4.14. Dat ligt anders ten aanzien van het gebruik van het teken Steinway Gallery en het – nadien (ook) gebruikte, kennelijk naar aanleiding van de door Steinway & Sons geopperde bezwaren – teken Steinway Plaza. Naar voorlopig oordeel komt Muziekmetropool voor het gebruik van deze tekens geen beroep op de uitputtingsregel toe omdat Steinway, zoals zij terecht heeft betoogd, een gegronde reden heeft zich tegen het gebruik van haar merken door Muziekmetropool te verzetten. (…)

4.16. Muziekmetropool gebruikt de (dominerende en onderscheidende bestanddelen uit de) woordmerken van Steinway & Sons in bedoelde campagne, zoals Steinway & Sons heeft betoogd, inderdaad zodanig dat geen sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik, maar daarentegen van gebruik op een wijze die de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen Muziekmetropool en Steinway & Sons als merkhouder bestaat, en met name dat Muziekmetropool tot het distributienet van Steinway & Sons behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee bestaat, zodat Muziekmetropool’s gebruik van de merken van Steinway & Sons te ver gaat.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 juli 2008, KG ZA 08-697, Schalkoort Beheer B.V. c.s tegen Container Centralen A.m.b.A c.s.

Opheffingsvonnis over toegewezen ex parte m.b.t. counterfeit klemmen en hangsloten met daarop o.a.  de aanduidingen CC, Container Centralen A/S (zie IEF 4687). De voorzieningenrechter wijst de vordering tot opheffing af. In de integraal opgenomen ex parte beslissing wijst de voorzieningenrechter er wel op dat de rechtsgrond slaafse nabootsing niet wordt vermeld in artikel 1019 Rv. als recht waarop titel 15 van toepassing is; bij slaafse nabootsing is een ex parte derhalve niet mogelijk. Nuttige informatie: de (werkelijke) proceskostenveroordeling betreft ook het ex parte verzoek.

“4.3. Schalkoort bestrijdt niet hetgeen door Container Centralen in het verzoekschrift van 19 mei 2008 aan het gevraagde bevel ten grondslag is gelegd. In het bijzonder bestrijdt Schalkoort niet dat zij namaak klemmen en sloten heeft geleverd aan een medewerker van SNB React en aldus moedwillig inbreuk heeft gemaakt op de merk- en modelrechten van Container Centralen. Het bevel richt zich allereerst tegen dit handelen en dient gezien de niet bestreden inbreuk te worden gehandhaafd.

(…) De omstandigheid dat Container Centralen onvoldoende actief zou zijn bij de bestrijding van inbreuk op haar rechten leidt er niet toe dat zij haar recht op handhaving daarvan zou verspelen. Schalkoort kan zich moeilijk verschuilen achter het in haar ogen onvoldoende voortvarende optreden van Container Centralen om een verbod tegen haar eigen moedwillige inbreuk af te wenden.

Nog meer reacties op Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juni 2008,  HA ZA 05-2233, ACI Adam B.V. c.s. (20 eisers) tegen Stichting De Thuiskopie c.s (IEF 6341).

 “Wouter Pors van advocatenkantoor Bird & Bird in Den Haag vindt de ophef over de thuiskopie een storm in een glas water. ,,In de KaZaA-zaak, waarin het ging over de aansprakelijkheid van een softwareprovider, hebben de Hoge Raad en de advocaat-generaal in 2003 ook naar dit probleem gekeken. Zij hebben in het midden gelaten of het maken van een privé-kopie van een illegale kopie inbreuk op het auteursrecht oplevert.

Nederland werd daarmee een buitenbeentje in Europa. Pors: ,,Nu oordeelt de rechtbank dat dit illegaal is, waarmee Nederland weer in het spoor loopt. Iets anders is of de auteursrechthebbenden nu massaal de consument gaan aanpakken. In de VS is dat eerder wel gebeurd, maar dat leidde tot veel negatieve publiciteit. In Nederland zijn zulke acties volgens mij niet te verwachten.''

Lees hier meer (NRC).

“Kamiel Koelman, rechtswetenschapper bij de UvA, de VU en momenteel advocaat bij Bousie, is bovenal verbaasd over het vonnis. "De rechter zegt eigenlijk dit: de minister van Justitie heeft er niks van begrepen, ik snap het beter en het zit zo. Ik zou hiermee wel naar een hogere rechter durven gaan."

(…) "Wat de minister van Justitie zegt moet leidend zijn, zeker omdat hij heeft aangegeven dat de drie-stappen-toets is doorlopen bij de totstandkoming van de wet."

(…) "Ook hier gaat hij (de rechter, red.) tegen de minister van Justitie én de logica in, de heffing geldt immers alleen voor legaal kopiëren. De thuiskopieregeling is een ruil: mensen mogen kopiëren en downloaden, mits er een vergoeding tegenover staat. Nu is er helemaal geen ruil meer: downloaden mag niet, maar de rechthebbenden krijgen er wel een vergoeding voor."

“Advocaat Edy Engels, die de gedaagde Stichting de Thuiskopie vertegenwoordigt, sluit een hoger beroep ook niet uit, maar gaat er vanuit dat de tegenpartij dat zal doen, want over het algemeen is Thuiskopie bijzonder content met het vonnis.”

Lees hier meer (Webwereld).

“Volgens Arnout Groen van De Brauw zullen de platenmaatschappijen en antipiraterijstichting Brein extatisch zijn over het vonnis. 'Het wachten is op de eerste zaak die aanhangig wordt gemaakt tegen een downloader. Op basis van dit vonnis zou Brein een goede kans maken. Iedereen die ook maar een liedje downloadt, maakt inbreuk op het auteursrecht.' Een goede zaak, vindt Groen: 'Het is een gek idee, dat je iets van waarde gratis kunt consumeren.'

(…) Ook advocaat Groen van De Brauw voorziet dat privacybescherming een grote rol zal gaan spelen in de ophanden zijnde discussie. Brein zou wel eens af kunnen stappen op internetaanbieders om via hen gegevens van individuele overtreders los te kunnen krijgen, denkt hij.”

Lees hier meer (FD).

Dirk Visser,Klos Morel Vos & Schaap, Reactie op de reactie van Ebba Hoogenraad op de reactie van Dirk Visser op een interview met Ebba Hoogenraad in de Adformatie.

“O2 heeft duidelijk gemaakt dat het merkgebruik in vergelijkende reclame voortaan moet worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel [5 lid ] 1 sub b Merkenrichtlijn. En uit O2 blijkt dat de merkhouder NIET op basis van zijn merkrecht kan optreden als geen sprake is van verwarring. Dit is zo, ONGEACHT of de vergelijkende reclame voldoet aan de regels uit de Reclamerichtlijn. Dus ook als sprake is van ‘oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk’ ex sub h Reclamerichtlijn, is er géén merkinbreuk. Zelfs niet als door het ‘spelen met het merk’ oneerlijk voordeel wordt verkregen. Dat merkinbreuk toch nog om de hoek komt kijken, inclusief volledige proceskostenveroordeling, zoals Dirk Visser stelt, lees ik niet uit O2, integendeel”, aldus Ebba Hoogenraad in reactie op mijn reactie op haar uitspraken in Adformatie (eerdere berichten vanaf hier).

Ebba Hoogenraad heeft gelijk, voor zover het over een ‘onbekend’ merk gaat. Merkgebruik in vergelijkende reclame moet blijkens O2 inderdaad worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn, als het een ‘onbekend’ merk betreft.  Bij vergelijkende reclame met onbekende merken zal, als er geen sprake is van verwarring, een volledige proceskostenveroordeling niet meer mogelijk zijn, ook niet als van ‘oneerlijk voordeeltrekken’ sprake is.

Maar het ‘voordeel trekken uit de bekendheid’ gebeurt naar zijn aard in de praktijk nu juist meestal met bekende merken.

Als de vergelijkende reclame een bekend merk betreft, is artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn van toepassing en dus ons art. 2: 20 lid 1 sub c BVIE. Dan is verwarringsgevaar geen vereiste en zou het ‘oneerlijk voordeeltrekken’ van de reclamerichtlijn (artikel 3 bis sub h, art 6: 194a sub g BW) wel weer kunnen samenvallen met het ‘ongerechtvaardigd voordeel’ trekken van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art. 2: 20 lid 1 sub c BVIE). Daar lees je in O2 inderdaad niets over, omdat die vraag niet aan de orde was, maar het is m.i. wel zo.

Bij vergelijkende reclame met bekende merken is via art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn het merkenrecht weer wel van toepassing (ook als er geen sprake is van verwarring): als niet voldaan is aan de vereisten van de reclamerichtlijn kan er weer wel sprake zijn merkinbreuk en dus van een volledige proceskostenveroordeling.

Speech Charlie McCreevy, Empowering consumers by promoting access to the 21st Century Market. eBay's Call for Action on access to on-line markets European Parliament (24 juni)

"What then about counterfeiting? I suppose it was to be expected that the burgeoning online market place was always going to attract fraudsters. Criminals who lure naïve consumers into buying counterfeit and pirated goods. Crooks who take advantage of the internet to cross normal borders through online channels, and who know they can get away with it. Well it's time that they stopped getting away with it. We've got to hit them where it hurts with fines, with penalties, and using all the legal tools at our disposal. This is clearly in the interests of all concerned - whether they are consumers, legitimate businesses or brand owners.

Indeed now, perhaps more than at any other time over the last couple of years, we all need to work to build confidence in our single market. Because a single market where criminals go unchecked will not promote people's confidence in the European Union.

At the recent hearing on counterfeiting and piracy that the Commission held jointly with the European Parliament, I suggested we should find a way forward in combating the use of the internet to increase counterfeiting and piracy. I would like to see industry take the lead in a drive to combat this phenomena.

Kamerstukken II 2007/08, 31200 XIII, nr. 65. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 ; Brief van de minister van Economische Zaken over onderzoek wisselwerking mededingingsrecht en auteursrechten.

"Het onderzoek dat ik voornemens ben te laten uitvoeren ziet echter niet op de financiële positie van CBO’s [collectieve beheersorganisaties]. Het toezicht op de financiële positie van exclusief belaste CBO’s is immers al geregeld in de Wet Toezicht. Dit toezicht wordt door het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Toezicht verbreed en versterkt. Er komt een nieuwe verplichting voor deze organisaties om een doelmatig financieel beleid te voeren. Hiertoe wordt in het voorgestelde nieuwe artikel 2 bepaald dat voor het bieden van inzicht in het algemene en financiële beleid vereist is dat de beheersorganisaties een jaarrekening en een jaarverslag opstellen. Voorts zullen onder andere de bezoldiging van bestuurders, de beheerskosten, de tarieven, de tariefgrondslagen, de gehanteerde kortingsregelingen en de statuten openbaar gemaakt moeten worden.

Op grond van de Wet Toezicht ziet het CvtA er op toe dat de CBO’s aan hun verplichtingen voldoen. Het herziene toezicht gaat zowel exclusief aangewezen CBO’s als organisaties van vrijwillig collectief beheer omvatten. Tot die tijd zijn de vrijwillige organisaties gehouden tot inachtneming van een op 3 april 2008 in werking getreden gedragscode (zie bijlage). De Vereniging Voice ziet toe op naleving van de gedragscode."

Lees de brief hier

IE/IT-nichekantoor Louwers IP/Technology Advocaten is met ingang van 30 juni 2008 gevestigd aan het adres Ten Hagestraat 5 in hartje Eindhoven. Met de recente aanwas van Femke Vos bestaat het kantoor nu uit vier advocaten en twee secretaressen.

Lees hier meer.  

Reacties op Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juni 2008,  HA ZA 05-2233, ACI Adam B.V. c.s. (20 eisers) tegen Stichting De Thuiskopie c.s (IEF 6341).

Arnoud Engelfriet: "Het was wellicht aardig geweest als de rechtbank had toegelicht waarom en met welk punt van de toets er dan strijd zou zijn. Zeker nu de minister zelf heeft aangegeven dat er wel degelijk gedriestaptoetst is."

[Over de thuiskopie uit digitale bron] werden in juli vorig jaar kamervragen gesteld. Toen antwoordde de minister dat deze toets wel degelijk toegepast was: “De drie-stappen-toets is bij de vormgeving van de thuiskopieregeling in acht genomen en ligt besloten in de voorwaarden die aan de inroepbaarheid van de privékopie-exceptie worden gesteld (Kamerstukken II 2002- 2003, 28 482, nr. 5, blz. 18).”

Lees hier meer.

Evert van Gelderen: “Ik vraag me af of deze redenering op kan gaan. De rechtbank overweegt namelijk (punt 3) dat door het bepalen van een vergoeding voor het downloaden van illegaal materiaal, daarmee de handeling niet legaal wordt. Terwijl eerst gezegd wordt dat de thuiskopievergoeding gaat om compensatie van een beperking van het auteursrecht (zie punt 1). Dit rijmt niet met elkaar. Het gaat immers niet om een beperking van het auteursrecht, in die zin dat de betreffende thuiskopie gemaakt mag worden zonder toestemming van de rechthebbende. Dat mocht immers nu juist niet!

Het downloaden van illegaal materiaal zou gezien moeten worden als een inbreuk op het auteursrecht en niet als een beperking. De thuiskopievergoeding ziet echter niet op inbreuken, maar op bij wet voorziene beperkingen door de (legale) thuiskopie. Met andere woorden: is downloaden van illegale content geen thuiskopie, dan ook geen thuiskopievergoeding.”

Lees hier meer.

Gerechtshof Amsterdam, 26 juni 2008, LJN: BD5538, Media Plus V.O.F. Connie Breukhoven-Witteman.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de voorzieningenrechter inzake de vorderingen van een bekende televisiepersoonlijkheid tegen ZIJonline bekrachtigd. Het op de website geplaatste artikel waarin de betrokkene van prostitutie wordt beticht is onrechtmatig .

 “4.7  Op grond van dit alles concludeert het hof dat de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat Media Plus cs onrechtmatig hebben gehandeld jegens Breukhoven en dat hij hun terecht heeft bevolen de publicatie van de website te verwijderen, een rectificatie te publiceren en Google en Yahoo opdracht te geven tot verwijdering van de publicatie uit hun zoekmachines. Naar het oordeel van het hof zijn de opgelegde dwangsom, het daarbij vastgestelde maximum alsmede de opgelegde duur van de plaatsing van de rectificatie passend. Daarbij heeft het hof alle omstandigheden, waaronder de aard, de ernst en de duur van in ieder geval drie uren van de inbreuk (drie uur volgens de memorie van grieven onder 33, zes uur volgens de pleitnota van Media Plus cs in eerste aanleg onder 20) en de snelle verspreiding van informatie op het internet in aanmerking genomen.

In het licht van al die omstandigheden acht het hof het ook voldoende aannemelijk dat Breukhoven in een bodemprocedure voor geleden schade wegens onrechtmatige daad – ongeacht een eventuele schending van het portretrecht [zie ook vonnis rb, LJN BA5286 ] – een bedrag van € 10.000,- toegewezen zal krijgen, zodat dit bedrag terecht in dit kort geding is toegewezen. Dat een zelfde bedrag tegen Witheet is toegewezen doet hieraan niet af. Dat betrof nu eenmaal een andere publicatie, die op eigen merites is beoordeeld in het geding voor zover dat tussen Breukhoven en Witheet werd gevoerd.”

Lees het arrest hier.

Mr. Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak: Spelen of oppassen? Reactie op Mr Dirk Visser, 20 juni, het blijft oppassen.

Teruggekeerd van een paar dagen vrij lees ik het bericht van Prof Mr Dirk Visser over het interview met ondergetekende in Adformatie over de gevolgen van het O2-arrest van het Hof van Justitie voor de reclamebranche. [zie IEF 6308] 

Natuurlijk heeft Dirk Visser gelijk dat in de wet staat dat vergelijkende reclame alleen is toegestaan als deze geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of ander onderscheidend kenmerk van een concurrent (Reclamerichtlijn artikel 3 bis sub h, art 6: 194a sub g BW).

O2 heeft duidelijk gemaakt dat het merkgebruik in vergelijkende reclame voortaan moet worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel 1 sub b Merkenrichtlijn. En uit O2 blijkt dat de merkhouder NIET op basis van zijn merkrecht kan optreden als geen sprake is van verwarring. Dit is zo, ONGEACHT of de vergelijkende reclame voldoet aan de regels uit de Reclamerichtlijn. Dus ook als sprake is van ‘oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk’ ex sub h Reclamerichtlijn, is er géén merkinbreuk. Zelfs niet als door het ‘spelen met het merk’ oneerlijk voordeel wordt verkregen. Dat merkinbreuk toch nog om de hoek komt kijken, inclusief volledige proceskostenveroordeling, zoals Dirk Visser stelt, lees ik niet uit O2, integendeel.