H+H Software constateert dat Axcom nimmer de, uit hoofde van de overeenkomst verplichte, rapportage over de verkopen en royaltyontvangsten heeft verstrekt. Voor H+H Software is dit grond om de overeenkomst (na aanmaning) te beëindigen.

In conventie vordert H+H schadevergoeding uit hoofde van auteursrechtinbreuk welke verband houdt met verkopen van de software na beëindiging. In reconventie vordert Axcom schadevergoeding wegens gederfde commissie-inkomsten.

Het vonnis betreft hoofdzakelijk de vraag of H+H Software naar Duits recht de overeenkomst ‘fristlos’ mocht opzeggen, oftewel was er een ‘Wichtige Grund’ voor opzegging. Volgens de rechtbank is het antwoord daarop jawohl met dien verstande dat de opzegging niet fristlos maar met een termijn van drie maanden diende te geschieden. De liefhebber van het Handelsgesetzbuch wordt uitgenodigd om de betreffende overwegingen van de rechtbank nader te bestuderen (r.o. 4.3 – 4.14).

Verkopen die na de beëindiging hebben plaatsgevonden maken inbreuk op het auteursrecht van H+H Software. H+H Software berekent haar schade aan de hand van gemiste licentievergoedingen welke zij berekent aan de hand van door Surfdiensten verstrekte informatie. De daarbovenop gevorderde schade bestaande uit gederfde winst wordt afgewezen aangezien (a) de gemiste licentievergoeding reeds is toegewezen en (b) onvoldoende is toegelicht dat dergelijke schade zich heeft voorgedaan.

Lees het vonnis hier.

Voor de rechtbank staat vast dat het hier gaat om het zonder toestemming van Kalou gebruiken van zijn portret in een commerciële uiting, en dat Kalou, die beschikt over een verzilverbare populariteit, een redelijk belang heeft in de zin van artikel 21 Aw om zich daartegen te verzetten. Een ultieme poging van Achmea om de rechtbank tot een andere mening te brengen, mislukt:

"Centraal Beheer Achmea heeft bestreden dat het uitzenden van de commercial zonder de toestemming van Kalou jegens hem onrechtmatig is en daartoe het volgende aangevoerd: (pleitnotitie mr. Boukema, pagina 9): "De commercial is een bijdrage aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang door te tonen welke consequentie het vreemdelingenbeleid kan hebben èn door het verschijnsel “topsporter kopen uit een Derde Wereldland”.

Voorzover deze stelling als een serieus bedoeld verweer moet worden opgevat in die zin, dat Centraal Beheer Achmea ingang wenst te doen vinden dat de commercial door haar uitsluitend uit ideële overwegingen is vervaardigd en uitgezonden, wordt dat verweer verworpen. Het is volstrekt onaannemelijk dat bij Centraal Beheer Achmea met het publiekelijk maken van deze commercial enige andere bedoeling heeft voorgezeten dan een puur commerciële, te weten het verkrijgen van (naams)bekendheid voor haar onderneming dan wel voor haar producten en diensten."

De vordering van Kalou die er toe strekt Achmea te bevelen door middel van het aanspannen van procedures derden ervan te weerhouden de commercial (eenmaal gedownload) verder te verspreiden acht de rechtbank, als te verstrekkend en daarmee niet passend als voorlopige voorziening, niet toewijsbaar.

Lees hier het vonnis.

Van inbreuk op de Beneluxmerken van eiser door Kchicheb is geen sprake, omdat deze zijn niet zijn gebruikt en op die grond vervallen worden verklaard. Op basis van het Gemeenschapsmerk van eiser kan de rechtbank ook niet tot het oordeel komen dat sprake is van inbreuk, omdat Kchicheb een terecht beroep doet op rechtsverwerking.

Enkel stilzitten van de rechthebbende is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor het aannemen van rechtsverwerking, maar anders dan Harry's Bar stelt, is van enkel stilzitten i.c. ook geen sprake.

De rechtsvoorganger van Kchicheb is in 1986 tot drie keer door Harry's Bar verzocht contact op te nemen met Harry's Bar om te trachten een minnelijke regeling te treffen. Nadat door de rechtsvoorganger van Kchicheb daarop niet was gereageerd, is het vervolgens van de kant van Harry's Bar tot aan de aanzet tot de onderhavige procedure in 2004 meer dan zeventien en een half jaar stil geweest. Daardoor kon, vanwege het geen gevolg geven aan aangezegde rechtsmaatregelen en gegeven de omstandigheid dat in de hele wereld zeer vele Harry's Bars bestaan die niets hebben uit te staan met de Parijse Harry's Bar, bij de rechtsvoorganger van Kchicheb en bij hemzelf het gerechtvaardigd vertrouwen postvatten dat Harry's Bar haar pretenties jegens Kchicheb had laten varen. Voldoende geoordeeld om terzake rechtsverwerking aan te nemen.
 
Wel moet het latere Benelux woord/beeldmerk van Kchicheb, gegeven de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van eiser, als overeenstemmend jonger merk wijken.

De handelsnaam van de Amsterdamse Harry’s Bar van Kchicheb blijft wel in stand. Ook hier is weer sprake van rechtsverwerking  en bovendien is er geen sprake van verwarring. Er is een (wereldwijde) verscheidenheid aan ongelieerde Harry’s Horecagelegenheden en het is ‘ook in de verste verten niet aannemelijk geworden’ dat tegen inbreuk door derden op enige relevante schaal werd en wordt opgetreden door Harry's Bar, terwijl ter zitting duidelijk is geworden dat eigenlijk alleen het depot van het Beneluxmerk door Kchicheb steen des aanstoots is geweest, aldus desgevraagd Harry's Bar, die zou overwegen een franchisevestiging in Brussel te vestigen. Het in aanmerking te nemen publiek zal de bar van Kchicheb naar het oordeel van de rechtbank niet verwarren met die van Harry's Bar, direct noch indirect.

-Uit het vorenoverwogene volgt dat Harry's Bar in de Benelux jegens Kchicheb alleen rechten kan ontlenen aan haar geldig geoordeelde Gemeenschapsmerk HARRY'S, op grond van welk in rangorde aan het Benelux woord/beeldmerk HARRY'S BAR van Kchicheb voorafgaande merkrecht Harry's Bar die latere Beneluxinschrijving niet behoeft te dulden, zodat de door Harry's Bar gevorderde doorhaling daarvan kan worden toegewezen als in het dictum verwoord.

-De overige in deze procedure centraal staande merkrechten van Harry's Bar met inschrijving in de Benelux heeft zij niet normaal gebruikt als merk, zodat de door Kchicheb gevorderde doorhaling daarvan kan worden uitgesproken als in het dictum verwoord. Gelet op art. 14 sub D BMW zal ambtshalve de doorhaling daarvan worden uitgesproken.

-Harry's Bars vorderingen tot verbod van merkinbreuk gebaseerd op haar Gemeenschapsmerk stranden op rechtsverwerking – en zouden overigens zijn gestuit op art. 107 lid 3 Vo. 40/94.

-Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag van Harry's Bar strandt op rechtsverwerking – en wordt tevens al niet genoegzaam geoordeeld om Kchicheb te verbieden zijn handelsnaam te hanteren, vanwege gebrek aan vereiste verwarring.

-Aan Kchicheb komen geen geldige merkrechten toe en hij kan zich niet met een beroep op zijn handelsnaamrecht verzetten tegen gebruik door Harry's Bar (die als voor-voorgebruiker van het teken/de tekens Harry's ((New York) Bar) moet worden aangemerkt) van meerbedoeld Gemeenschapsmerk, voor zover art. 107 lid 3 van Vo. 40/94 daar geen paal en perk aan stelt.

-In de omstandigheid dat beide partijen in conventie en in reconventie over en weer deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als in het dictum verwoord.

Lees het vonnis hier.

In de zomer van 1998 heeft Naaktgeboren de executie van het kort geding arrest gestaakt. Van Spelden heeft tot zekerheid van haar verhaal op Naaktgeboren eind april 2004 conservatoire beslagen doen leggen ten laste van Naaktgeboren, die inmiddels na een opheffing kort geding zijn opgeheven.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam hechtte in zijn vonnis van mei 2004 waarde aan het argument van Naaktgeboren dat zij Van Spelden niet heeft verhinderd om zuig-/blaaswagens te maken, maar uitsluitend om inbreuk te maken op haar octrooi.

Van Spelden heeft volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk kunnen maken dat zij wel verhinderd was om zuig-/blaaswagens te produceren zonder inbreuk te op het octrooi van Naaktgeboren. 

In het kader van de vaststelling van het tijdvak waarbinnen de schade zich heeft voorgedaan stelt de rechtbank eerst vast dat rechterlijke uitspraken van rechtswege werken en dat de verplichting tot voldoening aan een uitspraak ingaat, zodra het vonnis is uitgesproken.

De rechtbank oordeelt dat dit in ieder geval vanaf 9 december 1998 (einduitspraak rechtbank in de bodemzaak) gold, omdat op die datum het octrooi nietig is verklaard. Het hoger beroep maakt hierin geen verschil, nu het Hof het vonnis heeft bekrachtigd. 

Bovendien is volgens de rechtbank komen vast te staan dat al vanaf 8 juli 1998 de tenuitvoerlegging van de kort geding uitspraak van het Hof door Naaktgeboren was gestaakt.

De rechtbank concludeert dan dat vanaf 8 juli 1998 het Van Spelden vrij stond om droge stoffen wagens op de markt te brengen, zonder te worden gehinderd door octrooipretenties van Naaktgeboren. De periode waarover de omvang van de aansprakelijkheid van Naaktgeboren moet worden vastgesteld is van 3 maart 1994 t/m 8 juli 1998. 

Van Spelden slaagt niet in haar betoog dat zij ook nadien schade heeft geleden ten gevolge van de onterechte executie van het arrest. Volgens Naaktgeboren hebben derden in die periode zonder problemen substantiële marktaandelen in het segment van de droge stoffen wagens weten te bemachtigen. De rechtbank leidt daar uit af dat Van Spelden heeft afgezien van activiteiten op die markt en dat de reden ervoor niet zijn toe te rekenen aan het inroepen van achteraf gebleken nietige octrooipretenties.

De rechtbank schat de omvang de schade en bepaalt dat de relevante geografische markt Nederland en België is. In de betreffende periode bestond de relevante productmarkt naar het oordeel van de rechtbank uit 28 à 30 droge stoffen wagens. Per jaar komt dat neer op 7 à 8 wagens. Daarna komt de rechtbank toe aan de vraag welk aandeel Van Spelden op deze markt zou hebben kunnen verwerven.  De rechtbank stelt daarbij voorop dat Van Spelden voor alles een bouwer van natte stoffen wagens was en nog steeds is.

Tot het moment dat zij terzake van inbreuk werd aangesproken, had zij niet meer dan 3 droge stoffen wagens in opdracht van derden geassembleerd. Deze wagens waren bovendien van een op de markt ongebruikelijk niet-zelfrijdend type en niet door haar zelf ontwikkeld. Voorts wordt daarbij in aanmerking genomen dat Van Spelden na te zijn aangesproken door Naaktgeboren niet heeft getracht om het octrooi heen te werken.

Weliswaar is het Naaktgeboren geweest die Van Spelden ten onrechte aan een nietig octrooi heeft gehouden en daaruit kan in beginsel niet zonder meer een schadebeperkingsplicht worden afgeleid, bestaande uit het om een achteraf bezien nietig octrooi heenwerken, indien een dergelijke octrooihouder derden ten onrechte aan een pretens monopolierecht houdt.

Maar in een geval als het onderhavige, kan ruimte zijn voor een uitzondering.

Immers, de (ook aan Van Spelden bekende) integrale concurrentie op de relevante markt (waaronder de voormalige werkgever van de heer Van Spelden, marktleider Lagram) produceerde in die tijd droge stoffen wagens door eenvoudigweg een andere pomp toe te passen en/of een filter weg te laten. Dan ontstaat geen octrooiprobleem, zo staat ten processe als onvoldoende steekhoudend weersproken vast, waarin wordt uiteen gezet dat en waarom de door de concurrentie toegepaste pomp niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Onvoldoende weersproken is met name ook dat de heer Van Spelden heeft erkend dat hij wist dat het technisch mogelijk was een andere pomp te monteren – bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het opheffings kort geding in Rotterdam. Dat Van Spelden niettemin stelt te menen dat zulks ook onder het octrooi zou vallen, is in het licht van de stellingen van Naaktgeboren onvoldoende gesubstantieerd en middels een deskunidgenrapport gemotiveerd weerlegd.

Zodoende moet het er voor gehouden worden dat Van Spelden wist dat het mogelijk was en binnen haar bereik lag om zonder onaanvaardbare inspanningen droge stoffen wagens te assembleren die vrij zouden lopen van het octrooi, zonder dat dat afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de wagens.  Deze mogelijkheid heeft zij niet benut.

De hiervoor overwogen omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat Van Spelden niet zodanig geïnteresseerd was in de markt voor droge stoffen wagens, dat het reëel is te veronderstellen dat zij een substantieel deel van deze markt, bijvoorbeeld 1 of 2 wagens per jaar, zou zijn gaan bedienen.  De rechtbank is van oordeel dat sprake is van eigen schuld in de zin van art. 6:101 BW aan de zijde van Van Spelden.  Volgens de rechtbank heeft Van Spelden nagelaten om het octrooi heen te werken teneinde droge stoffen wagens op de markt te kunnen brengen. Dat heeft Van Spelden als gezegd om haar moverende redenen nagelaten, welk nalaten gelet op art. 6:101 BW niet onbeperkt voor rekening van Naaktgeboren behoort te komen. 

De rechtbank oordeelt dat het evenwel te ver gaat om uit te gaan van 100% eigen schuld. Het is de rechtbank niet duidelijk of derden om het octrooi heen zijn gaan werken na te zijn aangesproken op (dreigende) octrooi-inbreuk door Naaktgeboren. De situatie is anders wanneer executie van een kort geding uitspraak boven je hoofd hangt. 

Daarnaast rekent de rechtbank Van Spelden toe dat zij te lang heeft gewacht met het aanbrengen van een nietigheidsactie. Zij is daartoe eerst overgegaan drie jaar na het kort geding vonnis en zelfs bijna twee jaar na het arrest in kort geding dat jegens haar ten uitvoer is gelegd door Naaktgeboren. Het ten tijde van het appel in kort geding nog niet aanhangig hebben gemaakt van een nietigheidsprocedure is blijkens het arrest van het Hof in kort geding immers een belangrijke reden geweest om in die zaak uit te gaan van de geldigheid van het octrooi. 

Schattenderwijs begroot de rechtbank het totale gemiste debiet van Van Spelden op hooguit 4 wagens over de betreffende periode van bijna vier en een half jaar. Verdiscontering van vorenbedoelde twee eigen schuld componenten resulteert naar schatting van de rechtbank in een gemist debiet van ongeveer 2 wagens à raison van een gederfde winst die door de rechtbank wordt geschat op f 30.000,- per stuk. Met verdiscontering van de wettelijke rente begroot de rechtbank de voor vergoeding in aanmerking komende schade aldus op € 50.000,- ten tijde van de uitspraakdag. 

Andere door Van Spelden opgevoerde schadeposten zijn niet toewijsbaar, omdat deze niet kunnen worden toegerekend aan het schadetoebrengende feit. Voor de betreffende posten bestaat geen adequaat geoordeeld causaal verband bedoeld in art. 6:98 BW. De proceskosten worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier.

“Tussen partijen staat vast dat er tussen hen overeengekomen is dat gedaagde per 7 november 2002 een handeling zou verrichten met betrekking tot www.spray-vitamins-health.com. Kennelijk bestaat er discussie over de uitleg van het begrip ‘verhuizen’ in dit verband. De rechtbank acht deze vraag minder relevant, nu in beide gevallen vast staat dat het domein feitelijk op naam van gedaagde is komen te staan.

De rechtbank is van oordeel dat uit de geschetste omstandigheden volgt dat gedaagde zijn verplichting uit hoofde van de webhostingsovereenkomst op dit punt onvoldoende is nagekomen. Wat er verder ook moge zijn van de oorzaak volgt uit de overgelegde stukken dat het domein niet langer in ‘bezit’ was van gedaagde maar teruggekocht moest worden.

Hiermee is een toerekenbaar tekortschieten van gedaagde op dit punt gegeven, tenzij de overeenkomst tussen partijen met betrekking tot deze domeinnaam niet meer bestond en de rechtsverhouding tussen eiseres en gedaagde in dit verband met zich zou hebben gebracht dat ook bij beëindiging van de overeenkomst de rechten op de domeinnaam bij gedaagde zouden verblijven. Dit is door gedaagde niet gesteld of gebleken uit de stukken. Het is evenmin aannemelijk, nu de domeinnaam direct verband hield met commerciële activiteiten van eiseres en voor haar dus waarde vertegenwoordigde.”

De webhoster heeft zich m.b.t. de blokkering ten onrechte op opschortingsrechten beroepen: er was geen opeisbare vordering van de webhoster jegens de ondernemer.

Het vonnis bevat nogal wat overwegingen waaruit blijkt dat de eiser en gedaagde te weinig gesteld of onderbouwd hebben, een onjuiste rechtsgrond aanvoeren, of zelfs stellingen naar voren brengen die elkaar tegenspreken. Een aardige passsage:

“De rechtbank signaleert daarnaast dat de stellingen van gedaagde in dit verband niet concludent zijn. Enerzijds biedt gedaagde aan te bewijzen dat de domeinnaam niet door hem zou zijn overgedragen terwijl anderzijds door hem wordt erkent dat de domeinnaam is overgedragen. Ook op dit punt acht de rechtbank het verweer van gedaagde onvoldoende.”

Lees het vonnis hier.

Minister Brinkhorst: In aanvullling op wat de staatssecretaris inhoudelijk heeft gezegd over het Benelux-merkenverdrag ga ik graag in op de problematiek, geschetst door senator Franken. Het gaat inderdaad om de relatie tussen het Benelux-verdrag en het EZ implementatievoorstel.

De heer Franken (CDA): Voorzitter. Inhoudelijk gaat het hier om prima voorstellen; daarover zijn wij het allen eens. Alleen blijft de vereenvoudigde omzettingsprocedure een probleem. Daar zit een flinke angel. De argumenten van de Kamer zijn nog steeds dat de Staten-Generaal haar controle op het Belelux-merkenverdrag ingeperkt zal zien door verlies van keuzeruimte bij gevallen van minimumharmonisatie -- de Raad van State noemt dat ook een nadeel -- en dat de omzetting van EG-richtlijnen niet meer op de reguliere wijze plaatsvindt, omdat een aanpassing niet meer aan nationale parlementen hoeft te worden voorgelegd, terwijl Nederland wel via het communautaire recht verantwoordelijk is voor correcte en tijdige omzetting. Daaraan komt Nederland echter niet meer te pas omdat het Comité van Ministers dit doet.

(…) Men zou kunnen zeggen dat er dan een volkenrechtelijk voorbehoud zou moeten worden gemaakt ten aanzien van de goedkeuring van dit verdrag. In ieder geval kan de Kamer op dit moment, waarbij deze onduidelijkheid nog bestaat, niet tot goedkeuring overgaan.

(…) Staatssecretaris Van Gennip: Ik hoor u. Voor mij komt het er op neer dat wij te maken hebben met lange implementatietermijnen. Daarvoor wil ik een oplossing bieden. Dat was ook de inzet van mijn ambtsvoorgangers. Wij zijn al bijna tien jaar bezig met dit verdrag. In België en Luxemburg is het overigens als goedgekeurd. Die zijn voor eind april klaar. De Kamer zal van mij een brief ontvangen waarin ik de instemmingsprocedure nogmaals duidelijk zal maken. Ik hoop dat wij de discussie daarna kunnen hervatten.

De voorzitter: Ik stel vast dat de minister geen behoefte heeft aan het geven van een nadere reactie. Ik constateer dat wij niet tot besluitvorming over het voorstel kunnen overgaan in afwachting van de gevraagde brief. Ik stel voor de beraadslaging te schorsen tot een nader te bepalen datum.

Lees het volledige ongecorrigeerde stenogram hier of hier.