Rb. Amsterdam 4 oktober 2023, IEF 21708; ECLI:NL:RBAMS:2023:6169 (Just Another Media Company tegen Lusus Media). Just Another Media Company (hierna: JAMC) en Lusus Media (Hierna: Lusus) zijn bedrijven werkzaam in de media industrie. JAMC en Lusus zijn betrokken bij een productieovereenkomst om een voetbalprogramma te maken dat gefinancierd wordt door Toto en geproduceerd wordt door 40Beats. Lusus en JAMC waren aan het onderhandelen over contractvoorwaarden. De belangrijkste punten van het contract omvatten de intellectuele eigendomsrechten, die bij JAMC en 40Beats komen te liggen en ontbindende voorwaarden in het geval van teleurstellende resultaten of beëindiging door Toto. Na enkele discussies en aanpassingen heeft JAMC een bedrag van aan Lusus betaald als vooruitbetaling voor de productie. Later heeft Lusus enkele kostenposten gespecificeerd, waaronder een eindredacteur en andere uitgaven. Er ontstaat onenigheid nadat enkele namen zich terugtrekken uit het programma, waardoor JAMC een terugbetaling wil van het vooruitbetaalde bedrag. Lusus heeft hiertegen bezwaar gemaakt zonder een gedetailleerde kostenbeschrijving op te nemen.

Tijdens de najaarsbijeenkomst van BMM in Luxemburg hebben Willem Leppink en Michelle Roosma de Wim Mak Award gewonnen voor hun artikel 'Domeinnaamgeschillen: een praktische handleiding'. Dit artikel biedt zowel een overzicht van de werking van domeinnaamgeschillenbeslechtingsprocedures als praktische tips en tricks voor het effectief toepassen van deze procedures in de praktijk. De Wim Mak Award is een jaarlijkse onderscheiding die door de BMM wordt toegekend voor de meest opvallende bijdrage van dat jaar.

Lees het artikel van Willem Leppink en Michelle Roosma via de website van BMM Bulletin.

Rb. Amsterdam 27 september 2023, IEF 21709; ECLI:NL:RBAMS:2023:5923 (PayingIT c.s. tegen gedaagden). Workrate is een bedrijf dat de software ‘Workmate’ in 2008 heeft ontwikkeld (later: Usemate). Uiteindelijk werd een koopovereenkomst gesloten waarbij aandelen in Usemate B.V. en auteursrechten op de software werden verkocht aan PayingIP. In de voorwaarden van de overeenkomst stond opgenomen dat Workrate de auteursrechten van de Usemate-software over moest dragen aan PayingIP zonder beperkingen. Daarnaast behield Workrate het recht om de software te blijven gebruiken voor de uitoefening van haar bedrijf en zijn non-concurrentieclausules opgenomen waarbij partijen geen vergelijkbare software mochten ontwikkelen. Partijen, waaronder PayingIP. gaven uitvoering aan de afspraken door de aandelen in Usemate B.V. te leveren, waarna zij werd hernoemd tot PayingIT. Na de overeenkomst ontstonden conflicten over wie welke software mocht ontwikkelen. In een kort geding vonnis [zie IEF 21423] werd Workrate veroordeeld tot de overdracht van auteursrechten van de Usemate-software aan PayingIT. De rechtbank deed dit met de toezegging dat Workrate de beveiligingssoftware Workstate mag gebruiken, ook al zijn deze applicaties onderdeel van het beschermde softwarepakket. Zowel PayingIT als Workrate hebben appel ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Heeft u het al in de agenda staan? Het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 14 december, in Hotel Jakarta te Amsterdam. Met onder meer het jaarlijkse overzicht van hot topics en de jaarlijkse updates van de ACM en RCC, onder de inspirerende begeleiding van dagvoorzitters Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

We zijn er klaar voor. Bent u er ook (weer) bij? Houd de website in de gaten voor meer informatie en het volledige programma. Meteen aanmelden is mogelijk, dit kan via deze link.

EUIPO 13 september 2023, IEF 21707; R 275/2023-4 (Colt tegen EUIPO). Colt, een bekende vuurwapenfabrikant, heeft een beeldmerk ingediend bij het EUIPO van een virtueel wapen voor virtuele goederen of diensten. Het EUIPO heeft de merkaanvraag afgewezen onder vermelding dat men virtuele vuurwapens niet op zal vatten als merk. Ook wordt in de afwijzing aangegeven dat de consumenten een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau hebben, omdat het relevante publiek bestaat uit mensen die over het algemeen geen verstand hebben van vuurwapens. Het EUIPO zegt dat het het teken ontbreekt aan onderscheidend vermogen en wijst de inschrijving van het merk af. Colt is tegen deze afwijzing in beroep gegaan.

Rechtbank Limburg 28 september 2023, IEF 21705; ECLI:NL:RBLIM:2023:5815 (Verzoekster tegen Zwartgoud Heerlen). Verzoekster exploiteert sinds 2020 een tattoo shop in Heerlen. Belanghebbende exploiteert het café Zwartgoud sinds 2023. Verzoekster stelt dat belanghebbende met zijn café inbreuk maakt op haar bedrijfsnaam. Verzoekster eist staking van het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam met ‘zwartgoud’, omdat deze slechts in geringe mate afwijkt van haar eigen handelsnaam. Hoewel sprake is van een andere branche, liggen de bedrijven te dicht bij elkaar waardoor verwarring ontstaat. Verweerder stelt dat hij vooraf onderzoek heeft gedaan bij de notaris naar de beschikbaarheid van zijn bedrijfsnaam en dat hij mocht vertrouwen op de resultaten hiervan. Daarnaast heeft verweerder toegezegd zijn handelsnaam en domeinnaam aan te passen met de woorden ‘grand café’ ervoor.

BOIP 26 september 2023, IEF 21696, 2017969 (Bosch tegen Bocchi). BOSCH is een bekende onderneming actief in de sectoren consumentenproducten, industriële technologie, etc. Het merk geniet dan ook enorme bekendheid volgens opposant en heeft hierdoor een groot onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich in deze procedure op verwarringsgevaar wegens zowel overeenstemmende tekens als waren en diensten. Door opposant wordt aangevoerd dat sprake is van visuele overeenstemming en dat het ontbreken van de letter ‘S’ in BOCCHI onvoldoende is om de deze weg te nemen, omdat verder vier van de vijf letters identiek zijn. Deze overeenstemming wordt versterkt door de vergelijkbare lettertypen die worden gebruikt. Tevens kan sprake zijn van auditieve overeenstemming indien het Nederlandstalig publiek ‘BOCCHI’ uitspreekt als ‘Boschi’. De toevoeging van de letter ‘i’ heeft geen auditieve relevantie voor het Nederlandse publiek, waardoor het merk en het teken auditief sterk overeenstemmen. Ook zijn het merk en het teken ingeschreven voor dezelfde klassen waren en diensten. Opposant betoogt daarnaast dat Bosch een groot onderscheidend vermogen bezit, omdat het een fantasiebenaming is en niet naar de goederen of diensten verwijst die zij aanbiedt. Opposant vindt het aannemelijk dat verweerder mee wil liften op het onderscheidend vermogen van BOSCH en dat verweer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik trekt en alsmede afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk BOSCH.

Rechtbank Den Haag 12 juli 2023, IEF 21700; ECLI:NL:RBDHA:2023:11721 (Stöbich tegen Hoefnagels). Stöbich is een Duitse partij die zich bezighoudt met het ontwikkelen van brandwerende producten. Hoefnagels is een Nederlandse onderneming die brandwerende afsluitingen produceert en verkoopt. Eén van de producten die Hoefnagels verkoopt, is een brandwerend rolgordijn met de naam ‘Firescreen Temperature’. Stöbich is sinds 2014 octrooihouder in Nederland van een brandwerende afsluiting in de vorm van een gordijn. Uitvinding GB 310, waarin een brandwerende barrière wordt beschreven, behoorde voor het octrooi van Stöbich reeds tot de stand van de techniek. In GB 310 wordt een brandwerende barrière beschreven met daarin ‘zakken’, waarbij het binnenste materiaal in de zakken uit kan zetten doordat de naden van de zakken desintegreren bij hitte.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 september 2023, IEF 21695; ECLI:NL:RBMNE:2023:5040 (Eiser tegen gedaagde). Eiseres heeft in 2017 een mondhygiënistenpraktijk overgenomen en is de handelsnaam blijven gebruiken die daarvoor gold. Zij wil haar praktijk verhuizen naar een andere vestigingsplaats. In deze vestigingsplaats zijn gedaagden actief sinds 2022 en zij hebben hierbij gekozen voor een handelsnaam die volgens eiser sterk overeenkomt met haar handelsnaam. Zij vordert een verbod aan gedaagden de betreffende handelsnaam te gebruiken.

Rechtbank Den Haag 3 oktober 2023, IEF 21701; ECLI:NL:RBDHA:2023:14813 (Grünenthal tegen Teva). Grünenthal is houdster van EP 1 457 208 B9 (EP 208), een Europees octrooi op werkwijzen en farmaceutische samenstellingen voor het betrouwbaar tot stand brengen van aanvaardbare testosterongehaltes in serum. Een door EP 208 beschermd product is een testosteronundecanoaat-samenstelling voor intramusculaire injectie, door Grünenthal op de markt gebracht onder de merknaam Nebido®. Teva is voornemens om met een generieke versie van Nebido (Testosteron Teva) de Nederlandse markt te betreden. De voorzieningenrechter heeft Teva eerder bij [zie IEF 21697] bevolen om haar marktintroductie in elk geval met één maand uit te stellen (door niet in de G-Standaard van oktober te verschijnen). In dit eindvonnis heeft de voorzieningenrechter Teva in de hoofdzaak verboden om directe dan wel indirecte inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 208. Teva’s nietigheidsverweren op grond van gebrek aan inventiviteit en/of nawerkbaarheid falen. Daarmee komt de voorzieningenrechter tot een andere uitkomst dan twee buitenlandse bodemrechters. Immers, eerder is het Duitse deel van EP 208 vernietigd in een bodemprocedure voor het Duitse Bundespatentgericht vanwege gebrek aan inventiviteit. Vervolgens is ook het Engelse deel van EP 208 vernietigd in een bodemprocedure voor het High Court of Justice van Engeland en Wales (Patents Court). Alhoewel de Engelse rechter (Meade J) EP 208 inventief bevond, oordeelde hij het octrooi alsnog nietig vanwege gebrek aan plausibiliteit (nawerkbaarheid). De voorzieningenrechter overweegt onder meer dat de plausibiliteitstoets die in Engeland werd gehanteerd niet dezelfde is als de toets die in Nederland geldt na de beslissing G2/21 en verwijst naar het recente arrest van het Hof Den Haag inzake BMS/Sandoz [zie IEF 21629].