Vzr. Rechtbank Den Haag 28 april 2015, IEF 14891 (Ecatel tegen Premier League)
Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm en Caroline de Vries, Bureau Brandeis. Herziening ex parte bevelen. Ex parte bevelen na verzoekschrift van Premier League jegens Ecatel ten aanzien van voetbal streams worden herzien. De aard van de dienstverlening is relevant voor de beoordeling van de verzochte bevelen. Ecatel, anders dan het verzoekschrift stelt, verleent geen hosting dienst ten aanzien van de voetbal streams. Het betoog van Premier League dat haar stellingen in het verzoekschrift niet zijn beperkt  tot hosting diensten, kan niet slagen. Premier League kan, anders dan Ecatel wil, echter niet worden verboden om in een nieuwe (ex parte) procedure op nieuwe gronden een bevel tegen Ecatel te verzoeken. Het geven van een ex parte bevel tegen een ander dan de inbreukmaker is, anders dan Ecatel betoogt, ook niet uitgesloten. De vernietiging van de bevelen heeft terugwerkende kracht en doet dwangsommen die eventueel tussentijds zijn verbeurd teniet.

De beoordeling:

4.2. Aan de spoedeisendheid van de herziening of de termijn waarbinnen die is gevorderd, hoeven, anders dan Premier League betoogt, niet dezelfde stringente eisen te worden gesteld als aan de spoedeisendheid van het ex parte bevel. Aan de spoedeisendheid van een ex parte bevel moeten strenge eisen worden gesteld vanwege de afwijking van het beginsel van hoor en wederhoor. Die afwijking geldt niet in de herzieningsprocedure, waarin beide partijen worden gehoord.

4.3. Mede gelet op het voorgaande brengt het enkele feit dat Ecatel iets meer dan zes maanden heeft stilgezeten, anders dan Premier League meent, niet mee dat Ecatel geen spoedeisend belang meer heeft bij de herziening of dat een redelijke termijn is overschreden. Dat stilzitten is namelijk vooral nadelig voor Ecatel zelf, omdat gedurende die tijd de bevelen zijn blijven liggen, en laat onverlet dat Ecatel er belang bij houdt dat de - in haar ogen ongegronde - bevelen niet nog langer blijven liggen.

4.5. Premier League heeft in haar verzoekschriften gesteld dat Ecatel hosting diensten verricht, meer concreet dat Ecatel als hosting provider  voor derden voetbal streams opslaat op haar servers. [...]

4.7. Ten eerste heeft Ecatel erop gewezen dat bij hosting de dienstverlener de server beheert en dus kan verifiëren of er daadwerkelijk voetbal streams ter beschikking worden gesteld op of via zijn servers. Die controlemogelijkheid heeft Ecatal niet - althans niet zonder meer - als zij, zoals zij stelt, de server verhuurt zonder beheersdiensten. [...]

4.8. Ten tweede brengt het feit dat de server van Ecatel wordt gebruikt als proxy in plaats van host mee dat de voetbal streams online beschikbaar blijven als (de klant van) Ecatel de dient staakt. Dat gegeven kan gevolgen hebben voor de beoordeling van de subsidiariteit en effectiviteit van de bevelen. Ook in dat opzicht is de aard van de dienstverlening dus relevant voor de beoordeling van de verzochte bevelen.

4.9. Het betoog van Premier League dat haar stellingen in het verzoekschrift niet zijn beperkt  tot hosting diensten, kan niet slagen. [...]

4.11. Premier League kan, anders dan Ecatel wil, echter niet worden verboden om in een nieuwe (ex parte) procedure op nieuwe gronden een bevel tegen Ecatel te verzoeken. Het enkele feit dat Premier League eerder op onjuiste gronden een verbod tegen Ecatel heeft verzocht, is daarvoor, mede gelet op het fundamentele recht op toegang tot de rechter, onvoldoende.

4.12. Het geven van een ex parte bevel tegen een ander dan de inbreukmaker is, anders dan Ecatel betoogt, ook niet uitgesloten. Op zich wijst Ecatel er terecht op dat de tekst van artikel 1019e Rv alleen de mogelijkheid noemt van een bevel 'tegen de inbreukmaker'. Premier League stelt echter, naar voorlopig oordeel terecht, dat die bepaling moet worden uitgelegd overeenkomstig artikel 9 van de handhavingsrichtlijn. Het vierde lid van dat artikel schrijft uitdrukkelijk voor dat de in de leden 1 en 2 van dat artikel bedoelde maatregelen, waaronder bevelen tegen tussenpersonen [...] genomen moeten kunnen worden zonder de wederpartij te horen. [...]

4.16 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de beschikkingen moeten worden herzien, in die zin dat de daarbij aan Ecatel opgelegde bevelen worden vernietigd.

4.17 De vernietiging van de bevelen heeft terugwerkende kracht en doet dwangsommen die eventueel tussentijds zijn verbeurd teniet [...].

Auteursrechtbeleid, Kamerstukken II, 2014-2015, 29838 nr. 80
Uit het rapport: Ontwikkelingen in en rond het collectief beheer. Een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2013: - Toenemende online verspreiding van muziek, film en literatuur [...] - Vergoedingen Thuiskopie [...] - Kabelgelden [...] - Reprorechtgelden [...] - Buma/Stemra [...] - Sekam [...]. [H]et CvTA [heeft] het functioneren van de 17 CBO’s tegen het licht gehouden van diverse nieuwe normen waaraan deze organisaties dienen te voldoen. Het CvTA is de 17 CBO’s erkentelijk voor de vele werkzaamheden die zij hebben verricht om dit eerste verslag onder de nieuwe wet tot stand te brengen. Hierdoor is een reëler beeld over de sector als geheel beschikbaar gekomen, waaraan behoefte bestond.

Het CvTA stelt vast dat de sector sterk aan verandering onderhevig is en dat de CBO’s zich goed staande weten te houden ten behoeve van de rechthebbenden en hun werk. In 2013 voldoen veel CBO’s al aan de nieuwe normen, maar er moeten - in overeenstemming met de introductie van nieuwe eisen en spelregels - op een aantal onderdelen komend jaar en zo nodig volgende jaren nog stappen door de organisaties worden gezet. Hieronder zijn de hoofdlijnen van het toezicht op deze organisaties in 2013 weergegeven.

Lees hier het Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en Naburige rechten 2013.
Lees hier het Jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2013.

Hof Den Haag 28 april 2015, IEF 14889, (E*Trade tegen Binckbank)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Visser Schaap & Kreijger. Merkenrecht. E*Trade, gevestigd in de VS en houder van Benelux beeldmerken 692857, 717030 en Europees beeldmerk 1532621, voert oppositie tegen het Benelux merkdepot (1243886) van Binckbank. Het BBIE wijst de oppositie af. E*Trade gaat hiertegen in beroep bij het Hof Den Haag en verzoekt vernietiging van de afwijzing en gegrondverklaring van de oppositie. Het hof verwerpt het beroep van E*Trade wegens een gebrek aan visuele overeenstemming en daarmee verwarringsgevaar.

De beoordeling:

6. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het vervvarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. De globale beoordeling van het venvarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu, gelet op de onderhavige diensten, (meer en minder ervaren) beleggers en afnemers van fmanciële producten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

15. Wat betreft het onderscheidend vermogen van merk 1 deelt het hof het standpunt van Binckbank dat merk 1 een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het merk heeft, als geometrische (pijl/ster)vorm, van huis uit een (zeer) gering onderscheidend vermogen, en het heeft - zoals Binckbank heeft gesteld en E-Trade niet (voldoende) gemotiveerd heeft betwist - daarnaast niet, als gevolg van bekendheid, een sterker onderscheidend vermogen verkregen in de Benelux of Europa. Wat E-Trade heeft gesteld omtrent het gebruik van het merk, brengt niet mee dat het ook een groot onderscheidend vermogen heeft verworven.

16. Dit geringe onderscheidend vermogen brengt naar het oordeel van het hof mee dat, ook al zijn de betrokken diensten identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk, en ook al zou er sprake zijn van enige overeenstemming tussen het merk en het bestreden teken (welke overeenstemming dan naar het oordeel van het hof tamelijk gering zou zijn), geen sprake is van een (reëel) gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

Daar komt - naar Binckbank onbetwist beeft gesteld -- nog bij dat Binckbank het bestreden teken al 11 jaar gebruikt, dat het merk en het bestreden teken gedurende al die tijd zonder problemen naast elkaar hebben bestaan en dat E-Trade in de acht jaar voorafgaande aan het depot in 2012 nooit heeft geprotesteerd en dus kennelijk geen (gevaar voor) verwarring zag. De tegenwerping van È-Trade dat Binckbank het bestreden teken alleen in combinatie met de naam Binckbank heeft gebruikt, is onvoldoende onderbouwd gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Binckbank (verwijzend naar productie 2, haar jaarverslag 2004, waarin het bestreden teken ook zelfstandig wordt gebruikt).

17. Kortom, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 1 wel enigszins overeenstemmen, kan dat niet leiden tot vernietiging van de beslissing van het BBIE tot afwijzing van de oppositie voor zover gegrond op merk 1.

19. Merk 2 is (vrijwel) identiek aan merk 1. Hetgeen het hof hiervoor in rechtsoverwegingen 7 tot en met 17 heeft overwogen ten aanzien van merk 1, gaat mutatis mutandis ook op voor merk 2. [...]

22. Merk 3 bestaat uit een zwart/wit-weergave van de merken 1 en 2. Zoals het BBIE terecht heeft geoordeeld, accentueert de strakke belijning van merk 3 de beide pijlpunten, en ontbreekt door de zwart/wit-weergave een mogelijke associatie met kleur groen. Voor het overige gaat hetgeen het hof hiervoor in rechtsoverwegingen 7 tot en met 17 heeft overwogen ten aanzien van merk 1, mutatis mutandis ook op voor merk 3. Daarbij merkt het hof op dat de diensten waarvoor merk 3 is ingeschreven, naar zijn oordeel deels identiek, deels in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd, maar dat er ook diensten zijn die niet soortgelijk zijn (de diensten genoemd in klasse 41).

23. Dit betekent dat grond III geen doel treft, en dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat het bestreden teken en merk 3 wel enigszins overeenstemmen, dat niet kan leiden tot vernietiging van de beslissing van het BBIE tot afwijzing van de oppositie voor zover gegrond op merk 3.

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs, Kamerstukken II, 2014-2015, 32 300 nr. 6, 7, 8, en 9.

Toelichting: op 28 april heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die waren ingediend over de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp). Met deze stemming is de evaluatie van de Wvbp afgerond. Wet op de vaste boekenprijs met vier jaar verlengd: In de Tweede Kamer bleek een ruime meerderheid voorstander van voortzetting van de Wet op de vaste boekenprijs als belangrijk cultuurpolitiek instrument. Aan de voortzetting zijn ook voorwaarden verbonden. De Minister neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek dat inzicht moet geven in het functioneren van de interne kruissubsidiëring bij boekverkopers en uitgevers, maar ook naar de relatie tussen de functie en betekenis van de fysieke boekhandel versus die van de internetboekhandel. Een motie van de VVD om nieuw onderzoek al na twee jaar doorslaggevend te laten zijn bij de vraag of de Wvbp moet worden voortgezet of niet, haalde het niet. Het onderzoek van de Minister zal wel medebepalend zijn bij de evaluatie over vier jaar.

Daarnaast steunt de Tweede Kamer de oprichting van een KVB Kennis- en Innovatiecentrum voor het boek. De afspraak is dat de KVB, samen met brancheverenigingen en partijen als CPNB en het Nederlands Letterenfonds, gaat voorzien in de versterking van de kennis over de ontwikkelingen in het boekenvak en de krachten bundelt voor het opstellen van een innovatie- en onderzoeksagenda. Dit Kennis- en Innovatiecentrum zal ook als taak hebben gegevens over de culturele en leesbevorderende prestaties van het boekenvak te verzamelen en te interpreteren. Zowel de Minister als de Tweede Kamer verwachten dat het boekenvak actief invulling gaat geven aan dit Kennis- en Innovatiecentrum.

Verhoging van korting voor studenten en studieverenigingen
De Tweede Kamer volgde de Minister in haar conclusie dat de motie De Liefde/Voordewind die daarom vroeg niet uitvoerbaar is. De VVD diende daarop een motie in waarin de bestaande kortingspercentages voor studenten en studieverenigingen voor voorgeschreven literatuur in het HBO en WO worden verhoogd. Deze motie is verworpen.

Actiemogelijkheden voor individuele boekhandelaren
Een motie van de VVD en D66 om individuele boekhandelaren meer actiemogelijkheden te bieden binnen de kaders van de Wvbp werd aangenomen. De Minister wees erop dat dergelijke  actiemogelijkheden de werking van de wet niet mogen ondermijnen. Zij gaat over dit onderwerp in gesprek met het Commissariaat voor de Media en informeert de Tweede Kamer hier na het zomerreces over.

De P&E combinatie
Het voorstel tot wijziging van de wet waardoor het mogelijk is een vaste prijs vast te stellen voor de combinatie van een papieren boek met een digitale component zoals een e-book of een app, zal binnenkort naar de Kamer worden gestuurd.

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2015, IEF 14886, (X tegen &V)
Uitspraak ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners. Agentuurovereenkomst. Onregelmatige opzegging. X is DJ en producer en &V verricht management- en boekingswerkzaamheden voor diverse artiesten in de house scene. X beëindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en meent dat de overeenkomst moet worden gezien als samenwerkingsovereenkomst. X vordert daarnaast betaling van een door &V ingehouden bedrag. &V meent anderzijds schade te zijn opgelopen door onregelmatige beëindiging van de agentuurovereenkomst en heeft de vordering van X om die reden opgeschort. De rechtbank gaat hier in mee, en acht de opschorting van het bedrag gerechtvaardigd.

De beoordeling:

3.2 [...] Tussen partijen is sprake van een agentuurovereenkomst die door X onregelmatig is opgezegd. Het is voorshands aannemelijk dat de schadevergoeding die X is verschuldigd opschorting van het gevorderde bedrag rechtvaardigt. Dit betekent dat het door X gevorderde bedrag om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Agentuurovereenkomst

3.3 Vast is komen te staan dat &V boekingen verrichtte ten behoeve van X. Naar het oordeel van de kantonrechter moet de mondelinge overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt, worden beschouwd als een agentuurovereenkomst in de zin van artikel 7:428 lid 1 BW. [...] Onweersproken is dat V niet ondergeschikt was aan X de overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan en het economische risico primair bij X lag.

3.4 X heeft onvoldoende onderbouwd dat &V ook de belangen van de opdrachtgevers (de organisators van feesten) van X behartigde door zowel bij deze opdrachtgever als bij X 10% in rekening te brengen en dat er daarom geen sprake kan zijn van een agentuurovereenkomst.

Onregelmatige opzegging

3.5 Een agentuurovereenkomst voor onbepaalde duur kent een wettelijke opzeggingstermijn van minimaal vier maanden. Het uitgangspunt is dat de partij die de overeenkomst onregelmatig beëindigt, gehouden is de schade die de wederpartij hierdoor lijdt, te vergoeden. Deze aansprakelijkheid bestaat niet indien de overeenkomst is beëindigt om een dringende en onmiddellijk aan de wederpartij meegedeelde reden. In zijn email van 13 december 2013 geeft X als enige reden voor de opzegging dat hij zich niet meer op zijn "gemak en plek" voelt. Terecht heeft &V aangevoerd dat dit niet kwalificeert als een dringende reden.

Uit het persbericht:  23 april 2015. Vandaag presenteert Legaltree Publishers ‘Handelsnamen en Merken’: het eerste boek in de 8-delige serie ‘Intellectueel Eigendom in Bedrijf’. Geen juridisch naslagwerk, maar het eerste, écht praktische boek voor ondernemingen die zorgvuldig om willen gaan met hun handelsnaam en merk. Duidelijke taal voor ondernemers: ‘IE in Bedrijf’ is geschreven in duidelijke taal en staat vol met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs: Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en specialist op het gebied van intellectuele eigendom en reclamerecht en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Fabels worden uit de wereld geholpen en ondernemers krijgen tips over hoe ze de vruchten kunnen plukken van een goede bescherming van hun intellectueel eigendom.

Handelsnaam of merk?
Het eerste deel van de serie is getiteld: Handelsnamen en Merken. Wat is eigenlijk het verschil tussen een handelsnaam en een merk? Hoe ga je goed om met de naam van je bedrijf en van je producten? Hoe voorkom je dat een ander met jouw zorgvuldig gekozen naam aan de haal gaat? En als dat toch gebeurt, welke middelen heb je dan om dit misbruik tegen te gaan? Het is slechts een greep uit de vragen die Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen helder hebben beantwoord.

De kansen van intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht is een bonte verzameling van diverse wettelijke regelingen zoals merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Voor ondernemers is het vaak bijzonder ingewikkeld om deze regelingen goed te doorgronden en optimaal toe te passen in hun bedrijf. “Hardnekkige misverstanden en foute adviezen zorgen voor tijdrovende en vooral dure juridische kwesties. Zonde, want een sterk merk kan een onderneming juist heel ver brengen. Met ‘IE in Bedrijf’ willen we ondernemers laten zien hoe ze deze kansen kunnen grijpen”, aldus de auteurs. Het boek is als E-book gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hardcopy versie is vanaf 15 mei a.s. te bestellen via onder meer www.bol.com. www.ie-inbedrijf.nl. Voor meer informatie over Legaltree en/of Merkenbureau Abcor verwijzen wij u graag naar www.legaltree.nl en https://merkenbureau.abcor.nl/

Over Legaltree
Advocatenkantoor Legaltree uit Leiden heeft de juridische dienstverlening op innovatieve wijze opnieuw vormgegeven. Legaltree heeft vanaf de oprichting in 2008 een unieke organisatiestructuur en -cultuur, waarin de vrijheid om te excelleren voor de advocaten en persoonlijk contact met de cliënten centraal staan. Legaltree werkt onder het motto 'Quality is personal' en wordt gevormd door ruim 20 partners die - individueel en als team - maatwerk leveren aan nationale en internationale cliënten.

Over Abcor
Abcor ontzorgt klanten en biedt praktische, heldere adviezen op het gebied van merkenrecht, zoals het claimen van rechten en het aanpakken van online merkinbreuk via websites en social media. Daarbij worden de grenzen van het IE-recht graag opgezocht. Met deze out-of-the-box benadering lukt het Abcor vaak om IE-rechten te claimen waar anderen dit opgeven.

Rechtbank Den Haag 22 april 2015, IEF 14885, HA ZA 14-759, 760, 761 (Synthon tegen Teva)
Uitspraak ingezonden door Jan Pot en Mark van Gardingen, Brinkhof. Octrooirecht. Gebrek aan inventiviteit. Teva, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Israël, brengt onder meer een geneesmiddel voor de behandeling van MS onder de merknaam Copaxone op de markt. Teva is naast exclusief licentieneemster van EP 888 houdster van octrooien EP 703, EP 528 en EP 924. Synthon, een Nederlands bedrijf en wereldwijd actief op het gebied van zowel innovatieve als complexe generieke geneesmiddelen, vordert vernietiging van het Nederlandse deel van de door Teva gehouden octrooien. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van octrooien EP 924 en EP 528 wegens gebrek aan inventiviteit. Octrooi EP 703 was reeds herroepen door het EOB. Op het moment van dagvaarden had Synthon evenwel nog wel een belang. Een redelijke uitleg van de artikelen 237 en 1019h Rv brengt met zich dat Teva de kosten van de procedure heeft te dragen.

De beoordeling: 

5.1.1. EP 703 is door de TKB van het EOB definitief herroepen (zie r.o. 2.6). Dat betekent dat Synthon in zoverre geen belang meer heeft bij vernietiging van dat octrooi, zoals zij zelf ook al heeft aangegeven door intrekking van die vordering. Zij handhaaft echter de vordering tot vergoeding van de proceskosten, waaromtrent de rechtbank als volgt overweegt. Ofschoon de vordering door Synthon wordt ingetrokken, voert zij terecht aan dat niet zij maar Teva in deze zaak als de in het ongelijk gestelde partij is te beschouwen. Zowel de ingestelde oppositie, waarin Teva zodoende heeft opgegeven, als deze procedure hebben en hadden in wezen dezelfde inzet: herroeping en/of vernietiging van EP 703 . Het is die capitulatie die maakt dat deze procedure thans overbodig is geworden. Op het moment van dagvaarden had Synthon evenwel - onbestreden - nog wel een belang. Een redelijke uitleg van de artikelen 237 en 1019h Rv brengt met zich dat Teva de kosten van de procedure heeft te dragen, indachtig voorts dat niet is aangevoerd (noch valt in te zien) dat Synthon kosten nodeloos heeft veroorzaakt.

5.3. Inventiviteit

Metaalionen

5.3.3. Synthon heeft onderbouwd aangevoerd dat voormelde gemiddelde vakman die HBr/azijnzuur in voorbeeld 4 van WO 990 in de eerste ontschermingsstap zal toepassen, dit mengsel volgens zijn algemene vakkennis zal bereiden in niet-metalen, dat wil zeggen "glass lined" of gecoate, apparatuur. [...]

5.3.4. Teva heeft die algemene vakkennis als zodanig niet bestreden. Teva heeft wel aangevoerd dat de gemiddelde vakman niet zou hebben geweten dat de hoeveelheid metaalionen voor dit proces kritisch was en dat daarmee verkleuring kan worden voorkomen. Naar het oordeel van de rechtbank laat dit echter onverlet dat een gemiddelde vakman die HBr/azijnzuur-mengsel produceert op basis van voormelde algemene vakkennis daarvoor- geen metalen apparatuur zal gebruiken omdat die apparatuur dan zal corroderen en zodoende snel onbruikbaar zal worden. De gemiddelde vakman zal daarbij tevens voor ogen hebben dat er bij contact tussen metaal en HBr/azijnzuur het laatste verontreinigd kan en zal raken door die corrosie. Desgevraagd heeft ook de deskundige van Teva, dr. V. Bille, ter terechtzitting aangegeven dat het niet toepassen van metalen productievaten "industry standard'' is.

5.3.5. EP 528 en EP 904 leren dat het verkleuringsprobleem is opgelost zodra niet-metalen apparatuur voor de productie van HBr/azijnzuur wordt gebruikt (zie slotzin [0091] van EP 528 en [0097] van EP 924): "When the non-metal apparatus was used for the production of the HBr/ acetic acid solution, the result was that the solution was free of metal ions and the red GA was not formed. " Daarvan uitgaande moet worden geconcludeerd dat een gemiddelde vakman die volgens zijn algemene vakkennis zijn apparatuur wil beschermen (en corrosieve vervuiling wil voorkomen) en dus geen metalen apparatuur toepast, zonder meer dan ook de rode verkleuring voorkomt. Anders gezegd, door eenvoudige toepassing van zijn vakkennis zal hij het door Teva genoemde probleem onvermijdelijk al opgelost hebben. Het niet optreden van de verkleuring is als een "bonus effect" van de toepassing van de stand van de techniek volgens algemene vakkennis te kenschetsen. Het vinden van dat bonus effect mag dan eventueel de nodige inspanningen en onderzoek van Teva hebben gevergd, dat kan op zichzelf echter de octrooien geen inventief karakter verlenen.

Vrij broom

5.3.10. Veronderstellenderwijs met Teva ervan uitgaande dat het vermijden, althans terugdringen of afvangen, van vrij broom in het HBr/azijnzuur-mengsel een stap is die de gemiddelde vakman niet al op basis van zijn algemene vakkennis bij de werkwijze van voorbeeld 4 van WO 990 zou toepassen, geldt dit als een van de stand van de techniek onderscheidende maatregel. Het technische effect van die maatregel is dat bromering van de tyrosine-residuen in het (TF A) GA wordt voorkomen. Partijen twisten over de vraag wat het objectief te formuleren probleem is volgens de PSA3-methode. Synthon stelt dat dit is te formuleren als hoe het productieproces van voorbeeld 4 van WO 990 zo aan te passen dat verontreiniging van het GA door gebromeerde residuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Teva daarentegen stelt dat het probleem veel algemener moet worden geformuleerd, namelijk als het verbeteren van de productiewijze van TF A GA als geopenbaard in voorbeeld 4 van WO 990.

5.3.11. De rechtbank verwerpt de aldus door Teva geformuleerde probleemstelling. Volgens vaste jurisprudentie dient het te formuleren probleem enerzijds zo specifiek mogelijk te zijn, maar mag het anderszins geen elementen van of pointers naar de oplossing bevatten (zie o.a. Hof Den Haag 10 juni 2014, Sandoz v. AstraZeneca (quetiapine SR), r.o. 19). Indien een specifiek probleem naar aanleiding van het technische effect van de hier aan de orde zijnde verschilmaatregel wordt geformuleerd, moet met Synthon worden geconcludeerd dat deze formulering dient te luiden als het voorkomen van de gebromeerde verontreiniging in het peptide-mengsel. De door Teva geformuleerde probleemstelling is te algemeen en daardoor te zeer losgezongen van het door de verschilmaatregel behaalde technische effect. Anders gezegd, indien de probleemstelling als door Teva beoogd zou worden aanvaard, zou in wezen iedere verbetering van het productieproces een oplossing vormen, ook door daarin bijvoorbeeld geheel andere (ontschermings)stappen te volgen of geheel andere verontreinigingen te voorkomen,, terwijl dit op geen enkele wijze nog verband houdt met het technische effect van de verschilmaatregel. Het verwijt dat Teva Synthon maakt dat in de door Synthon geformuleerde probleemstelling verboden pointers naar de oplossing zouden zijn opgenomen, snijdt bovendien geen hout. Het is een specifieke verontreiniging die door de verschilmaatregel wordt voorkomen; dat is dan ook de bijdrage die het octrooi doet aan de stand van de techniek. De omstandigheid dat aan die specifieke verontreiniging wellicht eenvoudig is te zien waar het aan schort en hoe dat op te lossen, waarover hierna, maakt niet dat alsdan een verboden pointer is opgenomen in een probleemstelling die is toegespitst op die verontreiniging.

5.3.15. Vervolgens wordt overwogen dat Synthon voldoende onderbouwd heeft gesteld en Teva onvoldoende steekhoudend heeft bestreden dat een gemiddelde vakman zonder meer ertoe zou worden gebracht om bij het tegengaan van de ongewenste broomverontreining het vrije broom in het HBr/azijnzuur-mengsel te verminderen, al dan niet door het afvangen daarvan door een "scavenger" als fenol. Ten eerste zal het de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zijn waar in het productieproces de ongewenste bromering ontstaat, omdat alleen bij de eerste ontschenningsstap van voorbeeld 4 van WO 990 het tussenproduct in aanraking komt met een substantie die broom bevat, het HBr/azijnzuur. Ten tweede heeft Synthon voldoende onderbouwd gesteld - en is door Teva als zodanig niet bestreden - dat de gemiddelde vakman direct zal onderkennen dat de verontreiniging te wijten is aan het vrije broom in het HBr/azijnzuur-mengsel, alsmede hoe dit te voorkomen. Zo dit al niet tot zijn algemene vakkennis behoort, dan vindt de gemiddelde vakman dit zonder meer in de volgende passages in handboeken en publicaties waarop Synthon wijst.

Rechtbank Noord-Holland 15 april 2015, IEF 14884, (De Saint tegen Hugo Boss)
Uitspraak ingezonden door Astrid Sixma en Gert-Jan van den Bergh, Bergh Stoop & Sanders Advocaten. Beëindiging distributieovereenkomst. Geleden schade met betrekking tot goodwill.  Kledingzaak De Saint vordert van Hugo Boss schadevergoeding voor het opzeggen van een duurovereenkomst zonder zwaarwegende gronden. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit dezelfde eisen kan voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. De rechtbank oordeelt dat in casu geen zwaarwegende grond nodig was om de overeenkomst op te zeggen en evenmin aanleiding bestaat om de distributeur te veroordelen tot vergoeding van schade.

De beoordeling:

4.2. De Saint heeft gesteld dat de omstandigheden van deze zaak maken dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat Hugo Boss voor de opzegging van de overeenkomst een zwaarwegende grond nodig had. Ter onderbouwing van die stelling heeft De Saint aangevoerd dat de relatie tussen partijen al dertig jaar bestaat en dat zij door de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss in haar voortbestaan wordt bedreigd nu haar omzet in belangrijke mate afhangt van de verkoop van kleding van Hugo Boss terwijl het voor De Saint niet mogelijk is om Hugo Boss te vervangen door een ander merk. Gevolg daarvan is dat De Saint afhankelijk is van Hugo Boss. Daar komt bij dat De Saint recent investeringen heeft gedaan ten behoeve van haar winkel om aan de eisen die Hugo Boss aan winkels die haar kleding verkopen stelt, te voldoen. Ten slotte stelt De Saint dat zij schade lijdt ten gevolge van de opzegging door Hugo Boss nu de potentiële koper van de winkel om die reden is afgehaakt.

4.3. Nog daargelaten dat een grote mate van afhankelijkheid van een bestaande commerciële relatie op zichzelf niet zonder meer meebrengt dat een zwaarwegende grond voor de opzegging van die relatie aanwezig moet zijn, heeft De Saint naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in aanzienlijke mate financieel afhankelijk is van de distributieovereenkomst met Hugo Boss. Indien al sprake zou zijn van een grote afhankelijkheid van Hugo Boss aan de zijde van De Saint dan is deze afhankelijkheid niet, althans niet enkel, door de overeenkomst met Hugo Boss in het leven geroepen. De rechtbank overweegt dat op zichzelf niet in geschil is dat De Saint haar omzet in aanzienlijke mate haalt uit de verkoop van kleding van Hugo Boss. Echter, uit de door De Saint overgelegde cijfers komt naar voren dat zij ten minste een even groot deel van haar omzet uit de verkoop van kleding van andere merken haalt. [...]

4.5. Uit de stellingen van De Saint volgt dat zij Hugo Boss onder meer verwijt dat zij De Saint in 2012 voorafgaande aan de investeringen niet heeft gewaarschuwd in verband met het eind 2013 genomen besluit tot wijziging van haar distributiebeleid, zodat De Saint had kunnen afzien van de investeringen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft De Saint aangevoerd dat het niet anders kan dan dat Hugo Boss reeds in 2012 op de hoogte was van het feit dat zij haar distributiebeleid zou gaan wijzigen. De Saint kan in deze stelling niet worden gevolgd. Nog daargelaten dat niet is gebleken dat Hugo Boss in 2012 op de hoogte was van de investeringen van De Saint, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe Hugo Boss reeds in 2012 had moeten waarschuwen voor een beleidswijziging waartoe in de loop van 2013 is besloten. De Saint stelt weliswaar dat een dergelijke beslissing niet over één nacht ijs wordt genomen, doch zij onderbouwt in het geheel niet op grond waarvan reeds toen al voor Hugo Boss duidelijk moet zijn geweest dat de distributieovereenkomst met De Saint zou worden opgezegd.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Hugo Boss de distributieovereenkomst rechtsgeldig, zonder dat daartoe een zwaarwegende grond was vereist, heeft kunnen opzeggen. De vraag of het gewijzigde distributiebeleid een zwaarwegende grond vormt, behoeft derhalve geen beantwoording meer. Dat de distributieovereenkomst tussen partijen gedurende 30 jaar heeft bestaan, maakt het vorenstaande niet anders. Immers ook een langdurige relatie is in beginsel opzegbaar. De vorderingen van De Saint onder I en II zullen daarom worden afgewezen.

4.7. Onder III vordert De Saint (subsidiair) vergoeding van de door haar ten gevolge van de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss geleden schade. De Saint stelt dat zij € 200.000,- schade heeft geleden nu [A.] namens De Saint dit bedrag aan goodwill is overeengekomen met de potentiële koper van De Saint, maar de koop door de opzegging van de overeenkomst door Hugo Boss geen doorgang heeft gevonden.. Door de opzegging is De Saint haar waarde c.q. goodwill verloren, aldus De Saint.

4.8. Hugo Boss heeft in de eerste plaats aangevoerd dat niet is gebleken dat het niet doorgaan van de verkoop van de onderneming het gevolg is van de opzegging van de distributieovereenkomst. Daarnaast heeft Hugo Boss de hoogte van de schade betwist. Naar het oordeel van de rechtbank komt ook dit onderdeel van de vordering van De Saint niet voor toewijzing in aanmerking. Met Hugo Boss is de rechtbank van oordeel dat De Saint onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg van de opzegging van de distributieovereenkomst schade heeft geleden, laat staan in de door haar gestelde omvang. In dit verband heeft de rechtbank mede in aanmerking genomen dat Hugo Boss een opzegtermijn van twee jaren in acht heeft genomen. De Saint heeft echter afgezien van het plaatsen van pre-orders voor de najaars-en wintercollectie 2015. Dit valt niet te rijmen met de stelling van De Saint dat het wegvallen van Hugo Boss leidt tot het verlies van haar waarde c.q. goodwill. Daarbij komt dat niet is gebleken dat het niet doorgaan van de verkoop van de onderneming het gevolg is van de opzegging van de distributieovereenkomst door Hugo Boss. Voorts is niet duidelijk geworden welke gegevens ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van de waarde van de goodwill van de onderneming. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan ook niet te begrijpen dat door de opzegging van Hugo Boss de goodwill van de onderneming van € 200.000,- tot nul euro zou zijn gereduceerd. De vordering onder III zal worden afgewezen.

4.9. Ten slotte vordert De Saint onder IV Hugo Boss te veroordelen om een opzegtermijn van twee jaar gerekend vanaf de datum van de dagvaarding in acht te nemen. Aan deze vordering lijkt De Saint ten grondslag te leggen dat – als Hugo Boss terecht zou hebben opgezegd – een opzegtermijn van twee jaar in acht dient te worden genomen. Gebleken is dat Hugo Boss vanaf het moment dat zij de overeenkomst in december 2013 opzegde De Saint een termijn van twee jaar heeft gegund teneinde de relatie af te bouwen en met een andere partij in zee te gaan. In dat licht bezien ontbreekt een belang aan de zijde van De Saint bij deze vordering; Hugo Boss heeft de verlangde termijn van twee jaar gegeven.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2015, IEF 14883; ECLI:NL:RBAMS:2015:2103 (Van Gaal tegen Interbest)
Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten. Portretrecht. Tussenvonnis. Interbest verzorgt reclamecampagnes en organiseert met Night Writers een schrijfwedstrijd rondom het WK-voetbal in 2014. Interbest plaatst in een advertentie een foto met de beeltenis van Van Gaal. Geconcludeerd wordt dat Interbest inbreuk maakt op het portretrecht van Van Gaal. Dat Interbest de foto heeft gekocht via Getty Images en een licentie heeft gekregen voor het gebruik van de foto, doet hier niet aan af. Onvoldoende onderbouwd is dat ook Night Writers betrokken is geweest bij de openbaarmaking van het portret. Geen parodie, ook geen analoge toepassing van de parodie-exceptie. De rechtbank stelt Van Gaal in de gelegenheid om nader uiteen te zetten wat de hoogte is van de verzilverbare populariteit in gevallen als de onderhavige.

De beoordeling:

4.2. Op grond van artikel 21 Aw is openbaarmaking van een (niet in opdracht gemaakt) portret niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet. Volgens vaste rechtspraak kan een “redelijk belang” in de zin van het portretrecht van artikel 21 Aw ook gelegen zijn in het belang van de geportretteerde om zijn populariteit, verworven in de uitoefening van zijn beroep, te verzilveren. In het onderhavige geval beroept [de bondscoach] zich op dit - volgens hem - zorgvuldig door hem opgebouwde “commercieel” portretrecht. Dat Interbest de bewuste foto, zoals zij aanvoert, heeft gekocht via Getty Images en een licentie heeft gekregen voor het gebruik van de foto, doet er niet aan af dat er inbreuk kan worden gemaakt op het portretrecht van [de bondscoach]. Vast staat immers dat [de bondscoach] geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn portret door Interbest.

4.4. [...] Interbest heeft de foto niet gebruikt voor een nieuwsbericht, maar voor een commerciële uiting van Interbest. Dat Interbest (vrijwel) niets heeft verdiend aan het Spel, ontneemt niet het commerciële karakter aan de door haar gepubliceerde advertenties, die er immers op waren gericht haar Spel onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen. Interbest geeft verder zelf aan dat zij door deze campagne meer ‘exposure’ heeft gekregen, met name binnen de branche van ‘communicatieprofessionals’. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [de bondscoach] dan ook een redelijk belang om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn portret door Interbest ter promotie van een door Interbest georganiseerd spel.

4.5. De subsidiaire verweren van Interbest en Night Writers gaan evenmin op. Het beroep van Interbest en Night Writers dat het gebruik van de foto valt onder het citaatrecht van artikel 15a Aw of de parodie-exceptie binnen het Auteursrecht, zien immers niet op het portretrecht. En ook indien deze leestukken analoog zouden kunnen worden toegepast op het portretrecht, blijft in dit geval sprake van het gebruik van het portret in een advertentietekst en niet in (bijvoorbeeld) een kunstuiting. Het gebruikmaken voor een advertentie van de verzilverbare populariteit van een bekend persoon zonder diens toestemming, is niet opeens geoorloofd als het portret op een grappig (bedoelde) manier wordt gebruikt, of indien maar een klein (maar herkenbaar) gedeelte van het portret (functioneel) wordt gebruikt. De verzilverbaarheid blijft ook dan bij de persoon die dit in eerste instantie had kunnen verzilveren.

4.7. [de bondscoach] heeft echter naar het oordeel van de rechtbank - in het licht van het verweer van gedaagden dat Night Writers slechts betrokken is geweest bij de (organisatie van) de jurering en niet bij de marketing van het Spel - onvoldoende onderbouwd dat ook Night Writers betrokken is geweest bij de openbaarmaking van het portret van [de bondscoach] in de bewuste advertentie. [...]

4.8. Vervolgens is de vraag aan de orde welk bedrag Interbest dient te betalen als vergoeding voor het gebruik van de populariteit van [de bondscoach]. Volgens het arrest Cruijff/Tirion (HR 14 juni 2013, IER 2013/60) moet de vergoeding recht doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en moet deze in overeenstemming zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. De rechtbank zal daarom aansluiten bij de hoogte van de vergoeding die [de bondscoach] zelf had kunnen bedingen indien hij had ingestemd met het gebruik van zijn verzilverbare populariteit voor een dergelijke campagne. De vraag of [de bondscoach] feitelijk schade heeft geleden door het gebruik van het portret door Interbest (in de zin van gederfde inkomsten uit overeenkomsten met derden of een vermindering van zijn verzilverbare populariteit) doet er niet aan af dat [de bondscoach] recht heeft op vergoeding van het bedrag dat hij in dit geval voor een dergelijke campagne als vergoeding had kunnen bedingen.

4.12. De rechtbank stelt [de bondscoach] daarom in de gelegenheid om - bij voorkeur onderbouwd met stukken - nader uiteen te zetten welke bedragen [de bondscoach] in vergelijkbare gevallen vergoed heeft gekregen. Indien [de bondscoach] niet eerder vergelijkbare overeenkomsten heeft gesloten, zal zoveel mogelijk moeten worden aangeknoopt bij wat vergelijkbare personen in een vergelijkbare situaties als vergoeding hebben gevraagd. Daarbij is tevens van belang dat inzage wordt gegeven in de mate waarin een bijzonder evenement als het wereldkampioenschap voetbal de verzilverbare populariteit van [de bondscoach] (of een vergelijkbare persoon in een vergelijkbare situatie) tijdelijk verhoogt.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Op andere blogs:
AMS Advocaten
Dirkzwager

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Sinds eind maart hebben bedrijven de mogelijkheid om hun merken als .sucks domeinnaam te registreren. In de VS wordt het woord sucks vooral gebruikt om kritiek op een merk te uiten. Merkhouders kunnen tot 29 mei hun eigen merk.sucks met voorrang registreren voor $ 2.500,- per jaar. Daarna gaat het register open iedereen en kan elke particulier een .sucks-domeinnaam voor slechts $ 10,- registreren. Inmiddels is een storm van kritiek opgestoken over deze nieuwe naam, die door het Canadese bedrijf Vox Populi wordt uitgegeven. De kritiek richt zich vooral tegen de hoge prijs die merkhouders moeten betalen.

Afpersing
Maar het is niet alleen de hoge prijs die ondernemers dwars zit, ze voelen zich ook een beetje afgeperst. Immers, als merkhouder heb je de keuze uit twee kwaden: of je registreert voor $ 2.500,- je merknaam.sucks alleen om te voorkomen dat een ander hem pakt. Of je registreert niet en dan kun je er vergif op innemen dat straks een onverlaat er voor $ 10,- mee aan de haal gaat. Inmiddels kijkt ICANN, de organisatie die verantwoordelijk is voor de toekenning van domeinnamen, of het contract met Vox Populi nog opengebroken kan worden.

Klik hier voor het artikel.