Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 10-66 (Sena tegen Organisatoren Dance Events)
Ingezonden door Bjorn Schipper, Bousie advocaten
SENA is krachtens de Wet op de Naburige Rechten aangewezen als rechtspersoon belast met de inning van de billijke vergoeding voor het openbaarmaking van een "fonogram" zonder toestemming van de producent, uitvoerend kunstenaar of hun rechtsverkrijgenden. SENA vordert van gedaagden een billijke vergoeding van door hen georganiseerde dance events vastgesteld op het dance events-tarief. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om het dance events-tarief is voor events in het verleden in rekening te brengen. SENA heeft horeca-instellingen die dance events hebben georganiseerd, de afgelopen jaren aangeslagen voor een lager tarief, namelijk het discothekentarief.

Voor de toekomst is de rechtbank van oordeel dat het dance events-tarief uitgaat van een goede grondslag voor berekening. Het tarief is gerelateerd aan de recette van het evenement, dat wil zeggen aan het aantal verkochte toegangskaarten maal de toegangsprijs. Deze vergoeding is controleerbaar en berekenbaar. Ook is het tarief van 1,5% van de recette billijk. Het is lager dan het BUMA-tarief, gelijk aan de vergoeding van commercële radiostations en ook horecagelegenheden moeten in de toekomst het dance event-tarief betalen.

Gedaagden moeten voor het verleden het destijds geldende discothekentarief betalen en voor de toekomst 1,5% van de recette. Gedaagden moeten binnen vier weken de gegevens verschaffen om de verschuldigde billijke vergoeding vast te stellen.

Het geschil
3.1. SENA vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
A. de in artikel 7 lid l WNR bedoelde billijke vergoeding voor het openbaarmaken van fonogrammen door gedaagden op de door hen georganiseerde dance events vaststelt op het dance events-tarief, danwel (subsidiair) vastgestelt op een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding,
B. gedaagden gebiedt om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle gegevens aan SENA te verschaffen die nodig zijn om de door ieder der gedaagden verschuldigde billijke vergoeding vast te stellen, welke gegevens betrekking dienen te hebben op alle dance events die gedaagden sinds 1 januari 2004 tot het moment van betekening van het te dezen te wijzen vonnis hebben georganiseerd;
C. gedaagden veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.2. SENA heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de door haar voorgestelde vergoeding billijk is in de zin van artikel 7 WNR. Gedaagden voeren verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een model voor de berekening van de billijke vergoeding in de zin van artikel 7 WNR aan twee voorwaarden moet voldoen (HVJ EG 6 februari 2003, C—245/00, LINAJ999 l , SENA/ÍVOS). Ten eerste moet het model een juist evenwicht bereiken tussen het belang van uitvoerende kunstenaars en producenten om een vergoeding voor de uitzending van een bepaald fonogram te ontvangen en het belang van derden om dit fonogram onder redelijke voorwaarden te kunnen uitzenden, Ten tweede mag het model niet in strijd zijn met enig beginsel van het Unierecht, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Het is aan de lidstaten om binnen deze grenzen de meest relevante criteria op hun grondgebied vast te stellen.

4.8. Toepassing van het door SENA voorgestelde vergoedingsmodel op evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden, stuit af op de voorwaarde dat het model niet in strijd mag zijn met het gelijkheidsbeginsel. Gedaagden hebben namelijk aangevoerd dat SENA horecainstellingen die dance events hebben georganiseerd, de afgelopen jaren heeft aangeslagen voor een tarief dat aanzienlijk lager is dan het dance events-tarief. SENA heeft dat onvoldoende weersproken. SENA heeft zich in deze procedure weliswaar op het standpunt gesteld dat het dance events-tarief ook van toepassing is op horeca-instellingen, maar zij heeft uitdrukkelijk erkend dat de horeca-instellingen de afgelopen jaren niet het dance events-tarief hebben betaald, maar slechts het discotheken-tarief. Gesteld, noch gebleken is dat SENA wel inspanningen heeft verricht om een op het dance events-tarief gebaseerde vergoeding ook bij de horeca-instellingen te incasseren of dat zij dat tarief.

4.9. Het hanteren van verschillende tarieven ten aanzien van gedaagden en horeca- instellingen is strijdig met het gelijkheidsbeginsel omdat niet in geschil is dat de door gedaagden georganiseerde dance events in alle relevante opzichten gelijk zijn aan de door horeca-instellingen georganiseerde dance events. Dat ook SENA het daarmee eens is, blijkt uit het feit dat SENA in deze procedure ook zelf het standpunt inneemt dat het dance events- tarief ook van toepassing is op door horeca-instellingen georganiseerde dance events. Evenmin in geschil is dat het dance events-tarief dat SENA in rekening wil brengen bij gedaagden aanzienlijk hoger is dan het discotheken-tarief dat de horeca—instellingen hebben betaald voor de door hen georganiseerde dam-e events.

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de primaire vorderingen van SENA om de door gedaagden verschuldigde vergoeding vast te stellen op het dance events-tarief moet worden afgewezen voor zover de vordering betrekking heefi op het verleden. Een in goede justitie vastgestelde vergoeding, zoals SENA subsidiair vordert, komt voor die periode uit op het discotheken-tarief. toekomst.

4.11. SENA heelt ter zitting verklaard dat zij werk zal maken van de inning van het dance events-tarief bij de horeca-instellingen zodra in deze zaak duidelijkheid is verkregen over de hoogte van dat tarief. Gedaagden hebben dat niet weersproken. Daarom moet worden aangenomen dat na dit vonnis SENA het dame evenrs-tarief op gelijke wijze zal toepassen ten aanzien van gedaagden en horeca-instellingen die dance events organiseren en dat het beroep van gedaagden op het gelijkheidsbeginsel in zoverre niet opgaat. Hieronder zal worden beoordeeld of het door SENA voorgestelde tarief ook voldoet aan de andere criteria voor de vaststelling van een billijke vergoeding.

4.12. De rechtbank is met SENA van oordeel dat het dance events-tarief uitgaat van een goede grondslag voor de berekening van de in artikel 7 WNR bedoelde billijke vergoeding. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de billijkheid van de vergoeding met name moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de waarde van het betreffende muziekgebruik in het handelsverkeer. Het door SENA voorgestelde model beantwoordt aan die eis omdat het dance eventr-tarief is gerelateerd aan de recette van het evenement, dat wil zeggen aan het aantal verkochte toegangskaarten maal de toegangsprijs. Die recette vormt een goede indicatie van de waarde van het dance event en daarmee voor de waarde van de tijdens het evenement gebruikte muziek. De muziek vormt immers een essentieel onderdeel van het evenement. Dat ook andere factoren, zoals de line-up van DJ’s, de acts en de aankleding van het evenement, een bijdrage leveren aan de waarde van het evenement, doet daaraan, anders dan gedaagden menen, niet af. De invloed van die andere factoren is verdisconteerd in het feit dat het tarief wordt berekend als een deel van de recette.

4.14. De door gedaagden als alternatief aangedragen grondslag, te weten de oppervlakte van het evenemententerrein in combinatie met onder meer de “muziekdichtheid” (het geschatte aantal personen per vierkante meter), is een minder goede indicator van de waarde van het muziekgebruik dan de recette. De combinatie van de oppervlakte van het terrein met de muziekdichtheid is immers een minder nauwkeurige maat voor de omvang van het publiek dan de recette. Bovendien houdt de oppervlakte van het terrein geen verband met de waarde van het evenement en de muziek en evenmin met de draagkracht van de organisator. Die grondslag passen SENA en andere incasso-organisaties dan ook alleen toe op situaties waarin er in het algemeen geen entreeprijs wordt geheven, zoals in restaurants en cafés. Vanuit het oogpunt van draagkracht pleit voor een relatief hoge vergoeding). Bij gebreke van gegevens over de concrete grootte van de effecten zal de rechtbank ervan uitgaan dat die effecten elkaar min of meer opheffen en daarom geen Staffel toepassen.

4.18 (...) maximaal 33,3%. De rechtbank zal er daarom van uitgaan dat het beweerdelijk met ID&T overeengekomen bedrag van € 0,50 per bezoeker per dag, een vergoeding is waarop de aanmeldkorting al in mindering is gebracht. De vergoeding zonder die korting komt dan uit op € 0,75 per bezoeker per dag. Uitgaande van een gemiddelde entreeprijs van een dance event, die naar SENA onbestreden heefi aangevoerd circa € 50,- bedraagt, komt dat overeen met een tarief van 1,5% van de recette. Daarom zal voor de betaalde dance events hierna worden uitgegaan van dat tarief. Voor de gratis evenementen kan worden aangesloten bij het door SENA voorgestelde tarief van € 0,075 per bezoeker. Daartegen hebben gedaagden namelijk geen bezwaren naar voren gebracht. (...)

4.29. Het verweer van gedaagden dat SENA moet bewijzen welk aandeel het zogeheten Rome-repertoire dat SENA vertegenwoordigt, heeft in de muziek die wordt gebruikt tijdens de door gedaagden georganiseerde dance evenis, kan worden gepasseerd. (...)

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat voor gedaagden de SENA-vergoeding voor het verleden moet worden vastgesteld op het destijds geldende discothekentarief. Voor de toekomst dient de SENA-vergoeding te worden vastgesteld op 1,5% van de recette. Omdat SENA enige tijd nodig zal hebben om haar praktijk met betrekking tot de discotheken aan te passen, zal de ingangsdatum van dit nieuwe regime worden vastgesteld op l januari 2014.

4.31. Het gevorderde bevel tot verstrekking van gegevens die nodig zijn om de door gedaagden verschuldigde vergoeding vast te stellen zal ook worden toegewezen, zij het dat met het oog op de uitvoerbaarheid daarvan de termijn voor voldoening aan het bevel zal worden verlengd tot vier weken. Bij pleidooi hebben gedaagden naar voren gebracht dat alleen opgave hoet te worden gedaan over de periode vanaf 1 januari 2009 omdat SENA in het kader van de onderhandelingen met de BVD de vergoeding over de periode daarvóór zou hebben kwijtgescholden. Dat die kwijtschelding ook geldt in de — zich nu voordoende — situatie dat partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van de vergoeding vanaf 2009, is zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet aannemelijk. Daarom wordt die stelling als onvoldoende onderbouwd verworpen.

4.32. Aangezien beide zijden op punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt. Gelet daarop kan in het midden blijven of artikel 10 19h Rv van toepassing is op deze procedure.

P.B. Hugenholtz, Annotatie bij Hof van Justitie EU 1 december 2011 (Koninklijke Philips Electronics / Lucheng Meijing Industrial Company e.a. en Nokia Corporation / Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs) NJ 2013-38/39, nr. 408, p. 4605-4617.
Douane. Beslag. Namaak (‘counterfeiting’) en productpiraterij plegen voor de civiele rechter – en in extreme gevallen ook strafrechtelijk – bestreden te worden. Minder bekend maar zeker niet minder belangrijk is de rol van de douane bij de namaak- en piraterijbestrijding. Op grond van de zogeheten Anti-Piraterij Verordening (Verordening 608/2013 van 12 juni 2013, die in de plaats is gekomen van Verordening 1383/2003; verder ‘APV’) hebben de douaneautoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie de bevoegdheid om goederen waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten bij de grens vast te houden totdat de rechter over de status van de goederen beslist heeft. Volgens een mededeling van de Europese Commissie (2012IP/13/761 d.d. 5 augustus 2013) werden in 2012 bijna 40 miljoen namaakgoederen (geschatte totale waarde bijna € 1 miljard) door de douaneautoriteiten aan de EU-grenzen tegengehouden en in beslag genomen.

(...) Hoewel in kringen van rechthebbenden met teleurstelling op het arrest van het Hof is gereageerd, valt er mijns inziens weinig op af te dingen. De APV is bedoeld als instrument om de handhaving van nationale en communautaire rechten van intellectuele eigendom te faciliteren, niet om de materiële werkingssfeer ervan te verruimen (zie Conclusie A.-G, nr. 51). Het zou merkwaardig zijn als op grond van de APV bepaalde handelingen, zoals extracommunautaire transito, verboden zouden zijn die op grond van het materiële nationale en communautaire recht gewoon zijn toegestaan

(...) Nu de vervaardigingsfictie door het Hof naar het rijk der fabelen is verwezen, dringt de gedachte zich op dat de Nederlandse douane (op gezag van de rechthebbenden en de Hoge Raad) jarenlang grote partijen (namaak)goederen ten onrechte vernietigd heeft. Gaan de namaakfabrikanten en hun vervoerders hun schade verhalen op de Nederlandse Staat? Het zou een gotspe zijn, maar zeker geen kansloze zaak. Gelukkig voor de Staat treden de meeste piraten niet graag voor het voetlicht en lezen zij zelden de Nederlandse Jurisprudentie.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013 HA ZA 12-1115 (Supertrash tegen Blokker)
Ingezonden door Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten
Auteursrecht. Supertrash is een modelabel dat vlak voor het WK voetbal in 2010 een oranje jurkje, de "Dutchy Dress" (a.k.a. Bavariajurk), op de markt heeft gebracht. Blokker heeft gedurende 1,5 maand in 2012 een eigen oranje jurk/tuniek (hierna: de Blokker-jurk) op de markt gebracht. Supertrash vordert een verbod tot verhandelingen in de Europese Unie, informatieverstrekking en afstaan van de Blokker-jurken ter vernietiging, onder last van een dwangsom. Verder vordert zij vergoeding van de geleden schade van Supertrash danwel de gemaakte winst afstaat.

De totaalindrukken van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk zoals die worden bepaald door de combinatie van - op zichzelf niet beschermde - elementen, stemmen in zodanige mate overeen dat de Blokker-jurk een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin is van de SuperTrash-jurk. Alle vorderingen worden volledig toegewezen. Omdat Blokker haar jurk alleen verhandeld in Nederland heeft verhandeld, wordt de verhandeling in de EU beperkt tot Nederland.

4.5. Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de SuperTrash-jurk een auteursrechtelijk beschermd werk is, nu in dit werk een combinatie van elementen is aan te wijzen die wordt aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes. De combinatie van de volgende elementen geet blijk van creatieve keuzes: de snit van de SuperTrash-jurk bestaande uit een koker voor het rokdeel van de jurk en een licht daaroverheen bloezend mouwloos bovendeel met bustenaad, watervalhals‚ waardoor een aansluitend en getailleerd silhouet ontstaat en de ceintuur bestaande uit een koord waarbij rode, witte en blauwe strengen in elkaar gedraaid zijn. De combinatie van elementen is als zodanig niet terug te vinden in de door Blokker overgelegde voorbeelden uit het vormgevingserfgoed.

4.8. Toepassing van het in 4.7 beschreven criterium leidt tot het oordeel dat de de Blokker-jurk is aan te merken als inbreukmakend op het auteursrecht op de SuperTrash-jurk. De totaalindrukken van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk zoals die worden bepaald door de combinatie van — op zichzelf niet beschermde — elementen, stemmen in zodanige mate overeen dat de Blokker-jurk een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin is van de SuperTrash-jurk. De rechtbank komt tot die conclusie na beschouwing van de verschillende, door partijen overgelegde afbeeldingen en exemplaren van de desbetreffende jurken.

4.11. Niet ter discussie staat dat de SuperTrash-jurk van een eerdere datum is dan de Blokker-jurk. Gelet op de mate van overeenstemming in de gekozen combinatie van elementen en de ten gevolge daarvan overeenstemmende totaalindruk tussen de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk, kan worden aangenomen dat de Blokker-jurk niet door Blokker of een derde is ontworpen, maar is ontleend aan de SuperTrash-jurk, althans Blokker heeft in het licht van de overeenstemmende totaalindruk tussen de beide jurken, onvoldoende onderbouwing verschaft voor haar standpunt inhoudende dat het model voor haar jurk zelfstandig is ontwikkeld door haar of door haar leverancier. De conclusie van het voorgaande is dat de Blokker-jurk een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijk zin is van de SuperTrash-jurk en dat deze derhalve inbreuk maakt op de auteursrechten ten aanzien van de SuperTrash-jurk.

4.16. Gelet op het voorgaande zal de verklaring voor recht en het gebod ten aanzien van het staken van de auteursrechtinbreuk als in het dictum verwoord worden toegewezen. Nu gesteld noch gebleken is dat Blokker buiten Nederland inbreuk heefi gemaakt op de auteursrechten op de SuperTrashjurk, zal het bevel tot staken zich niet uitstrekking tot de Europese Unie of de Benelux, maar zich beperken tot Nederland. (...)

4.18. De vordering tot informatieverstrekking zal, als in het dictum vermeld, worden toegewezen. Met Blokker acht de rechtbank dat de gevorderde termijn onvoldoende mogelijkheden biedt om tijdig te voldoen aan dit gebod. De tennijn zal daarom op 30 dagen worden gesteld. (...)

4.20. Zoals artikel 28 lid 1 Aw bepaalt, is SuperTrash als auteursrechthebbende gerechtigd de vernietiging van de inbreukmakende Blokker-jurken te vorderen. (...)

4.21. Het bezwaar van Blokker tegen de hoogte van de dwangsom is niet concreet onderbouwd en geet — ook omdat de dwangsom de rechtbank niet als te hoog voorkomt — geen aanleiding tot matiging. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de dwangsom zoals in het dictum verwoord worden toegewezen. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.22. De vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht zijn slechts toewij sbaar indien de inbreuk op het auteursrecht aan Blokker kan worden toegerekend. (...)

4.23. Blokker is een professionele ondernemer zodat van haar mocht worden verwacht dat zij zich ervan had Vergewist dat de door haar verhandelde jurken geen inbreuk maakten op rechten van derden. Gezien de — overigens niet door Blokker—— bestreden aandacht die tijdens het WK 2010 is ontstaan rond de SuperTrashjurk (in en buiten de voetbalstations) en de omstandigheid dat Blokker de Blokker—jurk ook aanbood in de context van Nederlandse deelname aan een groot internationaal voetbaltoernooi (EK 2012), is het niet goed denkbaar dat Blokker niet op de hoogte is geweest van de SuperTrash-jurk. Als professionele aanbieder van consumentenproducten (huishoudelijke artikelen) moet zij zich ervan bewust zijn geweest dat er grote kans bestond dat de vorm(geving) van de SuperTrash-jurk juridische bescherming genoot en dat het risico bestond dat met het op de markt brengen van een jurk die op de SuperTrash-jurk lijkt, inbreuk wordt gemaakt op de aan de SuperTrash-jurk verbonden rechten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, KG ZA 12-859 (Van Caem International tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
In navolging van IEF 11446 en IEF 11626. Tussen partijen is eerder in 2011 (IEF 10179) eindvonnis gewezen. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. In 2012 is Bacardi in kort geding gedagvaard om executiemaatregelen op grond van het eerder vonnis te verbieden, omdat Van Caem geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan. De voorzieningenrechter veroordeelde Van Caem tot het doen van opgave van leveranciers. Nu vordert Van Caem wederom een verbod om executiemaatregelen te treffen. Bacardi vordert in reconventie verhoging van de opgelegde dwangsommen en dat Van Caem een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant inschakelt om de juistheid en volledigheid van de opgaves na te gaan.

De voorzieningenrechter wijst Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. De reconventionele vordering tot verhoging van de opgelegde dwangsommen wordt gedeeltelijk toegewezen. Van Caem wordt bevolen om een nieuwe opgave te doen die door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd.

3. Het geschil
3.1. Van Caem vordert na eiswijziging — samengevat — primair dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012. Subsidiair vordert Van Caem dat Bacardi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting, een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.3. Bacardi vordert in reconventie — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, bepaalt dat (I) de dwangsommen welke onder 3.6 respectievelijk (II) 3.8 van het vonnis van 14 september 2011 zijn opgelegd worden verhoogd naar een bedrag van € 15.000; per dag met een maximum van € 1.500.000, (III) Van Caem veroordeelt een door Bacardi aan te wijzen forensisch accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave 1 te controleren aan de hand van in bewijs beslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi toe te zenden en (IV) Van Caem veroordeelt om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, vorderingen III en IV op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de dagtekening van dit vonnis.

3.4. Bacardi legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd niet heet voldaan aan haar verplichting tot het doen van opgave I en dat zij na het vonnis van 14 september 2011 en (naar Bacardi ter zitting heeft toegevoegd) ook nog na 19 juni 2012 haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet.

3.5. De vorderingen zijn over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie
4.1. Bacardi meent dat Van Caem geen spoedeisend belang heeft bij de in conventie gevorderde voorzieningen omdat zij (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. Bacardi wijst er bovendien op dat Van Caem op grond van het vonnis van 14 september 2011 al twee miljoen euro aan verbeurde dwangsommen dient te betalen, dat zij hiervoor ten laste van Van Caem beslagen heet gelegd maar dat die echter geen doel hebben getroffen omdat de vennootschap leeggehaald zou zijn.

4.2. Van Caem weerspreekt niet dat Bacardi tevergeefs tracht verhaal te zoeken voor een zeer aanzienlijk bedrag. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter met Bacardi niet in dat Van Caem een spoedeisend belang heeft bij maatregelen die zich richten tegen een eventuele executie van het kort geding vonnis omdat, daargelaten dat vooralsnog op grond van dit vonnis geen enkele executiemaatregel is ingezet, voorshands aannemelijk is dat ook daarvoor geen verhaal zal worden gevonden. De door Van Caem in conventie gevorderde maatregelen dienen daarom te worden afgewezen.

5. De beoordeling in reconventie
5.1. Van Caem heeft — anders dan bij de behandeling van het eerdere kort geding — thans ter zitting erkend dat opgave l niet heeft voldaan aan het eindvonnis. Zij heeft thans tevens erkend dat de inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de periode vanaf het vonnis van 14 september 2011 tot 19juni 2012 niet is gestaakt. Voorts is aannemelijk dat het in het vonnis bepaalde maximum van de opgelegde dwangsommen mogelijk reeds is verbeurd. Daarvan uitgaande heeft Bacardi een spoedeisend belang bij de vorderingen I en II.

5.2. Van Caem heeft zich met betrekking tot vordering I gerefereerd (zie haar pleitnotities van 22 oktober 2012 onder 50). Nu bovendien de in het eindvonnis bepaalde dwangsom onvoldoende is gebleken om Van Caem te bewegen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en niet is uit te sluiten dat verhoging van de dwangsom haar zal bewegen zich alsnog aan het inbreukverbod te houden, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat het gestelde maximum wordt verhoogd. Verhoging van de dwangsom naar € 15.000 per dag is niet aan de orde omdat dit minder is dan de in het vonnis bepaalde dwangsom van € 25.000 per dag.

5.5. Vordering IV is gebaseerd op de stelling dat Van Caem ook na het kort geding vonnis de inbreuk heeft voortgezet. Van Caem betwist dit maar uit haar eigen opgave Il blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval nog tot op de dag van betekening van het vonnis heeft voortgezet. Op grond hiervan is voorshands voldoende aannemelijk dat Van Caem de inbreuk ook nadien heeft voortgezet. Het spoedeisend belang en de toewijsbaarheid van de door Bacardi gevorderde nadere opgave van leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi Producten (als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011) is daarmee gegeven. De vordering zal worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde opgave van de voorraad per 19 juni 2012 en per datum van betekening van dit vonnis zal eveneens worden toegewezen omdat Bacardi hierbij uit een oogpunt van controle van de opgave belang heeft. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te bepalen dat, zoals gevorderd door Bacardi, de opgave zal worden gecontroleerd door een door Bacardi aan te wijzen accountant. Het volstaat dat de controle wordt verricht door een accountant die niet eerder in opdracht van Van Caem werkzaamheden heeft uitgevoerd of met Van Caem anderszins zakelijke banden heeft.

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1339 (Mylan tegen Yeda en Teva)
Ingezonden door Simon Dack en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP
Octrooi, geneesmiddelen, vernietiging, voorrang, licentie. Yeda verhandelt en commercialiseert intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Sciene in Israël. Yeda is houdster van EP 076 2 888 voor de verbetering van copolymeer-l in samenstellingen van copolymeren. Het EP heeft voorrang op basis van Amerikaanse octrooiaanvragen. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie en brengt een geneesmiddel met de in het octrooi geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Yeda. Zij stelt dat het octrooi niet nawerkbaar, niet nieuw en niet inventief is.

De rechtbank wijst de vorderingen van Mylan af. De conclusies bevatten voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman om het product na te werken. Het octrooi bevat weliswaar geen uitdrukkelijke definitie van het kenmerk "gemiddeld molecuulgewicht", maar bevat voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman. Het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie doet daar niet aan af. De uitvinding is ook nieuw. Mylan moest de niet-nieuwheid bewijzen. Dit heeft zij onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. En de uitvinding is volgens de rechtbank ook inventief. De conclusie vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

2. De feiten
2.1. Yeda houdt zich bezig met het verhandelen en commercialiseren van intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Science in Israël (hierna: WIS).
2.2. Yeda is houdster van Europees octrooi 0 762 888 Bi (hierna: EP 888 of het octrooi) voor “Copolymer-] irnprovements in compositions ofcopolyies” (in de Nederlandse vertaling: “Verbeteringen van copolyrneer-1 in samenstellingen van copolyrneren”).
2.7. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie onder EP 888. Teva brengt een geneesmiddel met de in EP 888 geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone®. Het werkzame farmaceutische bestanddeel staat bekend onder de International Non-proprietary Name ‘glatirameer-acetaat’.
2.8. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen.

5. De beoordeling
5.1. De gevorderde nietigverklaring van het EP 888 moet worden afgewezen omdat het octrooi om de volgende redenen nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat.

toegevoegde materie: werkwijzen
5.20. Mylan heeft ten aanzien van de werkwijzeconclusies 7-10 ten eerste betoogd dat de aanvrage geen werkwijze openbaart voor het bereiden van een copolymeer-1 met een specifieke molecuulgewichtsverdeling waarin meer dan 75% van de molaire fractie een molecuulgewicht heeft van tussen 2 en 20 kDa. Dat betoog is ongegrond.

nieuwheid: bewijslast
5.22. Het betoog van Mylan dat Yeda en Teva moeten bewijzen dat het geclaimde copolymeer-I nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, vindt geen steun in het recht. Nu Mytan vernietiging van het octrooi vordert wegens het ontbreken van nieuwheid, rust de bewijslast van de stelling dat die nieuwheid ontbreekt, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in beginsel op haar (vgl. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ41 15, Lundbeck/Tiefenbacher en Centrapharm, r.o. 4.5.2).

inventiviteit: plausibiliteit verbetering
5.34. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit de in de productconclusies geclaimde stof niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de gebruikelijke problem and solution approach, die ook beide zijden hanteren in hun argumentatie.

conclusie
5.53. Op grond van het voorgaande worden de nietigheidsargumenten van Mylan verworpen. De gevorderde nietigverklaring zal daarom worden afgewezen.
5.54. De rechtbank constateert dat het oordeel over de geldigheid van EP 888 overeenstemt met het — inmiddels in hoger beroep bekrachtigde — oordeel daarover van de Britse rechter. Een nadere toelichting op de verhouding tussen die oordelen kan daarom achterwege blijven.
5.5 5. Aan de beoordeling van de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld. Er is immers geen vertraging opgetreden in de behandeling van de hoofdzaak.
5.56. Mylan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Deze nietigheidsprocedure kan namelijk worden beschouwd als een verweer tegen een concrete dreiging van handhavend optreden zoals bedoeld in het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Yeda en Teva hebben onweersproken aangevoerd dat Mylan bezig is met voorbereidingen om haar eigen copolymeer-1 product op de markt te brengen en dat Yeda en Teva actie zullen ondernemen op basis van het octrooi zodra Mylan dat product daadwerkelijk op de markt brengt. 5.57. Yeda en Teva vorderen respectievelijk een bedrag van in totaal €144.513,03 en € 735.029,27. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten zijn niet bestreden. Daarom zal de rechtbank daarvan uitgaan en de vorderingen volledig toewijzen.

Gerecht EU 2 oktober 2013, T-285/12 (Cartoon Network/OHMI tegen Boomerang TV (BOOMERANG) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BOOMERANG”, voor diensten van de klassen 38 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 699/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 april 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „Boomerang TV” bevat, voor diensten van klasse 41.

Dit beroep faalt. Cartoon Network heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er geen verwarring  zal optreden met het oudere merk van Boomerang TV S.A.

Law
56. It is clear from that case-law that, contrary to the applicant’s contention, it was required to demonstrate that the coexistence of the marks on which it relied was based on the absence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

59. It is sufficient to state, as the Board of Appeal found, that that evidence relates solely to the mark applied for, but gives no indication of the way in which the relevant public encountered the conflicting marks on the market and the services for which they were used. Nor can use of the signs on the market be inferred from the national registers, and the affidavit from the applicant itself is disputable evidence which is not substantiated by additional evidence from independent sources. The Board of Appeal was therefore correct to consider that that evidence was insufficient to demonstrate the coexistence of the conflicting marks.

Costs
62. Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with form of order sought by OHIM and the intervener.

On those grounds,
THE GENERAL COURT (Seventh Chamber)
hereby:
1.      Dismisses the action;
2.      Orders The Cartoon Network, Inc. to pay the costs.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 april 2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (Sushi-restaurants MANEKI tegen MISAKI)
Verzoeker drijft sinds 2002 een onderneming onder handelsnaam [red. MANEKI]. Het gaat om een "all-you-can-eat" sushi-restaurant. Sinds 1 januari 2012 voeren verweerders, op minder dan 200m afstand van verzoeker, een "all-you-can-eat" Chinees en Japans restaurant onder de naam [MISAKI]. Verzoeker vraagt verweerders te gebieden het gebruik van hun handelsnaam te staken of zodanig te wijzigen dat de lettergreep "ki"  er niet in voorkomt, deze niet begint met de letter "M" en een ander aantal dan drie lettergrepen bevat.

De voorzieningenrechter wijst de vordering toe, nu door gebruik van deze handelsnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. De restaurants zijn vlak bij elkaar gevestigd en bieden een "all-you-can-eatformule" aan met Japanse gerechten. Voor het gemiddelde publiek hebben de handelsnamen geen betekenis en zal men geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. De twee handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen en beide beginnen zij met de letter “M”. Zij  eindigen met de lettergreep “ki” en bevatten een lettergreep die eindigt met de letter “a”. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe, nu verweerders niet zelf bereid waren de naam te wijzigen [red. nu OIKA].

De beoordeling
7. De primair gevoerde formele verweren falen. Weliswaar dient een verzoekschrift krachtens artikel 6 lid 3 Hnw aan verweerders te worden betekend, hetgeen hier niet is gebeurd, maar verweerders zijn daardoor niet in hun belangen geschaad. Zij zijn immers in de procedure verschenen en hebben daarin verweer gevoerd. Dat het verzochte af zou wijken van hetgeen krachtens artikel 6 Hnw verzocht kan worden is, zo zal hierna blijken, niet het geval.

8. Dan de inhoudelijke beoordeling. Artikel 5 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met verzoekers is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen doordat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekers. Hierbij is het volgende doorslaggevend. Zowel verzoekers als verweerders voeren een restaurant waarbij op basis van een “all-you-can-eatformule” Japanse gerechten gegeten kunnen worden. De restaurants zijn op minder dan tweehonderd meter van elkaar in de binnenstad van Hoorn gevestigd. Beide handelsnamen zijn Japanse woorden met drie lettergrepen. Voor het gemiddelde publiek in Hoorn zullen de beide namen geen specifieke betekenis hebben. De woorden zijn ook niet beschrijvend. Het (gemiddelde) publiek zal derhalve geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. Daarbij is van belang dat de beide handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen. Beide beginnen zij met de letter “M”, eindigen zij met de lettergreep “ki” en bevatten zij een lettergreep die eindigt met de letter “a”. Wellicht zal bij een deel van het publiek geen verwarring bestaan, maar dat neemt niet weg dat bij een (ander) deel van het publiek wel verwarringgevaar te duchten is. Hetgeen verweerders daar verder tegen hebben aangevoerd, doet daar niet aan af.

9. Verzoekers hebben belang bij hun verzoek, nu verweerders niet uit eigen beweging bereid zijn gebleken hun handelsnaam te wijzigen. De kantonrechter zal het verzoek van verzoekers dan ook toewijzen, in die zin dat verweerders de door hen gevoerde handelsnaam/-namen per 1 juni 2013 zodanig dienen te wijzigen dat deze niet begint of beginnen met de letter “M”, niet bestaat/bestaan uit drie lettergrepen en niet eindigt/eindigen met de letters “ki”. De te verbeuren dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

10. Als de in het ongelijk te stellen partij, dienen verweerders de proceskosten te dragen. Daarbij worden verweerders ook veroordeeld tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt.

Poort. J., Quintais, J.P. (2013). The Levy Runs Dry: a legal and economic analysis of EU private copying levies. jipitec (forthcoming) Vol. 4 (3).
Private copying, exception or limitation, levies, fair compensation, harm, technological protection measures, DRM. This article provides a legal and economic analysis of private copying levies in the EU, against the background of the Copyright Directive (2001/29), a number of recent rulings by the European Court of Justice and the recommendations presented by mediator Vitorino earlier this year. It concludes that notwithstanding these rulings and recommendations, there remains a lack of concordance on the relevance of contractual stipulations and digital rights management technologies (DRM) for setting levies, and the concept of harm. While Mr. Vitorino and AG Sharpston (in the Opinion preceding VG Wort v Kyocera) use different lines of reasoning to argue that levies raised on authorized copies would lead to double payment, the Court of Justice’s decision in VG Wort v Kyocera seems to conclude that such copies should nonetheless be levied. If levies are to provide fair compensation for harm resulting from acts of private copying, economic analysis suggests one should distinguish between various kinds of private copies and take account of the extent to which the value said copies have for consumers can be priced into the purchase.

Given the availability of DRM (including technical protection measures), the possibility of such indirect appropriation leads to the conclusion that the harm from most kinds of private copies is de minimis and gives no cause for levies. The user value of copies from unauthorised sources (e.g. from torrent networks or cyber lockers), on the other hand, cannot be appropriated indirectly by rightholders. It is however an open question in references for preliminary rulings pending at the Court of Justice whether these copies are included in the scope of the private copying exception or limitation and can thus be be levied for. If they are not, as currently happens in several EU Member States, legal and economic analysis leads to the conclusion that the scope of private copying acts giving rise to harm susceptible of justifying levies is gradually diminishing.

Lees het gehele artikel; IViR.nl

Antwoord kamervragen over controle van poststukken door 'postsnuffelaars', Aanhangsel van de Handelingen II, nr. 81
Merkenrecht. Douane. Vraag 2 en 3 - Is het waar dat de namaakbestrijdingsorganisatie SNB React aan de Douane een voorstel heeft gedaan om de Britse manier van werken voor postzendingen over te nemen, waarbij het namaakbestrijders wordt toegestaan verdachte zendingen te controleren? Zo ja, kunt u dit voorstel toelichten? Worden hierover momenteel gesprekken gevoerd? Wat vindt u van deze Britse praktijken en bent u van plan die ook in Nederland te gaan toepassen?

Ja, het is juist dat SNB-React een voorstel aan de Douane heeft gedaan.

De huidige praktijk is dat de Douane post-, pakket,- en koerierszendingen (hierna: post- en koerierszendingen) selecteert op het risico van namaak. Deze zendingen worden door de Douane gescand en geopend. Post – en koerierszendingen waarin een hoeveelheid van maximaal 25 stuks mogelijk inbreukmakende goederen worden aangetroffen, worden door de Douane op grond van een richtlijn van het OM2 op een vereenvoudigde manier via het strafrecht afgedaan. De goederen worden dan in beslag genomen, waarna het OM de zaak verder afdoet. Na een geconstateerde overtreding kan een besluit tot vernietiging van de goederen worden genomen. Verdachte post- en koerierszendingen, die niet onder deze richtlijn vallen, worden door de Douane apart gezet waarna de merkhouder wordt gewaarschuwd. De merkhouder kan dan vervolgens besluiten civielrechtelijke actie te ondernemen.

Het voorstel van SNB-React komt er in het kort op neer dat merkhouders of hun vertegenwoordigers (zoals SNB-React), na selectie en scan door de Douane, in de gelegenheid worden gesteld om postzendingen die vermoedelijk namaakgoederen bevatten te controleren en onder toezicht van de Douane te openen. Indien zendingen vermoedelijke namaakgoederen bevatten, zou SNB-React de geadresseerden van deze pakketten aanschrijven. Bij geen respons of bij bevestiging dat de goederen mogen worden vernietigd, zou een procedure tot vernietiging worden ingezet.

Op het moment van het verschijnen van het artikel «Plan voor postsnuffelaars» was reeds overleg gaande met SNB-React. Naar aanleiding van dit overleg is gezamenlijk geconcludeerd dat er vooralsnog geen reden is om de huidige controlepraktijk te wijzigen. In tegenstelling tot Groot-Brittannië, zijn er in Nederland meerdere locaties waarop post- en koerierszendingen worden gecontroleerd. Daarnaast worden (zoals hiervoor aangegeven) in Nederland post- en koerierszendingen die een geringe hoeveelheid inbreukmakende goederen bevatten vereenvoudigd strafrechtelijk afgedaan. Deze factoren leiden er in de praktijk toe dat het voorstel van SNB-React in Nederland niet tot efficiencyvoordelen of een toename van vangsten zal leiden.

Bij deze afweging is ook rekening gehouden met de belangen van andere betrokkenen, zoals afzenders en geadresseerden van legitieme postzendingen, andere (vertegenwoordigers van) merkhouders dan SNB-React, postbedrijven en met zaken als de snelheid van afhandelen.

Als vervolg op het overleg met SNB-React zal, ook met andere (vertegenwoordigers van) merkhouders, onderzocht worden of er andere mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het proces, bijvoorbeeld door het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het organiseren van actiedagen.

Vraag 4 - Vindt u het toezicht op namaakartikelen niet een douanetaak die dus bij de overheid thuishoort? Wat zijn de redenen om te overwegen het bedrijfsleven hierbij in te schakelen?

Antwoord 4 - Het systeem van intellectuele eigendomsrechten, waaronder het merkenrecht, heeft weinig waarde als inbreuken hierop niet gehandhaafd kunnen worden. Alle wetten op dit gebied bevatten dan ook bepalingen over handhaving. Het kabinet is zich bewust van de schadelijke gevolgen van namaakgoederen op economisch en sociaal vlak, voor de goede werking van de interne markt, maar ook uit het oogpunt van de consumentenbescherming, volksgezondheid en de openbare veiligheid. Effectief optreden is dus geboden, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen. Het uitgangspunt is hierbij dat partijen hun geschillen civielrechtelijk regelen. Strafrechtelijke handhaving geldt als uiterste middel (ultimum remedium). Er is een uitzondering gemaakt voor door de Douane aangetroffen vermoedelijk inbreukmakende goederen tot maximaal 25 stuks. Als de Douane deze aantreft, dan wordt in geval van overtredingen dit feit vereenvoudigd strafrechtelijk afgedaan. Deze uitzondering op de hoofdregel is gebaseerd op overwegingen van efficiency en doelmatigheid. Doel is te voorkomen dat kleine hoeveelheden van deze goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

In de praktijk vindt samenwerking van de Douane met het bedrijfsleven plaats. De Douane controleert op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de onder hem vallende intellectuele eigendomsrechten waaronder merken. Op grond van Europese wetgeving (Verordening 1383/2003) kan een merkhouder van wiens merk zonder zijn toestemming gebruik wordt gemaakt, een beschikking aanvragen waarin de Douane wordt verzocht om op te treden voor die merkhouder. Als de Douane bij haar controles dergelijke vermoedelijke namaakgoederen constateert (meer dan 25 stuks), stelt zij de merkhouder in kennis, die dan vervolgens civielrechtelijke actie kan ondernemen. Omdat bestrijding van namaak een gezamenlijk belang is van de overheid en het bedrijfsleven (inclusief vertegenwoordigers van houders van intellectuele eigendomsrechten), zijn deze partijen ook regelmatig met elkaar in gesprek.

Vraag 5 - Mocht u overwegen de Britse werkwijze in Nederland te gaan toepassen, welke Nederlandse wet- en regelgeving moet daarvoor dan worden aangepast?

Antwoord 5 - Zoals in het antwoord op 3 is aangegeven wordt de toepassing hiervan in Nederland niet langer overwogen, zodat een onderzoek naar mogelijke aanpassing van wetgeving ook niet hoeft plaats te vinden.