Conclusie P-G Verkade HR 22 februari 2013, LJN BZ1983 (Apple tegen Samsung)

Conclusie mede ingezonden door Bas Berghuis van Woortman, Laurens Kamp, Simmons & Simmons en Jan Paul Heering, Lianne Kelkensberg, Barents Krans.

Na IEF 10819 en IEF 10106. Modellenzaak Apple / Samsung. Kort geding. Gemeenschapsmodellenrecht (Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1). Eis van ‘eigen karakter’. Vraag of aan geldig verklaard model een slechts beperkte beschermingsomvang kan worden verbonden. Vraag of bij bepaling van (mate van) eigen karakter met het oog op beschermingsomvang met slechts één of met meerdere oudere modellen van derden mag worden vergeleken.

Conclusie P-G strekt tot verwerping van het principale beroep.

Uit't persbericht: Volgens advocaat-generaal (AG) D.W.F. Verkade heeft Apple ongelijk met haar klacht dat de geldigverklaring van haar model niet toelaat dat het hof daaraan slechts een beperkte beschermingsomvang verbindt. Deze klacht van Apple is volgens de AG in strijd met het systeem van de Europese verordening. Een andere klacht, dat het hof bij de bepaling van de beschermingsomvang van Apple’s model slechts had mogen vergelijken met het meest nabijkomende oudere model, en niet met meerdere oudere modellen van anderen, gaat volgens de AG ook niet op.
AG Verkade meent dat de Europese verordening hierover helder is, en ziet geen aanleiding tot het stellen van uitlegvragen aan het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.
Als de Hoge Raad het cassatieberoep van Apple verwerpt, komen de (voorwaardelijke) klachten van Samsung niet aan de orde. De AG bespreekt ze toch. Eén daarvan kan volgens hem gegrond blijken: Samsungs door het hof niet gehonoreerde beroep op de ‘techniekrestrictie’ in het Europese modellenrecht. Volgens die restrictie bestaat er geen modelbescherming voor kenmerken die uitsluitend technisch zijn bepaald. De inhoud van die regel is allerminst duidelijk. Als het hiérop zou aankomen, moet de zaak wel naar het Hof in Luxemburg verwezen worden, aldus advocaat-generaal Verkade.

De zaak is verwezen naar de rol van 31 mei 2013. Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op die datum.

1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde:
(i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen?
(ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan?

Inhoudsopgave
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.5)
3. Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5)
4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7)

5. Het principale beroep
5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3)
5.A.1. Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33)
5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47)
5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 - 5.48.3)
5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49)
5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4)
5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
(nrs. 5.53.1 - 5.59)
5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 - 5.79.4)
5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81)

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38)
6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2)
6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22)
6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37)
6.D. Restklacht (nr. 6.38)

7. Conclusie

In citaten1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde:
(1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald;
(2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen;
(3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen.

5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu - beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser:
(i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18);
(ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo.

5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden:
(a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en
(b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen).
Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden.

Vier ordeningen
5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak - ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden:
(A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één
- (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'.
(B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'.
(C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'.
(D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij - zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-op-één'-identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk
(dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'.

Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen.
Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde.

5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde.

5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen.

5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model
5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6:
'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht'

is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'.

De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast).

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken.

6.A. De techniekrestrictie
6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken.

Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs.

6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is.

7. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2013, zaaknr. C/13/514352 / HA ZA 12-437 (Stichting Paperclip tegen NCRV)

Uitspraak ingezonden door Marc de Kemp, Houthoff Buruma.

Na Voorzieningenrechter [IEF 10845] en Hof Den Haag [IEF 11795], een geslaagd niet-ontvankelijkheidsverweer bij de Rechtbank Amsterdam.

Procesrecht. Merkenrecht. Paperclip vordert de vernietiging en doorhaling van het Benelux merk PAPERCLIP voor de klasse 38, omdat het NCRV-merk na haar Eerste Merk kwam.

De NCVR voert aan dat niet Paperclip, maar haar bestuurder - die niet deelneemt aan dit geding - de merkhouder is. Er is geen sprake van een volmacht noch van middellijke vertegenwoordiging. Paperclip verricht rechtshandelingen uit eigen naam en niet voor rekening van de bestuurder. Het verweer slaagt.

Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer de houder van de eerdere inschrijving - of de in artikel 2.4 BVIE sub d, e en f bedoelde derde - aan het geding deelneemt, iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen. De ratio van de bepaling in artikel 2.28 lid 3 BVIE is te voorkomen dat aan de merkhouder die niet deelneemt aan het geding rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, wat in strijd met artikel 6 EVRM kan zijn.

4.2. Dit verweer treft doel. Vast staat dat niet Paperclip doch Lepelaars houder is van het Eerste Merk. Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer de houder van de eerdere inschrijving - of de in artikel 2.4 BVIE sub d, e en f bedoelde derde - aan het geding deelneerat, iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen. Niet wordt betwist dat Paperclip als belanghebbende kan worden beschouwd. Lepelaars is echter geen procespartij, hij neemt niet deel aan het geding. Van een volmacht, als bedoeld in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek, is geen sprake, nu uit de tekst van de Volmacht blijkt dat Paperclip niet namens Lepelaars optreedt. Lepelaars is ook niet ter zitting verschenen. Dit betekent dat in onderhavig geval de nietigheid van een merk wordt ingeroepen door een belanghebbende, terwijl de houder van de eerdere merkinschrijving niet aan het geding deelneemt.

 

4.3. De ratio van de bepaling in artikel 2.28 lid 3 BVIE is te voorkomen dat aan de merkhouder die niet deelneemt aan het geding rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, wat in strijd met artikel 6 EVRM kan zijn. Bovendien is het in het belang van de jongere merkhouder om duidelijkheid te verkrijgen over de positie die de oudere merkhouder ter zake van zijn recht inneemt. NCRV heeft in dat verband naar voren gebracht dat zij zich moet kunnen verweren tegen degene die uiteindelijk het merk uitoefent.

Hof Den Haag 21 februari 2013, LJN BZ1875 en BZ1878 (Lekken staatsgeheimen naar De Telegraaf) - persbericht
Als randvermelding. Staatsgeheimen. Het Haagse hof legt gevangenisstraffen op voor het lekken van staatsgeheimen naar De Telegraaf die de betreffende informatie verwerkt in een artikel met de titel 'Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd'. Twee voormalige ambtenaren van de AIVD, een vrouw en een man, tot gevangenisstraffen veroordeeld van zestien, respectievelijk acht maanden. Het hof acht bewezen dat beide verdachten zich in 2009 schuldig hebben gemaakt aan het doorspelen (lekken) van staatsgeheime informatie naar een journaliste van De Telegraaf. De vrouw wordt eveneens veroordeeld voor het thuis aanwezig hebben van staatsgeheime documenten.

De Telegraaf heeft de betreffende informatie verwerkt in een artikel met de titel ‘Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd’, dat op 4 juni 2009 is gepubliceerd. Vervolgens zijn bij de huiszoeking in de gezamenlijke woning van beide verdachten enkele eveneens staatsgeheime documenten aangetroffen. Dit is bij de wet verboden. Het hof acht de vrouw daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk, in de gevallen waarin die documenten rechtstreeks met haar in verband konden worden gebracht. Ten aanzien van de man acht het hof niet bewezen dat hij zich bewust was van de aanwezigheid van de documenten. Ook is geoordeeld dat de vrouw haar ambtsplicht opzettelijk heeft geschonden door de man AIVD-informatie te verstrekken.

Ten aanzien van twee andere beschuldigingen van lekken van staatsgeheime informatie door beide verdachten heeft het hof geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is. De verdachten zijn hiervan vrijgesproken. Om die reden zijn de gevangenisstraffen lager uitgevallen dan de eis van het openbaar ministerie in hoger beroep. Het OM had gevangenisstraffen geëist van drie jaar, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, en twee jaar, waarvan elf maanden voorwaardelijk tegen de vrouw en de man.

De rechtbank had beide verdachten in juli 2010 vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten. De rechtbank was van oordeel dat het bewijs tegen de verdachten onrechtmatig was verkregen, omdat zij als bron van het krantenartikel in beeld waren gekomen, nadat de telefoon van de Telegraaf-journaliste op onrechtmatige wijze was afgeluisterd door de AIVD. Het openbaar ministerie was het daarmee oneens en is in hoger beroep gekomen. Het hof is van oordeel dat het bewijs door de Rijksrecherche op rechtmatige wijze is verkregen en acht de beginselen van een ‘fair trial’ niet geschonden.

Op 28 maart 2009 is in dagblad De Telegraaf een artikel gepubliceerd onder de titel 'AIVD faalde rond Irak'. Het artikel is geschreven door de journalisten [journalist A] en [journalist B]. Blijkens het eerdergenoemde ambtsbericht d.d. 11 juni 2009 ontstond na het lezen van dat artikel bij de AIVD het vermoeden dat de betreffende journalisten het artikel hebben gebaseerd op een als 'Stg. geheim' gerubriceerd document, welk document een door de AIVD gemaakte interne analyse bevat omtrent de rapportages die de AIVD in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 aan afnemers heeft verstrekt. De AIVD heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. Gedurende dat onderzoek zijn de telefoons van voornoemde journalisten afgeluisterd. Dat onderzoek was enerzijds erop gericht na te gaan of voornoemde (en eventueel soortgelijke) staatsgeheime gegevens nog bij onbevoegde derden in bezit waren, en anderzijds om te voorkomen dat er nog meer staatsgeheimen zouden worden gelekt, aldus de AIVD in voornoemd ambtsbericht.

(...)

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt onder meer beperkt door de bepalingen van de artikelen 98 tot en met 98c van het Wetboek van Strafrecht, welke bepalingen de door het belang van de staat of zijn bondgenoten geboden geheimhouding van informatie beogen te beschermen door het onbevoegd prijsgeven van staatsgeheime informatie strafbaar te stellen. Ambtenaren die werkzaam zijn bij de AIVD zijn uit hoofde van hun functie bij uitstek verplicht om staatsgeheime informatie geheim te houden. Indien zij die strafrechtelijk scherp gesanctioneerde verplichting schenden, kunnen zij zich niet beroepen op het in het EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Buitengewone omstandigheden die zulks anders zouden maken zijn gesteld noch gebleken.

Het gelijkheidsbeginsel

De raadsvrouw van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel nu de verdachte wel is vervolgd, terwijl de journalisten die vermeende staatsgeheimen hebben gepubliceerd niet zijn vervolgd.

(...)

Met het openbaar ministerie is het hof van oordeel dat in casu geen sprake is van gelijke gevallen die een gelijke beoordeling verdienen. De verdachte, die ervan wordt beschuldigd met schending van haar ambtsplicht onder meer staatsgeheimen aan de pers te hebben gelekt, bevindt zich immers bepaald niet in een vergelijkbare positie als de journaliste [journalist A], die die gelekte informatie publiceert.

(...)

Ten aanzien van de informatie die [medeverdachte] tijdens voornoemd telefoongesprek aan [betrokkene 1] heeft verstrekt overweegt het hof dat die informatie bezwaarlijk lijkt te kunnen worden aangemerkt als staatsgeheime informatie, mede gelet op het gegeven dat een deel van die informatie reeds in den brede in de samenleving bekend was, alsook op de verklaring van [betrokkene 1] dat hij eerder betrokken is geweest bij projecten van de AIVD en dat de informatie die [medeverdachte] hem tijdens het telefoongesprek heeft verstrekt zijns inziens niet als staatsgeheime informatie gekwalificeerd kan worden.

(...)

Bij doorzoeking in de woning van de destijds bij de AIVD werkzame verdachte en haar partner, de medeverdachte [medeverdachte], die eveneens in een verder verleden bij de AIVD werkzaam is geweest, heeft de Rijksrecherche in een krat op de zolder van die woning een als Stg. confidentieel gerubriceerd document aangetroffen, genaamd 'Werkprocessen Crisisorganisatie AIVD'. Het document dateert van vóór 14 april 2004. Op een boekenplank in de grote werkkamer heeft de Rijksrecherche een als Stg. confidentieel gerubriceerde notitie aangetroffen, getiteld 'Plan van aanpak verkennend onderzoek Integriteit'. Het document is gedateerd op 18 mei 2003.

De verdachte heeft van meet af aan ontkend dat zij de betreffende documenten in de woning heeft gebracht, alsook dat zij wist dat de betreffende documenten in haar woning lagen. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat zij en haar partner beiden gebruik maakten van de grote werkkamer en dat zij voor het opbergen van hun spullen geen gebruik maakten van gescheiden kratten. Die verklaring kan niet worden gefalsifieerd. Het hof stelt in dat verband vast dat het dossier geen informatie bevat over de overige inhoud van het krat waarin het document genaamd 'Werkprocessen Crisisorganisatie AIVD' is aangetroffen, noch over hetgeen verder is aangetroffen op de boekenplank waarop het document genaamd 'Plan van aanpak verkennend onderzoek Integriteit' lag.

Een bij de AIVD werkzame ICT-beveiligingsambtenaar heeft tegenover de Rijksrecherche verklaard dat de verdachte en [medeverdachte] destijds beiden geautoriseerd waren om de betreffende documenten te raadplegen.

Nu het dossier geen aanknopingspunten biedt voor het antwoord op de vraag aan wie van de verdachten de betreffende documenten toebehoorden, en voorts niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust was van het feit dat die documenten zich in haar woning bevonden, kan naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte degene was die de documenten opzettelijk onder zich had en/of hield.

Hof Den Haag 19 februari 2013, zaaknr. 200.111.612/01 (Advance Magazine Publishers Inc. tegen National Academy of Recording Arts & Sciences Inc.)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx.

Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Niet-ontvankelijk. Het Benelux-Bureau heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het Beneluxmerk 'GLAMMIES' en de Europese en Beneluxmerken waaronder 'GRAMMY'.  Het Bureau heeft geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar voor de waren en diensten in klasse 16 en 41. De diensten in de klasse 25 en 44 komen volgens het Bureau niet toe aan een beoordeling nu geen sprake is van (soort)gelijke waren of diensten. De principale grieven van Advance Magazine Publishers (AMP) richten zich tegen toewijzing van de oppositie en de daarvoor gegeven motivering. De incidentele grieven van National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) richten zich tegen het oordeel van het bureau dat oppositie op grond van algemeen bekend merk slechts mogelijk is als sprake is van verwarringsgevaar.

Het beroep is een verzoekschriftprocedure die verloopt in overeenstemming met de procedureregels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval artikel 358 e.v. RV, maar de omstandigheid dat lid 1 een beroepstermijn van  drie maanden kent en dat op grond van lid 5 in een Nederlandse verzoekschriftprocedure na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn incidenteel hoger beroep mogelijk is, brengt mee dat die termijnen buiten toepassing moeten blijven als zijnde onverenigbaar met artikel 2.17 lid 1 BVIE. Nu het incidenteel beroep te laat is ingesteld, zal het hof NARAS daarin niet-ontvankelijk verklaren.

Het hof is van oordeel dat er tussen GRAMMY en GLAMMIES overeenstemming bestaat in zowel visuele en auditief opzicht. De eerste vijf letters van het teken en het merk -die door hun positie aan het begin van de woorden meer aandacht zullen krijgen dan het beperkte tweede deel van de woorden en daardoor als dominant bestanddeel meer bepalend zijn voor het totaalbeeld van het merk/teken- zijn gelijk met uitzondering van de letters R en L. Het hof is het dan ook met het Bureau van oordeel dat sprake is van een sterke auditieve overeenstemming. Het hof gaat ervan uit dat het relevante publiek GRAMMY en GLAMMIES zal opvatten als fantasiebenamingen en geen sprake is van een begripsmatig verschil. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat de beoordeling en het onderscheiden van schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen vallen onder de ruimere noemer ontspanning en amusement.

Gelet op de visuele en auditieve overeenstemming tussen het teken GLAMMIES enerzijds en het merk GRAMMY anderzijds en de omstandigheid dat de waren en diensten identiek, althans in hoge mate soortgelijk zijn, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig is en dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof verwerpt het principale beroep.

Leestip: r.o. 8, 13, 17 en 24.

HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale)

Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).

Conclusie A-G [IEF 12003] . Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Vraag:

Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [de verordening] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?

Op andere blogs:
MARQUES (Court of Justice resolves dog-fight over lookalike CTMs)
OAMI-site (Alicante News)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Hogere voorziening: Verwarringsgevaar woordelement „Seven” en het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND”.
B) Merk BERG en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” leiden tot verwarringsgevaar wegens associatie met het merk 'Christian Berg'
C) Aanspraak op anciënniteit gaat niet op wegens zwart en wit weergave
C) BIODERMA onvoldoende onderscheidend en beschrijvend  karakter
E) Geen verwarringsgevaar tussen de merken BAMIX en KMIX

HvJ EU, zaak C-655/11P (Seven for all mankind / Seven)

A) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 6 oktober 2011, SEVEN / BHIM - SEVEN FOR ALL MANKIND (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T176/10), waarbij het Gerecht beslissing R 1514/20082 heeft vernietigd van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 januari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapsbeeldmerken en het internationale beeldmerk met het woordelement „Seven”, voor waren van de klassen 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 en 28 tegen de inschrijving van het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND” voor waren van de klassen 14 en 18 – Uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 – Bij het onderzoek van de overeenstemming van de tekens in aanmerking te nemen aspecten.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het hof volgt de uitspraak van het Gerecht, dat auditieve, begripsmatige en visuele overeenstemming kan worden vastgesteld, de toevoeging van de woorden “for all mankind” doen aan deze overeenstemming niet af. De waren zijn in hoge maten soortgelijk. Naar het oordeel van het hof kan enige mate van auditieve overeenstemming, door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke bestanddeel 'Seven', worden vastgesteld. Ook op IPKat, MARQUES Class46.

113. The General Court noted, at paragraphs 42 and 45 of the judgment under appeal, that those two particular aspects are not sufficient of themselves to dispel the phonetic similarity created by the element common to both marks, or to give the trade mark for which registration is sought a conceptual content that is sufficiently different from that of the earlier marks.

114. Thus the mere recognition of the ‘remarkable’ and ‘philosophical’ aspects in that mark cannot preclude the conclusion that, owing to the presence of the word ‘seven’, there is an overall similarity between the signs at issue and, as a result, a likelihood of confusion between them.

115. It must be noted in this respect that, like the findings relating to the visual similarity between the signs at issue, mentioned at paragraphs 101 to 104 of this judgment, the findings relating to the phonetic and conceptual aspects of those signs are based on an analysis of all relevant factors and are consistent with the assessments which the General Court must carry out, as pointed out at paragraph 70 of this judgment.

Gerecht EU 20 februari 2013, zaak T-224/11 en T-225/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (BERG)) en T-631/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (B BERG))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BERG” en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” voor waren van de klassen 25 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1494/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Christian Berg” voor waren en diensten van de klassen 3, 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met de consument in de mode-industrie. Het merk BERG en het bestanddeel 'Berg' uit het merk 'Christian Berg' hebben een grote mate van overeenstemming. De gelijkheid van het relevante publiek en de waren, waaronder sportkleding, leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Het merk BERG wordt mogelijk met de familienaam 'Christian Berg' geassocieerd.

45. Die Klägerin wendet sich gegen die Feststellung der Beschwerdekammer bezüglich der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Wortzeichen BERG und Christian Berg mit dem Argument, dass diese, jeweils als Ganzes betrachtet, in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht unterschiedlich seien. Zudem habe die Beschwerdekammer nicht die Prüfung aller Umstände des Einzelfalls vorgenommen, wie sie nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juni 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, Slg. 2010, I-5805), erforderlich sei. Hierzu macht sie u. a. geltend, dass sich dem Bestandteil „Berg“ in dem Zeichen Christian Berg keine selbständig kennzeichnende Stellung zuerkennen lasse, dass der Begriff „Berg“ nicht als Familienname wahrgenommen werde und dass der Unterschied, der sich aus der Hinzufügung des Vornamens „Christian“ ergebe, bedeutsam sei, da die Verbraucher daran gewöhnt seien, einen Vornamen zu verwenden, um zwei Personen oder auch zwei Unternehmen voneinander zu unterscheiden.

64. Im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ist daher zu berücksichtigen, dass der Verbraucher in der Bekleidungsbranche häufig auf einen Bestand von Marken stößt, die aus einem Familiennamen abgeleitet sind.

66. Dies gilt auch für die Sportartikel der Klasse 28. Hinsichtlich der Waren, die Sportbekleidung ergänzen und die häufig in denselben Geschäften verkauft und unter derselben Marke vertrieben werden, besteht nämlich die Gefahr, dass der Verbraucher annimmt, die Sportbekleidung der Marke Christian Berg und die Sportartikel der Marke BERG stammten von demselben Unternehmen, da die fraglichen Marken in den Branchen der betreffenden Waren möglicherweise dahin wahrgenommen werden, dass sie von demselben Familiennamen abgeleitet sind.

Gerecht EU 20 februari 2-13 T-378/11 (Langguth Erben / OHMI (MEDINET))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1598/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de door verzoeker op basis van een aantal oudere nationale en internationale merken geclaimde anterioriteit van het beeldmerk met het woordelement „MEDINET” te erkennen.

Het beroep wordt verworpen. Inzake een aanspraak op de anciënniteit van oudere merken bij een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken MEDINET als gemeenschapsmerk is van belang dat wanneer het oudere merk in kleur is geregistreerd, bij het vaststellen van gelijkheid met het basismerk, de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur is. De aanspraak op anciënniteit gaat niet op aangezien het merk in kleur niet gelijk is aan een merk in zwart en wit.

57. Wat de in punt 56 supra vermelde handelingen betreft, heeft de kamer van beroep, nadat zij in punt 15 van de bestreden beslissing eraan had herinnerd dat een merk in kleur niet gelijk was aan een merk in zwart en wit, gepreciseerd dat „artikel 3, lid 3, van besluit EX-03-5 [daarom] [verlangde] dat wanneer het oudere merk in kleur [was], het bewijs (uittreksel uit het register) van het oudere merk ook in kleur [was]” (punt 16 van de bestreden beslissing) en dat „evenzo bij een internationale inschrijving die gelijkheid met het basismerk [veronderstelde], [werd] verlangd dat wanneer dit basismerk in kleur [was], de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur [was]” en dat „[de] afbeelding van het merk in kleur ook nodig [was] in het kader van regel 15, lid 2, [sub] e, van [verordening nr. 2868/95]” (punt 17 van de bestreden beslissing).

63. In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing de door verzoekster vermelde eerdere beslissingen beschouwd als „strijdig met een vaste praktijk van de afdelingen van het [BHIM] die in eerste aanleg uitspraak doen en ook als niet in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[h]etzij de zaken waarop [verzoekster] zich beriep niet vergelijkbaar waren en het in dat geval niet nodig [was] dat zij op dezelfde manier [werden] beoordeeld, hetzij deze zaken wel vergelijkbaar waren en het beginsel van de wettigheid van het optreden van het [BHIM] in dat geval [primeerde] en dat er [geen sprake was van] een recht dat onjuiste beslissingen opnieuw worden genomen”.

68. Zelfs al was verzoeksters argument ontvankelijk, het kan niet slagen. Een dergelijk argument aanvaarden zou immers tot gevolg hebben dat het vereiste van gelijkheid van de merken van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zinledig wordt. Indien verzoeksters redenering werd gevolgd, zou het mogelijk zijn aanspraak te maken op de anciënniteit van een ouder merk, zelfs al was het aangevraagde gemeenschapsmerk volledig verschillend, aangezien de houder van de merken tenslotte zijn oppositie voor de periode tussen de inschrijvingsdatum van het oudere merk en de inschrijvingsdatum van het gemeenschapsmerk zou baseren op het oudere merk zoals initieel ingeschreven, zoals verzoekster benadrukt. Het vereiste van gelijkheid van de merken zou dus geen bestaansreden meer hebben.

Gerecht EU 21 februari 2013 T-427/11 (Laboratoire Bioderma / OHMI - Cabinet Continental (BIODERMA))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BIODERMA” voor waren en diensten van onder meer de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door Cabinet Continental ingestelde vordering tot nietigverklaring van dat merk.

De beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) wordt geannuleerd en het beroep wordt voor het overige verworpen. Het het woordmerk "BIODERMA" heeft een beschrijvend karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen voor waren en diensten in de klasse 5.

53. En deuxième lieu, la marque en cause doit être considérée comme descriptive des produits et des services qui ont pour caractéristique essentielle la recherche d’une préservation de la peau, à l’occasion de leur utilisation ou de leur mise en œuvre. Il en est ainsi, tout d’abord, des lotions pour les cheveux et de la parfumerie relevant de la classe 3 et des services de salons de coiffure relevant de la classe 44, ensuite, des emplâtres, du matériel pour pansements et des désinfectants, relevant de la classe 5, et, enfin, des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ainsi que des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, relevant de la classe 3.
62. Au points 42 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, a estimé que, au vu du caractère promotionnel de l’élément verbal « bio » pour tout type de produit qui a un rapport avec la peau, la combinaison des éléments verbaux « bio » et « derma » ne permettra pas au public pertinent de percevoir l’origine commerciale des produits et des services en cause.

63. Toutefois, force est de constater qu’une telle appréciation revêt un caractère erroné à l’égard des substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5. Si l’élément verbal « bio » peut être compris comme une référence à leur origine biologique et n’est, pour cette raison, pas à même de permettre d’identifier leur origine commerciale, il en va différemment de l’élément verbal « derma », lequel revêt un caractère pour le moins inhabituel s’agissant de la commercialisation de substances diététiques à usage médical. Partant, il convient de considérer que, à l’égard de ces produits, la marque en cause dispose du minimum de caractère distinctif requis pour que le public ciblé puisse identifier leur origine commerciale.

Gerecht EU 21 februari 2013, T-444/10 (ESGE / OHMI - De'Longhi Benelux (KMIX))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk "BAMIX" voor waren van de klassen 7 en 40, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1249/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 juli 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "KMIX" voor waren van de klassen 7 en 11.

Het beroep wordt verworpen. De visuele overeenstemming tussen "BAMIX" en ‘KMIX’ weegt niet op tegen de verschillen tussen de twee merken. De kleine mate van fonetische overeenstemming en aangezien de merken niet begripsmatig met elkaar kunnen worden vergeleken leidt tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar.
Ook op IPKat
Ook op MARQUES

28. Thus, even if, as the applicant claims, the signs at issue have three letters in common, the differences between those signs – resulting, firstly, from the letters situated at their beginning and, secondly, from the difference between the number of letters constituting those signs – outweigh their common characteristics. Therefore, the Board of Appeal did not err in concluding that the signs at issue were not visually similar.

41. Finally, since the signs at issue are meaningless, a conceptual comparison of the signs is not possible.

42. Given the visual differences between the signs at issue, the reduced importance of their medium degree of phonetic similarity and the fact that they cannot be compared conceptually, it is clear that the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue were not similar overall. Therefore, the Board of Appeal could also conclude, without error, that there was no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, even though the goods covered by the signs at issue were identical or similar.

Procesreglement per 1 januari 2013 voor de pilot civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 december 2012.

Procesrecht. Sinds 1 januari 2013 is voor civiele dagvaardingszaken bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het kader van een pilot dit procesreglement van toepassing, dat afwijkt van het Landelijk procesreglement en geldt voor alle bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch aanhangige en aanhangig gemaakte civiele zaken. De afwijkingen beogen de doorlooptijd van de procedure sterk te bekorten. De pilot duurt in beginsel 1 jaar.

De belangrijkste aanpassingen
1. Kortere termijnen, minder mogelijkheden tot uitstel: zie de artikelen 2.10, 2.11-2.14, 2.17, 2.20, 2.22, 2.24, 4.5 en 6.4.
2. Alle termijnen worden ambtshalve gehandhaafd, ook de termijnen voor het nemen van de gewone memories. Partijperemptoir stellen is in beginsel niet meer aan de orde.

3. De termijnen voor het verrichten van proceshandelingen worden in beginsel niet onderbroken voor betaling van griffierecht, behandeling bezwaar tegen eiswijziging en behandeling van de meeste incidenten: zie de artikelen 2.3, 2.9 en 2.14.
4. Minder mogelijkheden tot het nemen van aktes: zie de artikelen 2.9 en 2.23.
5. Pleidooi in beginsel binnen 3 maanden na datum verzoek: zie artikel 4.1.
6. Fourneren voor arrest vervalt. Overleggen procesdossier eerste aanleg bij aanbrengen zaak en uitspraak op griffie dossier; zie artikelen 3.1 en 5.1.

Enkele artikelen

2.11 Uitstel voor memories
Van de in 2.10 genoemde termijnen wordt nog eenmaal een uitstel verleend van vier weken en in kort geding van twee weken.

2.12 Nader uitstel
Behoudens in de elders in dit reglement genoemde gevallen, wordt nader uitstel alleen verleend:
a. op eenstemmig verzoek van partijen of op verzoek van een of meer partijen op grond van klemmende redenen
b. Een dergelijk verzoek wordt ingediend, behandeld en beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.9 van dit reglement. De termijn van dit uitstel, indien verleend, is in beginsel niet langer dan de laatst verleende termijn voor het verrichten van de betreffende proceshandeling.

4.5 Schriftelijk pleidooi
Op eenparig verzoek van partijen kan het hof schriftelijk pleidooi toestaan. Met de keuze voor het schriftelijk doen bepleiten van de zaak wordt afstand gedaan van het recht op mondeling pleidooi. Indien schriftelijk wordt gepleit, geldt voor het overleggen van de pleitnota’s één termijn van zes weken en in kort geding vier weken. (...)

6.4 Geen nieuwe advocaat gesteld
Indien zich op de in artikel 6.2 genoemde roldatum geen andere advocaat stelt, vervalt het recht van de partij om de proceshandeling waarvoor deze staat te verrichten en kan de wederpartij verzoeken in de zaak arrest te wijzen.
Indien zich op deze roldatum geen andere advocaat stelt en de wederpartij niet verzoekt in de zaak arrest te wijzen of de proceshandeling waarvoor zij staat op deze datum niet wordt verricht, wordt de zaak ambtshalve doorgehaald.

Een bijdrage van Tobias Cohen Jehoram, Jan Pieter Hustinx, Gertjan Kuipers, Koen Limperg en Ilja Morée, De Brauw Blackstone Westbroek N.V..

Part 1: Patents, trademarks and design rights
Part 2: Copyright and Advertising
Part 3: Pre-trial cross-border measures

Part 1: Patents, trademarks and design rights
Intellectual property ("IP") rights are territorially limited rights. To enforce your IP rights in different territories (usually countries) you traditionally have to address courts in each territory separately. Dutch courts have allowed exceptions to this rule by granting cross-border injunctions covering other countries as well. This has been a trend with the Dutch courts since 1989[i] but met with considerable criticism and was rejected by the Court of Justice of the European Union ("CJ") in 2006. Recently, however, the winds seem to have changed once again: the cross-border practice has been endorsed conditionally by the CJ. Although the CJ case law mainly pertains to patent rights, we see cross-border injunctions being granted in other fields of IP as well, notably in trademark and designs cases. This newsletter provides an overview of the possibility to obtain cross-border injunctions in the Netherlands for the aforementioned IP rights. It is the first in a series of three; in part two we will address cross-border measures for other IP rights (such as copyright) and in part three we will give an update on 'pre-trial cross-border enforcement' and securing evidence in the Netherlands for the infringement of IP rights outside the Netherlands.

1. Cross-border measures in IP cases - legal background
2. Patents: Dutch cross-border measures against foreign defendants accepted
3. Trademark and Design Rights: Dutch courts grant cross-border injunctions
4. Practical consequences and conclusion

Part 2: Copyright and Advertising
This is the second of a series of newsletters on the granting of cross-border injunctions regarding (territorially limited) intellectual property ("IP") rights by Dutch courts. Last week, in Part 1, we gave a general introduction and focused on cross-border injunctions for patents, trademarks and design rights. In this part we address cross-border measures for copyright, other IP rights and advertising law. In Part 3 we will give an update on 'pre-trial cross-border enforcement' and securing evidence in the Netherlands for the infringement of IP rights outside the Netherlands.

1. Copyright Law: material law EU countries harmonised by Copyright Directive
2. Advertising Law: maximum harmonisation
3. Other IP rights
4. Practical consequences and conclusion

Part 3: Pre-trial cross-border measures
This is the third and last of a series of newsletters on the granting of cross-border injunctions regarding (territorially limited) intellectual property ("IP") rights by Dutch courts. In part 1, we gave a general introduction and focused on cross-border injunctions for patents, trademarks and design rights. In the second part we addressed cross-border measures for copyright, other IP rights and advertising law. In this part we give an update on 'pre-trial cross-border enforcement' and securing evidence in the Netherlands for the infringement of IP rights outside the Netherlands.

1. Anti-Piracy Regulation: stopping infringement at Europe's borders
2. Securing "cross-border evidence"
3. Practical consequences and conclusion
4. Summary of cross-border jurisdiction in IP cases

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 12 februari 2013 (eiser tegen Out of the Blue KG)

[Eiser] is houder van het benelux en gemeenschapsmodel voor speelgoed met de (merk)naam Qoboqob en 'stuiterschijf'. Out of the Blue brengt ook een stuiterschijf op de markt, de zogenaamde ‘Bouncing disc’, waarop de tekst ‘Reflexx Solutions’ is aangebracht.

De voorzieningenrechter laat de ronde schijfvorm en de verwerkte geul buiten beschouwing bij de beoordeling van de nieuwheid van het model, er zijn verder geen vormkenmerken die op basis van het ingeschreven model nog voor toetsing in aanmerking komen. De inbreukvordering op het modelrecht wordt afgewezen omdat de vormgeving door de functie is bepaald.

Nu de Bouncing disc van Out of the Blue nagenoeg identiek is aan de qoboqob, wordt gesteld dat er sprake is van slaafse nabootsing. De omvang is nagenoeg gelijk en in dikte, kleurstelling en materiaal is zelfs helemaal geen afwijking te vinden. Out of the Blue maakt gebruik van het Engelse equivalent van het door [eiser] gedeponeerde merk ‘stuiterschijf’. Naar voorlopig oordeel zijn de minimaal afwijkende grootte van de Bouncing disc en de andere merknaam op de stuiterschijf onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. De vordering tot staken van onrechtmatig handelen wordt toegewezen voor het gebied van de Benelux onder last van een dwangsom. Er wordt tevens een recall bevolen.

4.7. Het model bevat slechts de enkele omschrijving ‘ronde schijf met een uitsparing in de rand waardoor er een geultje ontstaat’ en is geregistreerd voor de klassen 21-01 (spellen en speelgoed en 21-02 (gymnastiek en sport apparaten). De voorzieningenrechter is het met Out of the Blue eens, dat het modeldepot zoals dat is ingeschreven (zie rechtsoverweging 2.2.) niet uitblinkt in helderheid. Out of the Blue heeft terecht betoogd dat er in het depot niets is vermeld omtrent kleur- en materiaalgebruik, op het product aangebrachte teksten dan wel afmetingen.

4.13  De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt, dat wil zeggen dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere producten op de markt.

[Eiser] heeft onweersproken gesteld dat er ten tijde van het modeldepot nog geen stuiterschijf op de markt was gebracht en hij de enige aanbieder van de stuiterschijf

- behoudens thans de bouncing disc - was, en Out of the Blue heeft erkend dat het mogelijk om een mogelijk inventieve technische vinding gaat. [Eiser] heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser] daarmee een onderscheidende positie in de markt heeft veroverd.

4.14.  Naar voorlopig oordeel zijn de minimaal afwijkende grootte van de Bouncing disc en de andere merknaam op de stuiterschijf onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Dit geldt temeer nu er geen enkel verschil in kleuren, materie en overige maatvoering (dikte) is aangebracht. Aldus heeft Out of the Blue naar voorlopig oordeel niet voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van een stuiterschijf die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk is aan de qoboqob van [eiser]. Daarmee staat voorshands vast dat Out of the Blue jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld door de qoboqob van [eiser] slaafs na te bootsen en kan een verbod daarop worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.15.  Het vorenstaande betekent dat het gevorderde verbod gebaseerd op een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing, dient te worden toegewezen.

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen 20 februari 2013, LJN BZ1615 (Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Stichting Gilde tegen Holland Internet Group B.V. en Telefoongids.com B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals.

Reclamerecht (RB 1626). Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken. Internetadverteerder. Acquisitiefraude. Artikel 3:305a BW. Collectieve actie. Reflexwerking. Bewijslast. Artikel 6:193j BW. Dwaling. Vernietiging.

Stichting Gilde is door Telefoongids.com telefonisch benaderd omtrent de advertentiemogelijkheden op de website. Telefoongids.com heeft aan Stichting Gilde een offerte gefaxt, waarin (in kleine letters) was vermeld dat op de website een advertentie van Stichting Gilde geplaatst zou worden voor de duur van 36 maanden, tegen een prijs van € 150,00 per maand, en (in grote letters) de naam van Stichting Gilde was vermeld. Nadien heeft telefonisch een ‘verificatiegesprek’ plaatsgevonden, van welk gesprek door Telefoongids.com een geluidsopname is gemaakt. Na ontvangst van de Nota heeft Stichting Gilde gemaild dat zij ‘het abonnement’ wil stopzetten, omdat zij is geschrokken van de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag, zich niet kan herinneren daar toestemming voor gegeven te hebben en de stichting een vrijwilligersorganisatie betreft.

De vordering om de voor een consument geldende wettelijke regeling met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken middels reflexwerking ook te laten gelden voor ondernemers c.q. ondernemingen, wordt afgewezen omdat de principiële beslissing dat ook andere groepen dan consumenten extra bescherming dienen te krijgen de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat. Het is uitsluitend aan de wetgever algemene regels uit te vaardigen over een bijzondere mate van rechtsbescherming voor bepaalde groepen in de samenleving.

Ter zake de individuele vordering van de stichting oordeelt de rechtbank dat de stichting ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de internetadverteerder ter zake van het plaatsen van een advertentie op diens website, in een aan een consument vergelijkbare positie verkeerde. Omdat de kwetsbaarheid van de stichting wat betreft acquisitie te vergelijken is met die van een consument zijn de beschermende bepalingen van de wet op de oneerlijke handelspraktijken op de stichting van overeenkomstige toepassing.

De rechtbank acht het, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:193j BW, passend de bewijslast om te keren in die zin dat de internetadverteerder wordt belast met het bewijs van het juist en volledig informeren van de stichting, omdat de internetadverteerder als professionele partij het initiatief heeft genomen wat betreft het tot stand brengen van de overeenkomst en het tot haar mogelijkheden behoorde om het eerste telefonische gesprek zodanig vast te leggen, dat hier in een procedure door de rechter kennis van kan worden genomen.

Nu in het onderhavige geval het eerste telefoongesprek niet (meer) voorhanden is, en voor het overige door de internetadverteerder onvoldoende bewijs is geleverd dat de bejegening door haar van de stichting niet misleidend is geweest, en zij ter zake geen nader bewijs heeft aangeboden, heeft de internetadverteerder het benodigde bewijs niet geleverd. Aldus dient aangenomen te worden dat de stichting ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken, hetgeen leidt tot vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.

MKB-Nederland is ontvankelijk
4.1.7. Ten slotte is naar het oordeel van de rechtbank ook voldaan aan de voorwaarde voor ontvankelijkheid dat voldoende moet zijn getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken, nu voorafgaande aan het instellen van de vordering een overleg heeft plaatsgevonden over de wijze van acquisitie door de aan HIG gelieerde ondernemingen.

4.1.8. De rechtbank concludeert derhalve dat MKB ontvankelijk is in haar op grond van artikel 3:305a BW ingestelde vordering.

Rechter acht zich onbevoegd om in algemene termen te bepalen dat een MKB ondernemer een beroep op de WOH via reflexwerking toekomt.
4.3.6. De rechtbank heeft er kennis van genomen dat op enig moment van regeringszijde in de Tweede Kamer is aangegeven (zie hiervoor onder r.o. 2.9.) dat het ter beoordeling van de rechter is om te voorzien in rechtsbescherming voor kleine zelfstandigen tegen oneerlijke handelspraktijken. Dit is juist voor zover het gaat om rechtspraak in individuele gevallen, waarbij geoordeeld wordt binnen het huidige wettelijke kader. Uit de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de wetgever enerzijds, de rechter anderzijds, vloeit echter voort dat uitsluitend nadere besluitvorming in Den Haag of Brussel zal kunnen leiden tot wijziging van de regels die de rechter toepast en daarmee tot een fundamenteel betere rechtsbescherming voor kleine ondernemers/ondernemingen.

Eerste jurisprudentie over reflexwerking aan Wet Oneerlijke Handelspraktijken
4.5.5.  De wet betreffende oneerlijke handelspraktijken biedt slechts (extra) bescherming voor consumenten. MKB c.s. willen de hierin opgenomen regeling echter middels 'reflexwerking' ook voor Stichting Gilde van toepassing laten zijn. Met betrekking tot zulke reflexwerking overweegt de rechtbank dat deze slechts mogelijk is indien de toepassing van de regeling die bijzondere bescherming aan consumenten biedt, kan worden geplaatst in het kader van een algemene norm die eveneens strekt tot bescherming van een partij als Stichting Gilde. Deze algemene norm kan in casu worden gevonden in artikel 6:162 BW, betreffende de onrechtmatige daad. Uit deze bepaling volgt dat een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt. Artikel 6:162 BW strekt tot bescherming van iedereen. Misleiding is een onrechtmatige daad. Met de regeling van de oneerlijke handelspraktijken heeft de wetgever een verbijzondering (species) van de algemene regeling van de onrechtmatige daad willen geven. Gelet hierop zal de rechtbank in het navolgende beoordelen of Stichting Gilde een beroep kan doen op reflexwerking.

4.5.7.  De rechtbank dient, overeenkomstig het in het eerste lid van artikel 6:193j BW bepaalde, te beoordelen of, gelet op omstandigheden van het geval en de rechtmatige belangen van partijen, het passend is om Telefoongids.com te belasten met het bewijs van het juist en volledig informeren van Stichting Gilde. De rechtbank acht het passend de bewijslast aldus om te keren omdat Telefoongids.com als professionele partij het initiatief heeft genomen wat betreft het op afstand tot stand brengen van de advertentieovereenkomst. Het behoorde tot haar mogelijkheden en lag (dus) op haar weg om daarbij elke stap (elk gesprek, iedere schriftelijke communicatie) zodanig vast te leggen, dat hier in een procedure als de onderhavige door de rechter kennis van kan worden genomen.

4.5.10.  Aangenomen kan worden dat Stichting Gilde door de oneerlijke handelspraktijk bij het aangaan van de overeenkomst is uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken om¬trent het product, de prijs en de hoedanigheid van de contractspartner. Gelet op de inhoud van het eerste gesprek kon Telefoongids.com weten dat Stichting Gilde dwaalde en had zij Stichting Gilde hierover moeten inlichten. De vordering tot vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling moet daarom worden toegewezen (artikel 6:228, eerste lid, sub b, BW).

Op andere blogs:
Ius Mentis (Geen principiële uitspraak over acquisitiefraude in proefproces MKB Nederland)