Alle rechtspraak  

Conclusie A-G HR 13 september 2013, zaaknr. 10/00642 (Mag tegen Edco c.s.)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek en Alexander Odle, A.R.T. Intellectual Property.
Zie eerder BenGH [IEF 12376] en [IEF 11495]. De kritiek van Huydecoper op het arrest van het BenGH kan Advocaat-Generaal Verkade niet overtuigen. Zijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor zover de Hoge Raad dat al heeft aangekondigd in rov 5.2.7 [IEF 10420] ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag en verwerping van het incidentele beroep ex rov 5.2.8.

Het BenGH heeft anders beslist in de richting van de zogenaamde eerbiedigende werking: art. 14 lid 1 BTMW is niét van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór inwerkingtreding van het protocol van 2003 was begonnen, indien de houder zich vóórdien niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW (oud).

3.8. (...) Voor zover in het Benelux-recht gesproken kan worden van een 'hoofdregel van onmiddellijke werking' is een door de schriftelijke toelichting van MAG gepostuleerde regel van (Benelux-)recht dat een uitzondering op die hoofdregel 'beperkt moet worden uitgelegd' mij niet bekend.

3.12.1 Aan mijn bevindingen (...) kan m.i. ook niet afdoen hetgeen J.L.R.A. Huydecoper in zijn annotatie onder het arrest van het BenGH in BIE 2013, nr. 55, p. 176 [log in](kritisch) heeft opgemerkt. (...)

3.12.3 Voor zo'n redenering is uit een oogpunt van klassieke dogmatiek (en uit een oogpunt van welsprekendheid) iets te zeggen. Er is echter ook nogal wat tégen te zeggen.

Het effect van de bescherming tegen slaafse nabootsing wijkt, niettegenstaande de afwijkende dogmatische grondslag, in wezen niet af van bescherming door een IE-recht.

Omgekeerd is (mogelijke) 'verwarring bij het publiek' in wezen een doorslaggevend criterium bij beoordeling van ontoelaatbare gelijkenis als het gaat om wettelijke IE-rechten waarop Huydecoper het oog heeft: zoals auteursrecht, modellenrecht en (vorm-)merkenrecht. Daarin kan de andere terminologie in deze specifieke IE-wetten niet afdoen.

Door die bril bezien, is de 'verwarring bij het publiek', zoals door de Hoge Raad in zijn slaafse-nabootsingsjurisprudentie als deelcriterium gehanteerd - zij speelt géén rol indien de verwarringwekkende gelijkenis betrekking heeft op elementen die bijdragen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product - juist niét een rechtsgrond voor de bescherming, maar een (technisch-juridische) maatstaf of er sprake is van een zodanige gelijkenis, dat die de concurrent überhaupt een reden tot klagen kan geven. De rechtsgrond is veeleer: onbetamelijk profiteren, en die rechtsgrond ligt weer in het verlengde van de rechtsgrond voor de boven bedoelde IE-rechten.

De kritiek van Huydecoper op het arrest van het BenGH kan mij dus niet overtuigen.

Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3471 (Cassina tegen Dimensione)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.
Zie eerder IEF 9110. Auteursrecht, merkenrecht. Dimensione heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van 14 juli 2010. Zij vordert dat het vonnis vernietigd wordt en de vorderingen van Cassina afgewezen. Dimensione stelt dat Cassina niet gemachtigd is om in eigen naam op te treden tegen Dimensione. Ook heeft Cassina volgens haar geen redelijk belang meer om verklaring van recht en inbreukverboden te vorderen. Beide grieven falen. Het hof bevestigt dat Dimensione inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en de merkenrechten van Cassina. De grief van Dimensione die ingaat op de schadeberekening slaagt. De omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Gelet op het grote prijsverschil acht het hof het eerder geschatte percentage van klanten van Dimensione, die dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht (50%), te hoog. Het hof zal bij de schadeberekening uitgaan van 33,33% ofwel een verhouding van 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen. De vorderingen in incidenteel beroep van Cassina worden afgewezen.

De beoordeling
3.2 Met grief 1 in het principaal appel bestrijdt Dimensione dat Cassina van La Fondation de exclusieve licentie heeft verkregen om het merk LE CORBUSIER te gebruiken alsook dat aan Cassina een volmacht is verleend om in eigen naam op te treden tegenn inbreuken op rechten van La Fondation, zoals de rechtbank onder 2.2 heeft overwogen. Volgens Dimensione heeft de licentieovereenkomst waarop Cassina zich heeft beroepen enkel betrekking op auteursrechten en niet op merkrecht.
3.3 Deze grief faalt. In de door Cassina c.s. als productie 3a overlegde licentieovereenkomst, zoals deze volgens Cassina c.s. moet worden gelezen en welke lezing door Dimensione vervolgens niet is bestreden, is door La Fondation en andere rechthebbenden aan Cassina het exclusieve recht verleend de onderhavige meubelmodellen onder de merknaam "I maestri le Corbusier" te fabriceren en te verkopen en is haar een volmacht verleend om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbenden, op te treden tegen inbreuk op voornoemde auteurs- en merkrechten.

3.4 Grief 2 in het principaal appel strekt ten betoge dat Cassina c.s. geen redelijk belang (meer) hebben bij de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde inbreukverboden. Dimensione wijst erop dat op grond van het tussen partijen gewezen kortgedingvonnis van 12 februari 2009 haar website is geblokkeerd voor het Nederlandse internetpubliek en sindsdien niet meer toegankelijk is geweest voor in Nederland gelokaliseerde IP-adressen, en dat zij in elk geval sinds februari 2009 geen auteursrechtelijk of merkenrechtelijk relevant aanbiedingshandelingen via internet of anderszins heeft verricht op de Nederlandse markt. Volgens Dimensione heet de rechtbank ten onrechte nagelaten een en ander ni de feitenvaststelling te vermelden.

3.5 Ook deze grief treft geen doel. Uit de eigen stellingen van Dimensione vloeit voort dat zij de haar verweten handelingen heeft gestaakt op grond van de veroordelingen bij genoemd kortgedingvonnis, dat door dit hof bij arret van 22 september2009 is bekrachtigd. De daarbij getroffen voorlopige voorziening zou ingevolge art. 1019i Rv haar kracht verliezen wanneer niet binnen de in het vonnis gestelde termijn van zes maanden een eis in de hoofdzaak was gesteld. Het belang van Cassina c.s. bij het instellen van de onderhavige vorderingen is hiermee gegeven. (...)

Auteursrecht
3.11 (...) Daarbij is verder geoordeeld dat  het aanbod van Dimensione, ook indien dit inhoudt dat juridische levering en eigendomsoverdracht in Italië plaatsvindt, ertoe strekt de meubels op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en dat het gaat om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels, hetgeen moet worden aangemerkt als distributie in de zin van art. 4 ARI.
3.12 Dimensione bestrijd die beoordeling met haar grieven 4,5 en 6. (...)
3.13 Dit betoog houdt geen stand.

Merkenrecht
3.15 Met grief 7 bestrijdt Dimensione dat haar website, mailing en catalogus op Nederland zijn gericht. Zoals hierboven is overwogen gaat dit verweer niet op.
3.16 Voorts voert Dimensione tegen de haar verweten merkinbreuk het verweer dat zij op haar website en in haar mailing en catalogus de aanduidingen Le Corbusier en (Gerrit) Rietveld uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt, te weten als verwijzing naar de ontwerpers van de door haar aangeboden meubelmodellen. Het gaat bij deze aanduidingen volgens Dimensione om de artistieke herkomst en niet om de commerciële herkomst van de meubels. (...) Zij gebruikt deze namen, die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de door Cassina c.s. ingeroepen merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt aldus in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. (...)

Misleidende reclame
3.17 Zoals het hof hiervoor heeft overwogen is de handelwijze van Dimensione en het door haar gebezigde verkoopmodel aan te merken als distributie in de zin van art. 4 ARI en als auteursrechtinbreuk in Nederland. (...)
3.18 (...) De rechtbank heeft dit handelen terecht als onrechtmatig jegens Cassina c.s. aangemerkt.

Schade
3.23 De omvang van de schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld en het hof zal de schade daarom schatten op de wijze als bedoeld in artikel 6:97 BW. Evenals de rechtbank zoekt het hof daarbij aansluiting bij de opstelling die door Cassina c.s. is overlegd. De daarin gehanteerde winstmarges per meubelmodel bestaan uit een percentage van de 'ricavi netti', dat is het netto resultaat. (...) Gelet op het grote prijsverschil - de prijzen zijn bij Cassina ca. 2,5 á 4 keer hoger dan bij Dimensione - is het onwaarschijnlijk dat het om dezelfde doelgroepen gaat en dat 50% van de klanten van Dimensione dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht wanneer deze niet door Dimensione waren (geïmiteerd en) aangeboden. Het hof acht daarom dit percentage te hoog geschat en zal bij de schadeberekening uitgaan van 33.33% ofwel een verhouding 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen.

Slotsom
4.1 In het principaal appel slagen de grieven 13 t/m 16. het ho zal het dictum sub 5.5 inzake de schadevergoeding opnieuw formuleren als hierna te melden en zal het vonnis in zoverre vernietigen. De overige grieven falen n het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd, zulks met aanpassing van het dictum sub 5.2.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 09-33194 (pdf)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 september 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)
Uitspraak ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.
Auteursrecht. Inbreuk op de 'Pliages'-tas van Longchamp. In het eerste tussenarrest (IEF 11690) werd Longchamp op het auteursrechtdeel in het gelijk gesteld. Hier werd de vordering tot winstderving afgewezen. In het tweede tussenarrest is de reputatieschade ex aequo et bono vastgesteld op €30.000, - , met inachtneming van de inferieure kwaliteit van de Horstentas omdat deze afdoet aan de exclusiviteit van de Longchamp-tas. De reputatieschade werd berekend met een Vaste Verreken Prijs (VVP). Nu beide partijen van bewijslevering hebben afgezien, is het voorlopige oordeel van het hof definitief geworden. Ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde. Bij deze stand van zaken is compensatie van de proceskosten op haar plaats. Van het oorspronkelijk gevorderde schadebedrag wordt om en nabij 10% toegewezen (ad €30.000).

14.2 In het tussenarrest van 14 augustus 2012 (red. IEF 11690) heeft het hof overwogen en beslist:
- dat de Pliages-tas auteursrechtelijk beschermd is
- dat Longchamp auteursrechthebbende is en dat Cassegrain, als hij al ooit auteursrechthebbende is geweest, dat in elk geval thans niet of niet meer is
- dat de tas van Horsten inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp op de Pliages-tas
- dat Longchamp haar rechten om tegen Horsten op te treden niet heeft verwerkt
- dat de vordering van Longchamp tot vergoeding van schade in de vorm van winstderving dient te worden afgewezen

14.3 In het tussenarrest van 4 april 2013 (link) waren nog aan de orde: schade aan exclusiviteit en winstafdracht.Ook was nog aan de orde de eis als omschreven onder punt 3 van de appeldagvaarding (rekening en verantwoording en accountantscontrole, maar die eis werd door het hof niet meer toewijsbaar geacht.

 14.4 Het hof begrootte de te vergoeden reputatieschade op €30.000,-. De af te dragen winst werd door het hof als volgt berekend:.
- 3023 verkochte inbreukmakende tassen
- inkoopprijs €1,42
- Vast Verreken Prijs (VVP) €2,13
- verkoopprijs € 3,14
- winst per tas € 1,01
- totale af te dragen winst € 3.053,23 

14.6
In het tussenarrest is vermeld dat van de in de appeldagvaarding onder C 1) tot en met 7) geformuleerde vorderingen de navolgende vorderingen (in grote lijnen) al dan niet toewijsbaar zijn:
- vorderingen sub 1) en 2); verklaringen voor recht en gebod tot staking inbreuk: toewijsbaar
- vordering sub 3); rekening en verantwoording: niet toewijsbaar
- vordering sub 4); dwangsom: toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 2); niet toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 3)
- vordering sub 5); aantasting exclusiviteit: voor een klein deel toewijsbaar
- vordering sub 6); winstafdracht: toewijsbaar
- vordering sub 7); gederfde winst: niet toewijsbaar

Proceskosten:
14.8. In het tussenarrest is te dien aanzien, kort gezegd, overwogen dat Horsten op inhoudelijke punten als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, maar dat Longchamp als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt als het gaat om de hoogte van haar vorderingen; van het oorspronkelijk gevorderde bedrag zal slechts om en nabij 10& worden toegewezen.

En ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde.

14.9. Bij deze stand van zaken is compensatie van  de proceskosten op haar plaats.

15. De uitspraak
Het hof:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep;
verklaart voor recht dat de door Horsten verhandelde tas, productnummer 973970, inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp ter zake het Pliages-model;
beveelt Horsten met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Longchamp toekomende auteursrechten, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van verveelvoudigingen van het Pliages-model, waarbij onder verveelvoudiging en openbaarmaking mede dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te kopen (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruik dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden van tassen waarin dit model is verwerkt;

bepaalt dat Horsten een dwangsom verbeurt van €2.500,-- per dag of gedeelte daarvan waarop Horsten geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met vorenomschreven bevel, met dien verstande dat aan dwangsommen niet meer verbeurd zal worden dan €50.000,--;

gebiedt Horsten binnen vier werken na betekening van dit arrest de door Longchamp geleden schade vanwege de aantasting van de exclusiviteit van haar auteursrecht aan haar te vergoeden ter hoogte van een bedrag van €30.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 februari 2005 tot aan de dag der voldoening;

gebiedt Horsten binnen vier weken na betekening van dit arrest aan Longchamp een bedrag te voldoen ter zake van de door haar met de verkoop van de inbreukmakende tassen genoten winst, begroot op €3.053,23, te vermeerderen met de wettelijke rente van 27 september 2005 tot de dag der voldoening;

Tussenarrest 2:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 april 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

11.11 Wat de reputatieschade betreft:
11.11.1. Longchamp is een rechtspersoon en drijft een commerciële onderneming. Dat betekent dat reputatieschade vooral een rol speelt indien de inbreuk op termijn, eventueel financieel nadelige consequenties kan inhouden doordat er minder omzet of minder winst kan worden gemaakt en/of doordat het aangetaste merk minder goed in staat is opbrengsten en winsten te genereren. In hoeverre daarvan daadwerkelijk sprake zal of kan zijn laat zich zelfden met enige mate van zekerheid vast stellen, laat staan dat de omvang daarvan zou kunnen worden gekwantificeerd.

Niettemin is het niet bij voorbaat onwaarschijnlijk dat dergelijke schade zich kan voordoen, en het is deze inbreuk op het merk geweest welke met zich brengt dat nooit meer nagegaan zal kunnen worden hoe de waarde van het merk zich ontwikkeld zou hebben als deze inbreuk niet had plaats gevonden. Dit alles maakt dat het redelijk is enig bedrag bij wijze van reputatieschade toe te kennen.

Het is het hof bekend dat het in de rechtspraak niet ongebruikelijk is om hiervoor een bedrag per verkocht inbreukmakend product te rekenen. Dit is in zoverre zinvol, dat het voor de hand ligt dat reputatieschade groter zal zijn naarmate er meer inbreukmakende producten worden verkocht. Maar bij gebreke van enige toelichting ontgaat het het hof, waarom daarbij noodzakelijkerwijs sprake zou zijn van een lineaire relatie.

11.12. Voorts dient bedacht te worden dat de kwaliteit van de inbreukmakende tas in twee opzichten van belang kan zijn voor de reputatieschade. 

Enerzijds geldt voor de onderhavige tas, dat deze weliswaar inbreukmakend is geacht, maar qua afmetingen en qua afwerking tegelijk ook weer zo anders is dan de beschermde tas, dat niet alleen van verdringing op de markt geen sprake zal zijn, maar ook dat de inferieure kwaliteit van de Horstentas niet in negatieve zin zal afstralen op de tas van Longchamp. Dat maakt de reputatieschade mogelijk geringer.

Anderzijds geldt voor de Horstentas dat deze zo goedkoop is, dat deze veelal, althans mede, zal worden aangeschaft door een publiek waarmee Longchamp zich nu juist niet wil identificeren. Dat maakt de reputatieschade mogelijk groter.

11.13
Rekening houdende met de voorgaande facetten begroot het hof de reputatieschade ex aequo et bono op een bedrag, groot €30.000,--.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, KG RK 13-1773 (Imation Europe tegen Stichting De Thuiskopie)
Uitspraak ingezonden door Jochem Donker, CEDAR B.V..
Afgewezen verzoek conservatoir beslag. Belang stichting de Thuiskopie.
Imation voert in een aanhangige procedure dat zij geen afdracht verschuldigd is voor blanco data-cd's en dvd's die voor professioneel gebruik zijn bestemd (IEF 12356). Imation heeft een verzoek ingediend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Stichting de Thuiskopie ter zekerheid van een vordering wegens onverschuldigde betaling.

De gestelde vordering van Imation kan echter niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring en er is geen berekening overlegd waarin het in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd. Voor zover de vordering wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht, geldt dat het belang van Stichting de Thuiskopie zich verzet tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De voorzieningenrechter weigert het gevraagde verlof.

Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling (omtrent de vaststaande ontvangsten van de Stichting) of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat Imation reeds (gedeeltelijk) zekerheid heeft voor haar vordering doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening.

3.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Door de bodemrechter is reeds een tussenvonnis ter zake onderhavig geschil gewezen. Beide partijen zijn hiertegen in beroep gegaan en hebben toegelicht waarom zij van mening zijn dat in appel een voor hen gunstiger vonnis dient te worden verwacht. De voorzieningenrechter heeft de argumenten van partijen summier gewogen; dit leidt niet tot een inschatting dat het tussenvonnis in hoger beroep niet in stand zal blijven. Ten aanzien van alle onderdelen van het geschil waarover de rechtbank heeft geoordeeld acht de voorzieningenrechter het mogelijk dat het gerechtshof tot hetzelfde oordeel komt, maar ook dat het gerechtshof op één of meer onderdelen anders zal beslissen. Voorshands sluit de voorzieningenrechter zich daarom bij het tussenvonnis van de rechtbank aan.

3.7 Uitgaande van het tussenvonnis heeft Stichting de Thuiskopie een vordering op Imation en heeft Imation een daarmee verrekenbare tegenvordering op Stichting de Thuiskopie. De omvang van beide vorderingen zal nog onderwerp zijn van nader debat. De gestelde vordering van Imation op Stichting de Thuiskopie ter grootte van het bedrag waarvoor thans beslagverlof wordt gevraagd kan echter, gezien het tussenvonnis, niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring. Imation heeft nagelaten een berekening over te leggen waarin het door de rechtbank Den Haag in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd.

3.8 Voor zover de vordering van Imation wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht geldt het volgende. Het belang van Stichting de Thuiskopie verzet zich tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De ontvangsten van Stichting de Thuiskopie staan tot op zekere hoogte vast omdat deze zijn gebaseerd op een wettelijke regeling. Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan dat voor de (eventuele) vordering van Imation geen verhaal meer mogelijk zal zijn, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat in het belang dat Imation heeft bij zekerheid voor haar vordering reeds (gedeeltelijk) wordt voorzien doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening. De hiervoor genoemde omstandigheden, gevoegd bij de onduidelijkheid over het bestaan en de omvang van de vordering, leiden ertoe dat de voorzieningenrechter op grond van de afweging van de wederzijdse belangen het gevraagde verlof zal weigeren.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5554 (VEVAM tegen Ziggo/UPC en tegen RODAP)
Uitspraak ingezonden door Bas Le Poole en Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma.
Zie ook: IEF 12974 en IEF 7522. Kabelovereenkomsten, redelijkheid en billijkheid, kabelexploitanten, collectieve beheersorganisatie, kabeldoorgifte, secundaire openbaarmaking ex 26a Aw.

Tot 1 oktober 2012 zijn zogenaamde Kabelovereenkomsten van kracht geweest. Op grond hiervan betaalden alle Nederlandse kabelexploitanten, waaronder Ziggo en UPC, aan de collectieve beheersorganisaties (CBO's) per maand per abonnee een vergoeding ten behoeve van de verschillende auteursrechthebbenden. Vevam, één van de CBO's, vordert nu onderhandelingen te goeder trouw met Ziggo en UPC over nieuwe kabelovereenkomsten. In het bijzonder onderhandelingen over de door hen te betalen vergoeding, die zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012. RODAP is bij het geschil gevoegd als belangenbehartiger van Ziggo en UPC. Ook vraagt Vevam enkele rechtsvragen betreffende artikelen 26a en 45d Aw voor te leggen aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing ex 392 Rv.

Volgens de voorzieningenrechter is er op grond van het eerder gewezen Norma/NLKabel (IEF 7522) geen sprake meer van een situatie in de zin van artikel 26a Aw. Het handelen van de kabelexploitanten kan dan ook niet langer als 'secundaire' openbaarmaking worden betiteld (r.o. 4.3). Vevam heeft het tegendeel niet voldoende aannemelijk kunnen maken. Vevam kan ook geen beroep doen op de aansluitovereenkomsten met haar leden, omdat deze leden zich niet op de juiste wijze hun rechten t.a.v. de producent hebben voorgehouden (zie art. 45d Aw). De leden van Vevam hebben zich in het algemeen uitsluitend de rechten voorbehouden die op grond van de wet collectief worden uitgeoefend, zoals de rechten bedoeld in art. 26a Aw. Nu de in dit artikel bedoelde rechten niet langer relevant zijn, stelt het door de leden van Vevam gebruikelijk bedongen voorbehoud het wettelijk vermoeden van art. 45d Aw dus niet buiten werking.

Omdat aannemelijk is dat VEVAM geen wettelijk verankerde taak meer heeft op grond van artikel 26a Aw en VEVAM evenmin na 1 oktober 2012 een overeenkomst heeft met de kabelexploitanten, kan niet worden gezegd dat VEVAM sindsdien ten behoeve van de regisseurs aanspraken jegens de kabelexploitanten uitoefent. Ook slaagt het beroep op post-contractuele redelijkheid en billijkheid niet. De voorzieningenrechter acht het niet opportuun prejudiciële vragen te stellen nu er cassatie is ingesteld in de aangehaalde zaak Norma/NLKabel en weigert de gevraagde voorzieningen.

Prejudiciële vragen
3.1 (...) Is er in de in deze dagvaarding bedoelde situatie van kabeldoorgifte door Ziggo en UPC sprake van een uitzending via een omroepnetwerk in de zin van artikel 26 a AW? en/of
Heeft het vermoeden van overdracht aan de producent van artikel 45d Aw betrekking op de rechten voor kabeldoorgifte zoals bedoeld in deze dagvaarding?
Zo ja, staat dat artikel er aan in de weg dat de regisseur zijn rechten voor de kabeldoorgifte van toekomstig door hem te maken filmwerken bij voorbaat overdraagt aan VEVAM?

Beoordeling
4.2. Uitgangspunt is dat kabeldoorgifte door de kabelexploitanten een openbaarmaking is in de zin van artikel 12 Aw. Op grond van de Amstelveense kabelarresten heeft de Hoge Raad in de jaren '80 van de vorige eeuw geoordeeld dat kabelexploitanten voor de kabeldoorgifte een vergoeding verschuldigd zijn aan de verschillende auteursrechthebbenden. Op grond van de SatKab- richtlijn van 1993 zijn de artikelen 26a tot en met 26c Aw in de Nederlandse wetgeving opgenomen, alsmede de artikelen 14a tot en met 14d Wnr. Deze artikelen stellen collectieve uitoefening van de kabeldoorgifterechten verplicht in geval van gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte doorgifte door de kabelexploitant van een uitgezonden radio- of televisieprogramma. Artikel 26a Aw is de primaire grondslag voor de vorderingen van VEVAM. Op basis van dit artikel hebben Ziggo en UPC, aldus VEVAM, toestemming van VEVAM nodig voor kabeldoorgifte. De vraag die in dit kort geding als eerste moet worden beantwoord is of de situatie waarvoor artikel 26a Aw in het leven is geroepen zich thans nog voordoet. Volgens Ziggo en UPC is dit niet het geval; zij hebben zich in dit kader beroepen op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 10 april 2012 in de zaak van de Stichting Norma tegen de Vereniging NLKabel (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW1078), hierna Norma/NLKabel.

4.3. In een kort geding dient de voorzieningenrechter zo veel mogelijk vooruit te lopen op het (te verwachten) oordeel van de bodemrechter. Voor zover het onderhavige kort geding aanknopingspunten heeft met Norma/NLKabel zal de voorzieningenrechter het hiervoor genoemde arrest van het gerechtshof als uitgangspunt nemen. Samengevat weergegeven komt het arrest van het gerechtshof erop neer dat de omroepen bij het aanleveren van de programma's aan de kabelexploitanten geen (primaire) openbaarmaking verrichten (ook niet in de zin van de Wnr). Het handelen van de kabelexploitanten kan dan ook niet langer als 'secundaire' openbaarmaking worden betiteld. Voldoende staat vast, aldus het gerechtshof, dat de omroepen de programma's aan de kabelexploitanten aanleveren via de Media Gateway dan wel in gecodeerde vorm via de satelliet. Volgens het gerechtshof kan Norma haar positie dan ook niet baseren op artikel 14a Wnr. Uit het arrest van het gerechtshof kan niet worden afgeleid dat het gerechtshof in dit kader een onderscheid heeft gemaakt tussen auteursrechten en naburige rechten ofwel tussen artikel 26a Aw en artikel 14a Wnr.

4.4. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat VEVAM er in dit geding niet in is geslaagd om voldoende aannemelijk te maken dat de omroepen de programma's nog immer door middel van signalen ten behoeve van een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers aan de kabelexploitanten aanleveren. Dit had wel op de weg van VEVAM, als eisende partij in dit kort geding, gelegen. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter in lijn met het gerechtshof van oordeel is dat VEVAM haar rechtspositie voorshands niet langer kan baseren op artikel 26a Aw. De verplichting tot collectieve belangenbehartiging is bij deze stand van zaken dan ook komen te vervallen. Dit wil niet zeggen dat de regisseurs geen enkel recht meer hebben op een vergoeding voor het (opnieuw) uitzenden van het werk. Een en ander zal echter op een andere manier vorm moeten worden gegeven.

4.5. Vervolgens heeft VEVAM haar positie gebaseerd op de aansluitovereenkomsten met de regisseurs. Volgens VEVAM hebben alle aangesloten regisseurs (en de buitenlandse regisseurs via buitenlandse CBO's) aan VEVAM hun auteursrechten op huidige en toekomstige filmwerken overgedragen^ Volgens VEVAM is in het algemeen in de contracten tussen regisseurs en producenten de rechtenoverdracht met betrekking tot aanspraken die collectief worden geëxploiteerd uitgesloten. Ook om deze reden hebben Ziggo en UPC, aldus VEVAM, toestemming van VEVAM nodig voor de kabeldoorgifte.

4.6. Het is in dit geding niet in geschil dat de meeste regisseurs de zogenaamde VEVAM-clausule of een clausule met een gelijke strekking opnemen of laten opnemen in de contracten die zij sluiten met producenten. Deze clausule kan voorshands worden aangemerkt als een contractuele (schriftelijke) uitzondering op het vermoeden van overdracht van rechten als bedoeld in artikel 45d Aw. Omdat het een uitzondering betreft, moet de clausule restrictief vvorden uitgelegd. De aanspraken die in het algemeen in de VEVAM-contracten worden uitgesloten van het wettelijk vermoeden van overdracht van artikel 45d Aw betreffen de auteursrechten van regisseurs die op grond van de wet collectief worden geëxploiteerd door VEVAM. Omdat aannemelijk is dat VEVAM geen wettelijk verankerde taak meer heeft op grond van artikel 26a Aw en VEVAM evenmin na 1 oktober 2012 een overeenkomst heeft met de kabelexploitanten, kan niet worden gezegd dat VEVAM sindsdien ten behoeve van de regisseurs aanspraken jegens de kabelexploitanten uitoefent. VEVAM wil die rechten wel uitoefenen, maar dat betekent nog niet dat het wettelijke vermoeden van artikel 45d Aw jegens VEVAM niet geldt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvoor nodig dat de regisseurs met de producenten, zoals artikel 45d Aw voorschrijft, schriftelijk overeenkomen dat deze rechten aan VEVAM worden overgedragen. De conclusie is dan ook dat VEVAM zich reeds om deze reden vergeefs beroept op de aansluitovereenkomsten tussen haar en de regisseurs.

4.7. De derde grondslag voor de vorderingen van VEVAM is volgens VEVAM gelegen in de postcontractuele redelijkheid en billijkheid. Gezien de gerechtvaardigde verwachtingen en jarenlange betalingen zijn Ziggo en UPC verplicht te handelen op basis van de zorgvuldigheid die zij in het maatschappelijk verkeer dienen te betrachten, aldus VEVAM. De voorzieningenrechter is hierover voorshands van oordeel dat de regisseurs op grond van de artikelen 12 en 45d Aw jegens de producenten aanspraak hebben en houden op een billijke vergoeding. Ziggo en UPC hebben jegens VEVAM echter geen verplichtingen meer. Uiteraard kunnen de regisseurs de onderhandelingen over hun aanspraken door VEVAM laten voeren, maar VEVAM kan zich in dit kader niet beroepen op gerechtvaardigde verwachtingen die zijn gebaseerd op het verleden. Nu voldoende aannemelijk is dat VEVAM geen aanspraak meer kan maken op de vergoedingen als bedoeld in artikel 26a Aw, is een nieuwe situatie ontstaan.

4.8 Op dit moment acht de voorzieningenrechter het niet opportuun om op basis van artikel 392 Rv rechtsvragen te stellen aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing. Tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag in de zaak Norma/NLKabel is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De conclusie van de advocaat-generaal alsmede het arrest van de Hoge Raad zijn binnen redelijk afzienbai'e tijd te verwachten. Tussen de zaak Norma/NLKabel en het onderhavige geschil zijn zodanig veel overeenkomsten dat eerst het arrest van de Hoge Raad zal moeten worden afgewacht. Te verwachten is dat dit arrest mogelijk niet alleen duidelijkheid zal verschaffen met betrekking tot artikel 14a Wnr doch ook met betrekking tot artikel 26a Aw.

4.9. Al het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van VEVAM zullen worden afgewezen. VEVAM zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van Ziggo en UPC en aan de zijde van RODAP. De voorzieningenrechter is van oordeel - anders dan VEVAM heeft betoogd - dat RODAP op de juiste wijze aanspraak heeft gemaakt op een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. RODAP heeft in haar incidentele vordering tot voeging aan de zijde van gedaagden aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling door middel van de woorden "kosten rechtens". Hiermee heeft RODAP op voorhand geen recht op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv prijsgegeven. Nu niet in discussie is dat dit kort geding een lE-geschil betreft en VEVAM hier - blijkens haar eigen in het geding gebrachte kostenspecificatie - eveneens vanuit is gegaan, verstaat de voorzieningenrechter onder "kosten rechtens" tevens een kostenveroordeling in de zin van artikel 1019h.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5554 (pdf)
Afschrift KG ZA 13-869

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 juli 2013, A/13/5414 (SABAM tegen ID&T)
Uitspraak ingezonden door Christian Dekoninck, Crowell & Morning. Auteursrecht. Naburige rechten. Muziekrechten. ID&T organiseert verschillende muziekfestivals, waaronder het evenement Tomorrowland. De grondslag voor deze zaak betreft de tussen partijen bestaande discussie over de toepassing van de tarieven gehanteerd door SABAM, met als resultaat dat ID&T in het verleden te weinig, of geen auteursrechten betaalde. SABAM vordert dat ID&T geen muzieknummers uit haar repertoire mag mededelen aan het publiek, in het bijzonder tijdens het festival Tomorrowland.

Er is sprake van een auteursrechtinbreuk door ID&T, aldus de voorzitter van de rechtbank. Al zou er slechts één nummer uit het SABAM-repertoire worden afgespeeld. Gelet op de omvang en het genre van het repertoire, moet worden vastgesteld dat er nummers uit het repertoire van SABAM zullen worden afgespeeld. Het gevorderde verbod is er niet op gericht de mededeling aan het publiek van werken uit het repertoire van SABAM te verhinderen, maar is er op gericht dat ID&T voorafgaand aan het festival haar instemming met het tarief van SABAM zou getuigen.

Dat SABAM haar tarieven toegepast wil zien is volkomen logisch, echter mag haar machtspositie er niet toe leiden dat er geen onderzoek van de toepassing of vaststelling van deze tarieven meer mogelijk zou zijn door een onafhankelijke rechter. De rechtbank is van oordeel dat de weigering van SABAM en de vordering tot het verbod tot gevolg hebben dat haar werkwijze effectief aan een rechterlijk toezicht wordt onttrokken, waardoor zij misbruik maakt van haar machtspositie. Het verbod tot mededeling aan het publiek moet worden geweigerd.

9. We moeten realist zijn: wat wij hier ook beslissen, zullen twee dingen alleszins gebeuren: (1) Tomorrowland 2013 zal plaats grijpen (waarbij er zeker werk uit het repertoire van SABAM zal worden gebruikt), en (2) ID&T zal aan SABAM moeten betalen.

SABAM 'vraagt' immers 'enkel dat het gebruik van de muziek wordt vergoed' (conclusie, p. 51, nr 121). Dit principe wordt niet betwist door ID&T: deze wil enkel de mogelijkheid behouden tot discussie over de concrete berekening van deze vergoeding.

Het verbod dat SABAM hier echter (zo'n twee maanden vóór dit evenement) vroeg (in het kader van een discussie die jaren aansleept), is er niet op gericht de mededeling aan het publiek van werken uit haar repertoire te verhinderen. SABAM wenst enkel dat ID&T vooraf haar instemming zou betuigen met het 'tarief 211'.

In zoverre is het SABAM niet te doen om het verhinderen van het misdrijf van namaking, in de zin van artikel 80 van de Auteurswet, maar wenst zij een juridisch sterkere positie in de 'aflevering 2013' van het vervolgverhaal tussen haar en ID&T. Immers, indien ID&T thans zou aangeven dat zij het tarief 211 voorbehoudloos aanvaardt, zou dit impliceren dat de discussie omtrent de toepassing ervan die ID&T (terecht of ten onrechte) voert, zo goed als wordt uitgesloten. Deze laatste zou immers eerst, en bijkomend moeten bewijzen dat haar instemming aangetast is door een wilsgebrek, wat alleszins niet eenvoudig zou zijn (vgl. Dowaai 24 oktober 1979, R.I.D.A. 1980, vol. 103, p. 160).

Dat SABAM haar tarieven toegepast wil zien, is volkomen logisch. Haar machtspositie (die zijzelf erkent, zie conclusies p. 52, nr 123), mag er echter niet toe leiden dat er geen onderzoek van de toepassing of vaststelling van deze tarieven meer tarieven meer mogelijk zou zijn door een onafhankelijke rechter, die zal uitmaken of de bezwaren geformuleerd door ID&T al dan niet terecht zijn.

In zoverre de weigering van SABAM, en de vordering tot verbod die eraan gekoppeld is dan ook tot (onrechtstreeks) gevolg heeft dat haar werkwijze effectief aan een rechterlijk toezicht wordt onttrokken, maakt het misbruik uit van haar machtspositie.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (KMG Asia B.V. tegen VDW International BVBA c.s.)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat, Louwers IP|Technology Advocaten.
In navolging van IEF 11235. Volgens VDW c.s. zou KMG inbreuk maken op haar auteursrechten. KMG heeft dit betwist en gesteld dat de Fun City onderscheidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt inneemt, terwijl er evenmin sprake is van verwarringsgevaar. Bij vonnis van 25 april 2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Fun City geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De vorderingen van VDW c.s. zijn op grond van slaafse nabootsing toegewezen. KMG heeft hiertegen beroep ingesteld. De meest verstrekkende stelling van KMG houdt in dat er geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald.

Het hof kan KMG hierin niet volgen. Er wordt hierdoor geen recht gedaan aan de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het hof oordeelt dat sprake is van een onderscheidend vermogen van de Fun City door zijn verschijningsvorm. Zij stelt evenwel vast dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

3.6. Het hof overweegt hierover als volgt. Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangers, stapelschalen en lego steentjes. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

3.11. (...) Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in et modellen- respectievelijk het auteursrecht. (...) In het licht van hetgeen hierover onder 3.6 is overwogen, past daarbij niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht.

Verplichting andere weg in te slaan

3.16. Met dit standpunt miskent KMG evenwel dat in de door Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen (...) (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). Er bestond voor KMG, zoals zij zelf ook ten pleidooi heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor onder 3.14 genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen.

Verwarringsgevaar

3.19 (..) Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (pdf)
HA ZA 10-691(afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Vergaande bescherming van productvormgeving)

S. van Duijn, IE-bescherming van sjaals, IE-Forum.nl, IEF 12982

Een bijdrage van Suzanne van Duijn, LinkedIn-profiel

Op grond van het bekendste arrest (BenGH 16-12-1991) over een sjaal moet aan strenge voorwaarden zijn voldaan om bescherming aan het uiterlijk van een sjaal te doen toekomen. In dit arrest is bepaald dat op de beroemde sjaal van Burberry een merkrecht rust. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

In bovenstaand arrest werd geoordeeld "dat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen". Kortom: de bekende geruite sjaal van Burberry komt een ruitmerk toe, nu het relevante publiek de sjaal aan zijn uiterlijk als afkomstig van Burberry herkent. 

Eind vorig jaar is op grond van een modelrecht (wederom van Burberry) bescherming ingeroepen tegen het uiterlijk van een jongere sjaal (OHIM 7-12-2012 IEF 10865). Hoewel de modellen niet identiek waren, waren zij visueel en conceptueel wel erg gelijkend. De verschillen zaten slechts in het gebruik van de kleuren roodbruin, beige en bruin, en de jongere sjaal vertoonde meer verticale en horizontale lijnen dan de ouder sjaal van Burberry. De modelregistraties overlapten ten minste met één van de klassen. Het jongere model is dan ook nietig verklaard. 
 
Ook op grond van het auteursrecht kan het uiterlijk van een sjaal worden beschermd. Vorige maand wees de Rechtbank Gelderland een vonnis over de bescherming van een sjaal tegen een vermeende inbreuk. De betreffende sjaal kon auteursrechtelijke bescherming toekomen op grond van ontwerpkeuzes, aldus de rechtbank. Door deze ontwerpkeuzes stemde de totaalindruk van de beide sjaals zodanig overeen dat zelfs wanneer beide sjaals naast elkaar werden gelegd en grondig werden geïnspecteerd, de totaalindruk nog steeds hetzelfde was. De sjaal van verweerder maakte dan ook inbreuk op het auteursrecht op de sjaal van de eiser.
 
Suzanne van Duijn

Rechtbank Amsterdam 3 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (Charly en Chaplin-stoelen)
Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Zie ook IEF 5590 en IEF 11813.
Rechtspraak.nl: [naam 1] brengt door [naam 3] ontworpen stoelen onder de namen Charly en Chaplin op de markt. [naam 2] koopt partijen tweedehands Charly en Chaplin stoelen op, herstoffeert en herstelt ze zonodig, en biedt ze vervolgens te koop aan. De vordering van [naam 1] tot een verbod op deze handelwijze wordt door de rechtbank afgewezen.

Op het auteursrecht komt [naam 1] geen beroep meer toe. [naam 1] heeft in 1988 de betreffende stoelen als Beneluxmodel gedeponeerd, zonder de indertijd vereiste verklaring tot behoud van het auteursrecht te deponeren. Door het verloop van de termijn voor de modelbescherming is daardoor onder het toen geldende recht het auteursrecht in beginsel vervallen. Bij een rechtsreeks beroep op de BC komt aan de maker van een werk van toegepaste kunst, indien naar nationaal recht het auteursrecht is vervallen, slechts de in de BC verleende minimumbescherming van 25 jaar toe. Die termijn is inmiddels verstreken.

Ook op grond van het merkenrecht kan [naam 1] geen verbod krijgen, nu het gaat om door de merkhouder zelf in het verkeer gebrachte exemplaren. Weliswaar zijn die exemplaren bewerkt, maar [naam 2] heeft er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat de betreffende exemplaren niet onder toezicht van [naam 1] zijn gereviseerd. In die omstandigheden kan [naam 1] zich tegen de verdere verhandeling niet verzetten. Wel wordt merkinbreuk aangenomen ten aanzien van een door [naam 2] verkocht niet authentiek exemplaar.

4.2. Auteursrecht
4.2.7. (...) De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend.
4.2.8. Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken. Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen.

4.3. Merkenrecht I
4.3.3. Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charlys die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht. Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Opmerking verdient dat [naam 2] de Charlys weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charlys na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren. Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren.
4.3.4. De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren.

4.4. Merkenrecht II
4.4.3. Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld.
4.4.4. Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen.

4.5. Slaafse nabootsing
4.5.1. Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen.
4.5.2. De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen. De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven.

5 De beslissing

De rechtbank
5.1. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het onder nummer 0491696 ingeschreven Benelux woordmerk [naam 1] van [naam 1] Holding B.V. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het onder het merk [naam 1] verkopen of ter verkoop aanbieden of anderszins in het verkeer brengen van stoelen van het type Charly of Chaplin, zoals in dit vonnis in r.o. 2.2 afgebeeld, die niet door of met toestemming van de merkhouder [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding of naar keuze van [naam 1] Holding B.V. voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00;
5.2. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [naam 1] af te geven de niet door of met toestemming van [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte, poef, bedoeld in r.o.4.4.1. van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat [naam 2] nalatig is aan dit deel van het vonnis te voldoen, tot een maximum van € 5.000,00;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;
5.5. compenseert de proceskosten, aldus dat ieder partij de eigen kosten draagt.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (eiser tegen White Villa Entertainment c.s.)
Vordering intrekking aanspraak op vergoeding fonogrammenproducent. Wet Naburige rechten deels toegewezen. Vaststellingsovereenkomst. [eiser] is een Nederlandse DJ en maker van onder andere dance muziek. White Villa is een platenmaatschappij en is tevens eigenaar en exploitant van een opnamestudio te Ede. In 2004 zijn [eiser] en White Villa een Licentie-overeenkomst aangegaan en heeft White Villa sindsdien (tenminste) 16 tracks van [eiser] (onder de naam [B] uitgebracht. Per 1 juli 2009 heeft Cloud 9 de muziek catalogus - ‘all master and license rights’- overgenomen van White Villa. In januari 2012 heeft [eiser] zich als fonogrammenproducent aangemeld bij de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) en aanspraak gemaakt op de producentengelden van zijn tracks.

De voorzieningenrechter gebiedt White Villa c.s om een aangetekende brief te zenden aan Sena waarbij zij verklaart alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden.

3.1. [eiser] vordert, samengevat, na vermeerdering van eis, (hoofdelijke) veroordeling van White Villa c.s.,
primair: A. om, uiterlijk binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis, haar claim op het (producentenaandeel in) de billijke vergoeding als bedoeld in artikel 7 van de WNR voor de [B] tracks volledig in te trekken (dat wil zeggen voor de gehele periode vanaf het eerste releasejaar van de betreffende tracks), door uiterlijk binnen de genoemde termijn een aangetekende brief (met een kopie per e-mail) te zenden aan Sena, met de in het petitum van de dagvaarding genoemde opmaak en inhoud; (...).

4.1. [eiser] heeft zijn vorderingen in de eerste plaats gestoeld op de stelling dat White Villa c.s. de bij 2.11 aangehaalde overeenkomst dient na te komen. Niet in geschil is dat deze overeenkomst kan worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst waarmee werd beoogd de geschillen tussen partijen in der minne te regelen. Deze vaststellingsovereenkomst (hierna aan te duiden als: de schikkingsovereenkomst of ook: de schikking) heeft betrekking op de vergoedingen die Sena uitkeert aan de fonogrammenproducent van de [B] tracks, de zogenoemde ‘producentenvergoedingen’. De definitie van fonogrammenproducent in de WNR luidt als volgt: ‘de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen’. In de door Sena gehanteerde definitie is daaraan toegevoegd: ‘en die daarvoor de financiële verantwoordelijkheid heeft’.

4.12. Uit het vorenstaande volgt dat voorshands niet voldoende aannemelijk wordt geacht dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de zienswijze van [eiser] ten aanzien van de uitleg van de schikking zal volgen, zodat niet behoeft te worden toegekomen aan het beroep op dwaling van White Villa c.s. Ten overvloede wordt daarbij opgemerkt dat voor zover White Villa c.s. zich erop beroept dat zij gedwaald heeft bij de totstandkoming van de schikking omdat [eiser] bij overeenkomst van 29 augustus 2007 al afstand zou hebben gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke (zodat de schikking geheel overbodig was) die stelling – los van de vraag of die overeenkomst een vervalsing is, hetgeen [eiser] stelt, maar White Villa c.s. uitdrukkelijk betwist – wordt verworpen. [gedaagde 2] heeft immers ter zitting desgevraagd meegedeeld de overeenkomst van 29 augustus 2007 weliswaar niet direct in zijn administratie te hebben aangetroffen, maar de inhoud ervan wel ‘in zijn hoofd’ te hebben gehad, tijdens de totstandkoming van de schikking. De inhoud van die brief heeft hij dus bij de totstandkoming van de schikking kunnen betrekken. Ook de verklaring van White Villa c.s. dat zij de [B] tracks royaltyvrij aan Cloud 9 heeft overgedragen, wijst erop dat [gedaagde 2] er al voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst van uitging dat [eiser] afstand had gedaan van zijn rechten op royalty’s en dergelijke.

4.13. [eiser] heeft gesteld dat in het geval de schikkingsovereenkomst ontbonden of vernietigd zou zijn en dus alle daarin gemaakte afspraken ongedaan zouden moeten worden gemaakt, de producentenvergoeding eveneens aan hem toekomt, omdat niet White Villa maar hijzelf als fonogrammenproducent in de zin van artikel 1 WNR en voor Sena dient te worden aangemerkt. Los van de omstandigheid dat de schikking vooralsnog rechtsgeldig wordt geacht, kan die stelling voorshands evenmin worden onderschreven, aangezien vooralsnog niet kan worden aangenomen dat White Villa c.s. sowieso niet als fonogrammenproducent van de [B] Tracks kan worden aangemerkt, omdat [eiser] zijn betwisting van de stelling dat White Villa c.s. het uitbrengen van de tracks heeft gefaciliteerd en daarin heeft geïnvesteerd, door het ter beschikking stellen van de studio en dergelijke (en dus kan worden aangemerkt als degene die de muziekwerken voor het eerst heeft vervaardigd of doen vervaardigen en daarvoor de financiële verantwoordelijkheid had) niet, althans onvoldoende, heeft onderbouwd.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt White Villa en [gedaagde 2], gezamenlijk en afzonderlijk, om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis een aangetekende brief te zenden aan Sena, afdeling Repartitie, t.a.v. mw. [C] en mw.mr. [D], met kopieën per e-mail naar de adressen: [mailadres 1] en [mailadres 2], met de navolgende inhoud, op briefpapier van White Villa in gebruikelijk, goed leesbaar lettertype, zonder nader commentaar, met ondertekening door [gedaagde 2], en met afschrift naar de raadsvrouw van [eiser]:

“Geachte mevrouw [C] en mevrouw [D],
Hierbij bericht ik u als volgt. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een kort geding plaatsgevonden waarin door [eiser] als eiser, tegen ondergetekende en White Villa Entertainment B.V. (“White Villa”) als gedaagden, een vordering is ingesteld tot nakoming van de tussen [eiser] en White Villa gesloten vaststellingsovereenkomst van 22 januari 2013, waarvan een kopie is bijgevoegd. Op grond van het vonnis van 20 juni 2013 van de voorzieningenrechter in voormeld kort geding deel ik u hierbij mede dat White Villa op grond van die vaststellingsovereenkomst per omgaande alle claims bij Sena ter zake de Muziekwerken van [eiser] intrekt en bij deze verklaart dat zij ook in de toekomst geen aanspraak meer zal maken op deze gelden. Een kopie van het vonnis is eveneens bijgevoegd. (ondertekening)”

5.2. bepaalt dat White Villa c.s. hoofdelijk een aan [eiser] te betalen dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag dat zij niet of niet volledig aan het onder 5.1 genoemde gebod voldoet, met een maximum van € 50.000,-;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5061 (pdf)