Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank Utrecht, 17 februari 2010, KG ZA 09-1377, Aiuto B.V. tegen Allocar Concepts B.V. (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Handelsnaam Aiuto heeft ‘voldoende onderscheidend vermogen’, handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar is te duchten, ook, in verband met het woordmerk Aiuto, ‘omtrent de herkomst van de waren’. Inbreuk “sub b” eveneens aangenomen. In citaten:

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto de handelsnaam Aiuto sinds 2003 rechtmatig voert, reeds lang voordat Allocar de handelsnaam Ajuto voerde. De handelsnaam Aiuto heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende onderscheidend vermogen. De handelsnamen Ajuto of Ajuto Green, die Allocar tot voor kort bezigde, wijken daar in visueel en auditief opzicht slechts in geringe mate van af. De toevoeging "Green" komt hierbij onvoldoende onderscheidende kracht toe.

4.6. De voorzieningenrechter leidt uit de in het handelsregister opgenomen bedrijfsomschrijvingen van Aiuto en Allocar en de overige door partijen overgelegde stukken af, dat Aiuto en Allocar soortgelijke bedrijfsactiviteiten verrichten. Aiuto en Allocar zijn allebei onder meer werkzaam in de automotive branche en houden zich bezig met commerciële dienstverlening aan autodealers ten behoeve van de verkoop van auto's. (…) Gezien het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek - hun klanten - verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is en dat Allocar in strijd handelt met het verbod van artikel 5 HNW. De voorzieningenrechter wijst erop dat Aiuto niet hoeft aan te tonen dat bij het publiek daadwerkelijk verwarring is ontstaan. Evenmin is in dit verband relevant, dat Allocar volgens haar eigen opgave nog geen omzet heeft gedraaid.

4.7. In artikel 5a HNW is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto haar handelsnaam als Benelux woordmerk heeft geregistreerd. Zoals ten aanzien van artikel 5 HNW al is opgemerkt, wijkt de handelsnaam Ajuto slechts in geringe mate af van het merk Aiuto. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hierdoor ook verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren van Aiuto is te duchten. Allocar handelt daarom ook in strijd met het verbod van artikel 5a HNW.

4.9. De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande van oordeel dat Allocar tevens in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Ingevolge dit artikelonderdeel geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht en kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.  4.10. Gezien het voorgaande concludeert de voorzieningenrechter dat Allocar in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in de artikelen 5 en 5a HNW en artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Zij heeft hierdoor onrechtmatig gehandeld jegens Aiuto.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 14 juli 2009, LJN: BL4887, [Naam] tegen DELL Inc. c.s.

Merkenrecht. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank Den Haag, 19 april 2006,  IEF 1953). Dell vordert succesvol de vervallenverklaring wegens non-usus van beeldmerk (liggende E) wederpartij. Geen commerciële activiteit. Geen gebruik voor 11 februari 2005 (merk ingeschreven op 11 februari 2000).

10. Tussen partijen staat vast dat het merk van [appellant] voor 11 februari 2005 (vanaf december 2004 of januari 2005) is afgebeeld op zijn website www.xxell.com.
Dell betwist echter dat daarbij sprake was van normaal gebruik, nu via deze website geen goederen of diensten werden aangeboden. (…)  niet gesteld of gebleken is dat voormelde teksten al voor 11 februari 2005 op de website voorkwamen. Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen. Dat ooit daadwerkelijk aan of voor derden over de genoemde onderwerpen is geadviseerd of geanalyseerd of terzake dienstverlening wordt aangeboden, is gesteld noch gebleken, waarbij het hof nog in het midden laat of hier sprake is van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.  Ok is gesteld noch gebleken dat met licentiering van merken enige omzet is verworven en of serieuze pogingen zijn gedaan omzet te verwerven. (…) naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van normaal gebruik van het merk via deze website.

11. Tenslotte beroept [appellant] zich op gebruik van zijn merk met zijn toestemming door [T] vanaf februari (vóór 11 februari begrijpt het hof) 2005 op onder meer de website www.exxellland.nl. (…)  Uit geen van deze producties, zowel afzonderlijk als in combinatie bezien, blijkt van daadwerkelijk gebruik van het merk voor 11 februari 2005. Dit wordt evenmin aannemelijk. (…)  Het hof gaat er dan ook van uit dat het merk niet op deze website voor 11 februari 2005 is gebruikt. Dat brengt mee dat in het midden kan blijven of het gebruik dat daarna (…) heeft plaatsgevonden, gelet op de geringe omvang van de leveranties en dienstverlening, wel als normaal gebruik kan worden aangemerkt.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 23 februari 2010, zaaknr. 200.018.999/01, Solvay Pharmaceuticals B.V. tegen Novartis Vaccines and Diagnostics  Ltd (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Geneesmiddelen. Professioneel publiek. Paraplumerk. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2008, IEF 6583). Novartis vorderde op grond van haar oudere merk FLUVIRIN de nietigheid en doorhaling van de jongere Benelux merkregistratie en FLURALIN van Solvay (griepvaccins). Vordering alsnog afgewezen.

Zekere gelijkenis, maar geen verwarring, nu het gaat om “een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.”

4.6. Aan Novartis moet worden toegegeven dat de twee tekens een zekere gelijkenis vertonen. Daar staat echter tegenover dat, zoals Solvay heeft aangevoerd, de geli j kenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ( "f lu" is de Engelse term voor griep; "in" is de eerste lettergreep van injection of injectable) die door het relevante (professionele) publiek als zodanig herkend zullen worden en ook veelvuldig in de benaming van farmaceutische producten worden gebruikt (zie met betrekking tot het gebruik van "flu" onder meer producties l en 2 van Solvay in eerste aanleg) en waaraan, bij de bepaling van de onderscheidende kracht van het merk van Novartis, dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend. Voorts is van belang dat het teken FLWIRIN geheel is samengesteld uit dergeli j ke beschrijvende elementen (naast 'flu" en "in", "vir" dat refereert aan het virale karakter van griep). Hoewel het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat dit laatste nog niet wil zeggen dat de naam FLWIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt - en deze naam dus in zoverre meer is dan de som van zijn bestanddelen - is de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk daardoor wel beperkt en stelt Solvay zich terecht op het standpunt dat het merk FLWIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft. 

4.7. Solvay voert voorts terecht aan dat bij de beoordeling van de (mogelijk) verwarringwekkende overeenstemming tussen de twee tekens in aanmerking moet worden genomen dat het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.

4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLWIRIN van Novartis en van een overeenstemming die tot een relevant gevaar voor verwarring leidt geen sprake is.

lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2010, 105.002.481/01, Bach Flower Remedies Ltd tegen Healing Herbs Ltd. (met dank aan Anne Marie Verschuur, NautaDutilh) 

Merkenrecht. Inburgering. Eindarrest na Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2007, IEF 5215. “Het hof is van oordeel dat Flower Remedies dient te bewijzen dat haar merken zijn ingeburgerd op het moment dat de nietigheid werd gevorderd en dat dit nog steeds het geval is op het moment dat het arrest wordt gewezen. indien een inschrijving nietig wordt verklaard heeft dit terugwerkende kracht. Nietigverklaring is niet mogelijk als de merken na inschrijving zijn ingeburgerd.”

Het hof oordeelde in het tussenarrest dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES beschrijvend soortnamen zijn en ten tijde van de depots/inschrijvingen waren voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en dat de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen. Deposant Flower Remedies is in gelegenheid gesteld inburgering te bewijzen, maar is daarin volgens het hof onvoldoende geslaagd. Beeldmerken ware reeds in het tussenarrest als niet-nietig aangemerkt.

Inburgering: 9. Partijen twisten over de vraag of de beoordeling van het onderscheidend vermogen in kader van de inburgering na inschrijving (als bedoeld in artikel 2.28, lid 2 BVIE) ex tunc (waarbij verschillende momenten denkbaar zijn) of ex nunc moet geschieden. Het hof is van oordeel dat Flower Remedies dient te bewijzen dat haar merken zijn ingeburgerd op het moment dat de nietigheid werd gevorderd en dat dit nog steeds het geval is op het moment dat het arrest wordt gewezen. indien een inschrijving nietig wordt verklaard heeft dit terugwerkende kracht. Nietigverklaring is niet mogelijk als de merken na inschrijving zijn ingeburgerd. Naar het oordeel van het hof moet dat al het geval zijn op het moment van het inroepen van de nietigheid. Anders zouden de belangen van belanghebbenden die de nietigheid kunnen inroepen en de onderhavige aanduidingen vrij zouden moeten kunnen gebruiken op dat moment indien zij (dan) niet zijn ingeburgerd, niet zijn gewaarborgd. De merkhouder kan, indien de inschrijving nietig wordt verklaard omdat het merk (dan nog) niet is ingeburgerd, bij latere inburgering de desbetreffende aanduiding opnieuw als merk deponeren. De onderhavige vordering tot nietigverklaring is ingesteld bij inleidende dagvaarding van 1 2 november 200 l. Ook the cancellation division of de Office for Harmonization in the internal Market (trademarks and designs) - hierna: OHIM - gaat hiervan uit in zijn, door Healing Herbs bij haar antwoordakte overgelegde beslissing van 9 september 2008 (rechtsoverweging 24).

10 (…) In het licht van het bovenstaande is het hof van oordeel dat hetgeen door Flower Remedies aangevoerd en overgelegd onvoldoende is om inburgering in november 2001 aan te nemen. Nu Flower Remedies, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen nader gemotiveerd bewijsaanbod heeft gedaan, ziet het hof ook geen reden haar toe te laten tot bewijslevering. Het hof gaat er dan ook van uit dat de woordmerken niet waren ingeburgerd in november 2001 .

11. Overigens is het hof van oordeel dat ook onvoldoende is aangevoerd om aan te nemen dat de merken thans zijn ingeburgerd. (…) Het onderzoek /de winkelbezoeken door de advocaat van Flower Remedies geeft slechts de mening weer van 12 personen, werkzaam in (gespecialiseerde) winkels die producten van Flower Remedies verkopen. Deze personen zijn niet representatief voor het relevante publiek dat voornamelijk uit particuliere afnemers bestaat met in het algemeen minder vergaande productkennis.(…)

Beeldmerken / non-usus / belanghebbende: 14. (…) Healing Herbs heeft er belang bij dat Flower Remedies zich niet jegens Healing Herbs met een beroep op die bepalingen, al dan niet ten onrechte, op haar merkrechten kan beroepen. De omstandigheid dat zij ook bloesem- en bloemen remedies, die zijn vervaardigd volgens de methode Bach, aanbiedt en dat kenbaar wil kunnen maken is voldoende om Healing Herbs als belanghebbende in de zin van artikel 2.27, lid 1, BVIE aan te merken. Grief 8 faalt derhalve.

15. Het hof gaat aan de bewijsaanbiedingen van Flower Remedies (…) als onvoldoende onderbouwd voorbij (…) Ook aan het bewijsaanbod van Healing Herbs gaat het hof als niet relevant en/of onvoldoende geconcretiseerd voorbij.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 19 februari 2010, 08/01901, Frisdranken Industrie Winters B.V. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Arrest waarvan beroep: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, IEF 5795. Is afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn merkgebruik? Hoge raad stelt prejudiciële vragen:

5. Vragen van uitleg

I.a. Moet het loutere 'afvullen' van verpakkingen die zijn voorzien van een teken (zoals hiervoor bedoeld onder 3.1 (iv)) worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?
b. Maakt het voor het antwoord op vraag 1.a verschil of sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, of onder b?

II. Indien het antwoord op vraag 1.a bevestigend luidt, kan het gebruik van het teken ook dan op grond van art. 5 van de Merkenrichtlijn in de Benelux worden verboden indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor export naar landen buiten (a) het Beneluxgebied, of (b) de Europese Unie en zij daarbinnen - behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden - niet door het publiek kunnen worden waargenomen?

III. Indien het antwoord op vraag I1 (a of b) bevestigend luidt, welke maatstaf moet dan worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk: geldt dan als maatstaf de perceptie van de (gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone) consument in de Benelux, onderscheidenlij k de Europese Unie - die dan in de gegeven omstandigheden niet anders dan fictief of abstract bepaald kan worden - of moet terzake een andere maatstaf worden aangelegd, bijvoorbeeld de perceptie van de consument in het land waarheen de waren worden geëxporteerd?

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 5 februari 2010, KG ZA 09-1344, Vereniging O en A tegen Agiel B.V. c.s. (met dank aan Judith van Schie, Bousie Advocaten)
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Beide partijen stellen rechthebbenden te zijn op de titel ‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’ (opgericht in 1962). De vereniging O en A heeft de titel in december 2009 als woordmerk ingeschreven in het Benelux-merkenregister en vordert dat het Agiel verboden wordt een tijdschrift met die titel uit te geven. Agiel stelt dat het depot te kwader trouw is verricht. De vordering van de vereniging O en A wordt afgewezen, nu “het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.”

4.10.4. Voorts geldt dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van kwade trouw sprake zou kunnen zijn indien - zoals Agiel c.s. aanvoert en de Vereniging "O en A" betwist - het de bedoeling was dat ook indien de Vereniging "O en A" niet meer betrokken zou zijn bij (de totstandkoming van) het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" het exclusieve recht om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren zou toekomen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt. In dat geval heeft namelijk te gelden dat de Vereniging "O en A" haar exclusieve "recht" om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijdschrift te exploiteren, heeft prijsgegeven. Het gaat dan niet aan om dit "recht" door middel van het deponeren van een woordmerk proberen terug te krijgen.

4.10.5. In het kader van dit kort geding is het gelet op de door partijen ingenomen stellingen en in het geding gebrachte stukken onduidelijk of er sprake is van de in punt 4.10.4. weergegeven bedoeling. Teneinde daarover duidelijkheid te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig zijn, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat dit het geval zou kunnen zijn. Er zijn namelijk wel enkele aanwijzingen die wijzen op de juistheid van de door Agiel c.s. gestelde bedoeling. Niet in geschil is dat de Stuurgroep werd belast met het beheer, het management en de redactie van het tijdschrift "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Verder lijkt de in punt 2.6. genoemde overeenkomst tussen de Stuurgroep en BSL - bezien in samenhang met de in punt 2.5. genoemde overeenkomst tussen de Vereniging "O en A" en BSL - erop te wijzen dat het de bedoeling was dat de Stuurgroep de rechthebbende zou worden van de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek". Het is voorts voldoende aannemelijk dat de Agiel kan worden aangemerkt als rechtsopvolgster van de Stuurgroep.

4.10.6. Met inachtneming van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet is uitgesloten dat de rechtbank in een nog door Agiel c.s. aanhangig te maken bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 26 januari 2010, KG ZA 10-39, Wédéflex Duurzame Daksystemen tegen AABO Trading Company B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten). 

Eiser, houdster van de woordmerken D4 en Wédéflex D4 Firestop, voor oa.a. dakbedekkingsmateialen, sommeert gedaagde om tijdens een vakbeurs voor de dakenbranche geen producten onder de naam Aabiflex D4 aan te bieden. Vorderingen toegewezen.

Het gebruik van het merk D4 als onderdeel van productnamen als Leaflet Wédéflex D4 No Roots is instandhoudend gebruik en D4 is geen vaste eenduidige aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid et cetera. Sprake van overeenstemming tussen de productnaam Aabiflex D4 van gedaagde en het woordmerk D4, “nu het gedeelte D4 in de naam Aabiflex D4 visueel en auditief overeenstemt met het woordmerk D4.” Aangenomen wordt dat D4 een in de branche dusdanig bekend merk is dat het gevaar bestaat dat de producten aan elkaar “gekoppeld worden”.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 20 juni 2009,  LJN: BL3720, Mustang Bekleidungswerke Gmbh tegen geïntimeerde.

Merkenrecht. Hof vernietig vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 8 februari 2006, IEF 1607). Appellante (woordmerken MUSTANG voor kleding en schoeisel) maakt bezwaar tegen geïntimeerdes woord/beeld merken  CALZADOS MUSTANG  en SIXTYSEVEN BY MUSTANG, ook voor schoeisel.

Vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus CALZADOS MUSTANG afgewezen; gebruik in gewijzigde vorm. Gebruik in de distributeursmarkt is voldoende gebruik voor normaal gebruik. Geen loutere decoratie beeldmerk, maar merkgebruik, ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht. Nietigheid SIXTYSEVEN BY MUSTANG.  Geen rechtsverwerking. In citaten:

Usus: 11. Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk in het bijzonder wordt bepaald door het op de voorgrond van het merk afgebeelde paard en het, "daar overheen" in grote letters afgedrukte, woord MUSTANG. Dit geldt temeer nu het beeld van het paard en het woord MUSTANG door haar betekenis ((prairie)paard) elkaar versterken. Het woord CALZADOS is geschreven is in kleine(re) letters (dan het woord MUSTANG) en geplaatst op de rand van de zich achter het paard bevindende cirkel tussen het hoofd en de staart van het paard. Hierdoor neemt het in het in het merk, gelet op de overige onderdelen daarvan, een zodanig ondergeschikte - te verwaarlozen - plaats in dat het niet bepalend is voor het onderscheidend vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en wordt door het weglaten daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd. Dat geldt zeker voor zover het woord (in de distributeursmarkt, op welke markt, zoals uit het geen hierna zal worden overwogen volgt, geïntimeerde dit teken juist gebruikt) als beschrijvend moet worden aangemerkt, maar naar het oordeel van het hof ook voor zover het woord (in de consumentenmarkt) niet beschrijvend is.

Appellante heeft nog aangevoerd dat het woord CALZADOS [Spaans voor ‘schoenen’-IEF] in de Benelux een onderscheidend onderdeel is van het merk en het weglaten van een onderscheidend element per definitie het onderscheidend vermogen van het merk wijzigt. Zij stelt dat het woord CALZADOS de beschermingsomvang van het merk beïnvloedt en geïntimeerde zich met een beroep op haar merk zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het woord CALZADOS door derden, hetgeen in strijd zou zijn met de rechtszekerheid en de merkenrechtelijke gebruiksverplichting.
Het hof deelt dit oordeel niet, nu het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door voornoemde andere onderdelen van het merk. Daarvan uitgaande en in aanmerking nemende dat bij de inbreukvraag moet worden uitgegaan van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het publiek blijft hangen, zal geïntimeerde zich naar het oordeel van het hof niet zonder meer met een beroep op merk A kunnen verzetten tegen elk gebruik door derden van het woord CALZADOS in de Benelux. Dit geldt te meer als het zou gaan om gebruik door een derde op de distributeursmarkt voor schoeisel, waar CALZADOS als beschrijvend moet worden aangemerkt. Bij gebruik door een derde op de consumentenmarkt zal als relevante omstandigheid bij de vraag naar verwarringsgevaar moeten worden meegewogen dat geïntimeerde haar merk slechts gebruikt (zonder CALZADOS) op een andere markt.

Normaal gebruik:  15. Naar het oordeel van het hof kan evenwel in het midden blijven of het merk ook in de consumentenmarkt is gebruikt, nu het merk naar het oordeel van het hof (in ieder geval) normaal is gebruikt in de distributeursmarkt en dit voldoende is voor rechtshandhavend gebruik.

Decoratie: 16. Appellante heeft nog gesteld dat het onderhavige gebruik van merk A zal worden opgevat als decoratie. Of sprake is van merkgebruik is afhankelijk van de opvattingen van het terzake relevante publiek. Noch het merk op zichzelf, noch de wijze van gebruik geven aanleiding om te veronderstellen dat het publiek het gebruik uitsluitend zal opvatten als decoratie. Het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door het paard en het woord MUSTANG. Deze concrete, eenvoudig definieerbare elementen zullen in het algemeen niet als louter decoratie worden gezien. Het gebruik van (de belangrijkste onderdelen van) dit woord/beeldmerk op verpakkingen en op de brieven en facturen aan distributeurs in verband met levering van schoeisel, naast het gebruik van de (handels)naam Mustang Inter S.L, zal naar het oordeel van het hof door het relevante publiek - de afnemers van Mustang Inter S.L.- als merkgebruik worden opgevat. Dat geldt ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht. In artikel 2.20, lid 2, sub a en sub b, BVIE wordt het aanbrengen van het merk op verpakking en in stukken voor zakelijk gebruik ook genoemd als voorbeeld van (merk)gebruik. Redenen om dit geval anders te oordelen zijn gesteld noch gebleken.

Nietigheid SIXTYSEVEN BY MUSTANG: 20. Dat het publiek de vermelding BY MUSTANG (slechts) zal opvatten als een verwijzing naar de door Mustang Inter L.S. gebruikte handelsnaam en dat er daarom geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar - zoals geïntimeerde stelt en de rechtbank heeft aangenomen - kan het hof niet volgen. Appellante en geïntimeerde gebruiken het woord MUSTANG beide als (onderdeel van) hun handelsnaam en als (onderdeel van) hun merken, ter onderscheiding van hun waren. Dat het publiek onder die omstandigheden uit de vermelding BY MUSTANG zou afleiden dat de onder merk C aangeboden waren van geïntimeerde en niet van appellante afkomstig zouden zijn, valt niet vol te houden. Het verwarringsgevaar is nu juist gelegen in het gebruik van het woord MUSTANG en daaraan kan het gebruik van het woord BY niet afdoen. Door de vermelding BY MUSTANG is er een reëel risico dat het publiek meent dat de onder dat merk aangeboden waren afkomstig zijn van appellante en daarmee is sprake van verwarringsgevaar.
 
 Rechtsverwerking: 22. (…)  Appellante heeft gemotiveerd betwist dat zij het gestelde gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd, stellende dat zij pas sedert 2002 van de activiteiten van geïntimeerde in de Benelux op de hoogte is. Dat appellante gedurende vijf jaar voor de inleidende dagvaarding daadwerkelijk wist van het gebruik in de Benelux, hetgeen nodig is om van bewust gedogen te kunnen spreken, blijkt niet uit de overgelegde stukken. Dat appellante in eerste aanleg heeft erkend dat geïntimeerde eind jaren negentig in de Benelux actief is geworden impliceert nog niet dat zij van die activiteiten toen al op de hoogte was. Ook de tussen partijen gevoerde, over en weer in 1998 aanhangig gemaakte oppositieprocedures bij het OHIM en de tussen partijen in 2000 gevoerde correspondentie, die kennelijk over de situatie in Duitsland gaat (daarin is sprake van een procedure in Düsseldorf en een beurs in Keulen), althans waarvan niet blijkt dat die betrekking heeft op de Benelux, brengen niet noodzakelijkerwijs wetenschap met gebruik in de Benelux mee. Die wetenschap kan ook niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de door geïntimeerde aanhangig gemaakte oppositie mede was gebaseerd op de internationale inschrijving van merk A "with effect in Italy and the Benelux countries", nu deze oppositie ook gebaseerd was op Spaanse inschrijvingen van MUSTANG-merken en de merken in Spanje al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw worden gebruikt en zelfs bekend zouden zijn, zodat de vraag naar gebruik van de merken (in de Benelux) niet relevant was. Pas in 2004 heeft appellante beslag in België doen leggen op van geïntimeerde afkomstige schoenen voorzien van de aanduiding MUSTANG (zie productie 7 CvR). Geïntimeerde heeft ter zake ook geen concreet bewijs aangeboden, zodat het hof aan de stelling van geïntimeerde dat appellante voormeld gebruik in de Benelux bewust heeft gedoogd als onvoldoende onderbouwd voorbij gaat.

Voorts gaat de rechtsverwerking niet verder dan het gebruik van een ingeschreven merk dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en is gedoogd en geeft het geen recht op een uitgebreider merk(gebruik). Geïntimeerde stelt wel dat zij merken heeft gebruikt waarvan het woord MUSTANG onderdeel uitmaakt, maar dat zij merk C al meer dan vijf jaar voor de inleidende dagvaarding heeft gebruikt is gesteld noch gebleken, terwijl dit merk pas in 2004 is ingeschreven. Ook als appellante zich (inmiddels) niet meer zou kunnen verzetten tegen gebruik van bepaalde MUSTANG (bevattende) merken, brengt dat naar het oordeel van het hof niet mee dat zij niet de nietigverklaring zou kunnen vorderen van nieuwe- nog niet (vijf jaar gedoogde en) gebruikte en ingeschreven - merken. Zij blijft er een te rechtvaardigen belang bij hebben dat geïntimeerde niet rechten verwerft met betrekking tot nieuwe merken, die verwarring kunnen wekken met haar oudere merken.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 9 februari 2010, zaak T-113/09, PromoCell bioscience alive GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk SupplementPack (farmaceutische preparaten). Beschrijvend.

40. Zu den Waren der Klassen 1 und 5 des Abkommens von Nizza hat die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, dass die Zusammenschreibung der beiden Wörter, aus denen die angemeldete Marke besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als Bezeichnung von Grund- oder Rohstoffen für die medizinische oder pharmazeutische Industrie verstanden werde, bei denen es sich um ein Element oder eine Kombination von Elementen handele, die eine Ergänzung eines chemischen oder biologischen Grundstoffs darstellten.

41. Ebenso zutreffend hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 des Abkommens von Nizza ausgeführt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Anzeige mit der Bezeichnung SupplementPack als Werbung für zusätzliche Dienstleistungen oder Zusatzangebote verstünden, die ein Angebot im Bereich Ausbildung, Fortbildung und Seminare ergänzten.

42. Folglich vermittelt das angemeldete Zeichen eine für das Zielpublikum ohne Weiteres verständliche Botschaft, so dass die Marke SupplementPack in ihrer Gesamtheit betrachtet einen nicht nur mutmaßlichen, sondern hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen aufweist.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 10 februari 2010, zaak T-344/07, O2 (Germany) GmbH & Co tegen OHIM

Gemeenschapsmerk  Weigering inschrijving gemeenschapswoordmerk Homezone. Onjuiste argumentatie Kamer van Beroep OHIM.

80. Aangezien de kamer van beroep voor geen enkele van de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 het bewijs van het beschrijvend karakter van de term „homezone” heeft geleverd, kon de kamer van beroep bovendien in elk geval daaruit niet afleiden dat deze term elk onderscheidend vermogen miste.

81. Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone elk onderscheidend miste voor de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42.

Lees het arrest hier.