Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 30 december 2009, HA ZA 08434, Beauté Prestige International tegen Cosentra B.V. (met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerk parfumfles. Sensible Lady fles van gedaagde maakt inbreuk op Jean Paul Gaultier fles. Althans, geen inbreuk op, ondoorzichtige, Gemeenschapsvormmerk (geen  bekend merk (niet aangetoond), geringe overeenstemming), wel inbreuk op het, doorzichtige, Beneluxvormmerk (grote mate van overeenstemming en groot onderscheidend vermogen door gebruik). Prior art betreft alleen collectors item. Afwijkende verpakking is niet van belang. Vordering winstafdracht toegewezen: gedaagde kon niet in redelijkheid menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had (Ondeo Nalco)

4.1 1. Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwentorso's uitgevoerd in helder en matglas. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

Onderscheidend vermogen door gebruik: 4.12. (…) Ook heeft BPI stukken overgelegd waaruit blijkt het parfum 'La Femme' verpakt in het 167 vormmerk in Nederland gedurende meerdere jaren in de top 10 van damesgeuren van verschillende parfumerieketens voorkomt. Voorts blijkt uit de overgelegde tijdschriftartikelen uit Nederland en België dat kt 167 vormmerk veelvuldig en prominent wordt getoond in publiciteit voor dit parfum, naast de vermelding van het woordmerk Jean Paul Gaultier. De fles wordt daarbij regelmatig zelfs prominenter getoond dan het woordmerk Jean Paul Gaultier. in het licht van deze feiten stelt de rechtbank vast dat het 167 vormmerk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

4.13. Aan dat onderscheidend vermogen doet niet af dat er reeds in 1936 een parfum in het verkeer is gebracht dat verpakt was in een fles in de vorm van een vrouwentorso. Door Coscentra is onvoldoende concreet onderbouwd dat die fles, anders dan als collectors item, heden ten dage nog in het verkeer wordt gebracht. (…)

Verpakking: 4.15. Dit gevaar voor verwarring wordt niet weggenomen door het  feit dat het parfum 'La Femme' in de fles die is ingeschreven als het 167 vormmerk, op de markt wordt gebracht in een blik voorzien van het merk 'Jean Paul Geuttier', terwijl de Sensible Lady fles in een plastic doosje is verpakt, waarbij zij tevens de namen 'Sensible lady' en 'Omerta' gebruikt Allereerst dient bij de vraag of er sprake is van inbreuk te worden uitgegaan van het l67 vormmerk zoals ingeschreven, niet van het feitelijk gebruik door BPI. Bovendien heeft het 167 vormmerk, mals hiervoor overwogen, los van het blik waarin het wordt verpakt, aanzienlijke onderscheidende kracht. De verpakking van Coscentra mag dan wel afwijken van dat blik, maar bestaat aan één zijde vrijwel volledig uit doorzichtig plastic zodat de voorkant van de Sensible Lady fles in de verpakking geheel is waar te nemen. Daarom zal dit de zijde zijn die in de winkelschappen aan het publiek wordt getoond. (…)

Winstafdracht: 4.21. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een inbreuk te kwader trouw in de zin van de artikelen 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, A 2006/4, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; IEF 5609). De vraag is derhalve of Coscentra in redelijkheid kon menen dat haar bewtisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringsgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. De vordering tot afdracht van winst za1 dan ook worden toegewezen, evenals de vordering tot het doen van rekening en verantwoording daarover.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 29 oktober 2009, LJN: BK7559, Quantum-Touch tegen Inc. Acknowledge B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Quantum-Touch, Inc. is merkgerechtigde van het gemeenschapswoordmerk Quantum-Touch en houdt zich bezig met ‘genezen met de handen’. Ze leidt mensen op om quantum-touch healingen te geven. Bij het voldoen aan de door Quantum-Touch, Inc. gestelde eisen, wordt een certificaat verstrekt. In 2007 heeft Quantum-Touch, Inc. gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 een certificaat verstrekt, maar in juni 2008 zijn de  certificaten weer ingetrokken.

Eiser Quantum-Touch stelt dat gedaagden sindsdien inbreuk maken op haar merkrechten. De vorderingen worden echter afgewezen, omdat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat het certificaat op goede gronden is ingetrokken: de toestemming voor gebruik van het merk is niet derhalve niet vervallen.

Merkenrecht. 4.13.  Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het  gedaagde sub 2  duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen. Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van  gedaagde sub 2  op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan  gedaagde sub 2  toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

Handelsnaamwet: 4.14.  De vordering gegrond op het handelen in strijd met de handelsnaamwet kan ook niet worden toegewezen. Zoals in overweging 4.13 reeds is aangegeven, kan bij de beoordeling van het geschil niet worden aangenomen dat  gedaagde sub 2  niet gerechtigd is een dergelijke handelsnaam te voeren.

Onrechtmatige daad: 4.15.  De vordering gegrond op het jegens Quantum-Touch, Inc. onrechtmatig handelen kan evenmin worden toegewezen. Niet gebleken is dat  gedaagde sub 2  handelt als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch, Inc.. Quantum-Touch, Inc. heeft ter zitting nog betoogd dat  gedaagde sub 2  zich op onrechtmatige wijze jegens haar heeft uitgelaten. De door haar ingestelde vorderingen zien daar echter niet op, zodat aan dit punt voorbij wordt gegaan.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2009, LJN: BK7383, Mercis B.V. & Hendrik Magdalenus Bruna tegen Punt.nl B.V.

Auteursrecht. Parodie-exceptie auteursrecht en Parodie-exceptie merkrecht Nijntje. Aansprakelijkheid hosting provider. Dick Bruna vordert in kort geding tegen hostingprovider het verwijderen van zeven afbeeldingen die op het internet staan, omdat die afbeeldingen volgens hem inbreuk maken op de auteursrechten en merkenrechten die rusten op Nijntje. Ten aanzien van vijf van de zeven afbeeldingen wordt geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk. Het betreft toelaatbare parodieën. Met de overige twee afbeeldingen wordt merkinbreuk gepleegd en ten aanzien van die twee afbeeldingen worden de vorderingen toegewezen. (Vonnis op rechtspraak.nl inclusief plaatjes)

Auteursrecht: 4.3. De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje, zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de gewraakte afbeeldingen. De elementaire kleuren, de dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd van Nijntje, de oren, de (stand van de) ogen en het zogenaamde “andreaskruis” als neusje zijn nagenoeg identiek aan de originele Nijntje. Bij afbeelding 1 tot en met 5 bevindt zich naast de beeltenis van Nijntje ook een tekst, geschreven in een stijl die doet denken aan die van Dick Bruna. Afbeelding 7 (nijn-eleven) is, afgezien van het flatgebouw, een letterlijke kopie van de voorkant van het boek “Nijntje vliegt”. De totaalindrukken van het originele werk van Dick Bruna en van de gewraakte afbeeldingen zijn daardoor nagenoeg identiek. Of in dit geval sprake is van auteursrechtinbreuk, hangt af van de vraag of Punt.nl zich terecht heeft beroepen op de zogenaamde parodie-exceptie van artikel 18b Aw. In artikel 18b Aw is – kort gezegd – bepaald dat een parodie geen inbreuk op een auteursrecht kan vormen. Een parodie kan worden omschreven (zie Auteursrecht van Spoor, Verkade, Visser, derde druk, blz. 293) als een nabootsing van een ander werk in gewijzigde vorm waardoor dit tot voorwerp van de lachlust wordt gemaakt of waardoor althans de teneur ervan ingrijpend wordt gewijzigd.

Hiervan is in ieder geval sprake voor zover het de afbeeldingen 2 tot en met 6, in combinatie met de bijbehorende teksten, betreft. De bedoeling van die afbeeldingen is het opwekken van de lachlust. Dat niet iedereen de gewraakte afbeeldingen even grappig of gepast zal vinden (smaken verschillen nu eenmaal), doet aan die bedoeling niet af. Er is in dit geval bovendien sprake van een ingrijpende wijziging van de teneur, met name in de begeleidende teksten. Waar de teksten van Dick Bruna bij uitstek kindvriendelijk en geweldloos zijn, zijn de teksten bij de gewraakte afbeeldingen veelal grof en agressief. Juist dit contrast lijkt bedoeld om de lachlust op te wekken. Bovendien geldt dat de teneur is gewijzigd in die zin dat bij de afbeeldingen beeldelementen zijn toegevoegd die niet bij Nijntje horen, zoals de draaitafel op een “hardcore” feest of om “trance” te draaien, de rode ogen van Zwijntje omdat Zwijntje “zo stoned is als een garnaal”, Lijntje die met “pep” voor zich zit, of Nijntje die met grote ogen gaat “hakkûh”.

Vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, wordt geoordeeld dat het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals artikel 18b Aw vereist. Mercis en Bruna worden derhalve wat betreft afbeeldingen 2 tot en met 6 niet gevolgd in hun stelling dat het publiek in verwarring zal worden gebracht. Niet voor de hand liggend is dat kleine kinderen, voor wie Nijntje bedoeld is, de desbetreffende websites zullen bezoeken. Volwassenen zullen de “grote mensen humor”, zoals door Punt.nl aangeduid, begrijpen omdat de teneur van de begeleidende teksten ingrijpend is gewijzigd en omdat er beeldelementen die niet bij Nijntje horen zijn toegevoegd. Volwassenen zullen de afbeeldingen 2 tot en met 6 daarom niet in verband brengen met Dick Bruna in die zin dat men denkt dat die afbeeldingen, direct of indirect, afkomstig zijn van Dick Bruna.

4.4. De zaak ligt gecompliceerder bij afbeelding 1 (Nijntje staat strak) en bij afbeelding 7 (nijn-eleven). Hier is de afbeelding van Nijntje letterlijk gekopieerd. Bij afbeelding 1 is de gewijzigde vorm alleen te vinden in een nauwelijks zichtbaar plaatje op het jack van Nijntje en in de aard van de tekst. Bij afbeelding 7 bestaat de wijziging ten opzichte van het origineel alleen uit de toevoeging van het woord “nijn-eleven” en uit de toevoeging van het flatgebouw, dat overigens in de stijl van Dick Bruna is getekend. Beantwoording van de vraag of deze twee afbeeldingen onder de parodie-exceptie van artikel 18b Aw vallen, kan echter in het midden blijven gezien hetgeen hierna wordt overwogen over de door Mercis en Bruna gestelde merkinbreuk.

Merkenrecht: 4.7. (…) Vooropgesteld wordt dat het merkenrecht niet, zoals het auteursrecht, een algemene parodie-exceptie kent. Of en in hoeverre een merk mag worden geparodieerd, hangt af van de vraag of het parodiëren als een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan worden aangemerkt. De mogelijkheid een merkenrechtelijk beschermd figuur te parodiëren is daarmee beperkter dan in het auteursrecht. Gegeven de aard en strekking van het merkenrecht mogen in een parodie op een merk elementen van het merk worden overgenomen, maar dient er wel afstand van dat merk te worden genomen. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de parodie niet afkomstig is van de merkgerechtigde.

4.9. Dit ligt anders bij de afbeeldingen 1 en 7. Hier wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. De afbeeldingen zijn nagenoeg letterlijke kopieën van het werk van Dick Bruna en vertonen zeer grote gelijkenis met de geregistreerde beeldmerken. Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Afbeeldingen 1 en 7 doen bovendien afbreuk aan de reputatie van de merken omdat Nijntje in verband wordt gebracht met drugsgebruik en terrorisme.

4.10. Ook de vrijheid van meningsuiting – waarop Punt.nl zich nog heeft beroepen – kan in geval van afbeelding 1 en 7 geen geldige reden (als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE) vormen. Hiervoor zou vereist zijn dat er ook daadwerkelijk – in het kader van een maatschappelijk debat – een mening wordt geuit en dat dit niet gebeurt in een nodeloos grievende context. De twee afbeeldingen voldoen niet aan deze vereisten.

Aansprakelijkheid host: 4.12. (…) De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt voor gevallen waarin de activiteit van de host beperkt is tot het technische proces van het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk. Punt.nl doet terecht een beroep op artikel 6:196c BW. Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen. Van Punt.nl kan dan ook niet worden gezegd dat zij zelf inbreuk pleegt op de merkenrechten van Mercis. Van haar kan en hoeft niet te worden verwacht dat zij steeds alle weblogs en websites die zij host controleert op inbreukmakende content. Indien zij echter gewezen wordt op een inbreuk, en in dit geval is merkinbreuk ten aanzien van een tweetal afbeeldingen vastgesteld, dan is zij verplicht die afbeeldingen op grond van artikel 6:162 BW van het internet te (doen) verwijderen. Ten aanzien van die twee afbeeldingen is vordering (1), zoals weergegeven onder 3.1, dan ook, op straffe van een dwangsom, toewijsbaar. Het primaire gedeelte van vordering (2) – Punt.nl te verbieden inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom van Mercis – is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Het subsidiaire gedeelte van die vordering is echter wel (op straffe van een dwangsom) toewijsbaar. Punt.nl zal worden veroordeeld om zodra zij een melding krijgt van een inbreuk op de merkenrechten van Mercis, binnen 48 uur (weekenden uitgezonderd) die inbreukmakende content van de betreffende website te verwijderen. Indien tussen partijen discussie ontstaat of een (toekomstige) afbeelding inbreuk maakt op de merkenrechten van Mercis, dan zal die vraag en de vraag of Punt.nl om die reden dwangsommen verbeurt (opnieuw) aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dwangsommen worden dan alleen verbeurd, indien de rechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk. Nu voorshands is geoordeeld dat Punt.nl geen inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van Dick Bruna is vordering (3) niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Rotterdam, 17 december 2009, LJN: BK6982, Sanofi-Aventis S.A. tegen Euro Registratie Collectief B.V.

Merkenrecht. Gebruik na heretikettering parallel geïmporteerd medicijn van in Nederland beschermd merk in plaats van merknaam waaronder medicijn in land van uitvoer wordt verhandeld (ERC brengt op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl ® het (Nederlandse) merk Dogmatil® aan. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld). Dat het gebruik van het in Nederland beschermde merk op het geheretiketteerd medicijn niet noodzakelijk is om dat medicijn op de Nederlandse markt te kunnen brengen, levert géén gegronde reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een medicijn.

De noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. De wijze of stijl van uitvoering bij ompakking/heretikettering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. 

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 15 december 2009, zaak T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapsbeeldmerk BEST BUY (vrijwel alle klassen). Niet onderscheidend.

27. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Zeichen BEST BUY von einem Rechteck eingefasst ist, das eine einfache geometrische Form mit der Funktion ist, die Information hervorzuheben, und der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft verleiht. Die visuelle Präsentation von Werbeslogans hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen.

28. Auch wenn hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, dass der hervorgehobene Buchstabe „B“, der jeweils den ersten Buchstaben der Wörter „Best“ und „Buy“ bilde, eine originelle, eigentümliche und nicht werbeübliche grafische Gestaltung aufweise, eingeräumt werden kann, dass die Anordnung des Zeichens BEST BUY in der Werbung nicht sehr gängig ist, bleibt doch festzustellen, dass in großflächigen Einzelhandelsgeschäften verwendete Werbeslogans im Allgemeinen bildlich gestaltet sind. Auch die Tatsache, dass der Buchstabe „B“ am Anfang des Zeichens seinen beiden Wortbestandteilen gemeinsam ist, kann allein dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen. Ebenso wenig kann das Zeichen Unterscheidungskraft aus der verwendeten Schriftart gewinnen, da diese allgemein gebräuchlich ist.

29. Im Übrigen wird, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, der Buchstabe „B“ von den maßgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres als Teil jedes der beiden Worte „Best“ und „Buy“ aufgefasst werden. Somit ist ausgeschlossen, dass das angemeldete Zeichen als „est Buy“ oder „Best uy“ gelesen werden könnte.

Lees het arrest hier.

GvEA, 15 december 2009, T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. tegen OHIM / Merck KGaA,

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschaspwoordmerk  TRUBION o.g.v. ouder Gemeenschapsbeeldmerk TriBion Harmonis (geneesmiddelen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

41. Moreover, it must be held that the term ‘tribion’ is likely to play the main role in the relevant public’s process of memorising the sign, since, as OHIM rightly states, that term is likely to be perceived by consumers as the sign indicating the commercial origin of the goods, whereas the term ‘harmonis’ is likely to be perceived as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

42. In this respect, it should be noted that, in the health products sector and to an even greater extent in the sector of products complementing health products, such as that of dietetic preparations, manufacturers very frequently market product lines within ranges bearing a specific word sign indicating the commercial origin of the goods followed by various word elements with an essentially descriptive and/or laudatory function of the characteristics specific to the different products in the range.

43. Even if it is true, as the applicant claims, that physical and mental harmony probably cannot be regarded as an intrinsic characteristic of dietetic preparations for medical use, that finding in no way detracts from the fact that, as OHIM and the intervener rightly contend, the term ‘harmonis’ is sufficiently close to the term ‘harmony’ to give rise to positive associations in the public’s mind, so that it may well be perceived as a laudatory term suggesting that the goods in question restore the body’s balance. It is therefore likely that consumers will perceive the term ‘harmonis’ as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

44. As regards the figurative element, although it is larger than the word element of the earlier mark, it is not arranged in a specific, original or elaborate manner, in such a way that it might significantly influence the overall impression produced by the earlier sign. Moreover, as OHIM rightly states, that figurative element has no clear semantic content on its own.

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2009, T-483/08, Giordano Enterprises Ltd tegen OHIM / José Dias Magalhães & Filhos lda

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk GIORDANO (kleding) tegen ouder national woordmerk GIORDANO (schoeisel). Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Verwarringsgevaar.

29. In the present case, the Board of Appeal relied not only on the fact that the goods at issue were aesthetically complementary but also on the consideration, which the Court has also found to be valid in the present judgment, that both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [‘goods made of leather and imitations of leather,  particularly bags, beach bags, handbags, waist bags etc. – IEF]. and ‘footwear’ are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree.

(…)

33. In making an overall assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court considers that, although the goods covered by the two trade marks are similar only to a certain degree, that relatively limited level of similarity is offset by the fact that the two signs at issue are themselves identical. Thus, the Board of Appeal was right to decide that a likelihood of confusion exists between the earlier Portuguese mark, registered for ‘footwear’ in Class 25, and the Community trade mark which the applicant seeks to register both in respect of ‘clothing’ and ‘headgear’ in Class 25 and also in respect of the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2009, KG ZA 09-1525, Hyundai Motor Company & Greenib Car B.V. tegen Automobielbedrijf Van der Vliet Goes B.V.

Merkenrecht. Dealerjurisprudentie. Zonder advocaat verschenen voormalig dealer en reparateur voert geen merkenrechtelijk verweer en ziet merkenrechtelijk inbreukvorderingen m.b.t. gebruik Hyundai-merk op gevel en op internet toegewezen. Gedaagde heeft naar mening van de voorzieningenrechter wel belang bij het enkele houderschap van de domeinnaam hyundaivdvliet.nl.

4.4. Van der Vliet heeft tegen de vordering sub 1 gegrond op merkenrecht geen verweer gevoerd. Bij die stand van zaken zal deze worden toegewezen op de wijze zoals hieronder verwoord.

4.6. Ter verduidelijking en ter voorkoming van executiegeschillen wijst de voorzieningenrechter erop dat toewijzing van deze vordering betekent dat Van der Vliet er zorg voor dient te dragen dat van het internet, met name onder de domeinnaam autovdvliet.nl en onder de domeinnaam autozeeland.nl, de pagina die de onderneming van Van der Vliet betreft, alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Voorts dient Van der Vliet alle HYUNDAI tekens op en rond haar bedrijf te verwijderen.

4.7. Met betrekking tot de domeinnaam hyundaivdvliet.nl heeft Hyundai niet meer gesteld dan dat Van der Vliet daarvan houdster is. De domeinnaam wordt niet gebruikt, althans verwijst niet naar Auto van der Vliet.

4.8. Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig. Omtrent het gebruik van de domeinnaam door Van der Vliet, eventueel een dreigend gebruik, heeft Hyundai niets gesteld. Hoewel een rechtmatig gebruik van de domeinnaam onder de huidige omstandigheden niet goed voorstelbaar is, heeft Van der Vliet wel belang bij het enkele houdersschap, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ander er mee aan de haal gaat of voor het geval zij opnieuw tot een samenwerking met Hyundai zou komen. Het gevorderde sub 2 zal daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 december 2009, KG ZA 09-1119, Romex AG c.s. tegen ROM-X Benelux BVBA (met dank aan Roeland Donker, Allen & Overy).

Merkenrecht. Vervolg op: Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 september 2009, IEF 8181, waarin,  kort gezegd, is geoordeeld dat Romex Duitsland rechthebbende is van het merk Romex en dat Rom-x, nu de distributierelatie met Romex Duitsland is beëindigd, ieder gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX dient te staken en gestaakt te houden. Tussen partijen is nu in geschil of het gebruik van het teken ROM-X in de naam Rom-x Benelux in strijd is met dit vonnis.  De rechtbank concludeert dat dat inderdaad zo is en wijst de vorderingen toe. Verbod en rectificatie. Rechtsmacht baseert de voorzieningenrechter o.a. (vereinbarung) op art 31 EEX-Vo.

Voortdurende inbreuk: 4.7. De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Het enkel veranderen van de letter e in een gedachtenstreepje (op de productverpakking van de voegmortel met behulp van typex uitgevoerd) is hiervoor onvoldoende. Bij de Engelse uitspraak van Rom-x is het verschil in het geheel niet auditief waarneembaar. Romex heeft onweersproken gesteld dat het gebruik van de Engelse taal niet ongebruikelijk is in een internationale markt als de voegmortel markt. Met de wijziging van Romex in Rom-x heeft Rom-ex aldus onvoldoende uitvoering gegeven aan het vonnis van 1 l september 2009.

Rechtsmacht: 4.2. (…) Voor zover Romex haar vorderingen baseert op de Vereinbarung komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 1 EEX-Vo rechtsmacht toe. Artikel 3 1 EEX-Vo verleent immers de rechterlijke autoriteiten van een lidstaat de bevoegdheid om voorlopige of bewarende maatregelen te nemen overeenkomstig de wetgeving van deze geadieerde rechter, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 11 december 2009, LJN: BK0674, Adidas AG c.s. tegen Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. & Vendex Kbb Nederland B.V..

Merkenrecht. Beschermingsomvangmerk. Freihaltebedürfnis? 2:3-strepenzaak. Vervolg op HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 (IEF 3498) Beantwoording vragen van uitleg door HvJ bij arrest van 10 april 2008, IER 2008, 53 (IEF 5955). Ingevolge de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) kan bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de beperking van art. 6 lid 1, sub b van de richtlijn (kenmerken/bestemming van de waar) aan de orde is. Onjuist is dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om te waarborgen dat die beschikbaar blijft voor algemeen gebruik. Verwarringsgevaar. Inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW.

3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

Lees het arrest hier.