Woord- en of beeldmerk  

HvJ EG, 12 maart 2009, Zaak C-529/07 Conclusie A-G Sharpston, in Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof, Oostenrijk, om een prejudiciële beslissing)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag tot inschrijving. Kwade trouw.Het hoofdgeding in de onderhavige zaak heeft betrekking op een situatie waarin aanvankelijk een aantal concurrerende ondernemingen soortgelijke producten in een soortgelijke vorm en presentatie op de markt brachten. Vervolgens heeft een van die ondernemingen haar eigen vorm en presentatiewijze laten inschrijven als driedimensionaal gemeenschapsmerk. Welke factoren zijn in deze situatie vereist en/of voldoende om vast te stellen dat de onderneming bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was?

76. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Oberste Gerichtshof te beantwoorden als volgt:

Om te kunnen vaststellen of „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was” in de zin van artikel 51, lid 1, sub van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter al het beschikbare bewijs in aanmerking nemen op grond waarvan hij de gevolgtrekking kan maken dat de aanvrager al dan niet bewust handelde in strijd met aanvaarde maatstaven van eerlijk of ethisch gedrag. Hierbij geldt met name het volgende:

– een oogmerk om anderen te beletten overeenstemmende tekens te gebruiken voor soortgelijke producten, kan in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager wist of behoorde te weten dat anderen overeenstemmende tekens reeds rechtmatig gebruikten, met name indien dat gebruik van aanzienlijke omvang en langdurig was en een zekere mate van juridische bescherming genoot, en indien de aard van het teken tot op zekere hoogte wordt bepaald door technische of commerciële beperkingen;

– een dergelijk oogmerk zou echter niet zonder meer in strijd zijn met deze maatstaven, wanneer de aanvrager zelf een soortgelijke of sterkere bescherming geniet voor het aangevraagde merk en hij dit gebruikt heeft op een wijze, in een mate en gedurende een tijdsbestek, dat het gebruik door anderen van hun overeenstemmende tekens zou kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk van de aanvrager, en wanneer deze anderen niet beperkt zijn in hun vrijheid om afwijkende tekens te kiezen.

Lees de conclusie hier.

HvJ EG, 12 Maart 2009, zaak C-320/07 P, Antartica Srl tegen OHIM / The Nasdaq Stock Market, Inc (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. NASDAQ tegen NASDAQ. Interessante oppositiezaak. Aanvraag gemeenschapswoord/beeldmerk voor de aanduiding NASDAQ met een drietal druppelvormen erboven, voor - onder meer - sportartikelen. Oppositie op grond van ouder gemeenschapswoordmerk NASDAQ. Het GvEA oordeelde eerder (IEF 3952) dat het OHIM de inschrijving terecht had geweigerd op basis van art. 8(5) GMV (het equivalent van "sub c" - niet soortgelijke waren, bekend merk, en ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie). “Clear exploitation and free riding on the coat tails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”. Het Hof bekrachtigt het arrest van het Gerecht.

Zaak met een Nederlandse tintje, aangezien interveniënte The Nasdaq Stock Market Inc. bij het Gerecht werd vertegenwoordigd door Joris van Manen and Jesse Hofhuis (De Brauw Blackstone Westbroek) en bij het OHIM door Novagraaf Nederland.

The first part of the single plea, based on the lack of use of the earlier mark

28. In support of the first part of the single plea, Antartica calls into question the use of the earlier mark for the goods and services in Classes 35 and 36 within the meaning of the Nice Agreement by submitting that The Nasdaq Stock Market offers them in the Community on a non-profit-making basis, whereas the use of a trade mark is based on the premiss that the goods or services for which it is registered are paid for.

29. It is sufficient to note in that respect that, even if part of the services for which the earlier mark is registered are offered by The Nasdaq Stock Market free of charge, that does not of itself mean that that commercial company will not seek, by such use of its trade mark, to create or maintain an outlet for those services in the Community, as against the services of other undertakings.

31. Consequently, the first part of the single plea must be rejected as unfounded.

The second part of the single plea, based on the taking unfair advantage of the distinctive character or the reputate of the earlier mark

32. By this part of the plea, Antartica claims that the consumers of the goods covered by trade mark applied for are not aware of the earlier mark and, therefore, that contrary to the view of the Court of First Instance, any unfair advantage can be ruled out in the present case.

44. In the absence of such a link in the mind of the public, the use of the later mark is not likely to take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark (IntelCorporation, paragraph 31).

45. However, the existence of such a link must be subject to an overall assessment, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case and, in particular, the degree of similarity between the marks at issue; the nature of the goods or services for which the marks at issue were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use and the existence of the likelihood of confusion on the part of the public (Intel Corporation, paragraphs 41 and 42 and the case-law cited).

46. As regards, more particularly, the relevant public to be taken into consideration, it should be pointed out that that public will vary according to the type of injury alleged by the proprietor of the earlier mark.

(…)

49. In that respect, the Court of First Instance held, in paragraph 58 of the judgment under appeal, that, having regard to its omnipresence in the press, not only in the specialist press but also the general press, and the interest of a large part of the general public in the developments in the financial markets, the reputation of the earlier mark reaches further than the professional public specialising in financial information.

50. It is implicitly, but clearly, apparent from that assessment that, when assessing the existence of injury, the Court of First Instance included in its examination, as the relevant public, the average customer of goods and services for which the later mark, that is to say Antartica’s mark, was requested.

55. It follows that the second part of the single plea must be rejected, as being partly unfounded and partly inadmissible.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht 12 december 2008, LJN: BH4488, Stichting Gay Business Amsterdam tegen de burgemeester van Amsterdam

Voortdurend geschil over de organisatie van de Amsterdamse Gay Pride waarin ook de IE-rechten weer, heel eventjes,  opduiken (zie ook: IEF 2462). Onderhavig geschil betreft in hoofdzaak de weigering van een evenementenvergunning voor de klassieke locaties van de Gay Pride 2007 aan de Stichting Gay Business Amsterdam

“3.6.2.  Eisers heeft voorts aangevoerd dat verweerder in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet zou hebben gehandeld door namen te deponeren die lijken op het woordmerk van eiseres (Amsterdam Pride). Nu deze grief geen verband houdt met het bestreden besluit wordt ook deze door de rechtbank verworpen.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 28 oktober 2008, LJN: BH3767, L&D Support B.V. Gemeente Zwolle.

Merkenrecht. Auteursrecht. Aanbesteding gemeente Zwolle met betrekking tot re-integratieactiviteiten. Gedaagde L&D heeft zich ingeschreven voor de cluster cliëntmeting, maar is niet uitgekozen. L&D maakt bezwaar omdat de procedure onvoldoende tansparant zou zijn geweest en omdat Zwolle inbreuk zou hebben gemaakt op haar IE-rechten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Liquidatietarief.

Er is geen strijd met het transparantiebeginsel. Zo er al inbreuk is op rechten van intellectuele eigendom dan leidt dat niet tot verbod tot gunning of tot gebod tot heraanbesteding, maar tot verplichting om inbreuk te staken en/of de geleden schade te vergoeden. Evenmin is sprake van uitlokking van onrechtmatig handelen. Het is niet aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op de merk- en/of auteursrechten van L&D.

1.1.  Ten derde heeft L&D aangevoerd dat Gemeente Zwolle inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van L&D. Daartoe stelt zij dat zij een meet-instrument op de markt heeft gebracht met de merkenrechtelijk beschermde naam “ABC-meting”. Het betreft volgens L&D een “web-based meetinstrument (…) Het is Gemeente Zwolle volgens L&D niet toegestaan, zoals zij wel heeft gedaan, de naam te gebruiken in de aanbestedingsstukken. Voorts kan L&D auteursrechten doen gelden op de door haar ontwikkelde methode. Hetgeen Gemeente Zwolle blijkens de aanbestedingsleidraad vraagt van de inschrijvers is een aanbieding om een methode te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd is. De Gemeente Zwolle lokt onrechtmatig handelen uit door de inschrijvers expliciet om de “ABC-meting” te vragen, aldus nog steeds L&D.

1.1.1.  Door Gemeente Zwolle is erkend dat - zo zij stelt, abusievelijk - in een bijlage bij de aanbestedingsleidraad (de concept-overeenkomst) éénmaal het woord “ABC-meting” is genoemd. Zo al zou moeten aangenomen dat zulks onrechtmatig is geweest jegens L&D dan leidt dat niet tot toewijzing van één van haar vorderingen. Indien sprake zou zijn geweest van onrechtmatig handelen dan leidt dat tot een verplichting van vergoeding van de dientengevolge geleden schade. De vorderingen zien echter op staking van de aanbesteding en/of heraanbesteding. Niet valt in te zien hoe deze vorderingen de beweerdelijke onrechtmatigheid zouden kunnen wegnemen.

.1.1.  Vervolgens is de vraag aan de orde of de vorderingen (deels) zouden moeten worden toegewezen op de grond dat Gemeente Zwolle onrechtmatig handelt jegens L&D door andere inschrijvers uit te lokken tot onrechtmatig handelen jegens L&D.

(…)

1.1.1.  Niet aannemelijk is echter geworden dat een dergelijke situatie zich hier voordoet. In de eerste plaats is van belang dat Gemeente Zwolle in de nota van toelichting heeft opgemerkt: “De ABC-meting wordt ten onrechte genoemd in het concept-contract. Gemeente Zwolle wil de beschikking hebben over een cliëntmeting. De ABC-meting is daar een voorbeeld van.” Bij die stand van zaken is onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers “aanzet” tot het gebruik van de term “ABC-meting”, en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D.

1.1.1.  Evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D.

1.1.1.  Daarbij is van belang dat de uiteindelijke contractant niet uitgenodigd of aangezet wordt tot het gebruik maken van door L&D gehanteerde en mogelijk auteursrechtelijk beschermde software, logo’s, vragenlijsten, rapportages etcetera. Uit het debat van partijen ter zitting is naar voren gekomen dat de methode betreffende de ABC-meting niet auteursrechtelijk beschermd is. Zo er evenwel toch van uit zou moeten worden gegaan dat de methode auteursrechtelijk beschermd is dan brengt dat nog niet mee dat de concept-overeenkomst de uiteindelijke contractant verplicht een prestatie te leveren die noodzakelijkerwijze een inbreuk impliceert op dat auteursrecht.

1.1.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van L&D dienen te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 4 maart 2009, zaak T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. tegen OHIM / Registro Profesional de Tenis, SL (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op grond van oudere nationaal en gemeenschapsbeeldmerk RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. tegen aanvraag beeldmerk PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM en wijst de oppositie alsnog af. Geen gevaar voor verwarring.

43. With regard to the overall assessment of the likelihood of confusion between the signs in question, those signs have important visual and phonetic differences. In the present case, the view must be taken that those visual and phonetic differences, established in paragraphs 30 to 34 and 36 to 38 above, clearly cancel out their conceptual similarity (see, to that effect, Case T-3/04 Simonds Farsons Cisk v OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) 2005 ECR II-4837, paragraph 55). It follows that, notwithstanding the identity or similarity of the goods concerned, the differences existing in this case between the conflicting marks are such that there is no likelihood that the relevant public will be led to believe that the goods covered by the figurative mark PTR Professional Tennis Registry come from the undertaking which holds the earlier marks RPT Registro Profesional de Tenis S.L. and RPT European Registry of Professional Tennis, or from an undertaking economically linked to that undertaking.

Lees het arrest hier.

Hof van Beroep Brussel, 11 februari 2009, 2008/AR/719, eBay International A.G. c.s. tegen The Polo/Lauren Company L.P. (met dank aan Thierry van Innis en Geert Glas, Allen & Overy) 

Benelux Merkenrecht eBay maakt geen inbreuk op de merken "Ralph Lauren" en "Polo Sport" door het gebruiken van daarmee overeenstemmende Google AdWords.

Geen inbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het hof oordeelt dat dit gebruik geen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten oplevert, aangezien eBay de AdWords gebruikt als herkomstaanduiding van de op haar website verkochte producten en niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het promoten van haar eigen website.

Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company (…) The use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site. (…) it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. (Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar).

Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is niet gesteld. Geen verplichting voor eBay om het gebruik van deze AdWords te beperken voor EER-goederen, zoals in eerste instantie was bepaald door de Belgische rechter.

9. It is therefore established, in the case at hand, that the use by eBay of the Ralph Lauren and Polo Sport trademarks has the essential function of identifying the goods sold on its site and distinguishing them from the other goods sold on this site.

The mere fact that the consumer is warned that such brand products are likely to be purchased on eBay does not imply that he believes that eBay is the seller, especially since the relevant public, which is used to this type of transactions, knows that eBay is only an intermediary and that the sale takes place directly between the seller and the buyer. In any case, nothing prohibits a third party user of the trademark, such as an intermediary or provider of related goods and services, from using it to distinguish the product, provided it does not affect the essential function of the trademark. Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company.

It does not matter that the internet user is not immediately sent to the page where Ralph Lauren and Polo Sport brand products are offered, since it is enough for him to retype the same keyword in the search field inserted in the Clothing & Accessories page to be sent to the specific page. It cannot be deduced from this mere circumstance that eBay intended as a priority to advertise its own company. In fact, eBay declared to be ready, without any prejudicial acknowledgment, to send the internet user directly to the specific ads, without going through the general page of the corresponding category, and the Court records this.

Equally, it is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. Since well-known brand products are offered for sale on the eBay site, eBay may legitimately buy the corresponding AdWords, which allows it to inform the internet users of the possibility to buy these products through it. eBay may also legitimately choose itself the AdWords, since it has all the sales statistics and therefore is in the best position to know the needs of the buyers.

10. To the extent that it is based on article 2.20.1.d of CBPI, the Ralph Lauren's claim is not well founded, since eBay did not use the trademark other than for the purposes of distinguishing goods or services. 

Moreover, the use by eBay of the trademarks to identify products is not otherwise criticized by Ralph Lauren, especially based on article 2.20.1.a of CBPI.   

Lees de uitspraak hier (Franstalig origineel) of hier (Engelse vertaling)

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 maart 2009, KG ZA 09-38, Business Motor-Mania España S.L. tegen Asiangear B.V.

Nieuw hoofdstukje in scootergeschil tussen MM-Exclusive en Asian Gear. Aan IE-geschil verwante beslagzaak. Na te hebben vernomen dat er een aantal containers met daarin scooters van MM-Exclusief in de haven van Rotterdam zou zijn aangekomen, heeft Asiangear uit kracht van het vonnis van 16 september 2008 (waarbij de toenmalige beslaglegger MM-Exclusief (nog) niet over geregistreerd merk beschikte,  IEF 7084) executoriaal (derden)beslag gelegd op de inhoud van een aantal containers. Motor-Mania España vordert de opheffing van het beslag, omdat de scooters haar eigendom zouden zijn en niet van MM-Exclusief. De voorzieningenrechter acht dit vooralsnog niet aannemelijk en wijst de vordering af. 

5.9. In het midden kan blijven naar welk recht zou moeten worden beoordeeld wie eigenaar van de scooters is. Het voorgaande roept reeds zoveel vragen op dat de eigendom van Motor-Mania España vooralsnog niet voldoende aannemelijk is gemaakt, ook omdat onverklaard is gebleven waarom op de dozen, waarin de scooters zijn verpakt, het door MM-Exclusief gebruikte merk en haar domeinnaam zijn weergegeven. De opheffing van het beslag moet dus worden afgewezen. Voor toewijzing van de – niet gemotiveerde – subsidiaire vordering tot staking van (verdere) executie van het vonnis zou aanleiding kunnen bestaan indien Asiangear, ondanks een vordering van Motor-Mania España in een bodemzaak tot opheffing van het beslag en afgifte van de scooters, de executie zou willen doorzetten. Die situatie is echter niet aan de orde. Dit voert tot de slotsom dat de vorderingen van Motor-Mania España zullen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 26 februari 2009, KG ZA 09-126 P/TF, Wijs & Van Oostveen B.V. tegen Veleke & Stichting Hulp Gedupeerden (met dank aan Rik Balk & Yonie Scheijde, Ribbert Advocaten). 

Merkenrecht. AdWords. Domeinnamen. Gebruik merk in domeinnamen voor kritische websites is gebruik zonder geldige reden (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Ook gebruik AdWords levert  op grond van 2.20 lid 1 sub d merkinbreuk op. Het geregistreerd houden van een domeinnaam is volgens de Rechtbank Amsterdam wèl gebruik van een merk. De vraag of de gedane depots nietig zijn of te kwader trouw verricht moet in de bodemprocedure of de oppositieprocedure worden beoordeeld. 1019h proceskosten (gemiddelde zaak): €10.000,- (alleen IE-component, geen o.d.)

Eiser en vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen verhandelde door het Amerikaanse Lehman Brothers ontwikkelde en uitgegeven “Dutch Power Notes”. Na het faillissement van Lehman begint gedaagde Veleke, die een deel van zijn vermogen belegd had in de Dutch Power Notes, een website voor gedupeerden, onder o.a. de domeinnaam www.gedupeerdenvanwijsenvanoosterveen.nl. Eiser ziet dit als inbreuk op haar Benelux-woordmerk  “Wijs & Van Oostveen”, voor financiële diensten.

Na een eerste sommatie deponeert gedaagde het woordmerk “Wijs & Van Oostveen” voor o.a juridische diensten en draagt de domeinnamen over aan de Stichting Hulp Gedaagden die daarna nog de domeinnaam www.wijsvanoostveen.nl laat vastleggen en het merk “Gedupeerden Wijs & van Oostveen” deponeert. De Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen van eiser grotendeels toe:

4.4. Het is dan ook aannemelijk dat Veleke Beheer de woordmerken heeft ingeschreven met geen ander doel dan om de aandacht te kunnen trekken van cliënten van Wijs & Van Oostveen en jegens hen kritiek te uiten op de handelswijze van Wijs en Van Oostveen. Dit levert op gebruik zonder geldige reden, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, terwijl door dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk als bedoeld in artikel 2.20 eerste lid onder d. van het BVIE. Wijs & Van Oostveen hebben dan ook het recht zich tegen dit gebruik van die met hun woordmerk overeenstemmende tekens te verzetten. Dit laat onverlet het recht van Veleke c.s. om kritiek te uiten op Wijs & Van Oostveen, maar zij heeft niet het recht om zich daartoe het woordmerk van Wijs & Van Oostveen toe te eigenen. Dit betekent dat de vordering, voor zover strekkend tot een verbod om nog verder gebruik te maken van het woordmerk van Wijs & Van Oostveen toewijsbaar is als na te melden. De vordering tot intrekking van het depot of doorhaling van de inschrijving wordt afgewezen. Wijs & Van Oostveen heeft daarbij, gelet op het te geven verbod, onvoldoende belang. De vraag of de door Veleke Beheer gedane depots nietig zijn of te kwader trouw verricht moet in de bodemprocedure of de oppositieprocedure worden beoordeeld.

4.5. Via de door Veleke C.S. geregistreerde domeinnamen www.gedupeerdenvanwijsenvanoostveen.nl en www.gedupeerdenvanwijsenvanoostveen.com was de website "gedupeerden van Wijs & Van Oostveen" van Veleke c.s. te raadplegen. Thans is dit gebruik (tijdelijk) gestaakt, maar voldoende aannemelijk is dat ook het geregistreerd houden van een domeinnaam onder het gebruik van een merk valt, zodat eveneens op deze grond sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20, eerste lid, sub d BVIE, Wijs & Van Oostveen hebben een spoedeisend belang bij het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van dit gebruik. Veleke C.S. zal ook worden geboden het gebruik van de nieuwere domeinnaam www.wijsvanoostveen.nl te staken. 

4.6. Veleke c.s. dient eveneens - voor zover hier al. niet aan is voldaan - het gebruik van AdWords met daarin de namen Wijs en/of Van Oostveen te staken en gestaakt te houden, omdat hiermee een link naar de website “gedupeerden van Wijs & Van Oostveen" wordt gelegd. Voldoende aannemelijk is dat ook dit gebruik op grond van artikel 2.20, eerste lid sub d BVE een inbreuk oplevert op het merkrecht van Wijs & Van Oostveen.

4.7. Met betrekking tot de gestelde onrechtmatige uitlatingen geldt als uitgangspunt dat het deze zaak gaat om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van Veleke c.s. her recht op vrijheid van meningsuiting en aan de zijde van Wijs & Van Oostveen het recht op bescherming van haar eer en goede naam. Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden,

4.8. Het belang van Wijs & Van Oostveen is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan lichtvaardige en onterechte verdachtmakingen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het vertrouwen dat (potentiële) cliënten in haar als vermogensbeheerder moet kunnen stellen. Het belang van Veleke c.s. is dat hij zich vrijelijk moeten kunnen uitlaten over de kwestie met betrekking tot Dutch Power Notes en daarover met anderen moet kunnen communiceren. u het voorgelegde onderdeel van de website slechts het persoonlijke verhaal van J. Veleke omvatte, waarin hij zijn frustratie uit over zijn ervaringen met Wijs & Van Oostveen inzake de Dutch Power Notes en weergeeft wat zijn persoonlijke indruk is, kan vooralsnog niet worden geconcludeerd dat hiermee sprake is van onrechtmatige uitlatingen, De vordering wordt dan ook op dit punt afgewezen.

Lees het vonnis hier. Inmiddels oom op rechtspraak.nl, LJN: BH4229.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 september 2008, LJN: BH3276, Commanditaire vennootschap [A] tegen [B]. (Survival Almere)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Voormalige echtgenoten. Oudere handelsnaamrecht, aangezien eiser [A] rechtsopvolgster is van de eenmanszaak van X en de eventuele rechten op de handelsnaam daarmee over zijn gegaan van de eenmanszaak op [A]. Het gebruik van een domeinnaam kan worden beschouwd als het gebruik als handelsnaam, maar er is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Vaststelling termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv ook inzake zaak betreffende Handelsnaamwet. “Omdat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.”

[De heer X], één van de beherend vennoten van eiser [A] is gehuwd geweest met gedaagde [B]. [B] organiseert soortgelijke activiteiten als [A] en heeft in 2007 een eenmanszaak onder de handelsnamen Survivals Almere, Survivals Flevoland en Scholen Survivals doen inschrijven en de domeinnaam www.survivalsalmere.nl geregistreerd.  [De heer X] heeft daarna de domeinnamen www.suvivals-almere.nl en www.almeresurvivals.nl geregistreerd en later nog de domeinnaam www.survivals-in-almere.nl. 

De voorzieningenrechter heeft, op vordering van ex-echtgenote [B], bij vonnis van 18 september 2007 [de heer X] veroordeeld om zich te onthouden van het gebruik van de websites www.almeresurvivals.nl en www.suvivals-almere.nl alsmede het gebruik van de namen Survivals Almere, Almere Survivals of andere daarop gelijkende namen. In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Arnhem het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd (uitspraken niet gepubliceerd).

[A] vordert nu dat de voorzieningenrechter [B] zal veroordelen om het gebruik van de handelsnamen Survivals Almere en [B] Survivals Almere of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt toegewezen.

5.2.  Het verweer van [B] dat [A] pas sinds 1 januari 2008 bestaat en dus pas vanaf die datum gebruiksrecht op een handelsnaam kan doen gelden, wordt verworpen. Tussen partijen is niet in geschil dat de eenmanszaak [A] van [de heer X] is ingebracht in [A] Voldoende aannemelijk is geworden dat [A] de rechtsopvolgster is van de eenmanszaak van [de heer X]. Uit dien hoofde zijn de eventuele rechten op de handelsnaam overgegaan van de eenmanszaak [A] op [A]

5.3.  Het gaat in deze zaak in de eerste plaats om het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij het arrest van 17 juni 2008 van het Gerechtshof Arnhem, waarin is overwogen: “Het hof constateert dat de handelsnaam Survivals Almere van [B] slechts door weglating van de afkorting [A] afwijkt van de handelsnaam van [de heer X]. Voor het overige is de woordcombinatie en de volgorde daarvan gelijk. Zoals uit beide handelsnamen al blijkt, gaat het bovendien om twee brancheverwante, in Almere gevestigde en werkzame ondernemingen. Om die reden, en omdat naar het voorlopig oordeel van het hof bij beide handelsnamen de aanduiding van de branche en de locatie kenmerkend is, is door het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere inderdaad, zoals [de heer X] stelt, in die zin gevaar voor verwarring te duchten, dat het publiek tussen beide ondernemingen al snel een verwantschap zal veronderstellen die in werkelijkheid niet bestaat. Bovendien staat niet afzonderlijk ter discussie dat de handelsnaam [A] Survivals Almere het eerst en rechtmatig werd gevoerd.”

5.4.  Gelet op de omstandigheid dat [A], althans [de heer X], het eerst en rechtmatig de handelsnaam (SEC) Survivals Almere heeft gevoerd alsmede de omstandigheid dat door het gebruik van [B] van deze handelsnaam (of een op Survivals Almere gelijkende naam) gevaar voor verwarring bij het publiek is duchten, handelt [B] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door de naam Survivals Almere als handelsnaam te gebruiken.

5.5.  Ook het sub 2. gevorderde gebod om het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te staken zal worden toegewezen, nu het gebruik van een domeinnaam beschouwd kan worden als het gebruik als handelsnaam. De dwangsom zal worden bepaald op EUR 500,- per dag met een maximum van EUR 25.000,-.

5.6.  (…) Zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.5. is geoordeeld zal aan [B] een verbod worden opgelegd tot het gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam zal dan enkel nog door [B] geregistreerd zijn en niet door haar mogen worden gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Er is in dat geval geen strijd met artikel 5 Handelsnaamwet.

Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat [A] niet (ook) aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat [B] jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te registreren, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen grond voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam. De vordering sub 3. zal worden afgewezen.

5.8.  Omdat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5.9.  De voorzieningenrechter zal overeenkomstig artikel 1019iRv in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak. Aangenomen moet worden dat artikel 1019i Rv – anders dan het oude artikel 260 Rv en anders dan artikel 50 lid 1 van het TRIPS-verdrag waarvan artikel 1019i Rv de implementatie vormt – ook van toepassing is in zaken betreffende inbreuken op handelsnamen. Bij de parlementaire behandeling van artikel 1019i Rv heeft de wetgever namelijk uitdrukkelijk overwogen dat de plaatsing van dit artikel in titel 15 Rv meebrengt dat de verplichting van toepassing wordt op alle intellectuele eigendomsrechten waarop titel 15 Rv betrekking heeft, waaronder handelsnamen (Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 14 januari 2009, LJN: BG9930, Diverse Webwinkels c.s. en Nintendo Benelux B.V.

Bevoegdheidsincident. Gemeenschapsmerk. Verwijzing naar de Rechtbank ’s-Gravenhage. Niet vanwege de incidentele vordering van Nintendo m.b.t. tot de gestelde inbreuk op een gemeenschapsmerk (artikel 92 GMVo), maar ambtshalve vanwege connexiteit met een bij de Rechtbank Den Haag ingeleide bodemprocedure. “De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen [artikel 220 Rv], staat daaraan niet in de weg. (…) De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld."

Geen verwijzing: 2.4.  De rechtbank overweegt als volgt. Uit het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet volgt (voor zover hier van belang) dat de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd is om te beslissen op ‘rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ op gemeenschapsmerken. (…)  de vorderingen [zijn] zo ruim geformuleerd dat (…) onderdeel van de beoordeling zou kunnen zijn de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een aan Nintendo Benelux toekomend recht op een gemeenschapsmerk. In een dergelijk geval kan de vordering derhalve wel degelijk worden aangemerkt als een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van voormelde verordening.

2.5.  Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontlenen aan de gemeenschapsmerkregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentieneemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk. Integendeel, onder punt 26 van haar conclusie stelt Nintendo Benelux dat zij geen drager is van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de litigieuze Nintendo-producten, en onder punt 29 stelt zij dat zij zich ‘enkel’ bezig houdt met de distributie en marketing van de producten van Nintendo Co. Ltd. In het licht van de betekenis die Nintendo Benelux zelf aan het begrip ‘intellectueel eigendomsrecht’ heeft gegeven in haar sommaties aan Webwinkels c.s. moet dit begrip tevens geacht worden eventuele merkrechten te omvatten.

2.6.  Op grond van het voorgaande valt niet in te zien waarom de vraag of Webwinkels c.s. inbreuk maakt op een gemeenschapsmerk een rol zal moeten spelen bij de beoordeling (…) Deze vorderingen kunnen dan ook niet aangemerkt worden als ’rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ van een gemeenschapsmerk, zodat het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 Uitvoeringswet toepassing mist. De rechtbank Utrecht is derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

Wel verwijzing: 2.9.  Hetgeen de rechtbank ten aanzien van het incident heeft overwogen, laat onverlet dat, zoals Nintendo Benelux heeft gesteld, de onderhavige procedure zeer nauw verbonden is met de door deze partij en aan haar gelieerde vennootschappen (waaronder Nintendo Co. Ltd.) bij de rechtbank 's-Gravenhage ingeleide bodemprocedure. Webwinkels c.s. heeft in zijn conclusie onderkend dat het in het kader van de proceseconomie niet geraden is de twee zaken door verschillende rechters te laten beoordelen en de rechtbank in overweging gegeven om de zaak naar de rechtbank te 's-Gravenhage te verwijzen als ware daartoe door partijen gemeenschappelijk een verzoek gedaan.

2.10.  De rechtbank heeft echter moeten constateren dat Nintendo Benelux haar vordering tot verwijzing niet heeft gebaseerd op deze connexiteit, maar (expliciet) op de door haar gestelde relatieve onbevoegdheid. Dit betekent dat de incidentele vordering niet op die grond kon worden toegewezen.

2.11.  Hoewel artikel 220 Rv niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om in het onderhavige, bijzondere geval daartoe over te gaan. In casu zijn beide partijen van mening dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat evenwel niet meer open tengevolge van het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren). De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit. Voor zover dit is gebeurd om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing. De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld.

2.12.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank ambtshalve de zaak in verband met connexiteit zal verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Lees het vonnis hier.