Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Oost-Nederland 13 maart 2013, zaaknr. C/05/235068 / HA ZA 12-728 (Hogeschool wageningen B.V. tegen Stichting Aeres Groep)

Uitspraak ingezonden door Hemke de Weijs, Nysingh.

Hogeschool Wageningen is sinds 2002 actief onder deze handelsnaam. HSW holding is houdster van de Benelux woordmerkregistratie HOGESCHOOL WAGENINGEN. Aeres is een in 1995 opgerichte stichting waaronder scholen ressorteren. Het betreft een hogeschool die in 1981 Stoas APH heette en na een fusie 'Stoas Wageningen | Christelijke Agrarische Hogeschool' heette. Met de Hogeschool Wageningen heeft overleg plaatsgevonden. De aannemer van Aeres heeft een bord geplaatst op de nieuwbouwlocatie waarop stond "Nieuwbouw Stoas Hogeschool Wageningen" en ook op verschillende websites van derden werd "Stoas Hogeschool Wageningen" genoemd.

Op grond van artikel 6 Hnw hadden de vorderingen gebaseerd op 5 Hnw bij de kantonrechter aangebracht kunnen worden. De rechter zal niet verwijzen omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen (zie r.o. 4.2).

Omdat het ingeschreven woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, kan de nietigheid worden ingeroepen door in dit geval Aeres. Hogeschool beschrijft de soort instelling en Wageningen is de aardrijkskundige plaats waar de instelling is gevestigd. Van inburgering ex 2.28 lid 2 BVIE is geen sprake. De Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik in 1918 toen een derde partij, waarmee zij geen enkele rechtsband heeft, te weten de Rijks Landbouw Hooge School werd opgericht en daarna in de volksmond Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd. Dit beroep faalt (zie r.o. 4.5).

Vanwege het uitsluitend beschrijvende karakter van de handelsnaam (soort onderneming met plaats van vestiging) komt daaraan slechts zeer geringe bescherming toe. Volgens vaste rechtspraak kunnen soortnamen en beschrijvende aanduidingen immers niet via de HNW worden gemonopoliseerd.

De vorderingen worden afgewezen en het Benelux woordmerk wordt nietig verklaard.

4.2. De rechter zal dit doen en zal de zaak op dit onderdeel niet op grond van artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verwijzen naar de kantonrol, locatie Wageningen, omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen. Hierbij laat de rechter wegen dat inmiddels bij de rechtbank Oost- Nederland geen sprake meer is van verschillende kamers voor de behandeling en beslissing van kantonzaken en gewone rechtbankzaken. Beide soorten zaken worden behandeld binnen een aantal teams en de rechters van die teams treden afhankelijk van het soort zaak op als gewone rechter of als kantonrechter.

Verwijzing is zinloos, omdat de zaak naar alle waarschijnlijkheid toch bij dezelfde rechter terecht zou komen, terwijl het in deze zaak ook voor de proceskosten geen verschil maakt. Het op een rechtbankzaak afgestemde griffierecht is reeds betaald en wordt niet teruggestort bij partiële verwijzing en de overige kosten worden zowel bij kanton als bij handel op grond van de aard van de zaken begroot en afgehandeld op de voet van artikel 1019h Rv, dit wil zeggen op basis van de werkelijke kosten met eventueel een billijkheidscorrectie. Inhoudelijk overweegt de rechtbank als volgt.

4.3. De vraag of het gebruik van de aanduiding `Stoas Hogeschool Wageningen' op het bord van de aannemer en op de verschillende websites van derden aan Aeres kan worden toegerekend, hetgeen Aeres betwist, hoeft niet beantwoord te worden, omdat de vordering tot nietig verklaring van de woordmerkregistratie van HSW Holding kan worden toegewezen en Hogeschool Wageningen c.s. derhalve aan die registratie geen rechten kan ontlenen en Aeres geen inbreuk op een merkrecht kan verwijten, terwijl Hogeschool Wageningen ook geen inbreukactie kan baseren op haar handelsnaamrecht.

4.5. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich nog op de zogenaamde inburgering van lid 2 van artikel 2.28 BV IE. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik van het teken 'Hogeschool Wageningen' door het instituut dat in 1918 werd gesticht als de Rijks Landbouw Hooge School en daarna een aantal jaren in de volksmond de Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd, totdat het in 1986 de Landbouw Universiteit Wageningen ging heten en in 2000 Wageningen Universiteit. Dit beroep op inburgering faalt, omdat: (i) het gaat om gebruik vóór de inschrijving van HSW Holding, (ii) door een instituut waarmee Hogeschool Wageningen c.s. geen enkele rechtsband heeft en (iii) waaraan de onderscheidende aanduiding 'Landbouw' was toegevoegd.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2013, zaaknr. C/09/436173 / KG ZA 13-102 (Advance Magazine Publishers en Condé Nast Publications tegen Remark en Booking The Stars B.V.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Celebrity endorsement en merkgebruik. Toerekenbaarheid van uitingen.

Advance Magazine is een uitgeverij met dochter Condé die sinds 1892 VOGUE uitgeeft. Advance is houdster van verschillende woord- en beeldmerken. Remark drijft een groothandel in lichamelijke verzorging. Eén van haar merken / handelsnaam is VOGUE (COSMETICS) Exclusive. Booking the Stars is een boekingsbureau voor onder meer presentatoren en artiesten voor uiteenlopende evenementen en biedt ook zogeheten celebrity endorsement, waarbij een bekend persoon wordt gekoppeld aan een merk of product teneinde promotie te maken voor het merk of product.

“Vogue is voor mij, eh .. , dat is begonnen voor mij als een magazine. Zo ken ik Vogue. Ik hou gewoon heel erg veel van fashion, van mode, ik lees Vogue van voor naar achter van achter naar voor en daarnaast straalt dat echt uit wat ik eigenlijk ook een beetje probeer te zijn. En dat komt met het merk Vogue Exclusive heel erg naar voren ook. Het is gewoon een heel mooi en heel... het is gewoon een heel mooi merk.”

In maart 2012 heeft Advance geconstateerd dat Remark X als celebrity endorser heeft ingeschakeld voor de promotie van haar lijn VOGUE Exclusive. Advance heeft Remark gemeld dat zij artikel 2 van de overeenkomst schendt doordat de celebrity endorser van VOGUE Exclusive verwijst naar het tijdschrift van VOGUE Magazine, zie onder meer bovenstaand citaat.

Advance legt aan haar vordering tot een verbod op schending van de overeenkomst ten grondslag dat Remark handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2 van de overeenkomst en dat de uitingen van Booking the Stars en
X zijn verricht in het kader van hun celebrity endorsement overeenkomst met Remark, zodat deze uitingen aan Remark zijn toe te rekenen op grond van artikel 6:172 BW. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar.

Remark dient schending van overkomst te staken, door het persbericht rondom Vogue Exclusive en de promotiefilm niet te gebruiken. Remark dient tevens inbreuk op het merk VOGUE (PROMOTIONS) te staken en gestaakt te houden.

 

Wanprestatie / Promotiefilm
5.8. Het verweer van Remark dat uit de promotiefilm duidelijk blijkt dat er reclame wordt gemaakt voor producten van Remark, omdat de directeur van Remark in de promotiefilm in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Remark vertelt over de cosmeticaproducten van het merk VOGUE, slaagt evenmin. Naar voorlopig oordeel brengt die omstandigheid niet mee dat Remark refereert aan het tijdschrift VOGUE op een wijze die toegestaan is op grond van artikel 2 van de overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat Remark niet mag refereren aan het tijdschrift VOGUE en een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat die bepaling ook uitingen omvat waarin het merk VOGUE van Remark en haar producten worden genoemd of getoond.

Wanprestatie / Advertentie Grazia, Radiocommercial
5.10. Advance heeft ter onderbouwing van deze stelling aangevoerd dat het onderwerp mode sinds jaar en dag centraal staat in het tijdschrift VOGUE en dat het tijdschrift VOGUE zeer invloedrijk is in de mode wereld, zodat door gebruik van het merk VOGUE op een manier dat het relevante publiek een verband legt met mode, indirect wordt verwezen naar het tijdschrift VOGUE. Naar voorlopig oordeel is dit onjuist. Uit de tekst van de overeenkomst volgt dat het Remark niet is toegestaan direct of indirect te verwijzen naar het tijdschrift VOGUE en andere publicaties van Advance. Het is voorshands niet aannemelijk geworden dat het de bedoeling van de bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken partijen is geweest dat Henkel (en daarmee nu Remark) zich ook verplichtte niet te verwijzen naar de belangrijkste onderwerpen die in die publicaties aan bod komen of dat Advance artikel 2 van de overeenkomst in redelijkheid zo ruim mocht begrijpen. Had Advance dit bedoeld, dan had het op haar weg gelegen dit expliciet op te nemen in de overeenkomst. Daarbij is van belang dat huidverzorgings- en parfumproducten enerzijds en mode anderzijds dicht tegen elkaar gelegen markten zijn. Het voorgaande betekent dat, anders dan Advance meent, het Remark in beginsel vrijstaat het woord ‘mode’, ‘fashion’, of mode-gerelateerde termen te gebruiken, te refereren aan het onderwerp mode en te verwijzen naar een mode- of stijlicoon ten behoeve van de marketing van haar producten, zolang zij daarbij niet verwijst naar Advance of haar publicaties.

I.a Wanprestie Remark door uitingen Booking the Stars?
5.11. Naar voorlopig oordeel brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat uitingen van derden die in opdracht van Remark promotie maken voor de producten van Remark ook onder de verplichtingen van Remark op grond van de overeenkomst vallen. Immers, de overeenkomst zou een dode letter worden als de verplichtingen van Remark geen schendingen van de overeenkomst zouden omvatten, uitgevoerd door derden in haar opdracht. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar. De voorzieningenrechter zal daarom nagaan in hoeverre de uitingen van Booking the Stars in opdracht van Remark zijn verricht en, zo ja, of die uitingen in strijd zijn met de overeenkomst. Het beroep van Advance op artikel 6:172 BW is hierbij niet van toepassing, alleen al omdat dat ziet op aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers, niet op wanprestatie.

I.b Wanprestatie Remark door uitingen X?
5.16 (...) Daarvoor is echter voorshands oordelend wel vereist dat het om uitingen gaat waarbij het voor het publiek duidelijk is dat X die in haar hoedanigheid van het gezicht van VOGUE Exclusive naar buiten brengt, of dat het publiek haar uitsluitend of in de eerste plaats ziet als het gezicht van VOGUE Exclusive en niet meer in de eerste plaats als actrice, presentatrice, model of ontwerpster. In de bewuste uitingen wordt er niet op gewezen dat X ‘het gezicht van’ VOGUE Exclusive is. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het publiekX bij al haar uitingen in de eerste plaats als het gezicht van VOGUE Exclusive beschouwt. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat Remark - bij monde van X - heeft verwezen naar het tijdschrift VOGUE en kunnen deze uitingen van X op sociale media niet aan Remark worden toegerekend.

I.c Tussenconclusie wanprestatie Remark
II. Onrechtmatige daad Booking the Stars en X
5.21. Advance heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Booking the Stars en X onrechtmatig jegens haar handelen, door zich niet te houden aan de overeenkomst. Booking the Stars en X zijn echter niet aan de overeenkomst gebonden. Van onrechtmatig handelen door bewust mee te werken aan schending van de overeenkomst door Remark is voorshands oordelend evenmin sprake. Uit het voorgaande volgt dat uitsluitend het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive’ en de promotiefilm schendingen van de overeenkomst vormen. Booking the Stars en X hebben deze uitingen verricht, danwel daaraan bijgedragen, voordat Advance hen had gewezen op de overeenkomst, zodat niet aannemelijk is dat zij bewust meewerkten aan schending van de overeenkomst door Remark.

III. Merkinbreuk
5.28. Nu Remark merkinbreuk maakt door de openbaarmaking van de promotiefilm en het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive, is het door Advance gevorderde merkinbreukverbod ten aanzien van Remark toewijsbaar.
5.29. Booking the Stars enX hebben geen inbreuk gemaakt op merkrechten van Advance. Daarom faalt ook het beroep van Advance op artikel 6:172 BW (of 6:171 BW). Die artikelen vereisen immers een ‘fout’ van Booking the Stars en/of X, die dan tevens een onrechtmatige daad van Remark zou kunnen vormen. Van een fout in de zin van deze bepalingen door Booking the Stars en/of X is bij gebreke van een merkinbreuk echter geen sprake.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

 

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

Beschikking Hof Den Haag 29 januari 2013, rekestnummer 200.109.899/01 (Strellson A.G. tegen Barts Beheer B.V.)

Beschikking ingezonden door Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Merkenrecht. Vergelijking van de waar achterwege gelaten. Barts Beheer heeft een woord-/beeldmerk "+BARTS" gedeponeerd in februari 2011. Strellson heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar eerdere internationale merkinschrijving van beeldmerk "+" (oktober 2004). Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Het Hof bekrachtig deze beslissing.

Er is slechts een beperkte visuele gelijkenis tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk. Een auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk is niet mogelijk, de verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten (zie r.o. 5).

De totaalindruk van het teken wordt met name bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis heeft geen of weinig onderscheidend vermogen. Het kruis (of plusteken) maakt een "vrolijke" indruk, maar wordt veelal als versiering gezien. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Het hof verwerpt het beroep en bekrachtigt de beslissing.

5. In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

Visuele vergelijking
7. Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. (…) Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.
 
Begripsmatige vergelijking
11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld: "The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."
Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, LJN BZ3695, KG ZA 13-58 (Scandinavian Tobacco Group Tobacco Service tegen Landewyck Tabak Holland BV)

Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, IP Advocaten.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame. Intrekking merkenrechtelijke vordering leidt tot onnodig gemaakte proceskosten.

STG verkoopt sigaren onder het merk 'Kenners Keus', Landewyck doet dat onder het merk 'BIGGELAAR'. Landewyck heeft brieven verzonden met als onderwerp "Kenners Keur wordt Biggelaar". Op de website voor tabakspeciaalzaken en in vakblad Tabak2Day staat een advertentie: "Heeft uw leverancier uw keus niet meer? Echter kenners bestellen bij Landewyck Tabak Holland".

Artikel 6:194 BW vereist dat de gewraakte mededeling in een brief openbaar is, maar één overlegde verklaring van STG overtuigt niet de betwisting dat de brief door meerdere detaillisten is ontvangen. Het is onduidelijk welk verwijt Landewyck wordt gemaakt betreffende de herkomst van dekbladen, ombladen en het binnengoed van opgesomde sigaren en er valt niet in te zien dat er sprake is van een misleidende mededeling.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een ongeoorloofde reclame in de zin van 6:194a sub c en sub g BW, echter de gevorderde rectificatie is niet gerechtvaardigd, omdat de door Landewyck geplaatste advertentie niet de suggestie wekt die door de voorgestelde rectificatie wordt gerectificeerd.

De vordering op grond van het merkenrecht is een dag vóór de mondelinge behandeling van het kort geding ingetrokken. STG wordt veroordeeld tot betaling van €2.000 ter zake van onnodig gemaakte proceskosten met deze aanvankelijk ingestelde vordering op grond van BVIE.

3.8. (...) Wat resteert is zodanig minimaal dat nauwelijks valt in te zien welk belang STG daarbij heeft. Niet valt in te zien waarom zij niet haar beoogde belang al lang had kunnen dienen door een eigen advertentie te plaatsen. (...)

Lees de uitspraak KG ZA 13-58, LJN BZ3695 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 5 maart 2013, zaaknr. 200.105.523/01 ('t Stokertje Kachelparadijs B.V. tegen Smeedatelier Janco de Jong B.V.)

Uitspraak ingezonden door Jasper Gevers, De Haan Advocaten & Notarissen.

Merkenrecht. Verbod, vermelding op factuur en uitputtingsregel. Executie-arrest nadat in de bodemprocedure [IEF 10249] 't Stokertje is bevolen ieder gebruik van het woordmerk of overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.

Gelet op het verwoorde doel van het verbod is het hof van oordeel dat het verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik van het teken JACOBUS in de URL van www.stokertje.nl/merken/Houtkachels/Alles-over-Jacobus. Het hof ziet niet in hoe dit gebruik is te beschouwen als gebruik van het merk JACOBUS ter onderscheiding van waren en diensten. Ook de inbreukmakende treffer die als Google-zoekresultaat verschijnt, moet niet worden beschouwd als een overtreding van het verbod. Het hof oordeelt dat de overlegde schermafbeelding van een Google-zoekopdracht onvoldoende bewijs is. Het is niet vast te stellen of de URL toegang gaf tot de actieve website op die datum.

Gebruik van het teken JACOBUS op een factuur ter aanduiding van een kachel die door Smeedatelier De Jong in het verkeer is gebracht, is geen overtreding van het verbod. Het dictum dient beperkt te worden uitgelegd en er is geen reden om de uitputtingsregel van artikel 2.23 BVIE niet van toepassing te laten zijn.

De vordering tot staking van het innen van de dwangsommen wordt toegewezen. Ieder zal zijn eigen proceskosten in eerste aanleg dragen, in hoger beroep wordt 't Stokertje veroordeeld in de kosten ex artikel 1019h Rv.

Leestips 3.8, 3.10 - 3.13.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 januari 2013, AR 1000/2010 (Havana Club Holding S.A. tegen SABOR HAVANA) (9 Mb!)

Uitspraak ingezonden door Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. [red. Er is hoger beroep ingesteld]

Merkenrecht. Havana appelleert aan gevoel. Geen gelijke totaalindruk. Niet misleidend door niet te voldoen aan hoge Cubaanse kwaliteitsnormen.

Havana Club is in meer dan190 landen woordmerkhouder voor alcoholische dranken. Croes heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom in Aruba verzocht het (beeld)merk SABOR HAVANA in te schrijven. Havana Club verzoekt ex artikel 10 lid 2 van de Arubaanse Merkenverordening de nietigverklaring van de inschrijving van SABOR HAVANA. De verklaring voor recht dat  Havana Club merkgerechtigde is, wordt toegewezen, maar beperkt tot Aruba.

Havana Club stelt dat zij in haar reclamecampagnes gebruik maakt van het woordbestanddeel HAVANA en dat dit meebrengt dat SABOR HAVANA inbreuk maakt op het merk. Daartegen wordt aangevoerd dat HAVANA echter kan worden opgevat als een herkomstaanduiding.

4.9. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande [auditieve, begripsmatige en visuele vergelijking] geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en [1] zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemming dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt.

Dat de rum van Havana Club voldoet aan hoge kwaliteitsnormen zoals die wettelijk zijn vastgelegd in Cuba en het product van Sabor niet, acht Havana misleidend en daarom onrechtmatig. Het Gerecht oordeelt dat het in aanmerking komende publiek niet zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club of dat de rum daadwerkelijk afkomstig is uit Havana. Het gevraagde verbod zal worden afgewezen.

4.10 (...) Zij voert aan dat het publiek door het gebruik van het teken HAVANA kan denken dat producten die onder de naam SABOR HAVANA worden aangeboden ook zijn geproduceerd op grond van de vastgelegde hoogwaardige Cubaanse normen en methodes, terwijl dit niet het geval is. Kennelijk beoogt zij aldus te stellen dat gebruik van het merk SABOR HAVANA misleidend en daarom onrechtmatig is. Croes heeft erkend dat met het merk wordt geappelleerd aan een bepaald gevoeld dat de naam HAVANA bij het publiek oproept. Dat dit zo is wil echter naar het oordeel van het Gerecht nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club, of dat de rum daadwerkelijk van Havana afkomstig is. Daarbij is ook van belang dat Croes het merk zoals ingeschreven niet gebruikt, maar een variant daarop in een context waaruit zonder meer duidelijk is dat het niet gaat om Cubaanse rum. Onderaan het etiket staat immers in duidelijke witte letters (...) 'special ARUBAN RUM', zodat er geen misverstand over kan bestaan waar de rum vandaan komt. Van misleiding is dan ook geen sprake, zodat het gevraagde gebruiksverbod ook om die reden niet kan worden toegewezen.