Woord- en of beeldmerk  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Beroep van 'nfon' wordt afgewezen
B) Groot verwarringsgevaar commerciële herkomst bij 'Sunless producten'
C) 'K sport' geen overeenstemming met 'K2 Sports'
D) Verwarringsgevaar tussen woordemerk „BABIDU” en „BABILU”
E) Beroep verworpen van het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat
F) Geeeltelijke toewijzing  van de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”,

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-283/11 (Fon Wireless / OHMI - nfon (nfon))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk 'nfon' met het woordelement „fon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 en van het nationale woordmerk „fon” voor waren en diensten van de klassen 38 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1017/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 maart 2011 waarbij de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „nfon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster is vernietigd. De besluit van de kamer van beroep worden gewijzigd zodat het beroep van 'nfon' wordt afgewezen. Ook op de MARQUES-blog.

79. Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer einen Fehler begangen hat, indem sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ausgeschlossen hat, ohne dass die zusätzlichen Argumente der Klägerin im Rahmen dieses Klagegrundes geprüft zu werden brauchten, mit denen sie zum einen eine erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marken aufgrund ihrer Bekanntheit geltend macht und zum anderen rügt, dass die Beschwerdekammer die Gültigkeit der ordnungsgemäß eingetragenen älteren Marken in Frage gestellt habe.

82. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr Stellung genommen, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, diese Entscheidung in diesem Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, Randnr. 72). Wie sich jedoch aus Randnr. 79 des vorliegenden Urteils ergibt, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

83. Unter diesen Umständen ist in Abänderung der angefochtenen Entscheidung die von der Streithelferin bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde zurückzuweisen. Damit wird entsprechend dem Antrag der Klägerin die Entscheidung der Widerspruchsabteilung wirksam, mit der die Eintragung der angemeldeten Marke abgelehnt wurde.

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-662/11 (Müller / OHMI - Loncar (Sunless))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „Sunless” bevat, voor waren van de klassen 6, 19, 22 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2508/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoordmerken „SUNLESS” en „LONCAR-SUNLESS”, voor waren van de klassen 22, 23 en 24.

Het beroep wordt afgewezen. De betrokken merken zijn zeer vergelijkbaar en de gemiddelde consument zal bij een product afkomstig van het aangevraagde merk dezelfde commerciële herkomst toeschrijven als aan een product van het merk Sunless. De kamer stelt een groot gevaar voor verwarring vast. Ook op MARQUES-blog.

77. Wie bereits in Randnr. 28 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist der ständigen Rechtsprechung zu entnehmen, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.

79. Die fraglichen Marken sind, wie dies auch die Beschwerdekammer vertreten hat, einander hochgradig ähnlich. Daher wird der betreffende Durchschnittsverbraucher, wenn er sich einer mit der angemeldeten Marke versehenen Ware gegenübersieht, ihr möglicherweise die gleiche betriebliche Herkunft zuordnen wie einer Ware, die mit der älteren Marke SUNLESS gekennzeichnet ist, so dass zwischen diesen Marken eine erhöhte Verwechslungsgefahr besteht.

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-54/12 (K2 Sports Europe / OHMI - Karhu Sport Iberica (SPORT))

C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale en internationale woordmerken „K2 SPORTS”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 986/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het zwart-witte beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „SPORT”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

Het beroep wordt verworpen. Een fonetische overeenstemming tussen de tekens kan niet worden vastgesteld op basis van het element 'sport(s)' alleen. Gezien de begripsmatige overeenstemming verwijst het naar hetzelfde concept en leidt tot de conclusie dat er een zekere mate van begripsmatige overeenstemming is. Deze overeenstemming is zwak in het kader van de totaalindruk. De zwakke begripsmatige gelijkenis weegt niet op tegen de aanzienlijke visuele en fonetische verschillen tussen de tekens. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat er geen begripsmatige overeenstemming is.

44. Moreover, although the words ‘sport’ and ‘sports’ are pronounced almost identically, a phonetic similarity between the signs as a whole cannot be established on the basis of that element alone. The Board of Appeal correctly held that the alphanumeric combination ‘K2’ at the beginning of the earlier marks, which is absent from the mark applied for, has an impact on the rhythm, number of syllables and intonation of the marks at issue. The term ‘sport’ in the earlier marks will accordingly be pronounced last and with less emphasis in relation to the element ‘k2’, whereas it will be the only element to be pronounced in the mark applied for.
 
 46. Thirdly, so far as concerns the conceptual similarity of the signs, for the reasons set out in paragraphs 37 and 38 above, the Court rejects at the outset the applicant’s argument that there is a conceptual resemblance on account of the letter ‘k’ in the marks at issue, as the figurative element of the mark applied for is not a representation of any letter of the alphabet. Thus, there is no need to rule on the concept allegedly conveyed by the letter ‘k’, and the Court’s assessment of the conceptual similarity of the signs at issue is restricted to a comparison of the descriptive term ‘sport’ common to the marks at issue and of the alphanumeric combination ‘k2’ in the earlier marks. 

49. Furthermore, that weak conceptual similarity does not offset the significant visual and phonetic differences between the signs. The fact that the Board of Appeal held that there was no conceptual similarity is of no relevance to the legality of the contested decision. 

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-66/11 (Present-Service Ullrich / OHMI - Punt Nou (babilu))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „babilu” voor waren en diensten van de klassen 16, 18, 35, 36, 38 en 41 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 773/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 november 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BABIDU” voor diensten van klasse 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Gezien het feit dat de betrokken diensten identiek zijn en dat er een hoge mate van overeenstemming bestaat ,heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Ook op de MARQUES-blog; A matter of Class: BABIDU gets benefit of IP Translator ruling.

 64. That assessment is not undermined by the applicant’s claim that the element ‘babi’ is descriptive of the goods protected by the marks at issue and, more specifically, of the ‘accessories for babies’ in Class 24 covered by the earlier trade mark. Rather, the necessary comparison must be carried out by taking into account only the goods and/or services covered by the mark applied for against which the opposition was directed, and the goods and/or services covered by the earlier trade mark on which that opposition was based. Therefore, in the present case, as OHIM rightly points out, that comparison cannot be carried out by taking into consideration the goods in Class 24 protected by the earlier trade mark. It should be added that nothing in the wording of the services covered by the earlier trade mark or in the wording of the services covered by the mark applied for permits the conclusion that those various services have any connection with babies. Accordingly, it cannot be considered that the relevant public will pay only scant attention to the element ‘babi’ and will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’.

74. A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and VENADO with frame and Others, paragraph 19 above, paragraph 74).

78. In view of the fact that the services in question are identical, that there is a high degree of similarity overall between the marks at issue and that the earlier trade mark has a normal inherent distinctiveness, the Board of Appeal was right to conclude that there was a likelihood of confusion between those marks even though, as stated in paragraph 25 above, the relevant public has a higher than average level of attentiveness. The applicant’s claim that the element ‘babi’ has only weak distinctiveness, such that the public will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’, has already been rejected in paragraph 64 above.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-104/11 (Ferrari / OHMI (PERLE'))

E) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1249/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 december 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende gedeeltelijke weigering om de bescherming van de gemeenschapsmerkregeling te verlenen aan het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat, voor waren van de klassen 3, 25 en 33, na een aanvraag voor internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie. Het beroep wordt verworpen. Ook op MARQUES-blog.

39 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué de consommateurs de langues française et anglaise. Elle a estimé à bon droit que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif devait être rapportée pour le territoire de langues française et anglaise de l’Union européenne, à savoir pour les États membres suivants : France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Malte.

40 Toutefois, il y a lieu de relever que les preuves de l’usage que la requérante a déposées auprès de l’OHMI ne concernaient que le Royaume-Uni et la France.

41 Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les preuves présentées par la requérante étaient suffisantes pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage au Royaume-Uni et en France, il suffit de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres pertinents.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-272/11 (Coin / OHMI - Dynamiki Zoi (Fitcoin))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, communautaire en internationale beeldmerken die het woordelement „coin” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1836/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 februari 2011, waarbij gedeeltelijk is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41. Het beroep wordt deels toegewezen, het Gerecht EU vernietigt de beslissing voor van de kamer van beroep zover het betreft de afgewezen oppositie voor de waren in klasse 25. Ook op de MARQUES-blog.

31 As the applicant states, the word ‘fit’ is frequently used in the clothing sector. The consumer is used to seeing the word ‘fit’, on its own or with other words (‘slim fit’), associated with clothing or footwear. Furthermore, the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, suggests a positive quality of those goods and may be perceived as laudatory given the importance that such a quality may have in the clothing sector. The word ‘fit’ must therefore be regarded as having a weak distinctive character in respect of the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

34 It follows that the Board of Appeal should have found that the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, has a limited distinctive character as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25 and that, consequently, the similarity between the marks at issue due to their common element ‘coin’ is not counteracted by the presence of the element ‘fit’ in the mark applied for.

35 The Board of Appeal therefore erred in finding that there is no likelihood of confusion, for English consumers, as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

Een bijdrage van Arnaud Bos, Onel trademarks.

In navolging van IEF 12154 en IEF 12168. Het is al weer enkele weken geleden dat het Hof van Jusitie het arrest heeft gewezen in de Onel-zaak. Tijd om de uitspraak eens goed te bestuderen en om te discussiëren met vakgenoten.

Zo horen wij af en toe dat er eigenlijk niets is veranderd. Dat lijkt ons niet. Zo stelt het Hof van Justitie toch wel heel duidelijk dat van een Europees merk mag worden verwacht dat het merk in een groter grondgebied wordt gebruikt. Dus gebruik in één lidstaat is niet meer automatisch voldoende en lijken de gebruikeisen aangescherpt.

Een ander standpunt is dat het gebruik dat in één land geschiedt alleen dan voldoende is als er sprake is van een nichemarkt. Aanlokkelijk om dit te denken want zo kun je paragraaf 50 inderdaad lezen maar ons inziens ligt het, met oog op de andere paragrafen wel iets genuanceerder.

Het Hof van Justitie stelt duidelijk dat het geografische gebied van het gebruik maar een van de factoren is om te bepalen of het gebruik normaal is. Ook andere factoren spelen een rol. Hierbij moet niet gekeken worden naar de landsgrenzen van Lidstaten, het gaat om de markt van het product / dienst en dit zal in de meeste gevallen de gehele Gemeenschap zijn.

Indien er sprake is van een geografische nichemarkt is dan kan de markt van een Europees merk samenvallen met het grondgebied van één lidstaat (bijv. schaatsen in Nederland). Dan is gebruik van een Europees merk in een enkel land, mits gericht op verkoop, in ieder geval voldoende.

Bij massaproducten is de gehele markt in de Gemeenschap relevant en moet dan gekeken worden naar het werkelijke gebruik in de Gemeenschap. Indien dit gebruik naar omstandigheden van het geval reëel is dan is dit gebruik voldoende.

In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het merk in een redelijk gebied in gebruik moet zijn genomen (hetgeen kan samenvallen met landsgrenzen van (waarschijnlijk) grotere lidstaten) ofwel er andere factoren zijn die beperkt territoriaal gebruik kunnen compenseren (te denken aan erg intensief gebruik van een merk op een klein gebied). Dit zal de jurisprudentie verder moeten uitkristalliseren.

Arnaud Bos

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
DVAN (Vergelijkende reclame: Scheert Wilkinson HYDRO 3 beter dan Gillette MACH 3?)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Ex parte beschikking Rechtbank Den Haag 28 januari 2013, KG RK 13-173 (Luxaflex Nederland B.V. en Hunter Douglas Industries B.V. tegen Luxorflex B.V.)

Beslissing ingezonden door Marlou van de Braak en Jos Klaus, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Handelsnaamrechten. Ex parte toegewezen.

De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerde binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking de inbreuk op een scala aan LUXAFLEX-merken en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden. Het gaat hierbij in het bijzonder om het gebruik van het woord “Luxorflex”, het weergegeven Luxorflex-logo, het voeren van de handelsnaam Luxorflex en het gebruik van de domeinnaam luxorflex.nl.

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van de ingeroepen merk- en handels naamrechten waarop verzoeksters zich beroepen, is naar voorlopig oordeel vol doende aannemelijk dat gerekwestreerde inbreuk maakt op die rechten. 2.3. In de door gerekwestreerde gebruikte teksten en afbeeldingen, zoals weergegeven in het verzoekschrift, wordt gebruik gemaakt van tekens die naar voorlopig oordeel gelijk zijn aan of overeenstemmingen met de ingeroepen merken en handels naam, terwijl die tekens naar voorlopig oordeel worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Tevens is voorshands verwarring te duchten.

2.4. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 43-46 is aangeoerd, acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zou kunnen veroorzaken zodat er voldoende grond is voor toewlzing van het verzoek dat de voorziening wordt getroffen zonder gerekwestreerde voorafgaand te horen.

2.5. Op grond van het bovenstaande zal het verbod worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

Op andere blogs:
Chiever (Luxaflex en Luxor Flex)

CGR Codecommissie geneesmiddelen 10 januari 2013, Advies AA12.127

Als randvermelding, via LSenR.nl. Geneesmiddelenreclame toegelaten: het gebruik van merken in zakelijke reclame voor dienstverlening aan apothekers is toelaatbaar volgens Codecommissie Geneesmiddelenreclame.

De voorzitter van de Codecommissie heeft advies uitgebracht op grond van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie. Verzoeker van het advies is een vergunninghouder in de zin van art. III.e van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en voornemens onder apothekers een video te verspreiden. De kern van de video is het tonen van het technisch proces van bereiding om te laten zien dat aan de richtlijnen van de Europese Unie inzake GMP (Good Manufactoring Practice) wordt voldaan. Met deze video wil verzoeker aantonen dat hij beschikt over een gevalideerd kwaliteitszorgsysteem.

In de beelden van het productieproces ter aanprijzing van de diensten die verzoeker aanbiedt aan apothekers komen enkele preparaten voor die onder verschillende merknamen ook worden aangeboden door andere vergunninghouders. In de video wordt enkele malen benadrukt dat de dienstverlening die wordt aangeprezen slechts geldt voor medicamenten op maat, waarvoor geen equivalent handelsproduct bestaat.

Afgezien van de genoemde preparaten wordt in de video niet verwezen naar een specifiek geneesmiddel, zodat van reclame voor een geneesmiddel in de meest strikte zin geen sprake is. De video beperkt zich tot het op een zakelijke wijze aanprijzen van de dienst, het bijstaan van de apotheker die het noodzakelijk acht een medicament op maat aan te bieden waarvoor geen handelsequivalent beschikbaar is. De video wordt ook uitsluitend verspreid onder apothekers die gebruik maken van de diensten van verzoeker.

De video is, zoals artikel 9 van de Gedragscode verlangt, in overeenstemming met de gestelde gedragsregels voor mondelinge en schriftelijke reclame. De Commissie heeft zich afgevraagd of het tonen van de (merknamen van) preparaten als hiervoor aangehaald, reclame is voor specifieke geneesmiddelen. Ervan uitgaande dat apothekers slechts dan gebruik zullen maken van de diensten, indien voor het gevraagde product geen equivalent in de handel is, acht de Commissie het tonen van de namen van de genoemde preparaten, die geen bijzondere functie in de video vervullen, niet in strijd met de Gedragscode. De conclusie is daarom dat de video beoordeeld vanuit de Gedragscode toelaatbaar is.

2.3 Afgezien van de hiervoor genoemde preparaten, waarover later meer, wordt in de video niet verwezen naar een specifiek geneesmiddel, zodat van reclame voor een geneesmiddel in de meest strikte zin geen sprake is. In de video zet [X] zich niet af tegen (producten van) andere vergunninghouders. Zij beperkt zich tot het op een zakelijke wijze aanprijzen van haar dienst, het bijstaan van de apotheker die het noodzakelijk acht een medicament op maat aan te bieden waarvoor geen handelsequivalent beschikbaar is. De video wordt ook uitsluitend verspreid onder apothekers die gebruik maken van haar diensten. De video is, zoals artikel 9 van de Gedragscode verlangt, in overeenstemming met en in de geest van de gestelde gedragsregels voor mondelinge en schriftelijke reclame.

De Commissie heeft zich afgevraagd of het tonen van de (namen van) preparaten als hiervoor aangehaald reclame is voor specifieke geneesmiddelen. Hoewel de Commissie zich had kunnen voorstellen dat die namen, die geen bijzondere functie in de video vervullen, niet waren getoond, kan zij daarin geen aanprijzing van een geneesmiddel zien, nu over de eigenschappen van die geneesmiddelen, in het bijzonder ook niet over het geneeskundig effect, geen informatie wordt verstrekt. Ervan uitgaande dat apothekers slechts dan gebruik zullen maken van de diensten van [X], indien voor het gevraagde product geen equivalent in de handel is, acht de Commissie het tonen van de namen van de hiervoor genoemde preparaten niet in strijd met de Gedragscode.

De conclusie is daarom dat de video beoordeeld vanuit de Gedragscode toelaatbaar is.

Rechtbank Den Haag 23 januari 2012, zaaknummer C/09/416090 / HA ZA 12-423 (SEB c.s. tegen Philips c.s.)
Merkenrecht: vordering afgewezen. Adwords. Reclamerecht: toegewezen met rectificatie.

Téfal is houdster van enkele Benelux merkrechten. SEB is producent en houdster van Gemeenschapswoordmerk ActiFry. SEBs ActiFry is de eerste friteuse op basis van heteluchttechniek waarbij pulserende en circulerende hete lucht in combinatie met een pendelarm ertoe leidt dat slechts een kleine hoeveelheid olie nodig is voor het frituren van – onder meer – frites. Philips c.s. produceren de Airfryer-friteuse en biedt deze sinds september 2010 aan. Zij gebruikt in haar reclame keyword advertising via Google Adwords met de woorden "Tefal ActiFry" en "ActiFry friteuse".

SEB vordert een verklaring voor recht dat de uitingen onjuist en misleidend zijn en daarmee onrechtmatig zijn, omdat wordt gesteld dat de Airfryer frites zonder olie kan bereiden, de bereidingstijd 12 minuten bedraagt en dat tweederde van de consumenten voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer. Tevens wordt ook merkinbreuk gevorderd in de Adwords-campagne. De Adwords-advertentiecampagne is beëindigd in juli 2011. De toelaatbaarheid van het gebruik van de tekens moet worden beoordeeld aan de hand van HvJ EU Google France; BergSpechte; Portakabin en Interflora).

Er is geen sprake van inbreuk ex 2.20 lid 1 sub a, sub b noch c BVIE. Een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker is in staat te bepalen dat de advertentie(s) van Philips c.s. die verschenen bij de trefwoorden "Tefal" en "Actifry" gaan over een alternatief product van een concurrent van SEB c.s..

Misleidende reclame
De gewone consument is een man of vrouw in Nederland die een Airfryer overweegt aan te schaffen voor gebruik in een huishoudelijke omgeving, die is geïnteresseerd in gezondere voeding en gezien de prijs gaat het hier niet om een impulsartikel. In beginsel kunnen het gebruik van olie, de bereidingstijd van frites en de voorkeur van andere consumenten voor deze consument van invloed zijn op zijn economisch gedrag.

Een verklaring voor recht dat de genoemde uitingen onjuist en misleidend zijn wordt gegeven. Er wordt een terugroepactie van de producten en uitingen bevolen. Video´s, teksten en ander materiaal moet van websites worden gehaald en een rectificatie moet op de productpagina van de Philips Airfryer drie maanden duidelijk zichtbaar zijn. Op straffe van een dwangsom ad €10.000 per overtreding en voorts per dag. De proceskosten worden gecompenseerd.

4.14. Nader beschouwd blijkt uit haar onderbouwing dat de door SEB c.s. gestelde communicatiefunctie hetzelfde behelst als wat door haar ter onderbouwing van de door haar gestelde investeringsfunctie naar voren is gebracht. Het in het kader van de investeringsfunctie gestelde stuit, net zoals het in het kader van de communicatiefunctie gestelde, af op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie, waaruit volgt dat het gestelde gebruik als zodanig onvoldoende grond oplevert om te kunnen concluderen dat deze functie van de merken zijn of worden aangetast. Indien door SEB c.s. met de communicatiefunctie wordt gedoeld op de reclamefunctie van haar merken, heeft te gelden dat gebruik van een Aword dat gelijk is aan een merk geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van dat merk (Google, rov. 98). Voor zover SEB c.s. stelt dat de reputatie van haar merken in het geding is ten gevolge van de Adwords-campagne van Philips c.s., is onvoldoende onderbouwd gesteld dat de conclusie kan dragen, dat de aan de merken gelijke tekens die Philips c.s. in haar Adwords-campagne heeft gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkelijkheid van deze merken of van de onder de merken door SEB c.s. aangeboden waren is verminderd (zie voor deze maatstaf HvJ 19 juni 2009, C-487/07, L’Oreal/Bellure).

4.15. (...) Waar hiervoor reeds is aangenomen dat het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument niet onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren waar de advertenties betrekking op hebben, afkomstig zijn van SEB c.s. of van een economisch met SEB c.s. verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde i.c. Philips c.s., kan niet zonder meer worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat.

4.18. Zoals hiervoor reeds is overwogen, wordt ervan uitgegaan dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op grond van de advertentie(s) van Philips c.s. die verscheen/verschenen bij het zoeken op de trefwoorden “Tefal” en “Actifry”, in staat was te bepalen dat het ging om een alternatief product van een concurrent van SEB c.s. Voorts is van belang dat is niet komen vast te staan dat sprake is van verwatering of afbreken van de reputatie van merken van SEB c.s. noch dat de overige functies van de merken van SEB c.s. zijn aangetast. Daarbij is gesteld noch gebleken dat de door Philips c.s. door middel van de desbetreffende advertenties aangeboden Airfryer een imitatie is van de ActiFry van SEB c.s. Gelet op het voorgaande, is de conclusie dat voor het gebruik van de tekens “Tefal” en “ActiFry” een geldige reden aanwezig is in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo en dat het voordeel daarmee niet als ongerechtvaardigd kan worden gekenmerkt. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat het gebruik door Philips c.s. van de tekens “Tefal” en “ActiFry” als zoektermen in een Adwords-advertentiecampagne in de gegeven omstandigheden (te weten: wanneer daardoor advertenties verschijnen als hiervoor onder 2.9 aangehaald), geen merkinbreuk oplevert.

Ad a: Misleiding ten aanzien van het gebruik van olie
4.31. Dat bereiding van frites en snacks met een heteluchtfriteuse zoals de Airfryer leidt tot een resultaat dat (veel) minder vet bevat dan wanneer de frites en snacks worden bereid met een klassieke friteuse (waarin het voedsel wordt ondergedompeld in de olie), rechtvaardigt nog niet dat het met de Airfryer bereide resultaat wordt aangeprezen als “zonder (de) olie”. Dat geldt eens te meer daar partijen hebben aangevoerd dat voor de desbetreffende consument minder vette voeding van belang is en hij geïnteresseerd is in een alternatief dat daarvoor kan zorgen. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor die consument een resultaat “zonder (de) olie” interessanter is dan een resultaat met minder vet (zoals de ActiFry) en dat hij derhalve zijn economische gedrag daardoor laat beïnvloeden. Deze mededelingen zijn derhalve als misleidend aan te merken. Dat ook SEB c.s. in haar aanprijzing van de ActiFry zich van misleidende mededingen zou bedienen – zoals door Philips c.s. naar voren is gebracht – doet hieraan niet af. Gesteld noch gebleken is immers dat SEB c.s. zich ten aanzien van het “zonder (de) olie” van dezelfde mededelingen bedient of van mededelingen met eenzelfde strekking. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de consument niet wordt misleid door desbetreffende mededelingen van Philips c.s. omdat bij de aanprijzing van de ActiFry dezelfde verwachtingen zouden worden gewekt. 

Ad b: Misleiding ten aanzien van de bereidingstijd van frites

4.33. Een bereidingstijd van 12 minuten wordt volgens de handleiding van de Airfryer voorgeschreven als ondergrens voor de bereiding van de minimale hoeveelheid (300 gr) bevroren frites. De voorgeschreven opwarmtijd van 3 minuten is apart vermeld en geldt in geval de Airfryer koud is wanneer met de bereiding wordt begonnen. Dat bij de aanprijzing van een product ervoor wordt gekozen aandacht te vragen voor de eigenschappen van een product waarbij de prestaties van het product onder de meest gunstige condities worden weergegeven, is als zodanig zonder meer niet misleidend. Van de consument mag verwacht worden dat hij dat onderkent in reclame-uitingen. Het niet meenemen van de opwarmtijd en de voorbereidingstijd is op zich nog geen reden deze mededeling als misleidend aan te merken. Het gaat immers duidelijk om de bereidingstijd in de Airfryer en het is niet ongebruikelijk bereidingstijd apart van eventuele opwarmtijd en tijd gemoeid met voorbereidingen te vermelden. 

Ad c: Misleiding ten aanzien van de voorkeur van consumenten

4.36. De rechtbank overweegt dat de desbetreffende mededeling zelf en de verwijzing naar een onderzoek waarop die mededeling steunt, met zich meebrengen dat de consument mag verwachten dat het onderzoek een accurate onderbouwing biedt voor de desbetreffende mededeling. Met SEB c.s. is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid verschaft over de (bereiding van) de frites die aan de proefpersonen zijn voorgezet, zodat de vraag openblijft op grond waarvan de proefpersonen tot hun oordeel zijn gekomen. (...)

Op andere blogs:
AOMB (Rechters over het kopen van andermans merk als Adword)
DirkzwagerIEIT (Adword Tefal Actifry door Philips toegestaan)

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-189/11 (Yordanov / OHMI - Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „DISCO DESIGNER”, voor waren van de klassen 11, 19 en 20, strekkende tot vernietiging van beslissing R 803/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 januari 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het beeldmerk dat het woordelement „DISCO” bevat, voor waren van klasse 11, "Apparaten voor verlichting, verwarming, stoom-, kook-, koel-, droog-, ventilatie-, water-en sanitaire voorzieningen".

Het beroep wordt verworpen. De beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name de overeenstemming van de merken en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken. De betrokken producten zijn identiek en de  tekens zijn ook visueel, fonetisch en begripsmatig vergelijkbaar. De kamer heeft juist geconcludeerd dat er verwarringsgevaar aanwezig is.

50. Ohne in seinen Schriftsätzen nach der Ähnlichkeit in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht explizit zu unterscheiden, bestreitet der Kläger die Ähnlichkeit der Marken, indem er vorträgt, dass die ältere Marke eine zusammengesetzte Marke sei, während es sich bei der angemeldeten nur um eine Wortmarke handele. Im Übrigen stimmten diese Marken nur in dem Wort „Disco“ überein, an das in der Anmeldemarke das Wort „Designer“ angehängt sei, während die Inhaberin der älteren Marke nur unter dem Namen Grupo Disco auf dem Markt auftrete.

51. Was den visuellen Vergleich betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass gegen eine Prüfung, ob zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke bildliche Ähnlichkeit besteht, nichts einzuwenden ist, da beide Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung sind, die einen optischen Eindruck vermitteln kann (vgl. Urteile des Gerichts vom 4. Mai 2005, Chum/HABM – Star TV [STAR TV], T‑359/02, Slg. 2005, II‑1515, Randnr. 43, und vom 21. März 2011, Visti Beheer/HABM – Meister [GOLD MEISTER], T‑372/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26). Wie das HABM zu Recht geltend macht, weist das Bildelement der älteren Marke, nämlich die Großbuchstabengruppe „DIS“ in weißen Schriftzeichen auf schwarzem Grund in runder Form und die ihr nachgestellten Versalien „C“ und „O“ in schwarzen, fett gedruckten Schriftzeichen, keine so hinreichende Besonderheit auf, dass es die Wahrnehmung durch den Verbraucher in Frage stellen könnte, wonach das Wortelement „Disco“ der älteren Marke und der erste Teil der Anmeldemarke identisch sind.

53. Im vorliegenden Fall sind sich die einander gegenüberstehenden Marken bildlich ähnlich. Das Element „Disco“ ist der einzige Bestandteil, aus dem die ältere Marke besteht, und der erste der beiden Wortbestandteile der Anmeldmarke, nämlich „Disco“ und „Designer“. Die ältere Marke ist zwar eine Bildmarke, wird jedoch durch das Wortelement „Disco“ dominiert, denn die verwendete Schriftart ist nicht weit von einer Standardschrift entfernt. Zudem ist die Verwendung von schwarzem Grund in runder Form sowie der Farben Weiß und Schwarz für den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht prägend, und demzufolge haben diese grafischen Elemente keine Auswirkung auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen (vgl. in diesem Sinne Urteil GOLD MEISTER, oben in Randnr. 51 angeführt, Randnr. 28). Daher kann der Kläger den Nachweis, dass zwischen den beiden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe, nicht auf diese Elemente stützen.

HvJ EU 22 januari 2012, zaak T-225/06 RENV (Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD)) - dossier - persbericht

Update: arrest beschikbaar, selectie van rechtsoverwegingen toegevoegd. Gemeenschapsmerk. Beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier. Tweede hogere voorziening in langlopende procedure. Verzoekster heeft niet aangetoond dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis in Oostenrijk en Frankrijk.

Oppositieafdeling wijst de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BUD" voor bier af. Daartegen is Budvar in beroep gegaan, wat wordt verworpen. Budvar vordert de vernietiging van dat beroep. Deze hogere voorziening volgt na Gerecht van Eerste Aanleg (IEF 7415) en HvJ EU (IEF 9505), waarin het Hof in hogere voorziening de zaak heeft vernietigd en terugverwezen. Beroep van de houder van het recht op het gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier.

Beroep wordt afgewezen. Het merk BUD kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming BUD. Uit't persbericht:

The General Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar against the registration of the Community trade mark ‘BUD’ for beer applied for by Anheuser-Busch. That trade mark can be registered because of the insignificant use in France and Austria of the appellation of origin ‘bud.

By its judgment of today, the General Court finds, first, that in Case T-309/06 RENV Budějovický Budvar did not produce before OHIM any item of evidence capable of showing the use – before the date of filing of Anheuser-Busch’s application for a Community trade mark, which was 1 July 1996 – of an earlier sign in the course of trade of more than mere local significance. The Court therefore dismisses the application in this case.

Next, in the other cases, the General Court observes that the Czech brewery produced before OHIM invoices to show actual use of the appellation ‘bud’ in France. The Court finds that some of those invoices must be discarded from the analysis, as they are subsequent to the date of filing of the application for registration of the Community trade mark concerned. The Court also finds that the other invoices produced relate to a very limited volume of products and that the relevant deliveries were limited to three towns at most in French territory, Thiais, Lille and Strasbourg. In those circumstances, the Court holds that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards French territory.

Similarly, the Court observes that the documents produced by Budějovický Budvar to show actual use of the appellation ‘bud’ in Austria attest to sales that are very low in terms both of volume and turnover. Furthermore, while the Czech brewery sold beer under that name in several towns in Austria, sales outside Vienna represent negligible volumes. The Court concludes that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards Austrian territory either.

Under those circumstances, the Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar in their entirety.

Citaatselectie:

53 Ten eerste, gesteld dat verzoekster met haar argumenten betoogt dat de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, vervuld is met betrekking tot het Franse grondgebied, aangezien de kamer van beroep in het kader van eerdere zaken voor het BHIM tussen dezelfde partijen en met betrekking tot eenzelfde ingeroepen teken heeft geoordeeld dat was voldaan aan deze voorwaarde, dienen die argumenten te worden verworpen. In dit verband zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 dienen te nemen ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van deze kamers [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Gesteld dat verzoekster met haar argumenten in feite schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, moet er bovendien aan worden herinnerd dat de eerbiediging van dit beginsel moet sporen met de eerbiediging van het wettigheidsbeginsel (zie arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C‑51/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75). Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur moet elke inschrijvingsaanvraag overigens strikt en volledig worden onderzocht en dient dit onderzoek te gebeuren in elk concreet geval (arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 77). Dit strikte en volledige onderzoek dient eveneens betrekking te hebben op de ter ondersteuning van een oppositie ingeroepen tekens. Om de hierna uiteengezette redenen heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het in casu ingeroepen teken niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Bijgevolg kan verzoekster zich niet met succes beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM, teneinde de conclusie van de kamer van beroep in de bestreden beslissing te ontkrachten (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punten 78 en 79, en UniversalPHOLED, punt 39). Bovendien moet worden beklemtoond dat de merken die werden aangevraagd in de eerdere zaken waarnaar verzoekster verwijst, ofwel verschillende merken betroffen, ofwel betrekking hadden op andere producten dan die in de onderhavige zaak, en ook de oppositieprocedures verschilden.

57 Aangezien verzoekster zich in het kader van de oppositie die tot zaak T‑257/06 RENV heeft geleid, uitsluitend op de bescherming van het teken BUD in Frankrijk heeft beroepen, zonder de bescherming van dit teken in Oostenrijk in te roepen, volstond de enkele vaststelling van de kamer van beroep dat geen sprake was van gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, om de betrokken oppositie af te wijzen (zie punt 45 supra). In die omstandigheden moet het beroep in zaak T‑257/06 RENV in zijn geheel worden verworpen.

59 In de eerste plaats moet er samen met het BHIM en Anheuser-Busch op worden gewezen dat de door verzoekster tijdens de administratieve procedure overgelegde stukken slechts getuigen van zeer geringe verkoopcijfers, zowel wat de verkochte hoeveelheden als de daarmee behaalde omzet betreft. Zo blijkt uit de in het dossier opgenomen facturen dat in 1997 en 1998 22,96 hectoliter van het betrokken product is verkocht. Voor 1999 maken de facturen melding van een verkocht volume van 15,5 hectoliter en van 5,14 hectoliter in de periode vóór 28 juli 1999 (het voor zaak T‑255/06 RENV in aanmerking te nemen tijdvak). De betrokken verkoop bedroeg dus jaarlijks gemiddeld 12,82 hectoliter. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de verkoophoeveelheden die volgens de onder ede afgelegde verklaring van een werknemer van verzoekster in 1999 zouden zijn verkocht, bedraagt het verkochte volume voor dat jaar 51,48 hectoliter, dat wil zeggen een jaarlijks gemiddelde van 24,81 hectoliter. Deze verkoophoeveelheid moet worden gerelateerd aan het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk, dat volgens de in de bestreden beslissingen gehanteerde gegevens, die verzoekster niet heeft betwist, voor de relevante periode meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar bedroeg. Een werknemer van verzoekster vermeldt in zijn onder ede afgelegde getuigenis dat de omzet in het jaar 1999 44 546,76 Tsjechische kroon (CZK) bedroeg, te weten ongeveer 1 200 EUR (op 31 december 1999). Gelet op de gegevens van het dossier zou dit bedrag voor 1997 en 1998 nog lager zijn.

60 Wat in de tweede plaats de aan het dossier toegevoegde persknipsels betreft, deze zien enkel op een korte periode, namelijk van mei tot september 1997. Bovendien is geen enkel gegeven verstrekt op basis waarvan juist kan worden bepaald op welk geografisch gebied of op welk publiek deze publicaties betrekking hadden.

61 Wat in de derde plaats de facturen betreft van de importvennootschap die voor in Oostenrijk gevestigde ondernemingen optrad, deze vermelden acht steden op het Oostenrijkse grondgebied (zeven, indien in het kader van zaak T‑255/06 RENV enkel rekening wordt gehouden met de verkoop vóór 28 juli 1999). In dit verband moet worden gepreciseerd dat het betrokken product weliswaar in verschillende steden op het Oostenrijkse grondgebied is verkocht, maar dat de verkoop buiten Wenen, zoals die blijkt uit de facturen, onbeduidende hoeveelheden vertegenwoordigt (24 verkochte flessen in zes steden en 240 verkochte flessen in één stad). Deze verwaarloosbare verkoop moet worden bezien tegen de achtergrond van het relevante tijdvak waarin de betrokken waren zijn verhandeld (twee tot drie jaar naargelang van de zaak) en van het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk (meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar).

64 Gelet op al deze elementen moet worden geoordeeld dat verzoekster in casu niet heeft aangetoond dat het ingeroepen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis was, in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, wat het Oostenrijkse grondgebied betreft.

Op andere blogs:
SOLV (The King of Beers wint strijd om 'BUD’)

OHIM Kamer van Beroep 27 november 2012, zaaknr. R0273/2009-3 (D. Jesús Enrique Samper Rives tegen DOPAT, S.A.)

Gemeenschapsmodellenrecht. Merkenrecht. Jesús Enrique Samper Rives heeft het Gemeenschapsmodel 794870-0004 geregistreerd. DOPAT S.A. vordert een nietigverklaring op grond van artikel 25, paragraaf 1, letter e) CDR, op basis van het aan haar toekomend beeldmerk.

Ter beoordeling staan de twee tekens die bestaan uit verschillende representaties van de letter "H". Gezien de gelijkenis tussen het Gemeenschapsmerk en de letter "H" die is opgenomen in het model en de soortgelijkheid van producten, bestaat er gevaar voor verwarring.

De kamer heeft met het voorstel tot gedeeltelijke aanpassing met de woorden "dat zonder de letter 'H' het design blijft bestaan in een aangepaste vorm" bedoeld dat deze aanwijzing moet worden geïnterpreteerd op een dusdanige wijze dat met een gedeeltelijke wijziging een duidelijke, nauwkeurige, volledige, begrijpelijke, duurzame en objectieve aanpassing plaatsvindt. Met andere woorden: met de gedeeltelijke wijziging wordt niet een algehele verwijdering van de letter 'H' bedoeld.

De houder is in de gelegenheid gesteld een aangepaste versie van het model te overhandigen, maar heeft dit achterwegen gelaten. Het beroep wordt afgewezen.

Helaas slechts in Spaans beschikbaar
12. El 25 de septiembre 2009, la Tercera Sala informó al titular de que la renuncia parcial mediante las palabras “sin que la letra ‘H’ forme parte de él”, no cumplía los requisitos exigidos en el artículo 18, apartado 2 del REDC, sobre el “Mantenimiento del dibujo o modelo en forma modificada”, dado que dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una renuncia parcial indicada de forma clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. 

21. En este caso, la Sala considera que una renuncia parcial solo ediante una explicación no cumple dichos requisitos exigidos al no ir acompañada de una representación de la forma modificada del modelo y, específicamente en el caso de autos, la explicación “sin que la letra ‘H’ forme parte de él” no constituye una indicación clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva de la renuncia, ya que dichas palabras pueden interpretarse no solo como una supresión total de la letra “H” sino por una supresión parcial de las tres líneas que forman la letra “H”. En consecuencia, la Sala no comparte el argumento del titular de que no es imprescindible presentar una nueva representación del modelo o dibujo modificado. La División  de Anulación no incurrió en error al considerar que el titular no había presentado una solicitud de la forma modificada.