Woord- en of beeldmerk  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Continental is een beschrijving van bulldogg-ras
B) Peek & Cloppenburg en de uitleg van een Duitse rechterlijke uitspraak
C) Beeld zoals daadwerkelijk gebruikt op de product verpakking
D) Kickers legt het af tegen gedeeltelijke weigering inschrijving Snickers

Gerecht EU 17 april 2013, zaak T/383-10 (Continental Bulldog Club Deutschland / BHIM; Continental) - dossier
A) Gemeenschapsmerk - Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk 'CONTINENTAL', voor waren van klassen 31 en 44, strekkende tot vernietiging van beslissing R 300/2010-1 alsmede subsidiair vernietiging van deze beslissing voor zover deze de klasse 44 betreft van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2010, waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppossitieafdeling houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk 'CONTINENTAL' in te schrijven voor waren van klasse 31 en 44.

Het beroep wordt afgewezen. Aangevraagde merk is beschrijvend voor de betrokken waren. Het woord 'continental' zal door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van bulldoggen worden opgevat, of als verduidelijking van de diensten betrekking hebbende op honden van dit ras. Mede gelet op het arrest BHIM/Wrigley, is het voldoende dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd. 

44 In dit verband moet worden vastgesteld dat indien het in de onderhavige zaak aangevraagde merk zou worden ingeschreven, het relevante publiek daarmee voornamelijk zal worden geconfronteerd in omstandigheden waarin het ofwel de waren „levende dieren, te weten honden”, ofwel de diensten „het houden en fokken van honden, te weten pups en rasdieren” aanduidt. Voor een geïnformeerd publiek van ingewijden, bestaande uit kenners van het betrokken vakgebied die vertrouwd zijn met de methoden inzake de erkenning van hondenrassen, zal in die context de term „continental” onmiddellijk en zonder verder nadenken als een verwijzing naar het ras „continental bulldog” worden opgevat, dat wil zeggen als beschrijving van de betrokken waren en diensten of van hun kenmerken. Geconstateerd moet eveneens worden dat zelfs bepaalde dierenliefhebbers het woord „continental” in die zin zullen begrijpen, met name wanneer zij op zoek zijn naar opvang voor hun honden van dit ras of wanneer zij een „bulldog” wensen te kopen. Zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, mag namelijk redelijkerwijs worden aangenomen dat de liefhebbers of de potentiële kopers van honden in de regel bekend zijn met de honden die zij wensen aan te schaffen.

53      Gelet op het voorgaande en rekening houdend met het arrest BHIM/Wrigley, punt 33 supra, volgens hetwelk het voldoende is dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat het aangevraagde merk dat uit het woord „continental” bestaat, door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van buldoggen zal worden opgevat of, wat voormelde diensten betreft, als een verduidelijking dat deze diensten betrekking hebben op honden van dit ras.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-506/11 - T-507/11 (Peek & Cloppenburg) - dossier 506 / dossier 507
B) Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Peek & Cloppenburg” (merk 2), voor waren van klasse 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 53/20051 en  R 262/20051 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de in Duitsland geldige handelsnaam „Peek & Cloppenburg”. Het beroep wordt afgewezen.

36 Schließlich trägt die Klägerin vor, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung vor deutschen Gerichten ein Verfahren anhängig gewesen sei, in dem sie der Streithelferin gegenübergestanden habe und in dem es gerade um die Frage der Verwirkung gegangen sei. In diesem Verfahren hätten die deutschen Gerichte über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 MarkenG zu entscheiden gehabt, der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer älteren Marke, wenn er die Benutzung einer jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet hat, nicht mehr deren Löschung verlangen kann. Die §§ 51 und 21 MarkenG hätten dieselben Voraussetzungen, und die Beschwerdekammer hätte für die Feststellung, ob die Streithelferin über ein älteres Recht verfüge, das es ihr erlaube, die streitige Marke auf der Grundlage von § 21 MarkenG zu untersagen, die bereits ergangenen nicht rechtskräftigen Entscheidungen der deutschen Gerichte zu § 51 MarkenG zugrunde legen oder zumindest das Verfahren bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung aussetzen müssen.

38 Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die Streithelferin über das Recht verfügte, die Benutzung der jüngeren Anmeldemarke Peek & Cloppenburg auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen. Die erste Rüge ist daher zurückzuweisen.

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-454/11 (Luna; Al bustan) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het beeldmerk met de woordelementen „Al bustan” voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1358/20082 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van dat merk in het kader van de door Asteris Industrial and Commercial Company SA ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het beroep wordt afgewezen. Er is wel sprake van normaal gebruik aangetoond door verpakking van product in te brengen. Op de MARQUES-blog.

49 Furthermore, it should be noted, as observed by the Board of Appeal, that the reproduction of that label matches one of the photographs of a can of tomato paste submitted by Asteris. The applicant has therefore failed to show that the Board of Appeal erred in taking the view that that reproduction of a label corresponds to ‘an image of the mark as actually used on the product packaging’.

50 The Board of Appeal was therefore entitled to take account of that reproduction of a label in assessing whether the earlier mark had been put to genuine use.

58 Furthermore, since Asteris took the view that those documents were sufficient for the purpose of demonstrating genuine use of the earlier mark, the applicant cannot criticise it for not requesting third parties to make statements to the effect that the product bore the figurative mark during the relevant period, for the purpose of proof of use.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-537/11 (Snickers) - dossier
D) Beroep ingesteld door de aanvrager van het zwart-wit beeldmerk met het woordelement „Snickers” voor waren van de klassen 8, 9 en 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2519/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 augustus 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „KICKERS” voor waren van de klassen 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 en 33. Het beroep wordt afgewezen.

53 A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

54 In this case, as was established at paragraph 28 above, the goods covered by the signs at issue are identical. As for the signs, they show an average degree of similarity from a visual and phonetic perspective (see paragraphs 38 and 47 above). In those circumstances, the Board of Appeal was correct to conclude, at paragraph 21 of the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

55 This conclusion cannot be invalidated by the argument concerning the high distinctive character of the mark applied for, since it is not a relevant factor to be taken into account in the assessment of the likelihood of confusion. It is only the distinctive character of the earlier mark which must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion, because its distinctiveness determines the scope of the protection of the earlier mark (see, to that effect, Case C‑498/07 Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I‑7371, paragraph 84).

56 It follows from all the foregoing that the single plea of infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected. Accordingly, without there being any need to examine the admissibility of the applicant’s second head of claim, seeking annulment of the decision of the Opposition Division, the application must be dismissed in its entirety.

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, zaaknummer C/09/438805 / KG ZA 13-267 (OO B.V. (merkhouder Otto Ooms) tegen Practicomfort B.V.)
Merkenrecht. Adwords-reclame. Merkhouder OO B.V. is fabrikant van trapliften die zij onder het Benelux woordmerk OTOLIFT op de markt brengt. Practicomfort verhandelt o.a. trapliften en beheert de site www.traplift.nl. In 2010 heeft Practicomfort gebruik gemaakt van het Google AdWord “otolift”, er verscheen de volgende advertentie in het veld “gesponsorde links” boven de zogeheten natuurlijke zoekresultaten: Otolift – Tip: Grootste Traplift aanbod – Traplift.nl www.traplift.nl/ - Otolift vind u op Traplift.nl. Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen.

Na staking blijkt dat Practicomfort opnieuw gebruik is gaan maken van de AdWord en wel met de (tweede) advertentie: Traplift kopen – Traplift.nl - www.traplift.nl/ - Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012! Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen. Vorderingen worden toegewezen. Een beroep op uitputting omdat een bedrijf op traplift.nl tweedehands trapliften van OO verhandelt, slaagt niet.

Naar voorlopig oordeel heeft Practicomfort door het gebruik van het AdWord “otolift” in combinatie met de eerste AdWord-advertentie inbreuk gemaakt op het merk OTOLIFT. Practicomfort heeft een beroep op uitputting ex 2.23 lid 3 BVIE gedaan en voert aan dat een bedrijf tweedehands trapliften van OO verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift.

Ook de tweede AdWord-advertentie maakt inbreuk. Dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan de website traplift.nl duidelijk is dat er slechts een alternatief wordt aangeboden, is onjuist. De herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als "de advertentie" de herkomstbepaling moeilijk of onmogelijk maakt.

De eerste Adword-advertentie
4.6. Het beroep van Practicomfort op uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan niet slagen. Practicomfort heeft in dit verband aangevoerd dat het bedrijf Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift. De Adword-advertentie verwijst immers niet naar de website van Recentlift en evenmin naar tweedehands trapliften. Zowel door de hyperlink als de vermelding “Otolift vind u op Traplift.nl” (sic) verwijst de eerste Adword-advertentie naar de website www.traplift.nl van Practicomfort waarop uitsluitend nieuwe trapliften van derden worden aangeboden. Daar komt bij dat Practicomfort voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Desgevraagd heeft Practicomfort ter zitting verklaard dat zij geen tweedehands OTOLIFTtrapliften heeft verkocht en “bijna niets” in voorraad heeft. Dat zij wel iets kan aanbieden, blijkt nergens uit. Dat is onvoldoende voor een beroep op uitputting, mede gelet op hetgeen X op dit punt heeft aangevoerd. X heeft uiteengezet waarom haar trapliften niet geschikt zijn voor hergebruik door derden. Daarnaast staat OTOLIFT niet in het overzicht van aangeboden merken op de website van Recentlift, blijkens de door X overgelegde uitdraai van pagina’s van die site (productie 10 van X)

De tweede Adword-advertentie
4.9. Het betoog van Practicomfort dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan haar website www.traplift.nl wel duidelijk wordt dat Practicomfort slechts een alternatief aanbiedt voor OTOLIFT-trapliften, kan niet slagen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als “de advertentie” het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om vast te stellen of de aangeboden goederen al dan niet afkomstig zijn van de merkhouder of een aan hem gelieerde onderneming (zie onder meer het hierboven aangehaalde Interflora-arrest r.o. 44). Die “advertentie” betreft blijkens de omschrijving daarvan door het Hof (r.o. 10 en 11) de onder de kop “gesponsorde links” weergegeven hyperlink en de korte reclameboodschap die daarbij staat. In dit geval is dat dus de tweede AdWord-advertentie zoals hierboven weergegeven onder 2.9 en die biedt, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende duidelijkheid over de herkomst van de aangeboden trapliften. Daar komt bij dat in dit geval ook niet aannemelijk is dat het voor de gemiddelde internetgebruiker die na doorklikken uitkomt op de website van Practicomfort, direct duidelijk zal zijn dat op die website uitsluitend alternatieven voor OTOLIFT-trapliften worden aangeboden. Practicomfort biedt via de website www.traplift.nl namelijk trapliften van vele fabrikanten aan.

Op andere blogs:
AOMB (Rechters over het kopen van andermans merk als Adword)
DirkzwagerIEIT (Inbreuk op merkrecht wegens onduidelijke, vage adword advertentie)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 februari 2013, in zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Prejudiciele vragen gesteld door HØJESTERET, Denemarken.

Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Verzoeker heeft begin 2010 een horloge besteld via een Chinese website (‘Fashion Watch online’) waar het werd beschreven als ‘Rolex GMT Master II 50th Asian 3186 movement’. Het postpakket wordt hem via Hong Kong toegezonden maar het pakje wordt door de Deense douaneautoriteit onderschept. De Deense Douaneautoriteiten constateren namaak en verzoeker krijgt de vraag of hij instemt met vernietiging van het horloge. Hij weigert omdat hij het horloge legaal heeft gekocht. De merkgerechtigde (Rolex) start een zaak tegen hem om hem te dwingen de vernietiging zonder compensatie te aanvaarden. De rechter in eerste aanleg stelt Rolex in het gelijk op grond van inbreuk op auteurs- en merkrechten. Verzoeker gaat tegen die uitspraak in beroep. Onbetwist wordt er vastgesteld dat verzoeker geen inbreuk heeft gemaakt op auteurs- of merkenwet. De vraag is dan of de Chinese website in Denemarken inbreuk op auteurs- en merkenrecht van Rolex heeft gepleegd, hetgeen weer afhankelijk van hoe de term ‘distributie onder het publiek’ moet worden uitgelegd.

De verwijzende Deense rechter constateert uit de jurisprudentie dat de nationale recht leidend is voor de bepaling of een inbreuk op het auteursrecht is gepleegd en stelt het HvJEU de volgende vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Conclusie A-G (nog niet in't Nederlands): Under Article 5(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks the proprietor of a registered trade mark cannot give its consent to the use of its trade mark irrevocably. After the revocation of such consent, the exclusive right conferred by a registered trade mark can be asserted against the party that used the mark with the consent of the proprietor, even though the proprietor and that party shared the use of the trade mark - each for different goods, for which the mark was registered - over an extended period of time.

National law on the wrongful or abusive exercise of rights may not permanently prevent the proprietor of a trade mark from exercising its rights with respect to some of the goods for which the trade mark is registered. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.
– Article 5(1) of Directive 89/104 does not allow national courts to definitively prevent the proprietor of a registered trade mark from recommencing the use of the mark after terminating an undertaking to a third party not to use that mark for certain goods by way of the law of unfair competition based on benefits of the proprietor from and investments by the third party in the publicity of the trade mark as well as the confusion of consumers. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.

Gestelde vragen:

1.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende exclusieve recht door zijn houder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
- wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?
- wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
1.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit exclusief recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht op een andere manier worden gesanctioneerd?
2.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde gevoerde publiciteit met betrekking tot dit merk en bij het cliënteel verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
2.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12 (Colloseum Holding) - dossier
Merkenrecht. Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) – Begrip „gebruik van het merk” – Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk bij gebruik van dit samengesteld merk. Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk indien het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt, waarbij de twee merken zowel afzonderlijk als samen zijn ingeschreven als samengesteld merk.

Het hof verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Gestelde vragen: Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,
1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;
2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 februari 2013, Rolnr. A/12/10673 (BVBA IMMO C&S tegen BVBA C.S. Vastgoed)

Uitspraak ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten en Ria Hens, DILAWHENS Advocaten.

Beide partijen zijn vastgoedmakelaar in de regio "groot Antwerpen". Immo C&S heeft haar handelsnaam IMMO C&S sinds 2009 gevoerd en in februari 2012 gedeponeerd als Benelux woordmerk. C.S. Vastgoed maakt gebruik van het merk/de handelsnaam in brieven, in Google ingegeven zoektermen [red. AdWords] en in mond-op-mond reclame. Er wordt een inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 95 WMPC vastgesteld.

De beperking op het ingeroepen merkenrecht (conform artikel 2.23 lid 2 BVIE) wordt niet aanvaard. Het logo wordt niet als "nagebootst' beschouwd en al evenmin wordt aangenomen dat door het gebruik van het logo wordt aangehaakt op het "succes" van IMMO C&S. Anderzijds houdt de handelsnaamrechtelijke inbreuk alsmede de aanvaarde merkenrechtelijke inbreuk, een inbreuk op artikel 95 WMPC in, zodat de vordering op grond van deze bepaling gegrond wordt verklaard.

Verder dient in dit licht reeds worden aangegeven te worden dat op grond van de WMPC het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Onder 2.b.
De rangorde die tussen merken moet worden aangehouden, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvrage, dan wel door de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voorrangs-of prioriteitsregeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat betreft de rangorde alsof het op de voorrangs- of prioriteitsdatum gedeponeerd is zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten. Er wordt geen reden aangebracht waarom hiervan zou afgeweken dienen te worden bij het invullen van het begrip "ouder recht van plaatselijke betekenis".

Tenslotte beroept C.S. VASTGOED zich op haar vennootschapsnaam C.S. VASTGOED . BVBA als "ouder recht van plaatselijke betekenis". De vennootschapsnaam wordt beschermd door artikel 65 W. Venn. Het recht op bescherming komt, evenals de handelsnaam, toe aan de eerste gebruiker. Het ouder recht van plaatselijke betekenis komt enkel toe aan C.S. VASTGOED voor haar vennootschapsnaam in de functie die artikel 65 W. Venn. eraan toemeet. Het rechtmatig gebruik als vennootschapsnaam t.o.v. het ingeroepen merkenrecht) wordt door !MMO C&S niet als inbreukmakend beschouwd. Hieromtrent wordt geen vordering ingesteld. Het gebruik als handelsnaam van het C.S. VASTGOED wordt als inbreukmakend beschouwd en dit gebruik kan niet gelijkgeschakeld worden met het gebruik als vennootschapsnaam. Anders gezegd, het is niet omdat de vennootschapsnaam een "ouder recht van plaatselijke betekenis" is dat deze vennootschapsnaam rechtmatig kan gebruikt worden als handelsnaam indien dit gebruik zich situeert na het aanvragen van het merkdepot.

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 27 maart 2013, LJN BZ6835 (eiser tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaam. Verwarringsgevaar. Eiser exploiteert een Belgisch eetcafé te Maastricht onder de handelsnaam "Witloof", en is houdster domeinnaam www.witloof.nl en heeft Benelux woordmerk "WITLOOF" ingeschreven. Gedaagde exploiteert een restaurant te Cromvoirt, aanvankelijk onder de naam “Proeverij Wit-Loof” en sedert oktober 2012 onder de naam “Restaurant Loveren”. Gedaagde gebruikte tot die tijd de domeinnaam www.wit-loof.nl.

Rechtbank: Toegegeven wordt dat het woord “Wit-Loof” in de handelsnaam van gedaagde dominant is en dat dit woord nauwelijks verschilt van het merk “Witloof”. De gemiddeld oplettende restaurantbezoeker zal zich, als hij op zoek is naar restaurant Witloof te Maastricht niet licht vergissen als hij op enigerlei wijze wordt geconfronteerd met Proeverij Wit-Loof te Cromvoirt. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen de ondernemingen.

Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op het merkrecht of de de handelsnaam van eiser door gedaagde is aldus geen sprake. De rechtbank vernietigt het gewezen verstekvonnis en wijst de vorderingen af.

4.7.  Hetgeen de rechtbank heeft overwogen omtrent het gevaar van verwarring in verband met de gestelde merkinbreuk, geldt ook voor het gevaar van verwarring in verband met de gestelde handelsnaaminbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen “Witloof” te Maastricht en “Proeverij Wit-Loof” te Cromvoirt. Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op de handelsnaam van [eiser] door [gedaagde] is aldus geen sprake.

Op andere blogs:
DomJur 2013-956 (Witloof – Proeverij Wit-Loof)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2013 en 10 april 2013, LJN BZ6854, zaaknr. C/13/538535 (FourOneMedia en Vereniging Onafhankelijke Televisieproducenten tegen Staat der Nederlanden en Het Instituut Fysieke Veiligheid)

Uitspraak ingezonden door Anne Bekema en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Beeldmerk politie. Auteursrecht striping. Mediarecht. Four One Media produceert de televisieserie Dokter Tinus en vraagt toestemming voor het gebruik van politiehuisstijl. Staat is houder van twee Benelux beeldmerken en auteursrechthebbende ten aanzien van de politiehuisstijl, waaronder zogenaamde striping (beeldmerk). Op de website van IFV, een zelfstandig bestuursorgaan, staat een tekst over toestemming van het gebruik van het politielogo en/of -striping. Four One Media en OTP vorderen toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl en de Staat en het IFV te verbieden toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl door leden van OTP te onthouden op grond van redenen die zijn gebaseerd op de IE-rechten van de Staat.

Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries uitziet als echte politie en dat de producent daarom een geldige reden heeft om gebruik te maken van echte beeldmerken van de staat. Mede omdat er een gesloten systeem is (verhuurbedrijven verhuren enkel dit materiaal aan producenten die toestemming hebben van IVF), gebiedt de voorzieningenrechter de Staat en het IFV om Four One Media schriftelijk toestemming te verlenen voor het gebruik van de politiehuisstijl (waaronder beeldmerken en 'striping') in de tweede televisieserie Dokter Tinus.

Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter met de Staat en IFV van oordeel dat deze vorderingen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen.

In citaten:

4.6. Waar het de televisieserie Dokter Tinus betreft, overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries precies zo uitziet als de echte politie. Dit heeft tot gevolg dat een producent van een dramaserie een geldige reden heeft om gebruik te maken van politie-uniformen en politieauto's die zijn voorzien van de 'echte' beeldmerken van de Staat. Het verweer van de Staat dat iedere producent over een weinig bezwarend alternatief beschikt (nepuniformen, nepauto's) gaat daarmee niet op. De kijker zal dat als niet echt ervaren en raar, amateuristisch of zelfs belachelijk vinden. De facto heeft de Staat bij deze stand van zaken (als monopolist van politiediensten) een machtsmiddel in handen, te meer daar ter zitting is gebleken dat een televisieproducent de desbetreffende uniformen en auto's alleen kan huren bij bepaalde verhuurbedrijven die hiervoor een vergunning hebben van de Staat en te meer daar een dergelijk verhuurbedrijf pas overgaat tot verhuur aan een individuele televisieproducent indien die producent kan aantonen dat hij voor zijn dramaserie toestemming van het IFV heeft verkregen. Er is dan ook sprake van een gesloten systeem. Tezamen met de actieve rol die de Staat en het IFV zichzelf toekennen, welke rol neerkomt op een verregaande bemoeienis vooraf met de inhoud van het script van een nog uit te zenden dramaserie, komt dit op gespannen voet te staan met artikel 7 van de Grondwet (het verbod op censuur).
Dat het televisieproducenten niet verplicht wordt gesteld voorafgaande toestemming te vragen en zij ook zonder die toestemming tot uitzending kunnen overgaan, zoals de Staat en het IFV hebben betoogd, doet aan dit oordeel niet af. In de eerste plaats zal dit vanwege de voornoemde rol van de verhuurbedrijven betekenen dat zij de benodigde materialen niet kunnen huren, maar die tegen hoge(re) kosten zelf moeten laten (na)maken. Verder wordt verwezen naar de onder 2.8 van dit vonnis weergegeven sommatie van IFV aan IDTV Drama. Het achteraf dreigen met juridische procudures en de daarmee verband houdende kosten, kan televisieproducten in de toekomst dwingen vooraf toestemming te vragen.


4.8 Op grond van alle hiervoor onder 4.6 en 4.7 genoemde omstandigheden van het geval IS de voorzienmgemechter over de televisieserie Dokter Tinus van oordeel dat een afwegmg van belangen in het voordeel van Four Orxe Media dient uit te . vallep. Dit leidt tot toewijzing.van Vordering ,1. Een dwangsom zal hieraan niet • gorden verbonden; nu de Staat geacht wordt zich aan'rechteriijke uitspraken te houden. Hetzelfde geldt voor het IFV als 'onderdeel' van de Staat..

4.9. Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter het volgende van oordeel. Gevorderd is kort gezegd - dat de Staat en het IFV nmuner een voorafgaande inhoudelijke toetsing mogen venichten alsmede de Staat en het IFV te gebieden nmuner toestemming te weigeren op basis van de eerste twee toetsingsgronden, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3 (een niet waarheidsgetrouw beeld en afbreuk van het imago). De Staat en het IFV hebben terecht aangevoerd dat deze vordenngen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen. Weliswaar is hieivoor uiteengezet dat er in de regel geen grond zal zijn voor een voorafgaande toetsing van een scnpt van een televisieserie waarin de politiehuisstijl wordt gebruikt, maar dat die regel nooit mtzouderingen zal kennen, kan niet op voorhand worden aangenomen. Gedacht kan worden aan een geval waarin eerder terechte bezwaren (achteraf) zijn gemaakt tegen het gebmik van de politiehuisstijl en de kans op herhaling van onrechtmatig handelen zo groot is dat voorafgaande toetsing van ,de inhoud van het programma op zijn plaats is. Bij onrechtmatig handelen zoals hiervoor bedoeld kan worden gedacht aan venvaningsgevaax (bijvoorbeeld als niet voldoende duidelijk is dat het om fictie gaat) of van ernstige reputatieschade (bijvoorbeeld mdien de politie enkel m beeld wordt gebracht met de opzet haar imago te schaden) of wanneer de veiligheid van de burger in het geding is (zie de derde toetsingsgrond van het IFV, hien/oor onder 2.3 opgenomen). ïn dergelijke gevallen hoeft ook een toetsmg vooraf niet per defmitie ongerechtvaardigd te zijn De voorzienmgemrechter kan hierover op voorhand geen uitspraak doen. Mocht zich m de toekornst een nieuw geval voordoen waarin toestemming wordt geweigerd dan kunnen partijen zich laten leiden door de overwegingen die de voorzieningrechter in dit vonnis heeft opgenomen. Zo nodig zal de meest gerede partij een nieuw kort geding moeten aanspannen.

Lees het afschrift zaaknr. C/13/538535 en LJN BZ6854.

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog (Netherlands: police copyright vs. police drama series)
Mediareport (Vonnis in politiezaak)
Weblog Remy Chavannes (Politie staat tevergeefs op haar strepen, uitingsvrijheid gaat voor)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 9 april 2013, LJN BZ8218, zaaknr. 200.096.763 (Adventure Bags B.V. tegen Kruidvat Retail B.V.)

Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In navolging van het eindvonnis [IEF 9783]. Algemene voorwaarden. Battle of the Forms. Standaardgarantie. Aansprake op schadeloosstelling voor kosten (vermeend) IE-inbreuken. Het hof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis.

In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. De aanspraak op schadeloosstelling voor kosten, schade en verliezen als gevolg van (vermeende) IE-inbreuken is in de algemene voorwaarden opgenomen.

Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot. De grieven worden afgewezen, het hof bekrachtigt het gewezen vonnis.

In het eindvonnis werd onder meer bepaald:

4.28.  Adventure Bags heeft dergelijk bewijs niet geleverd. Integendeel, navraag door Kruidvat bij Oilily heeft haar geleerd dat Oilily van mening was dat de betreffende Granny’s Scarf-producten wel inbreukmakend waren. Dit heeft ook geleid tot het starten van een bodemprocedure door Oilily tegen Adventure Bags en Kruidvat onder meer met betrekking tot de Granny’s Scarf-producten.

Uit het arrest van het Hof:

4.7 Grief III ziet op wat, naar het hof voorkomt, de kern van het geschil is, te weten: of de artikelen 6 en 7 van de algemene inkoopvoorwaarden in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend zijn, althans dat het in die gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Kruidvat zich op deze bepalingen beroept. Daarbij gaat in het bijzonder artikel 6iii van de algemene inkoopvoorwaarden voor zover deze bepaling Kruidvat jegens Adventure Bags aanspraak geeft schadeloosstelling voor alle kosten, schaden en verliezen die Kruidvat maakt of lijdt als gevolg van (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms(rechten) van derden.

4.9 In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. In zoverre contracteerden partijen samen over "riskante producten", producten die het reële risico met zich brachten dat derden zich daartegen, al dan niet met grond, zouden gaan verzetten. Welk risico volgens Adventure Bags nog werd vergroot doordat het niet ging om een kleine afnemer, maar om Kruidvat dat met de geleverde waren op grote schaal en met veel reclame-inspanningen en tegen een lage prijs zou gaan verkopen.

(...)

4.10. Tegen die achtergrond kan ook niet worden gezegd dat Adventure Bags op een verstrekkend beding in de algemene voorwaarden als artikel 6 niet bedacht hoefte te zijn. Daarbij speelt mede een rol dat partijen naast deze algemene voorwaarden waaronder Kruidvat wilde contracteren, wat zij zoals hiervoor is overwogen ook duidelijk had te kennen gegeven, kennelijk geen specifieke condities zijn overeengekomen, alsmede dat, zo al niet juist is dat de algemene voorwaarden op 14 september 2007 met Klein zijn besproken, in elk geval vaststaat dat Klein de voorwaarden heeft ondertekend en per bladzijde heeft geparafeerd. (...)

Zoals hiervoor is overwogen, bracht de transactie waarin Adventure Bags zich heeft begeven voor beide partijen het risico met zich dat zij zouden worden geconfronteerd met inbreukclaims en dat zij in dat verband kosten zouden moeten maken. Zoals de rechtbank in rov. 4.8 overwoog, was dat risico om (als eerste) te worden aangesproken voor Kruidvat als (grote) verkoper waarschijnlijk nog groter dan voor Adventure Bags. Voor beide partijen geldt voorts dat zij het bedoelde risico weliswaar kunnen beperken door voldoende afstand van bestaande producten te nemen, maar dat zij niet in de hand hebben dat derden zich zullen melden met claims die weliswaar ongegrond of zelfs puur speculatief zijn, maar ter afwering waarvan wel (proces)kosten moeten worden gemaakt (die overigens in de procedures waarom het hier gaat volledig plegen te worden vergoed). Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot.

Lees het vonnis zaaknr. 200.096.763 en LJN BZ8218 (pdf)

BBIE oppositie 21 maart 2013, no. 2005666 (Apple tegen IWink, inzake IWEB vs iwebhosting)

Merkenrecht. Oppositieprocedure van het Gemeenschapswoordmerk IWEB (Apple) gebaseerd op eerdere inschrijving en algemeen bekend woordmerk ex 6bis Verdrag van Parijs tegen Benelux beeldmerk iwebhosting. Gedeeltelijke toewijzing van de oppositie voor de klassen 35, 38 en 42.

Er is sprake van een begripsmatige overeenstemming, ondanks de toevoeging van het woord 'hosting'. Het ingeroepen recht, IWEB, heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Het is echter wel samengesteld uit de gangbare afkorting “i” voor internet of interactief en het woord “web”, in het dagelijks spraakgebruik synoniem van het internet. Gezien de herneming van het ingeroepen merk als dominant element is er, ondanks dat het bestreden teken aanmerkelijk langer is, sprake van zowel begripsmatige, visuele als auditieve overeenstemming. De diensten 'reclame op internet en advertentiemogelijkheden' zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant.

Rekening houdend met de compensatie tussen de soortgelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens, alsook het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft, kan dit publiek in onderhavig geval menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dit ondanks het eventueel beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.

Klasse 35
54. Het Bureau is van oordeel dat de diensten “reclame; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden” van het bestreden depot niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant. Het feit dat men reclame maakt voor bepaalde producten is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk.

60. Ten slotte, voor wat betreft de toevoeging “publiciteit en reclame ten behoeve van voornoemde diensten [de diensten van het betwiste teken in klasse 35]”, kan de vraag worden gesteld of hier voldaan is aan de voorwaarde dat deze ten behoeve van derden worden verricht. Wat hier ook van zij, doordat er expliciet een verband wordt gemaakt tussen deze diensten en degene die worden aangeboden door verweerder (de hoofddiensten), bestaat er dus een onlosmakelijk verband tussen beide. Daarmee zijn zij soortgelijk aan de diensten van opposant die identiek, dan wel soortgelijk zijn aan genoemde hoofddiensten.

Klasse 38
61. Alle diensten in klasse 38 van het bestreden depot zien op telecommunicatie en het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen. Al deze diensten zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de diensten “het verlenen van toegang tot websites op internet; verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met het Internet of databases; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders)”. De diensten van zowel merk als teken zijn er aldus op gericht communicatie op afstand mogelijk te maken en delen
dus eenzelfde aard.

Klasse 42
62. De diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; webhosting; ontwikkelen van computersoftware” van het bestreden teken komen quasi expressis verbis voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Algemeen bekend merk
81. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Opposant heeft niet aangetoond dat de algemene bekendheid van zijn merk (ook) geldt voor andere waren/diensten dan deze van het ingeschreven ingeroepen recht. Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.