Alle rechtspraak  

Hof van Cassatie van België 15 september 2011, nr. C.07.0447.N (D.Engels tegen Daewoo)

In navolging van IEF 9326 (BenGH).

België. Merkenrecht. Kan de houder van een vervallen merk bescherming genieten op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10bis Unieverdrag? Het BenGH oordeelt dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken.

4. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 23 december 2010 verklaard voor recht: “artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum:  Het Hof verwerpt het cassatieberoep.

Lees het BenGH-arrest hier (tweetaling, Frans/Nederlands) of  hier (Nederlands). Eerdere conclusie AG hier.

Gerecht EU 24 januari 2012, zaak T-260/08 (Indo Internacional tegen OHIM/Visual)

Kort: Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk VISUAL MAP (klasse 44) komt in de oppositieprocedure het Franse woordmerk VISUAL tegen. De oppositieafdeling wijst de aanvraag in haar geheel af. Het beroep wordt verworpen. Het ingeroepen middel is: "geen verwarringsgevaar".

Gerecht EU stelt vast dat de Board of Appeal correct heeft geoordeeld betreft het verwarringsgevaar. De beslissing zegt niet dat het teken onderscheidend of niet-beschrijvend is, of dat het publiek het niet zal begrijpen. Er wordt geen monopolie gecreeërd voor het teken "VISUAL" ondanks het eerder ingeschreven beeldmerk (door aanvrager), omdat daarmee geen verwarring wordt veroorzaakt. Het Gerecht EU wijst het beroep af.

51      In that regard, and without its being necessary to rule on the admissibility of that decision, it must first be noted that there is no contradiction between that decision and the decision which is contested in the present case. Indeed, the contested decision, contrary to what is claimed by the applicant, in no way states that the term ‘visual’ has distinctive, or non-descriptive, character, or that that term would not be understood by the relevant public.

52      Secondly, it must be held that, while it is true that the parties to the proceedings, Visual and Indo Internacional, and the earlier mark on which the opposition is based, VISUAL, are the same in both cases, the fact none the less remains that the mark and the services in respect of which registration is sought are at least different in part from those in issue in the case which gave rise to the Opposition Division’s decision of 18 November 2008. In the present case, the mark applied for is the word mark VISUAL MAP and the services for which the registration had been sought are in Class 44, whereas, in the case which gave rise to the Opposition Division’s decision of 18 November 2008, the mark applied for was the figurative mark VISUAL MAP DEVELOPER and the goods in respect of which registration had been sought were in Classes 9 and 10.

53      Thirdly, it must be noted that, contrary to what is claimed by the applicant, the Opposition Division’s decision of 18 November 2008 demonstrates that no monopoly on the use of the term ‘visual’ was granted to Visual by the contested decision. Indeed, the applicant was able to register the figurative mark VISUAL MAP DEVELOPER because that sign featured, in the view of the Opposition Division, sufficient differences vis-à-vis the sign VISUAL to exclude any likelihood of confusion.

54      In the light of all the foregoing, the single plea, and therefore the present application, must be dismissed as being unfounded.

Gerecht EU 24 januari 2012, zaak T-592/10 (El Corte Inglés tegen OHIM/Ruan)

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het beeldmerk in rood-wit dat de letter B bevat (klasse 25) komt in de oppositieprocedure houder van ouder gemeenschapsbeeldmerk dat de letter "B" bevat (beiden klasse 25) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, vervolgens wordt het beroep verworpen. Middel: er is wel verwarringsgevaar. Het Gerecht EU herhaalt dat er geen verwarringsgevaar bestaat gezien de grote verschillen op het visuele vlak. Omdat het oudere merk veel meer op een boemerang lijkt dan het aangevraagde merk, verschilt het ook nog eens in conceptuele betekenis. Het Gerecht EU wijst het beroep af.

47      Il convient de rappeler, premièrement, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit présentent de fortes différences sur le plan visuel. Il y a lieu de relever également que les produits en cause sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Fratex Industria e Comércio/OHMI – USA Track & Field (TRACK & FIELD USA), T‑103/07, non publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée].

48      Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En particulier, la marque antérieure a une signification claire et déterminée dans la perspective du public pertinent, à savoir un boomerang. Or, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

49      Compte tenu des différences importantes qui existent sur les plans visuel et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, en ce compris un risque d’association invoqué par la requérante, et cela malgré l’existence éventuelle d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et la présence de produits identiques. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.

50      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes formulées dans le premier chef de conclusions de la requérante.

Hof van Cassatie van België 28 januari 2011, Nr. C.08.0607.N, Juridat N-20110128-1 (BOIE tegen Jtekt Corp Ltd / Jacobs Trading Nv)

In navolging van JTEKT-serie. Merkenrecht. Voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de Organisatie.

Wanneer in het kader van een oppositieprocedure het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom, dat overeenkomstig artikel 1.2.2.c van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom een orgaan is van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom, een beslissing neemt overeenkomstig artikel 2.16 van voormeld verdrag, kadert dergelijke beslissing in de officiële werkzaamheden van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom, onder meer, de bescherming van merken en tekeningen of modellen in Benelux-landen.

Wanneer dergelijke beslissing het voorwerp uitmaakt van een beroep op grond van artikel 2.17 van het verdrag, geniet de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom derhalve de in artikel 3.1 van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom bepaalde immuniteit van rechtsmacht en kan zij op grond hiervan niet in de beroepsprocedure betrokken worden, in welke hoedanigheid ook (1).

Het Hof van Cassatie vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de exceptie van immuniteit van rechtsmacht van de eiseres verwerpt. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.

(1) Het O.M. had dezelfde opvatting over de immuniteit van de BOIE, doch was van mening dat het onderdeel feitelijke grondslag mistte, daar het verkeerdelijk ervan uitging dat het bestreden arrest de exceptie van de eiseres in het kader van de oppositieprocedure verwierp, terwijl het de beslissing schorst in afwachting van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof dat inmiddels zijn (in voetnoot 1 vermeld) arrest had uitgesproken, waarbij het O.M. zich uiteraard aansloot. BenGH, 26 juni 2009, zaak A 2008/1, www.courbeneluxhof.be, met concl. van advocaat-generaal LECLERCQ.

Lees het arrest hier (Juridat N-20110128-1 , pdf).

Hof van Cassatie van België 15 september 2011, nr. C.04.0432.N (UDV North America tegen Brandtraders)

In navolging van IEF 7691 (HvJ EG). België. Het begrip ‘gebruik’ in de zin van artikel 9 GMVo heeft betrekking op  een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een verkoper in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie. Er is dus sprake van een (ruim) gegrond middel, zodat het Hof van Cassatie de beperkte zaak doorverwijst naar het Hof van Beroep te Gent.

Beoordeling
1. Het middel voert aan dat het arrest dat beslist dat er geen gebruik is in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, op grond dat de verweerster “het teken niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zijzelf verbonden partij was, aangezien zij optrad voor rekening van een derde”, de artikelen 9.1.a) en 9.2.d) van die verordening schendt.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij beschikking van 19 februari 2009, in zaak C-62/08, verklaard voor recht: “Het begrip ‘gebruik’ in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, heeft betrekking op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”

Het middel is in zoverre gegrond.

Franstalige uitspraak: hier.

Conclusie AG Verkade HR 11 november 2011, 10/05136 HR (7-Eleven Inc. tegen Laprior)

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

In navolging van IEF 4664 (Gem. Hof NA en Aruba), IEF 7821 (Concl. AG), IEF 7885 (HR) en IEF 9055 (Gem. Hof NA en Aruba).

Auteursrecht in navolging van een niet-geslaagd merkenrechtelijk beroep in een langlopende zaak. In deze zaak - waarin de feiten zich afspelen op Sint Maarten - heeft de internationaal, maar niet op Sint Maarten opererende supermarktketen 7-Eleven zich tevergeefs gekeerd tegen het gebruik van de handelsnaam '7 Alive' door Laprior op Sint Maarten.

Het geschil is al eerder bij de Hoge Raad geweest, hetgeen heeft geleid tot het arrest HR 8 mei 2009, LJN BH2956. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat het hof niet voorbij had mogen gaan aan het beroep van 7-Eleven op een haar krachtens art. 8 Auteursverordening 1913 (hierna ook: Av) toekomend auteurschap. Thans - in deze nieuwe ronde bij de Hoge Raad - is aan de orde of het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna: GHJNA en Aruba of kortweg: het hof) andere bepalingen uit de Av juist heeft toegepast.

Pas in hoger beroep is een beroep op auteursrecht gedaan. Voor het (behoud van) merkrecht geldt de eis van merkgebruik in dat land, daaraan werd door 7-Eleven niet voldaan. Voor het auteursrecht geldt deze eis niet. Dat het (vernieuwde) logo uit 1968 ten opzichte van het logo van 1946 geen juridisch relevante afwijking bevat, zodat het logo van 1968 niet als voldoende nieuw of vernieuwend kan worden aangemerkt om een zelfstandig karakter (lees: voldoende (aanvullend) persoonlijk stempel) te hebben verkregen is een niet onjuiste maatstaf.

Het onderdeel dat zich richt tegen een onbegrijpelijke overweging dat de inkleuring van de logo’s uit 1946 en 1968 gelijk is, wordt verworpen. Ondanks dat 7-Eleven stelling heeft genomen dat er verschillen zijn. Zowel het oude als het nieuwe logo is immers ingekleurd met groen- en roodtinten. Tot slot middel tegen een deeloverweging waarbij het middel nog eens stil staat bij een zestal verschillen en dat die de auteursrechtelijke drempeleis overschrijden. Dit middel wordt eveneens verworpen.

Het cassatiemiddel noopt niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. En de AG concludeert tot verwerping van het beroep.

HR 20 januari 2012, LJN BU7244 (Bach Flower Remedies tegen Healing Herbs; concl. AG Verkade)

In navolging van IEF 8612 en IEF 5215. Merkenrecht. Verwording tot soortnaam geldt in beginsel slechts voor woordmerken, is onjuist. Onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken.

Zowel Flower Remedies als Healing Herbs brengt producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. Flower Remedies is houdster van diverse Beneluxmerken, waaronder THE BACH REMEDIES. In Engeland zijn de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister verwijderd, de beeldmerken werden voorzien van een disclaimer.

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt. Oordeel hof dat mogelijkheid verval merkrecht wegens verwording merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Bewoordingen Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid, en HvJEU heeft in arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) betrokken regel ook op beeldmerk toepasselijk geacht. Aan BenGH 19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574 (Beapharm/Nederma) komt op dit punt geen betekenis meer toe.

Conclusie AG start met de woorden: Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die - idealistische - persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht.
In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst - vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux-merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.

Beoordeling: Uit hetgeen hiervoor in 4.2 is overwogen volgt dat de klachten van het onderdeel, die uitgaan van toepasselijkheid van het voor 1996 geldende recht, op een onjuiste rechtsopvatting berusten, zodat zij falen. In citaten:

Ten aanzien van onderscheid beoordeling woord- en beeldmerken

4.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat het hof wat het toepasselijke recht aangaat, geen onderscheid heeft gemaakt tussen de beoordeling van de woord- en de beeldmerken. Het mist evenwel feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Weliswaar heeft het hof in rov. 6 overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, in het bijzonder in rov. 8, 9, 11, 13 en 16, heeft het hof het recht toegepast zoals het onder de Richtlijn, mede door de rechtspraak van het HvJEU, vorm heeft gekregen. Dat heeft het hof terecht gedaan. Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.

Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

Betreft verwording tot soortnaam van beeldmerk
4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken. Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting. De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt geen betekenis meer toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, Beapharm/Nederma). Er is voorts geen grond anders te oordelen waar het gaat om nietigverklaring van een merk in het vergelijkbare geval, bedoeld in art. 2.28 lid 1, aanhef en onder d, BVIE.

4.4.2 Het onderdeel is dus gegrond, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers in de door onderdeel II tevergeefs bestreden rov. 16 van het tussenarrest geoordeeld dat en op welke grond aan de beeldmerken - blijkens de bewoordingen van die overweging: ook op het moment waarop het hof oordeelde - onderscheidend vermogen toekwam. Het hof waarnaar de zaak zou worden verwezen, zou derhalve niet tot een ander oordeel kunnen komen dan dat van verwording van de beeldmerken tot generieke aanduiding geen sprake is.

Op andere blogs:
Octrooibureau (Verlies van merkrecht op een logo)

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 09-4019 (Converse/Kesbo tegen Makro c.s. (Metro, Scapino, V&D en curator Sporttrading c.s.))

In januari en april 2009 heeft Makro schoenen voorzien van Converse-tekens aangeboden die waren ingekocht bij Sporttrading c.s.. Tegen Makro zijn een ex parte beschikkingen uitgevaardigd.

Vergelijkbaar met IEF 10805. In conventie wordt bezwaar gemaakt tegen enkele overlegde producties, waaronder een accountantsrapport. Volgens Makro had Converse eerder onderzoek kunnen doen en eerder het rapport in het geding kunnen brengen. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichte onderzoek dat zich in eerste instantie op andere partijen richtte, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport niet eerder in het geding had kunnen brengen. Het rapport is nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat en de rechtbank ziet aanleiding nadere akte te laten nemen en de zaak zal naar de rol worden verwezen.

In reconventie stelt Makro dat Converse c.s. ten onrechte rechtsmaatregelen heeft getroffen. Dat is niet onderbouwd. In citaten:

4.11. (...) Zo is ten aanzien van de opheffingen van de voorzieningen door Makro niet aangegeven waaruit blijkt dat deze voorzieningen ondeugdelijk en/of onnodig waren. Ten aanzien van de stelling dat Converse c.s. de verkoop van schoenen aan Makro heeft geweigerd laat Makro bijvoorbeeld na te onderbouwen waaruit dat is gebleken en waarom dat als misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet te bestempelen is. Ook deze vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

Afbeelding CC-BY-SA oki_jappo Flickr.com

Gerecht EU 19 januari 2012, zaak T-103/11 (Tiantian Shang tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk JUSTING (2) waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de anciënniteit van het nationale beeldmerk met woordelement JUSTING. De onderzoeker wijst beeldmerk af, omdat het Italiaanse en het gemeenschapsmerk niet gelijk zijn. Vervolgens wordt het beroep verworpen. Als middel worden artikel 34 Vo. 207/2009, Schending van Richtlijn 98/71 en de bekendheid van het oudere nationale merk ingezet.

De verschillen in de beeldelementen van de aan de orde zijnde waren dienen, aldus verzoekster weer in de context van een „proces van grafische evolutie” van het oudere nationale merk te worden geplaatst. Dit beroep slaagt niet, daarvoor verschillen de tekens te veel om beroep te kunnen doen op anciënniteit van het oudere nationale beeldmerk.

Gelijke tekens
23. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de merken niet gelijk waren, zodat de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kon worden toegewezen.

24. Verzoeksters argument dat de verschillen tussen de merken door een „proces van grafische evolutie” beoogt te verklaren, kan niet afdoen aan die conclusie.

Schending richtlijn 98/71 :
27. Volgens rekwirante dienen de twee merken uit het oogpunt van een „mogelijk verwarringsgevaar”, indien wordt afgezien van een „al te grote gestrengheid”, te worden geacht één merk te zijn, rekening houdend met de identiteit van de waren, van het woordelement en van de houder, met de „feitelijke anciënniteit” en met de „duidelijke combinatie en/of evolutie van de volkomen verenigbare tekens”.

29. Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 98/71 in casu niet van toepassing zijn omdat zij modellen betreffen.

31. Bovendien zijn de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel aanvoert, in wezen dezelfde als die van het eerste middel. Verzoekster tracht immers aan te tonen dat de wezenlijke bestanddelen van de aan de orde zijnde merken gelijk zijn, te weten het woordelement „justing”, en dat de verschillen slechts het resultaat zijn van een „proces van grafische evolutie” waarmee het Gerecht rekening moet houden om daaruit te concluderen dat de merken gelijk zijn.

HvJ EU 19 januari 2012 zaak C-53/11P (OHIM tegen Nike International) - dossier

Hogere voorziening na T-137/09. In de oppositieprocedure komt Nike, als aanvrager voor het gemeenschapswoordmerk R10, een niet-ingeschreven nationaal woordmerk R10 tegen. Tijdens de procedure wordt dat nationaal merk gecedeerd. Het arrest gaat over de ontvankelijkheid van het beroep, het begrip "persoon die beroep kan instellen" en de toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM. In citaten:

Persoon die beroep kan instellen
44. Met het eerste onderdeel van het eerste middel en met het tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door geen rekening te houden met de toepasselijkheid van deze bepalingen en door de eerste kamer van beroep van het BHIM de verplichting op te leggen, bij de beoordeling van de procesbevoegdheid van een persoon die een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM heeft ingesteld, de richtsnoeren van het BHIM mutatis mutandis toe te passen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep Nike een bijkomende termijn had moeten verlenen om haar opmerkingen in te dienen, dan wel om extra bewijzen over te leggen betreffende de overdracht van het oudere recht waarop zij zich ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid beriep.

50. Niet alleen kan het BHIM volgens de bewoordingen van bedoeld lid 1 de persoon die het beroep instelt geen bijkomende termijn toekennen om een onregelmatigheid te verhelpen die verband houdt met het bewijs van zijn procesbevoegdheid, maar lid 2 van regel 49 sluit die mogelijkheid bovendien uit.

Bewijs van cessie ouder nationaal recht
56. Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door in casu geen rekening te houden met de toepasselijkheid van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM krachtens regel 50, lid 1, en – naar analogie – regel 31, lid 6, van deze verordening, alsook, mutatis mutandis, overeenkomstig het – in punt 17 van het onderhavige arrest vermelde – punt van de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure, Nike in de gelegenheid had moeten stellen haar opmerkingen in te dienen of bijkomende bewijzen over te leggen waaruit de overgang van het door haar ten bewijze van haar procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht kon blijken.

Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM
57. Voor zover het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamers van beroep van het BHIM verplicht zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen, is het, zoals het BHIM opmerkt, vaste rechtspraak dat de beslissingen die deze kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punt 47; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 48, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C‑202/08 P en C‑208/08 P, Jurispr. blz. I‑6933, punt 57).