Alle rechtspraak  

Gerecht EU, 29 september 2011, zaak T-150/10 (Telefónica O2 Germany tegen OHIM / Loopia).

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprodedure tegen woordmerkaanvrage LOOPIA (hosting  computersites) op basis eerder gemeenschapswoordmerken LOOP en LOOPY. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar. Vernietiging van Board of Appeal, want er waren geen soortgelijke waren of diensten, maar van functionele complementairiteit.

33 According to settled case-law, in assessing the similarity of the goods or services concerned, all the relevant features of the relationship between them should be taken into account, including, inter alia, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 23). Other factors may also be taken into account, such as the distribution channels of the goods concerned (Case T‑164/03 Ampafrance v OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé) [2005] ECR II‑1401, paragraph 53, and Case T‑443/05 El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) [2007] ECR II‑2579, paragraph 37).

44 The Board of Appeal, which described the marks at issue as visually and phonetically similar, was therefore wrong to find that there was a complete lack of similarity between the goods and services in question.

45. It is clear from the contested decision that it is because of the lack of similarity between the goods and services in question that the Board of Appeal held that, despite the similarity between the signs at issue, there was no likelihood of confusion

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-479/08 (adidas tegen OHIM/ Patrick Holding ((Représentation d'une chaussure avec deux bandes))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk. Oppositieprocedure. Twee of drie strepen. Het (niet) vertalen van essentiële elementen of het afleiden van type (in dit geval) driedimensionaal merk is van vitaal belang. 

Oppositie door ouder nationaal merk voor een schoen met drie strepen op de zijkant tegen schoen met twee strepen. Relatieve weigeringsgrond: (niet) slagen in bewijs van ouder recht, of vertalen van essentiële elementen (sonstige Markenform), waarmee word gedoeld op driedimensionaal merk, om registratie ouder merk te bewijzen. Klacht (van adidas) wordt afgewezen. Is dit de eerste opening naar toestaan van tweestrepige driedimensionale merken?

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met drie strepen op de zijkant voor waren van klasse 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 849/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 augustus 2008 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met twee strepen op de zijkant in te schrijven voor waren van de klassen 18, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie Gemeenschapsbeeldmerk voor een schoen met twee strepen op de zijkant.

48      In the present case, it is apparent from the graphic representation submitted by the applicant on 29 November 2004 that the earlier mark is represented by a shoe, which is, moreover, one of the goods in respect of which registration was sought, namely, goods in Class 25. Thus, where the earlier mark consists of the shape of the product itself, it will be necessary to take into consideration the shape of the product as a whole in order to assess the mark’s distinctiveness. On the other hand, where the earlier mark is a figurative mark, even if the overall impression has to be taken into account, any graphic elements present are likely to assume a greater or lesser importance in the assessment of the distinctiveness of that mark. It follows from this that, if the earlier mark is a three-dimensional mark, it may be found to be less distinctive and, therefore, enjoy a more limited protection than that likely to be afforded to a figurative mark.

49      Accordingly, in the circumstances of the present case, in which it is not possible a priori to deduce the type of the earlier mark at issue from the graphic representation, the indication of the type of mark was of vital importance in the context of the opposition proceedings, and it was for the applicant to communicate that indication to OHIM so that the latter could ascertain the scope of the mark’s protection. In that connection, the Court cannot draw any inference from the fact that, in its letter of 29 November 2004, the applicant used the expression ‘the earlier … national figurative marks’ in a general fashion, without further explanation, to allude to the earlier national marks as a whole.

57      First, as OHIM correctly points out, in its pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007, the intervener referred to the applicant’s earlier mark as a figurative mark, whereas, according to the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt, the mark is in fact an ‘other type of mark’ (‘sonstige Markenform’). It follows from this that, contrary to the applicant’s claim, the intervener had been misled as to the type of the earlier mark because that entry had not been translated into the language of the proceedings.

58      Next, the extract from the earlier mark’s international registration, annexed to the pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007 by the intervener, does not contain any information relating either to the mark’s type or to its legal and procedural status. The submission of that extract does not therefore prove that the intervener had in fact acquainted itself with that information. In addition, even if, as the applicant maintains, the extract from the international registration may prove that the German mark at issue is registered and valid, the fact remains that, since the extract contains no information relating to the type of the mark or its legal and procedural status, its submission cannot dispel the doubts caused by the lack of translation of that information in the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt.

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Gerecht EU 28 september 2011, zaak T-356/10 (Nike International tegen OHIM / Deichmann (VICTORY RED)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk VICTORY RED, ouder internationale en nationale woordmerk VICTORY. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en gelijke tekens. Beroep afgewezen.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „VICTORY RED” voor waren van de klassen 18 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1309/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale en het nationale woordmerk „Victory” voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

42 The Board of Appeal was therefore justified in holding that the term ‘victory’ was phonetically dominant within the mark applied for, taken as a whole, and, consequently, that the signs at issue were similar in that regard.

46 By contrast, contrary to the applicant’s submissions, and as the Board of Appeal correctly noted at paragraph 31 of the contested decision, it cannot be argued that the term ‘victory’ is indirectly descriptive or strongly suggestive of the goods at issue. At most, it may be held that it alludes to the efficiency of the sporting articles in question.

50 That conclusion cannot be brought into question by the case-law which the applicant cites in support of its submissions, in which the Court held that there were ‘important visual and phonetic differences’ in the way consumers perceive the marks ORO and ORO SAIWA, on the one hand, and SELEZIONE ORO Barilla, on the other hand, and that the mere presence of the word ‘oro’ was not capable of giving rise to similarity between those marks (Case T‑344/03 Saiwa v OHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) [2006] ECR II‑1097, paragraph 39).

Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, LJN  BT2759 (Mucos tegen Sano-Pharm)

Merkenrecht. Gedaagde, licentiehouder op woordmerk WOBENZYM, en distributeur waarmee overeenkomst is beëindigd, maakt gebruik van het teken / domeinnaam "wobenzym.nl". Dat levert een inbreuk op het merkenrecht van eiseressen, waarvoor geen geldige reden is, art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door door te linken naar eigen site wordt  de indruk gewekt dat Sano-Pharm nog steeds distributeur van Mucos is, om zogenaamd 'traffic' te genereren: dit wordt voor de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv á €3.793,46; het valt binnen de de IE-indicatietarieven á €6.000 en dus toegewezen.

4.4.  Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.

4.5.  Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.6.  In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.

4.7.  Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.8.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.

4.9.  Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.

4.10.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.

4.11.  Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.

4.12.  Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-403/10 (Brighton Collectibles tegenn OHIM/Felmar (BRIGHTON)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapswoordmerk BRIGHTON. Nationale woord- en beeldmerken en ander ouder teken (Geschäftsabzeichen = handelsnaam) BRIGHTON (25, kleding), BRIGHTON COLLECTIBLES (9, 25, 35, brillen, kleding, business show rooms), relatieve weigeringsgrond. Beroep op heel oude handelsnaam / bekend merk is niet aangetoond.

Curia samenvatting: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de niet-ingeschreven woord- en beeldmerken "BRIGHTON" en "Brighton" voor kleding en accessoires, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 408/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BRIGHTON" voor waren van klasse 25.

54      Quant au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il tient à la constatation que la requérante n’avait pas établi l’existence dans son chef d’une « marque antérieure », faute pour elle de prouver le caractère « notoirement connu » des marques opposées.

55      Par suite, la chambre de recours n’a été amenée à examiner, dans la décision attaquée, ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ni les conditions déterminant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

56      Il découle des considérations qui précèdent que les demandes faites au Tribunal de constater l’existence des droits opposés dans le chef de la requérante ainsi que l’existence d’un risque de confusion et, partant, de constater que l’opposition est fondée, doivent être rejetées comme irrecevables.

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-207/09 (El Jirari Bouzekri tegenn OHIM/Nike International (NC NICKOL)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage Gemeenschapsbeeldmerk NC NICKOL (08, 25), NC NICKOL (9), eerder gemeenschapsbeeldmerk NIKE. Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar, geen overeenstemming van tekens. Board of Appeal heeft art. 8(5) verkeerd toegepast in de beoordeling (assessed the similarity in a contradictory manner). Vernietiging van beslissing van Board of Appeal.

28. The applicant claims that the Board of Appeal erred in law by ignoring, for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94, the lack of similarity that it found in the context of its assessment of the application of Article 8(1)(b) of No Regulation 40/94.

29      In that regard, it should be recalled that the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is subject to three conditions, namely, first, the identity of or similarity between the marks at issue if the mark applied for is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, secondly, the existence of a reputation of the earlier trade mark relied on in support of the opposition and, thirdly, the risk that use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Those conditions are cumulative and failure to satisfy one of them is sufficient to render the provision inapplicable (see, to that effect, Case T‑67/04 Spa Monopole v OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS) [2005] ECR II‑1825, paragraph 30, and judgment of 27 November 2007 in Case T‑434/05 Gateway v OHIM – Fijitsu Siemens Computers (ACTIVITY Media Gateway), not published in the ECR, paragraph 57).

30      Accordingly, in order for the registration of the mark applied for to be refused for damage to the reputation of an earlier mark under Article 8(5) of Regulation No 40/94, the similarity between or identity of the two marks at issue is an essential condition. According to the case-law, when, in view of the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, there is a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark, that lack of similarity also precludes the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 (see, to the effect, judgment of 11 December 2008 in Case C‑57/08 P Gateway v OHIM, not published in the ECR, paragraphs 62 to 64, and ACTIVITY Media Gateway, paragraphs 58 to 61). It follows that for the application of both Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 and for Article 8(5) of Regulation No 40/94, similarity between the earlier mark and the mark applied for is a necessary condition.31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

32      In the light of that case-law, it must be concluded that the Board of Appeal assessed the similarity of the marks in a contradictory manner, by finding, at paragraph 23 of the contested decision, a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark when examining the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and, at paragraph 36 of the contested decision, a sufficient degree of similarity between the same signs for the application of Article 8(5) of the same regulation, that last finding necessarily implying that there is similarity between the marks at issue. It therefore committed an error of law. [red. arcering toegevoegd]

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-581/08 (Perusahaan Otomobil Nasional tegen OHIM /  Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapsbeeldmerk PM PROTON MOTOR, eerder nationaal, Benelux en gemeenschapswoord- en beeldmerk PROTON. Relatieve weigeringsgrond, geen overeenstemmende goederen of diensten. Board of Appeal heeft slechts art 8(5) geciteerd inzake bewijsvoering van de schade aan reputatie van oudere merknamen, en nu (bij toetsing) volgt dat aan de cumulatieve eisen van art. 8(5) niet werd voldaan. Afwijzing van de klacht volgt.

34      Under Article 8(5) of Regulation No 40/94, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of Article 8(2), the trade mark applied for may also not be registered where it is identical with, or similar to, the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier Community trade mark, the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, that mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

35      Therefore, in order for an earlier trade mark to be afforded the broader protection of Article 8(5) of Regulation No 40/94, a number of conditions must be met. First, the earlier mark which is claimed to have a reputation must be registered. Second, that mark and the mark applied for must be identical or similar. Third, it must have a reputation in the Community, in the case of an earlier Community trade mark, or in the Member State concerned, in the case of an earlier national trade mark. Fourth, the use without due cause of the mark applied for must lead to the risk that unfair advantage might be taken of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark or that it might be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. As those conditions are cumulative, a failure to satisfy one of them will be sufficient to render that provision inapplicable (see judgment of 30 January 2008 in Case T‑128/06 Japan Tobacco v OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), not published in the ECR, paragraph 46 and the case-law cited).

36      The Board of Appeal expressed the view, in paragraph 32 of the contested decision, that the applicant had not adduced evidence of the existence, in the present case, of one of the risks referred to by the fourth condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94, but had merely quoted that provision.

37      It must be stated that the applicant’s argument that the goods and services covered by the marks in question are in competition and that the target public includes professionals in the automotive sector, such as to establish a link between those marks, was not submitted before the departments of OHIM. In that regard, it must be borne in mind that, according to settled case-law, the purpose of actions before the Court is to review the legality of the decisions of the Boards of Appeal of OHIM within the meaning of Article 63 of Regulation No 40/94. It follows from that provision that facts which were not invoked by the parties before the departments of OHIM cannot be invoked at the stage of the appeal brought before the Court. It also follows from that provision that the Court cannot re-evaluate the factual circumstances in the light of evidence which has been adduced for the first time before it. The legality of a decision of a Board of Appeal of OHIM must be assessed in the light of the information available to it when it adopted that decision (judgment of 9 February 2010 in Case T‑113/09 PromoCell bioscience alive v OHIM (SupplementPack), not published in the ECR, paragraphs 11 and 12). That argument must therefore be rejected as being inadmissible.

38      Consequently, it must be held – as the Board of Appeal did – that the applicant did not submit before the departments of OHIM evidence likely to be taken into consideration in the assessment of the risk associated with the damage done to the reputation of the earlier marks. Given that one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 has not been met, it is not necessary to examine the other conditions governing the application of that article.

RCC 1 september 2011, Dossiernr. 2011/00585 (Old Amsterdam)

Parallelle publicatie RB 1128. Reclamerecht. Misleiding. 'herkomstaanduiding'. Vertrouwen. Televisiecommercial en website van Old Amsterdam met Amsterdamse beelden uit 1910-1930 waarin naam van het kaasmerk is gemonteerd. Klager acht uitingen misleidend want product wordt neergezet als 'heritage brand' maar bestaat pas sinds 1985 en komt niet uit Amsterdam. Commissie wijst de klacht af: consument zal beelden opvatten als sfeertekening. Verwijzing naar Amsterdam, zonder dat de kaas daar wordt gemaakt, maakt de uiting niet ontoelaatbaar. 

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Daarbij is een ‘moodboard’ getoond dat voorafgaand aan de commercial, die al tien jaar (met wisselende muziek) wordt uitgezonden, is gemaakt, waaruit blijkt dat de bedoeling van de commercial is geweest een nostalgisch beeld op te roepen van verlangen en ‘die goede oude tijd’.

Commissie: Vast staat dat de bestreden commercial filmbeelden bevat van Amsterdam uit (ongeveer) de jaren ’20 of ’30 van de vorige eeuw, waarin de naam van het kaasmerk Old Amsterdam is gemonteerd. Naar het oordeel van de Commissie wordt hierdoor niet de onjuiste indruk gewekt dat Old Amsterdam kaas in die periode reeds bestond. De gemiddelde consument zal de nostalgische beelden, die vergezeld gaan van het lied “In de armen van de stad” (Amsterdam), opvatten als romantische sfeertekening die de naam, de smaak en het karakter van de oude kaas Old Amsterdam verbeeldt en onderstreept.

Dat in de bestreden uitingen wordt verwezen naar de stad Amsterdam, zonder dat de kaas in Amsterdam wordt gemaakt, betekent niet dat de uitingen daardoor ontoelaatbaar zijn. Deze verwijzing geschiedt kennelijk in verband met de naam “Old Amsterdam”, en in geen van de uitingen ligt de suggestie besloten dat de kaas ook in Amsterdam gemaakt wordt.

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de commercial en de bestreden uitingen op de website niet in strijd met de waarheid en/of misleidend in de zin van de (door klager aangehaalde) artikelen 8.2 en 10 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Evenmin is sprake van het schaden van vertrouwen in reclame in de zin van artikel 5 NRC.

De Commissie wijst de klacht af.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Vzr. rechtbank Rotterdam 23 september 2011, LJN BV8876, KG ZA 11-639 (Halfords Nederland B.V. tegen Ado Bike B.V.)

Met dank aan Jerry Considine, Considine advocaten.

Halfords exploiteert een winkelketen met 160 winkels en is houder van Beneluxwoordmerk LIMIT (rijwielen en onderdelen daarvoor). Ado Bike heeft 2 winkels en is franchisegever aan 40 winkels, zij voert de naam UMIT voor de Ado Bike-fietsen, de directeur heeft een onthoudingsverklaring gedaan.

Ado Bike heeft haar franchisenemers geïnformeerd, meer is niet verantwoordelijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers. Door aangeleverd materiaal staat onthoudingsverklaring op losse schroeven en gezien de visuele en auditieve (waarover wordt gesteld dat het Turkse uitspraak behoeft) overeenstemming wordt een voorziening obv 2.20 lid 1 sub b BVIE getroffen. Terugroepen van inbreukmakende producten zal, als disproportioneel, worden afgewezen. Eveneens vanwege onvoldoende spoedeisend afgewezen is de gevorderde afgifte van inbreukmakende producten. Ado Bike wordt in de proceskosten ex 1019h Rv veroordeeld. 

 

4.3 Ado Bike betwist dat Halfords een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en voert daartoe aan dat Halfords een jaar heeft laten passeren tussen de beweerdelijk geconstateerde (maar betwiste) merkinbreuk en het instellen van de vorderingen. Voorts voert Ado Bike aan dat zij onder meer in de onder 2.6 geciteerde mail, maar ook later heeft aangegeven haar handel in UMIT fietsen te staken en gestaakt te houden, van welke toezegging zij zich slechts bevrijd zou achtten als Halfords desondanks een procedure zou voeren en daarbij definitief in het ongelijk zou worden gesteld. it is aan te merken als een deugdelijke onthoudingsverklaring. Ado Bike heeft al eerder aangegeven dat zij geen UMIT fietsen meer in voorraad had en niet opnieuw fietsen van het merk zou/zal inkopen, maar dat zij niet kon instaan voor het gedrag van een aantal franchisenemer die misschien nog beschikken over enige voorraad. Ado Bike is niet verantwoordellijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers, zij heeft hen wel ingelicht.

4.4. (...) Ado Bike is echter niet bereid geweest om in der minne eveneens aan de nevenvorderingen van Halfords te voldoen zodat reeds om die reden geen algehele minnnelijke regling tot stand is gekomen.

Daarnaast heeft Halfords (...) naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Ado Bike UMIT-fietsen verkoopt en blijft verkopen. Hoewel, naar tussen partijen vaststaat, Ado Bike niet (zeker niet zonder meer) is aan te spreken op inbreukmakende gedragingen van haar franchisenemers, acht de voorzieningenrechter het verweer dat de UMIT fietsen louter bij franchisenemers zijn aangetroffen, weerlegd door voormeld materiaal. Dat betekent dat Halford terecht kan vrezen dat Ado Bike inbreuk zal maken op de merkenrechten van Halfords, ondanks toezegging van Ado Bike dit niet meer te zullen doen. Voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang ten aanzien van in elke geval een deel van de vorderingen van Halfords dan ook aanwezig.

4.6 Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van visuele overeenstemming tussen het woordmerk LIMIT en het teken UMIT. (...)

4.7 Ook auditief stemmen LIMT en UMIT overeen aangezien beide woorden de lettergreep MIT op het einde van het woord hebben en op deze lettergreep bij beide woorden de klemtoon ligt. Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "OEmit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klant van het woorde UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is. Daarbij komt dat het gaat om fietsen, een in Nederland algemeen gangbaar gebruiksartikel dat in Nederlandse winkels aan het Nederlandse publiek wordt aangeboden, zodat de mogelijke klankassociatie van een Turkstalig onderdeel van de bevolking niet van belang is.

4.9 De vordering van Halfords ten aanzien van het staken van het gebruik zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux en tot de aanduiding UMIT. De voorzieningenrechter acht voort aannemelijk dat Halfords de verkoop van UMIT fietsen slechts kan bestrijden indien zij over informatie over de bronnen beschikt en daarbij behorende handdelskanalen. De door Halfords gevorderde opgave van deze bronnen door Ado Bike is derhalve toewijsbaar. Ado Bike heeft zich overigens bereid verklaard haar fabrikant te noemen.
Uitgaande van de inbreuk op het merkenrecht van Halfords is het onrechtmatige karakter van het verhandelen van Ado Bike voldoende aannemelijk geworden en is er in beginsel voldoende grond om ten laste van Addo Bike  de voor dergelijke gevallen gebruikelijke voorzieningen op te leggen, teneinde Halfords in de gelegenheid te stellen de door haar geleden schade vast te stellen. Spoedeisend belang daarbij ontbreekt echter, terwijl de betrokken gegevens commercieel vertrouwelijk zijn. Dit deel van de vordering wordt dus afgewezen.
De door Halfords gevorderde terugroep van de inbreukmakende producten bij alle kopers van de doro Ado Bike veerkochte producten onder het merk UMIT zal, als disproportioneel, worden afgewezen. De uiteindelijke kopers zijn, zeker voor het merendeel, consumenten. Voor zover het gaat om de franchisenemers is Halfords met de gegevens bekend. De hiermee samenhangende vordering tot overhandiging van de afschriften van de aangete-kende brieven met een gedateerd bewijs van postbezorging zal eveneens worden afgewezen. De gevorderde afgifte van de inbreukmakende producten  die nog in bezit van Ado Bike zijn, zal als naast het verbod op verhandeling onvoldoende spoedeisend worden afgewezen, mede om executieproblemen te voorkomen.

Lees het vonnis hier (LJN BV8876, schone pdf, grosse KG ZA 11-639)