Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2011, LJN: BR5357 (Heineken, Amstel en Brand c.s. tegen Olm Brouwerijen B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Hannes Bierman, Stibbe N.V..

Eerste in 't kort. Merkenrecht. Het navullen van gestanste bierfusten (Viking Gas/Kosan Gas, IEF 9944). Over Fustenpools en kelderbierinstallaties. Reclame-uiting in overeenkomsten met Heineken.

Heineken beticht Olm van bierfraude. Volgens Heineken vult Olm bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier en wordt dat Olmbier als ware het Heinekenbier verkocht. Of er daadwerkelijk sprake is van een grootschalige fraude zoals Heineken doet vermoeden en of Olm hiervan een verwijt kan worden gemaakt, dient hoofdzakelijk in de bodemprocedure te worden beoordeeld.

Hierop vooruitlopend heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op vordering van Heineken geoordeeld dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Tevens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Olm onrechtmatig handelt jegens Heineken door het navullen met Olmbier van zogenaamde kelderbierinstallaties die zich in Heinekencafés bevinden. Olm wordt op grond hiervan met onmiddellijke ingang verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier. Daarnaast dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten op een termijn van 30 dagen na de datum van dit vonnis. Ook moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heinekenfusten gevuld met Olmbier sinds 1 april 2008.

(1) De eigendom van de Heinekenfusten 5.4. Niet bestreden is dat de Heinekenfusten waarin de woorden ‘PROP/EIG HEINEKEN’ zijn gestanst, door Heineken zijn aangeschaft en in het verkeer gebracht. Vooralsnog heeft Olm niet voldoende aannemelijk weten te maken dat alle (in Nederland gevestigde) brouwerijen meewerken aan een zogenoemde ‘fustenpool’ op grond waarvan voor iedere aangesloten brouwerij het recht zou bestaan de fusten van andere brouwerijen te gebruiken door ze met haar eigen bier te vullen.

(2) Het navullen van de fusten en de merkenrechtelijke relevantie hiervan 5.7.  De conclusie van hetgeen hiervoor is overwogen is dat Heineken vooralsnog kan worden aangemerkt als eigenaar van al die fusten waarin haar naam (tevens haar merk) is gestanst. De eigendom van die fusten komt derhalve niet bij derden te liggen, waardoor geen sprake is van uitputting van de merkenrechten van Heineken. De voorzieningenrechter volgt het bij monde van mr. Bierman namens Heineken gevoerde verweer dat Olm zich ook in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas niet op uitputting kan beroepen. In die zaak was wel sprake van uitputting van het merkrecht. De kopers van de Kosan gasflessen werden immers daadwerkelijk eigenaar van die gasflessen, zij moesten over hun eigendomsrecht kunnen beschikken, zij hadden geïnvesteerd in die flessen en Kosan heeft bij verkoop de economische waarde van de gasflessen gerealiseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maken deze factoren de situatie in de uitspraak Viking Gas/Kosan Gas wezenlijk anders dan die in het onderhavige geschil tussen Heineken en Olm.

5.8.  Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten – waarin het merk Heineken is gestanst – pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht beantwoording van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt. Er is voorshands sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, te weten dat merk en teken gelijk zijn en in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waar. Verwarringsgevaar wordt in die situatie verondersteld. Het gebruik door Olm van het teken Heineken doet afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk van Heineken, te weten de aanduiding van de herkomst van de waar. Het navullen door Olm van Heinekenfusten kan derhalve op de merkenrechtelijke grondslag worden verboden. Of Olm met het navullen van de Heinekenfusten tevens een verwijt treft van onrechtmatig handelen jegens Heineken – en het verweer van Olm dat dit niet het geval is omdat die fusten “verdwijnen” in een keten van handelaren en afnemers en Olm er dus geen zicht op heeft op welke wijze die fusten aan de man worden gebracht – behoeft dan ook geen verdere bespreking.

5.9.  Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen van Heineken die zien op het terughalen en terugleveren van de fusten (vordering 1 tot en met 4) kunnen worden toegewezen omdat die fusten haar eigendom zijn. Heineken heeft een spoedeisend belang bij toewijzing omdat met die fusten merkinbreuk wordt gepleegd. Diezelfde merkinbreuk rechtvaardigt een jegens Olm uit te spreken verbod om nog langer Heinekenfusten met Olmbier na te vullen. Dit betekent dan ook dat de vorderingen 5 tot en met 9 met betrekking tot de fusten van Heineken in beginsel voor toewijzing gereed liggen. Over de wijze en termijn waarop de vorderingen kunnen worden toegewezen, wordt hierna geoordeeld.

De kelderbierinstallaties 5.10.  Algemeen bekend in de branche is dat Heineken met caféhouders overeenkomsten sluit, waaronder de Overeenkomst Kelderbierinstallatie, en dat die overeenkomsten voor de caféhouders – in meer of mindere mate – de verplichting kennen exclusief Heinekenbier te tappen. Eveneens is algemeen bekend dat een café waarvan de eigenaar een overeenkomst met Heineken heeft gesloten, is voorzien van Heinekenreclamemateriaal (uithangborden, glazen, viltjes etc.). Indien een caféhouder desalniettemin gerechtigd is naast Heinekenbier ook bier van een ander merk te tappen, zal dit normaal gesproken op de bar van het café te zien zijn, omdat zich op die bar dan meerdere tappunten bevinden, elk voorzien van hun eigen biermerk. Heineken heeft onweersproken aangevoerd, en zij heeft hiervan ook foto’s in het geding gebracht, dat op de kelderbierinstallaties die zij aan caféhouders in bruikleen geeft, het Heineken(beeld)merk is aangebracht. Indien Olm de kelderbierinstallatie van een Heinekencafé, zoals hiervoor beschreven, vult met Olmbier, wordt dit – afgezien van beantwoording van de vraag of hiermee merkinbreuk wordt gepleegd – onrechtmatig geacht jegens Heineken. Uitgangspunt is dan immers dat Olm weet of behoort te weten dat de caféhouder wanprestatie pleegt jegens Heineken en dat Olm daarvan profiteert. Olm kan zich er niet achter verschuilen dat zij zich niet hoeft af te vragen of de caféhouder wel een overeenkomst met Heineken heeft, ondanks dat voorstelbaar is dat het in de praktijk wel eens voorkomt dat een caféhouder eigenaar is geworden van een kelderbierinstallatie die aanvankelijk van Heineken was en thans geen overeenkomst meer heeft met Heineken. Uitgangspunt is immers dat in een Heinekencafé die overeenkomst er wèl is, tenzij van het tegendeel blijkt. Olm draait dit uitgangspunt ten onrechte om. De voorzieningenrechter merkt de door Olm gevolgde handelwijze van het navullen van kelderbierinstallaties in Heinekencafés voorshands aan als een onrechtmatige vorm van concurrentie, namelijk het uitlokken dan wel profiteren van de wanprestatie van de caféhouder jegens Heineken. (...) Een en ander rechtvaardigt een in dit kort geding op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) uit te spreken verbod – zoals door Heineken gevorderd onder 5 tot en met 9 – om kelderbierinstallaties in Heinekencafés na te vullen. De vraag of Olm zich hiermee (tevens) schuldig maakt aan merkinbreuk kan dan ook onbesproken blijven. De wijze waarop dit verbod zal worden gegeven, zal hierna worden bepaald.

Artikel 2.22 lid 6 BVIE 5.11.  Nu de vorderingen van Heineken met betrekking tot de fusten (op grond van het merkenrecht) en met betrekking tot de kelderbierinstallaties (op grond van onrechtmatige daad) toewijsbaar zijn, behoeft het beroep van Heineken op artikel 2.22 lid 6 BVIE (op grond waarvan tussenpersonen kunnen worden bevolen diensten te staken die door derden kunnen worden gebruikt om inbreuk op een merkrecht te plegen) geen bespreking.

Hof 's-Hertogenbosch 16 augustus 2011 zaaknummer HD 103.006.165 (Biomet Nederland B.V. tegen Heraeus Kulzer GmbH).

Met dank aan Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Merkenrecht. Reclamerecht. Hoger beroep in bodemzaak. Geschil gaat over merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen. In kort geding was verbod opgelegd met dwangsom. Nu KG vonnis is vernietigd door het Hof (IEF 3933) vervalt de rechtsgrond van de dwangsom met terugwerkende kracht. Vernietigt vonnis van beroep (IEF 4914) voor wat betreft de dwangsommen. Bevestigt oordeel rechtbank dat het Biomet niet vrij staat om te suggereren dat beide producten identiek zijn.

4.8.4 Terecht heeft Heraeus opgemerkt dat geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de verschillen, zoals door de rechtbank in r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep weergegeven. Deze worden derhalve als vaststaand aangemerkt. Het hof is van oordeel dat deze verschillen niet als van kennelijk ondergeschikt belang kunnen worden beschouwen, nu deze van de gebruikers - de chirurgen - een andere werkwijze vereisen dan bij het gebruik van Refobacin Palacos. De verwerkingstijd van beide producten is bijvoorbeeld verschillend. Deze verschillen leiden er reeds toe dat – wat er ook van zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat – dat de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorts vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek kan worden beoordeeld of die producten, vooral wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.

4.8.5 Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

4.8.6. Daaraan doet de door Tüv afgegeven EG-markering niet af. Ook is vast komen te staat dat Tüv die verklaring niet heeft afgegeven op basis van eigen onderzoek van de producten, maar (slechts) op basis van de door Biomet aangeleverde documentaire.

4.9.2. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht, Dat brengt mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.

Lees het arrest hier (pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2011 HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company en Thane International Inc. tegen Robba B.V.)

Merkenrecht. Auteursrecht. Thane is merkhouder van het Benelux woord-/beeldmerk Slim 'n Lift en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba heeft eigen figuurcorrigerende onderkleding onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit aangeboden, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane en fitnessapparatuur onder de naam Orbitrac. Sprake van merkinbreuk op beide merken van Thane. Verbod inbreuk op auteursrecht foto toewijsbaar. Vordering winstafdracht afgewezen. Schadevergoeding kan niet worden aangenomen, Thane krijgt twee weken om schade te onderbouwen. Houdt beslissing aan.

4.11. Het beroep van Robba op het beschrijvend gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ kan alleen stand houden als sprake is van eerlijk gebruik van de tekens in de handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE). In dit verband is van belang dat, naar Thane stelt, bewust is getracht het publiek te verwarren door het gebruik van de tekens te combineren met de van de website van Thane afkomstige foto. Robba heeft hiertegen ingebracht dat de foto wellicht op de website is blijven staan nadat de distributieovereenkomst tussen Thane en Tel Sell B.V. was beëindigd in verband met verkoop van nog aanwezige voorraden van Thane afkomstige producten. Thane heeft dit weerlegd door er op te wijzen dat het model van de op de foto getoonde onderkleding, de ‘Slim ’n Lift Silhouette Supreme’, nog in ontwikkeling was op het moment dat de distributieovereenkomst werd beëindigd. Dit laatste is door Robba niet weersproken. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat met het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ en de foto bewust is aangehaakt bij het merk van Thane. Dit is niet in overeenstemming met het vereiste van een eerlijk gebruik van de tekens in de handel. Dit handelen komt voor rekening van Robba ook al zou zij, zoals zij aanvoert, ten tijde van de inbreuk niet op de hoogte zijn geweest van het gebruik van de tekens en de foto op de van Tel Sell overgenomen website.

4.12. Gezien het voorgaande vormt het gebruik van de tekens ‘Slim ’n Lift Supreme Body Suit’ merkinbreuk zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.13. Niet bestreden is dat de foto zonder toestemming van Thane op de website van Robba is geplaatst. Robba betwist echter dat de foto een auteursrechtelijk beschermd werk is. Zij meent dat een productfoto als deze een technisch karakter heeft waarbij het persoonlijk stempel van de maker ontbreekt. Aanvankelijk heeft Robba daarnaast bestreden dat, indien sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, het auteursrecht bij Thane Direct zou berusten, maar dat verweer heeft zij bij pleidooi mondeling laten varen.

4.21. Indien er van wordt uitgegaan dat Robba bewust heeft getracht te profiteren van het merk van Thane, dan neemt dat niet weg dat zij op hiervoor verworpen, maar niet als kansloos te achten gronden heeft kunnen menen dat geen sprake is van verwarringsgevaar. In die situatie is aan de voor toewijzing van winstafdracht vereiste kwade trouw, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is uitgelegd, niet voldaan. Deze vordering moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (pdf).

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2011, LJN BR6484 (Kamer van Koophandel tegen Kantoor voor Klanten BVBA c.s.)

Met dank aan Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V.

In navolging van IEF 8951. Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad schijnfacturen. In het tussenvonnis had de rechtbank al inbreuk op de IE-rechten vastgesteld en hoofdelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke personen achter de rechtspersonen. Het eindvonnis geeft bevel om inbreuk op IE-rechten te staken en handelsnaam in register door te halen. Dwangsom van toepassing.

Commentaar van Olaf van Haperen: "Op zich niet zo heel veel schokkends nu in het reeds eerder gepubliceerde tussenvonnis alle IE-rechtelijke vraagstukken reeds werden beoordeeld. Ondanks uitgebreid verweer na tussenvonnis is er ook door de rechtbank niet teruggekomen in haar voornemens om tot vaststelling van inbreuk en hoofdelijke aansprakelijkheid over te gaan. Bijzonder blijft natuurlijk dat de rechtbank over is gegaan tot het vaststellen van groepsaansprakelijkheid en daarom alle betrokkenen (hoofdelijk) zelfs de eenmanszaak/websitebouwer heeft veroordeeld tot het betalen van alle schade en kosten. Dat enkele nog over te dragen domeinnamen inmiddels al waren vrijgevallen mag gezien de termijn waarop dit eindvonnis is gewezen niet verbazen ...."

Lees het vonnis hier (pdf/ zuivere pdf / LJN).

BBIE 25 juli 2011, oppositienr. 2004071 (WE Brand S.a.r.l. tegen Martha E.A. Wesenhagen)
 
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk WE tegen woord-/beeldmerk W. Oppositiebeslissing. Afgewezen. Merk wordt wel ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd, te weten Kl. 14 (edele metalen etc.), Kl. 20 (Meubelen, spiegels, lijsten) en Kl. 25 (Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Merk en teken stemmen noch auditief, noch visueel, noch conceptueel overeen. Geen vergelijking van waren en diensten want geen sprake van verwarringsgevaar omdat er geen overeenstemming is tussen de tekens.

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van twee letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één witte letter tegen een zwarte achtergrond, in een wit omrande cirkel geplaatst; dit geheel bevindt zich in een zwart vierkant.

36. Het ingeroepen recht is in het Nederlands en het Engels een persoonlijk voornaamwoord met de betekenis WIJ, en zal ten minste door een deel van het in aanmerking komend publiek als dusdanig worden opgevat. Noch de letter van het betwiste teken, noch de figuratieve elementen, noch de combinatie daarvan hebben een betekenis. In begripsmatig opzicht zijn de tekens dus verschillend.

37. Het ingeroepen recht zal hetzij op zijn Nederlands worden uitgesproken als [w ], hetzij op zijn Engels als [wi:] (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk). Het betwiste teken wordt als letter uitgesproken, naargelang de taal van de spreker als [wee] (Nederlands], [dubl ve] (Frans, Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk), [‘d blju:] (Engels, Van Dale) of [v e] (Duits, Van Dale, Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk). Geen van deze uitspraakmogelijkheden stemt overeen met deze van het ingeroepen recht, zodat de tekens op auditief vlak verschillend zijn.

38. Visueel valt op dat het om erg korte tekens gaat, van respectievelijk twee en één letter(s), waardoor verschillen eerder in het oog springen. Ook het beginsel dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T- 184/02, 17 maart 2004) speelt in dit geval geen rol. De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is namelijk gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In het voorliggende geval zijn de tekens echter dusdanig kort, dat ze in één keer als een geheel worden waargenomen (zie ook BBIE, maxxam, oppositiebeslissing 2003445, 29 april 2010). Daarenboven bevat het betwiste teken nog enkele figuratieve elementen die, hoe sober ook, in geen enkel opzicht overeenstemmen met het ingeroepen recht. De tekens stemmen visueel dan ook niet overeen.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Rechtbank 's-Gravenhage 15 augustus 2011, KG ZA 11-797 (PPG Coatings Nederland B.V. tegen VOF De Verfkampioen Maastricht c.s.)

Met dank aan Armand Killan, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. De Verfkampioen verkoopt zelf gemengde kleurenverf bestaande uit nieuwe SIGMA basisverf en oude SIGMA kleurenpasta's in een blik met het Gemeenschapsmerk SIGMA. PPG vordert verbod op gebruik van haar Gemeenschapsmerk voor verf die niet volgens het door haar voorgeschreven procédé is vervaardigd. Beroep op uitputting faalt, want PPG heeft geen controle meer op de kwaliteit van het product. Vordering wordt toegewezen. Bij overtreding is dwangsom van toepassing.

4.8 Naar voorlopig oordeel heeft PPG terecht aangevoerd dat zij gegronde redenen in de zin van artikel 13 GMVo heeft om zich te verzetten tegen dat gebruik van haar Gemeenschapsmerken omdat de Verfkampioen door toevoeging van de kleurenpasta de toestand van de basisverf wijzigt. Die wijziging is een gegronde reden voor verzet omdat het impliceert dat PPG niet meer de volledige controle heeft over de kwaliteit van de verf die onder de Gemeenschapsmerken op de markt wordt gebracht. Dat botst met de wezenlijke functie van die merken omdat de consument er niet meer van kan uitgaan dat alle van het Gemeenschapsmerk voorziene verf is vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit van de verf (HvJ EG 11 november 1997, LJN AC2231, Loendersloot).

Lees het vonnis hier (pdf)

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 15 augustus 2011 LJN BR4974 (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen tegen Katholieke Bonden van Ouderen in Noord-Brabant)

Met gelijktijdige dank aan Marjan Koelemeijer en Rob Hendriks, BANNING advocaten.

In navolging van Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 24 december 2010 LJN BR4964 (Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant tegen Unie van Katholieke Bonden van Ouderen) en IEF 9297. IE-aspecten. Waarbij in laatstgenoemde alle vorderingen met betrekking tot IE-rechten werden aangehouden. In het vonnis van 24 december besloot de rechter dat KBO Brabant de eerste zes maanden geen bemoeienis van de Unie hoeft te dulden. Bij overtreding door Unie moet een dwangsom worden betaald.

5.22.  De door KBO Brabant gevorderde periode van een jaar wordt (vooralsnog) beperkt tot zes maanden, aangezien de verdere ontwikkelingen moeten worden afgewacht en de voorzieningenrechter verdergaande ordemaatregelen thans niet strikt geboden acht. Er moet ooit een moment komen dat de losmaking voltooid moet worden geacht. Bij de keuze van deze termijn heeft de voorzieningenrechter zich laten inspireren door de treffende vergelijking die Unie KBO heeft gemaakt tussen het onderhavige conflict en een echtscheiding. Ook bij verbroken relaties moeten regelmatig voorzieningen worden getroffen, waarbij het karakter van ordemaatregel veelal prevaleert boven de exacte onderliggende juridische positie van beide partijen. Dit biedt tevens aanknopingspunten voor een in het recht redelijk geachte termijn. Een contact/straatverbod wordt in de praktijk veelal opgelegd voor de duur van zes maanden en het “voortgezet gebruik van de echtelijke woning en inboedel” (art. 1:165 BW) geldt ook gedurende zes maanden. Ofwel: KBO Brabant krijgt de eerste zes maanden na de scheiding op 1 januari 2011 “haar” Noord-Brabant voor zich alleen en hoeft geen bemoeienis van haar “aanstaande ex” Unie KBO te dulden.

In het vonnis van 15 augustus oordeelt de voorzieningenrechter dat slechts twee van de tien overtredingen door de Unie stand houden. Veroordeelt KBO Brabant tot terugbetaling van de acht ten onrechte geïnde dwangsommen.

4.15. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat twee van de tien beweerdelijke overtredingen stand houden en dat de overige acht naar het oordeel van de rechter op basis van de thans beschikbare informatie onvoldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat KBO Brabant ten onrechte acht keer een dwangsom van Unie KBO heeft geïnd. Die bedragen zal KBO Brabant moeten terugbetalen. De vordering tot terugbetaling van reeds geïnde dwangsommen zal daarom worden toegewezen voor een bedrag van € 80.000,00. Voor matiging van de twee wel verbeurde dwangsommen bestaat onvoldoende grond. De kosten van € 87,41 blijven voor rekening van Unie KBO, want deze zijn ook gemaakt voor de tenuitvoerlegging voorzover deze wel terecht was.

Lees het vonnis van 24 december 2010 hier.
Lees het vonnis van 15 augustus 2011 hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2011, HA ZA 10-636 (AM Denmark A/S tegen Bandrigde Group en Bandridge Europe)

Procesrecht. Gedwongen tussenkomst: 118 Rv. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk (houders van) schoonmaakproducten voor toetsenborden, beeldschermen en laptops [merkrecht, red. ook als modelrecht].

Oproeping van derden in het geding staat artikel 118 Rv alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderzins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen oorspronkelijke partijen. Bandridge Europe is niet opgeroepen ten behoeve van beoordeling van geschil met Bandrigde Group, maar om inbreukmakende handelingen te bewijzen. De ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe volgt niet uit proceseconomische belangen.

AM heeft niet betwist dat Bandbridge Europe de beweerdelijke inbreukmakende producten verhandelt en Bandbridge Group slechts holding-activiteiten verricht. Vorderingen worden daarom afgewezen. Voorwaarden van de voorwaardelijke reconventionele eisen zijn niet vervuld. Voorwaardelijke eis in reconventie als redelijke vorm van verdediging, dus proceskostenveroordeling van AM)

Ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe
4.1. Bandridge Europe heeft zich – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat AM jegens haar niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat AM ten onrechte haar op de voet van artikel 118 Rv in het geding heeft betrokken. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 118 Rv is de zogenoemde gedwongen tussenkomst geregeld, zonder dat daarbij echter tevens is aangegeven in welke gevallen die gedwongen tussenkomst kan worden toegelaten. Uit de Parlementaire Geschiedenis kan worden afgeleid dat het om zaken zou moeten gaan waarbij drie partijen belangen hebben waarover tezamen zal moeten worden beslist. De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken waarbij het ging over welk erf een noodweg diende te worden aangelegd voor enige verruiming gekozen.1 Geoordeeld werd dat het niet tot niet-ontvankelijk verklaring leidt als niet alle eigenaren van andereaanmerking komende erven in het geding waren betrokken, maar dat daarvoor de weg van gedwongen oproeping op de voet van 118 Rv (12a Rv oud) kan worden gebruikt.

4.2. Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake. Anders dan een geschil over op welk erf een eventuele noodweg moet komen, kan het geschil tussen AM en Bandridge Group probleemloos worden beoordeeld zonder dat Bandridge Europe partij is. Dit geldt eens te meer nu AM niet de stelling van Bandridge heeft betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister, zodat de vordering jegens Bandridge Group voor afwijzing gereed ligt, zoals hierna zal worden overwogen.

4.4. Het betoog van AM dat een gezamenlijke behandeling in het belang is van de proceseconomie, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat belang acht de rechtbank als hiervoor overwogen op zichzelf onvoldoende voor gedwongen oproeping van een derde conform 118 Rv. Bovendien had AM net zo goed een afzonderlijke zaak aanhangig kunnen maken tegen Bandridge Europe en voeging met de zaak tegen Bandridge Group kunnen vorderen.

Inbreukmakend handelen Bandridge Group
4.5. AM heeft de stelling van Bandridge niet betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister. Dit betekent dat, zelfs als de door Bandridge Europe verhandelde schermreinigers inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht van AM, niet valt aan te nemen dat er Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht danwel er een reële dreiging van inbreuk door Bandridge Group bestaat. Zodoende moeten de vorderingen jegens Bandridge Group worden afgewezen.

Vrz. Rechtbank 9 augustus 2011, KG ZA 11/848 (G-Star Raw CV en Facton Ltd tegen C&A Nederland C.V. en Wehkamp B.V.) 

Met dank aan Laura Fresco en Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP en Christien Wildeman en Alfred Meijboom, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Kleding RAW, DIGGIN'RAW en DigginRAW. Marktonderzoek.

In eerder vonnis van Haagse voorzieningenrechter werd geoordeeld dat C&A en Wehkamp kleding voorzien van het teken “D STR” niet meer te koop mochten aanbieden, omdat daarmee (artikel 9 lid 1 GMV jo. artikel 2.20 lid lid 1 BVIE) “sub c”-inbreuk wordt gemaakt op de bekende G-STAR merken van G-Star (IEF 9888).
 
In dit vonnis wordt door de voorzieningenrechter inbreuk op basis van “sub a” en “sub b” toegewezen. Het gebruik van het teken RAW, al dan niet in combinatie met andere elementen zoals RAW-DNM en D/925/RAW is volgens de rechter gelijk aan het RAW merk van G-Star en wordt gebruikt voor dezelfde waren, namelijk kleding. Dat levert “sub a” inbreuk op. Ten aanzien van de tekens  DIGGIN’RAW en DigginRaw is er volgens de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar met de RAW merken van G-Star en dus inbreuk in de zin van “sub b”. De rechter merkt daarbij nog op dat het merk RAW van G-Star onderscheidend vermogen van huis uit heeft voor kleding (r.o. 4.5).
 
Stakingsvorderingen worden toegewezen en wordt bevolen dat C&A Nederland schriftelijk opgave moet doen, gecertificeerd door een registeraccountant, van hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende kleding. Ook moet aan afnemers in de gehele Europese Unie een brief gestuurd worden om de aanwezige voorraad inbreukmakende kleding te retourneren aan C&A Nederland.
 
Dwangsommen van EUR 10.000 per dag of EUR 1.000 per kledingstuk betalen tot een maximum van EUR 1.000.000. En proceskostenveroordeling gedaagden €79.341,78.

4.5. Daarenboven is het ingeroepen merk voor de waren kleding (in het algemeen, dus niet enkel onbewerkte jeans) naar voorlopig oordeel niet beschrijvend en heeft het van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overlegt een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou bij de confrontatie met het teken RAW en gevraagd waaraan zij dachten circa 30% van de respondenten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star Raw) zijn genoemd. (...) Voorhands kan in ieder geval mede op grond van de marktonderzoeken naar de bekendheid van het RAW merk worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de aanduiding RAW de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het merk RAW dus onderscheidend vermogen heeft.

4.12. Op grond van het hiervoor overwogene oordeelt de voorzieningenrechter voorhands dat ten aanzien van de Dissident kleding voorzien van het teken RAW sprake is van merkinbreuk 'sub a', zodat voor die kleding op die grond een inbreukverbod toewijsbaar is.

4.13. Met betrekking tot de DigginRaw kleding acht de voorzieningenrechter voorhands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet enkel het teken RAW zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren, maar dat hij daarin steeds mede het teken "DIGGIN" zal betrekken. De kleding toont immers geen gebruik van RAW zonder DIGGIN. De verschillen tussen deze (combinatie van) tekens en de ingeroepen merken zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat het gevorderde ten aanzien van de DigginRaw kleding niet op die grondslag voor toewijzing in aanmerking komt.

4.15. Daarenboven, zelfs al zouden de DigginRaw tekens als versiering moeten worden beschouwd, dan neemt dat nog niet weg dat deze tekens zodanig kunnne overeenstemmen met het RAW merk dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star of van een met G-Star economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens (vergelijk HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 inzake Adidas AG/Marca Mode c.s. overweging 34). Zoals hierna zal worden overwogen doet dat zich in het onderhavige geval voor.

Inbreuk 'sub b'
4.16. Maatstaf voor het bij 'sub b' vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en de door C&A gebruikte tekens op haar kleding als weergegeven onder 2.8 globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star en C&A. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenissen tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder tekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij geldt dat naarmate de soortgelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren die onder het teken worden aangeboden groter is, er eerder sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

4.25. De voorzieningenrechter oordeelt op grond van dat alles voorhands dat C&A door het gebruik van de tekens DigginRaw, DIGGIN'RAW en Diggin Raw voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het merk RAW van G-Star als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf)

BBIE 25 juli 2011, oppositienr 2004535 (EMI (IP) Limited tegen Gurpreet Singh Kainth)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk EMI tegen woord-/beelmerk KMI Music Bank. Oppositiebeslissing. Deels toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen oppositie is ingesteld (Kl. 9: Dvd's, Cd's, Blue-ray en overige beeld- en geluidsdragers alsook publicaties in elektronische vorm en Kl. 16: publicaties in gedrukte vorm). Wel ingeschreven voor Kl. 30: alle waren zoals koffie; meel en graanpreparaten; consumptie-ijs; honing; gist; zout; azijn, kruidensausen; specerijen. Visueel en auditief: in zekere mate overeenstemmend. Conceptueel: niet van toepassing. Vergelijking waren en diensten: identiek voor alle waren van Kl. 9 en Kl. 16. Ingeroepen recht is een bekend merk en heeft daardoor sterk onderscheidend vermogen. Heeft als gevolg daarvan een ruimere beschermingsomvang. Sprake van verwarringsgevaar met betrekking tot waren waartegen oppositie is ingesteld.

47. (...) Samen met de drie andere grootste platenmaatschappijen heeft EMI een wereldmarktaandeel van circa 70 %. Wikipedia spreekt van een omzet (2009) van 1,5 miljard $ en 5.500 werknemers. Op de websites wordt verwezen naar het ingeroepen recht als logo van opposant en ten slotte wordt een opsomming gegeven van een 80-tal bekende bands en artiesten van (onder andere) wie EMI muziek heeft uitgegeven, zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal.1 Het is met name door de uitgave van die muziek en door de muziekdragers – de waren die in deze oppositie in het geding zijn – dat het ingeroepen recht grote bekendheid heeft gekregen bij het brede publiek.

48. Het Bureau acht voldoende aangetoond dat het ingeroepen recht een bekend merk is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd in een groot deel van de wereld, waaronder de Benelux.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE