Alle rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 12 oktober 2011, HA ZA 09-3215 (European Pallet Association E.V. en Nederlands Comité European Pallet Association tegen Capa Pallets B.V.)

Met dank aan Luuk Jonker, Holla advocaten.

Merkenrecht. Keurmerk voor reparaties van pallets. Uitputtingsleer.

De EUR/EPAL pallets moeten voldoen aan bepaalde normen ten aanzien van de te gebruiken houtsoorten, de houtvochtigheid, de plankdiktes, het formaat, het brandmerkteken, de (staalkwaliteit van de) draadnagels alsmede de draadnagelverdeling, de klossen etc. Op de klossen van de EUR/EPAL pallets zijn de merken EUR en EPAL aangebracht door middel van een brandmerk. Erkende reparateurs de pallets repareren, moeten de klossen door hen voorzien worden van een kenmerkende, voor ieder licentienemer unieke controlespijker (IC-code).

Merkenrechtelijke inbreuk respectievelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens EPAL c.s. door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder de EUR- en/of EPAL-merken in het verkeer zijn gebracht, alsmede door bij reparatie niet conform de UIC Code 435-4 te werken.

Capa betoogd succesvol dat Nederpal geen licentienemer is en de vorderingen ingesteld door haar worden afgewezen. Proceskostenveroordeling ad 50%: €3.184,40. Beneluxdeel internationale merkinschrijving en Gemeenschapsrecht van het EUR-merk is niet n het geding gebracht en aanvrage heeft nog niet tot registratie geleid.

4.6. Niet in geschil is dat Capa pallets voorzien van het EPAL-merk, die door de merkhouder, althans met diens toestemming, binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, repareert en verder verhandelt. Dat daarbij de in de UIC codes opgenomen normen door Capa niet worden geëerbiedigd, is, gelet ook op het door SGS opgestelde rapport ter zake, als onvoldoende weersproken komen vast te staan. Aldus houdt die reparatie minst genomen een wijziging in de toestand van de waar in als bedoeld in artikel 13 lid 2 GMVo.

4.7. Ten aanzien van het beroep van Capa op de uitputtingsregel van artikel 13 lid 1 GMVo geldt dat het Benelux Gerechtshof bij arrest van 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; LJN AB9577 (AP/Valeo) handvatten heeft aangereikt die, hoewel betrekking hebbend op de uitleg van artikel 13A van de (oude) Benelux Merkenwet, niettemin richtinggevend worden geoordeeld voor de interpretatie van eerstgenoemd artikel. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in meer recente jurisprudentie belangrijke kaders aangereikt waarbinnen de uitputtingsvraag bij – kort gezegd – hergebruik van producten waarop het merk van de merkhouder is aangebracht, dient te worden beoordeeld (HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, LJN BN8983 – Portakabin / Primakabin; HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, LJN BS7442 - Viking Gas / Kosan Gas). Uitgangspunt is dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, doch een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij dieverhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde producten.

4.8. Aan genoemde voorwaarde wordt in deze zaak, zoals EPAL terecht heeft gesteld, niet voldaan. Integendeel, op de website van Capa worden de pallets juist zonder een dergelijke mededeling aangeboden, terwijl bijvoorbeeld op de pallets ook geen tekens zijn aangebracht die duidelijk maken dat het niet om de oorspronkelijke waar gaat maar om gereviseerde producten. Onder die omstandigheden heeft EPAL een gegronde reden zich tegen de verhandeling van de gereviseerde producten te verzetten nu dat gebruik bij afnemers de onjuiste indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en Capa, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen hen bestaat.

Lees het vonnis hier (grosse / pdf)

Gerecht EU 11 oktober 2011, zaak T-87/10 (Chestnut Medical Technologies, Inc/ OHMI (PIPELINE))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk PIPELINE voor een "stent voor behandeling van aneurysma". Absolute weigeringsgrond vanwege beschrijvende karakter van het merk. Diverse bronnen waaronder de betekenis uit de Compact Oxford English Dictionairy van lange pijp voor olie- en gastransport waar de gemiddelde consument deze (merk)naam aan relateert, maar ook Chicago Tribute waaruit volgt dat medische professionals pipeline als beschrijvend ervaren. Gerecht volgt dit laatste, gerichtheid op bepaald goedgeïnformeerde medische professional, en zodoende faalt de klacht, weigering is terecht geweest.

43      In the present case, it should be noted that the Board of Appeal, in paragraph 29 of the contested decision, found that the word ‘pipeline’ contained, at least for the relevant public, that is to say, particularly well-informed medical professionals, obvious and direct information on the kind of goods at issue. It concluded that the mark applied for was descriptive and had therefore to be refused registration, in accordance with Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009. Such a conclusion, based on the analysis of the term as set out in paragraphs 14 to 30 of the contested decision, necessarily renders ineffective the argument that the term ‘catheter’ constitutes a generic name to describe the goods at issue. Indeed, first, the analysis of the Board of Appeal turns on the description of the term ‘pipeline’ in relation to the goods referred to in the application for registration and, second, the existence of another term which may, where appropriate, also designate some or all of those goods is neither such as to call into question the descriptive character of the mark applied for, as established by the Board of Appeal, nor such as to preclude its registration, in accordance with the case-law cited in paragraph 32 above.

Curia: Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 968/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 december 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „PIPELINE” in te schrijven voor waren van klasse 10.

Hof Amsterdam 4 oktober 2011, zaaknr 106.004.369/02 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.)

Proefproces in merkenrecht slaagt niet, vanwege onvoldoende belang (Van Engelen tegen (eigen) advocatenkantoor Ventoux inzake Benelux en Gemeenschapswoordmerken VENTOUX. In navolging van IEF 1398 waarin staat: "Aangezien wij graag problemen oplossen, heeft ons kantoor een proefprocedure daarover aanhangig gemaakt, zodat duidelijkheid over dit punt kan ontstaan. De rechtbank Utrecht heeft in die procedure op 30 november jl. vonnis gewezen, maar was van oordeel dat het probleem in de praktijk niet zou spelen en er niet voldoende belang bij een vonnis was."

Grief: dat het hof het vonnis waarvan beroep (...) voor recht zal verklaren dat: (i) de rechten op het Benelux-merk Ventoux en het Gemeenschapsmerk Ventoux geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 BW en (ii) de rechten van deze Ventoux-merken overdraagbaar zijn in de zin van artikel 3:83 (lid 3) BW. Partijen hebben "uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd."

De overwegingen "ten overvloede" geven wel nog een korte analyse van de rechtsvraag en ziet toe op vereiste van schriftelijkheid van overdracht, derdenwerking en dat merkrecht geen registergoed in de zin van 3:16 lid 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet is. Veroordeling Van Engelen in de proceskosten.

3.8 Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende belang bestaat bij toewijzing van het gevorderde. 
Anders dan Van Engelen betoogt, dient de rechter ambtshalve vast te stellen of sprake is van het ingevolge artikel 3:303 BW vereiste belang. Weliswaar dient de rechter volgens vaste rechtspraak terughoudend te zijn bij het afwijzen van een vordering wegens ontbreken van voldoende belang en zal hij rekening dienen te houden met het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter en het in artikel 26 Rv vervatte verbod van rechtsweigering. In de onderhavige zaak verlangen partijen echter een uitspraak van de burgerlijk rechter in een geschil dat louter academisch van aard is. Zij hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd.

3.9. Ten overvloede wijst het hof nog op het volgende. In artikel 2.31 BVIE wordt met betrekking tot de overdracht van een Benelux-merk de eis gesteld dat deze schriftelijk wordt vastgelegd en in artikel 17 lid 3 GMVo wordt met betrekking de overgang van een Gemeenschapsmerk bepaald dat deze geschiedt bij door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte. Dat de inschrijving van de destreffende akte een constitutief vereiste zou zijn voor de levering van het merk blijkt nergens uit: de in artikel 2.33 VIE alsmede in artikelen 17 lid 6 en 23  lid 1 GMVo voorziene inschrijving is, blijkens die bepalingen, vereist om aan de overgang van het merk derdenwerking te verlenen. Dit brengt mee dat naar Nederlands recht de levering van het merkrecht door middel van een onderhandse akte kan plaatsvinden. Dat het merkrecht niettemin zou zijn aan te merken als registergoed in de zin van artikel 3:10 BW vindt immers in de wettelijke regeling geen steun, het hof verwijst in dit verband nar het bepaalde in artikel 3:16 li 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet.

3.10. Het merkt ten slotte nog op dat indien bij beide partijen - kennelijk - vrees bestaat dat een onderhandse akte niet het door hen beoogde rechtsgevolg zal hebben, het hun vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
Dat het gestelde gebrek aan medewerking van Van Engelen hieraan in de weg staat komt het hof ongeloofwaardig voor. De stelling dat het notariaat de bedoelde medewerking zou weigeren is niet genoegzaam onderbouwd.

3.11. Uit het vorenstaande volgt dat de grief faalt. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Van Engelen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van hoger beroep worden veroordeeld.

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

Met samenvatting van Rik Geurts, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.11 lid 3 BVIE. Voldoen aan de verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van het voornemen om de inschrijving (geheel of gedeeltelijk) te weigeren en hem in de gelegenheid te stellen te antwoorden.

In deze zaak vraagt het Hof van Cassatie van België via drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.11.3 BVIE neergelegde regeling. Die regeling behelst dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder opgave van redenen moet meedelen of een inschrijving geweigerd wordt. Voorts moet de deposant de mogelijkheid worden geboden op de (gedeeltelijke) weigering te antwoorden. Meer in het bijzonder worden de vragen gesteld of de deposant het recht verbeurt om hoger beroep in te stellen als hij geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het voornemen van het BBIE de inschrijving te weigeren en of dit ook het geval is indien het BBIE geen redenen heeft opgegeven voor haar voorlopige weigering.

Feiten
Op 20 december 2007 laat het BBIE Francina Vermeiren (hierna: Vermeiren) schriftelijk weten dat haar aanvraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+” wordt geweigerd. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:

“het teken Bodystyling is beschrijvend; Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten:” en “het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafische weergave”.

Op deze mededeling volgt geen reactie van Vermeiren. Op 15 augustus 2008 deelt het BBIE de weigering van de aanvraag tot inschrijving schriftelijk mee. Op 10 oktober 2008 tekent Vermeiren tegen deze weigering hoger beroep aan bij het hof van beroep te Brussel.

Het BBIE werpt een exceptie op van niet-ontvankelijkheid op grond van de afwezigheid van de reactie van Vermeiren. Het hof van beroep verklaart Vermeiren echter ontvankelijk en vernietigt de beslissing van het BBIE waarbij de inschrijving definitief werd geweigerd. Hiertegen tekent het BBIE cassatieberoep aan. Vervolgens schorst het Hof van Cassatie de verdere behandeling in afwachting van de prejudiciële vragen die zij heeft gesteld.

De prejudiciële vragen en beantwoording
Het Hof van Cassatie van België richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van artikel 2.11 lid 3 BVIE.

1* Voldoet het Bureau aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden?
2* Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren?
3* Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook, wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd?

Het BenGH refereert bij de beantwoording van de vragen aan de strekking van artikel 2.11 BVIE. De procedure die daarin is vastgelegd, is bedoeld om het juiste evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds een tijdige en efficiënte behandeling van een groot aantal aanvragen tot inschrijving en anderzijds het waarborgen van de mogelijkheid tot tegenspraak en transparantie van de procedure.

Het BenGH redeneert vervolgens dat de procedure van artikel 2.11 BVIE de deposant binnen de door het BBIE gestelde termijn alle gelegenheid biedt om tegenspraak te voeren en de bezwaren van het BBIE te ondervangen. Weigert het BBIE de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk als de bezwaren niet zijn opgeheven, dan geeft zij onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van de mogelijkheid om tegen deze definitieve weigering beroep instellen bij het krachtens artikel 2.12 BVIE bevoegde hof.

Het voorgaande in aanmerking genomen, houdt het antwoord van het BenGH op de eerste vraag in dat het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van één of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

Voor de beantwoording van de tweede vraag refereert het BenGH aan artikel 2.12.1 BVIE. Uit deze bepaling volgt dat de deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich na de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d´appel te Luxemburg, om een bevel tot inschrijving van het merk te krijgen. Het recht op beroep van de deposant is dus niet afhankelijk van de houding die deze heeft ingenomen na de kennisneming van de beslissing tot voorlopige weigering van het BBIE.

In dit kader dient artikel 2.11.3 BVIE volgens het BenGH in die zin worden uitgelegd, dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren. Nu de tweede vraag negatief wordt beantwoord, komt het Hof van Cassatie niet toe aan de beantwoording van de derde vraag.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing ten aanzien van de eerste vraag niet de conclusie van de AG d.d. 6 juni 2011 (zaak A 2010/8). 

De AG komt, onder meer na analyse van de richtlijnen van de Directeur-generaal inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot artikel 73 van Verordening 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, tot de conclusie dat de verplichting tot motivering een tweeledig doel heeft:

1. De motiveringsverplichting moet het de betrokkene mogelijk maken om, in voorkomend geval, de redenen voor afwijzing van de inschrijvingsaanvraag te kennen en de bestreden beslissing gefundeerd te betwisten.
2. De appelrechter moet in staat zijn rechtmatigheidstoezicht met betrekking tot de juistheid van de beoordeling van de maatregel uit te oefenen. 

Op grond hiervan is de AG van mening dat het louter aansluiten van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden in een voorlopige beslissing van (gedeeltelijke) weigering van inschrijving van een merk niet voldoende is. De betrokkene moet immers over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om de bestreden beslissing te begrijpen en zijn rechten te kunnen verdedigen. Eveneens moeten volgens de AG immers de feitelijke gegevens en omstandigheden waarop de voorlopige weigering is gesteund, evenals de redenering van het BBIE, duidelijk en ondubbelzinnig worden aangegeven.

Ik vraag mij dan ook af of de zinsnede in het antwoord van het BenGH op de eerst vraag “… behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden” wel voldoende recht doet aan de motiveringsverplichting zoals die is vastgelegd in artikel 2.11.3 en 2.11.4 BVIE en zoals toegelicht door de AG. Het is maar de vraag hoe de invulling van de motiveringsverplichting door het BenGH moet worden geïnterpreteerd en hoe daaraan in de praktijk uitvoering zal worden gegeven.

Rik Geurts, QuestIE advocatuur
Mirrors pdf / pdf / dossier

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en rechtspraak met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Meest recente uitspraken die nog niet hier zijn gepubliceerd.

WIPO Arbitration and Mediation Center 2 augustus 2011, DNL2011-0029, DomJur 2011-712 (Beperfect Clinics B.V. tegen verweerder; perfect-smile.nl; arbiter Tjeerd F.W. Overdijk)

Domeinnaam. Merkenrecht. Domeinnaam is identiek aan het merk PERFECTSMILE, afgezien het koppelteken (van ondergeschikt belang) tussen de twee zelfstandige naamwoorden. Nietigheid van het merk kan op grond van de geschillenregeling niet worden beoordeeld.

Verweerder toont aan dat vanaf 2005 reeds te goeder trouw gebruikt, er is geen sprake van registratie te kwader trouw en verweerder was niet bekend met het merk, de domeinnaam wordt niet te koop aangeboden of gebruik om de activiteit van eiseres te verstoren. Vordering afgewezen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 9 augustus 2011, DNL2011-0038, DomJur 2011-713 (Futuring International LTD tegen Tenno Media; dlaros.nl, getmaxxx.nl; arbiter Willem J.H. Leppink)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Elementen van gecombineerd woord-/beeldmerk die evident het meest onderscheidend zijn niet aangetoond.

A. Eiseres heeft niet gesteld dat de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken. Verweerster heeft gesteld dat Eiseres daarmee niet heeft voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en dat de Eis derhalve moet worden afgewezen. Eiseres heeft in beginsel niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan. Dit klemt te meer, nu een van de Merken een gecombineerd woord-/beeldmerk is en het niet evident is welk(e) element(en) van dat merk als (meest) onderscheidend moet(en) worden aangemerkt.

B. (...) Verweerster heeft bovendien gesteld dat zij de Domeinnamen gebruikt om de producten van Eiseres aan te bieden. Hoewel die stelling onbewezen wordt gelaten, sluit deze wel aan op de stellingen van Eiseres, die met zoveel woorden stelt dat Verweerster “exact dezelfde producten aanbiedt”.

WIPO Arbitration and Mediation Center 15 augustus 2011, DNL2011-0041, DomJur 2011-715 (Euro-Index B.V. tegen MW-Instruments B.V.; blauwe-lijn.nl, blauwelijn.nl; arbiter Richard C.K. van Oerle)

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Handelsnaam Domeinnaamrecht. De domeinnamen bestaan, naast het toplevel domein, uitsluitend uit het gehele merk van eiser en stemmen daardoor verwarringwekkend overeen met het merk van eiser.

B. (...) Verweerder heeft geen merkrecht op “Blauwe lijn”, noch vormt deze aanduiding (onderdeel van) diens handelsnaam. Verweerder biedt geen producten of diensten aan onder “Blauwe lijn”. Met de betwiste Domeinnamen worden internetgebruikers geleid naar de website van Verweerder, die in een soortgelijke branche als Eiser activiteiten ontplooit. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch is sprake van een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen (zie onder meer Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

WIPO Arbitration and Mediation Center 5 september 2011, DNL2011-0046, DomJur 2011-716 (Heluco B.V. tegen Clima Direct B.V.; aircotube.nl; arbiter Wolter Wefers Bettink)

Domeinnaam. Merkenrecht. De geschillenbeslechter meent dat eiser geen bewijs heeft overgelegd dat eiser het merk vóór 1 april 2010 is gaan gebruiken. Daarom moet worden aangenomen dat het merk jonger is dan de domeinnaam van verweerder en dat verweerder voordat hij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden. Het ontbreken van een recht op of legitiem belang bij de domeinnamen is niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium N.V.  tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met samenvatting van Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.12 BVIE. Territoriale bevoegdheid hof bij beroep tegen weigering op absolute gronden. Geen forum shopping. Onbevoegdheidverklaring is eindbeslissing.

In deze zaak vraag het Hof van Beroep te Brussel middels drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.12 BVIE neergelegde regeling ten aanzien van de territoriale bevoegdheid van het hof, dat krachtens voormeld artikel kennis neemt van een beroep tegen de weigering van het BBIE van de inschrijving van een Benelux-merk. Meer specifiek is de vraag aan de orde of na overdracht van een merkaanvraag c.q. –inschrijving de rechtsverkrijgende, die in een ander Benelux-land is gevestigd dan de deposant, gebonden blijft aan het in het depotformulier vermelde adres van de deposant.

Feiten
Interes B.V. deponeert op 28 oktober 2008 het woordmerk Á LA CARTE voor de klassen 20, 24 en 35. Het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (Intres B.V.) en één voor de gemachtigde (Novograaf Nederland B.V.). Op 30 oktober 2008 wordt het merk met toepassing van de spoedprocedure (2.8. BVIE) ingeschreven onder nummer 1169547.

Op 28 november 2008 stelt het BBIE de deposant in kennis dat de aanvraag voorlopig wordt geweigerd en de inschrijving wordt doorgehaald (2.8, lid 2 en 2.11 BVIE) wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor alle in het depot genoemde klassen. Tegen deze voorlopige weigering dient de (gemachtigde van de) deposant bij brief van 26 mei 2009 vergeefs bezwaar in. Het BBIE handhaaft het besluit tot doorhaling bij brief van 7 juli 2009.

Op 2 september 2009 draagt de deposant haar merkrechten over aan een dochteronderneming, Intres Belgium B.V. te Brussel, België. Deze rechtsverkrijger stelt op 7 september 2009 beroep in bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de genoemde weigeringsbeslissing van het BBIE.

Het BBIE voert in de gerefereerde beroepsprocedure kort gezegd aan dat krachtens artikel 2.12 BVIE het Hof te Brussel geen rechtsmacht toekomt. Uitsluitend het Gerechtshof ‘s-Gravenhage komt territoriale bevoegdheid toe. Intres bestrijdt dit en voert daartoe onder meer aan dat de door het BVIE aangewezen hoven het nationale procesrecht dienen toe te passen. Naar Belgisch procesrecht worden de rechtsmacht en bevoegdheid bepaald op het ogenblik van de rechtsingang .

De prejudiciële vragen en beantwoording

Het Hof van Beroep te Brussel richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van de artikelen 2.12 lid 1 en 3 BVIE.

1* Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overdragen aan een derde met een adres in een ander Beneluxland, dan wel dat de bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de weigering wordt ingesteld?

2* Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouder en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende?

3* Indien het hof van beroep op basis van de vermelding van adressn in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof van beroep dan gehouden om, na de vaststelling van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep?

Het BenGH geeft op duidelijke wijze opheldering ten aanzien van de eerste vraag en oordeelt dat de territoriale bevoegdheid “uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land”. De tweede vraag behoeft als gevolg geen beantwoording, aldus het BenGH.

Met betrekking tot de derde vraag oordeelt het BenGH dat de beslissing waarbij een appelgerecht zich territoriaal onbevoegd verkaart overeenkomstig de genoemde artikelen een eindbeslissing is. Daartegen is alleen cassatieberoep mogelijk. Het BVIE voorziet niet in de mogelijkheid om in een dergelijk geval, na de vaststelling van de onbevoegdheid, de zaak te verwijzen naar het territoriaal bevoegde appelgerecht.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing de – lezenswaardige – conclusie van de AG d.d. 30 maart 2011 (IEF 9627). De AG komt, onder meer na analyse van de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE, tot de conclusie dat de opstellers van het verdrag een vast aanknopingspunt hebben willen gebruiken voor de bepaling van de territoriale bevoegdheid in beroepszaken, die uniform is voor zowel beroep tegen weigeringen op absolute gronden als voor beroep tegen oppositiebeslissingen. Nu de regeling voor opposities uitdrukkelijk geen rekening houdt met eventuele (latere) overdracht van de betreffende merken, dient de regeling inzake weigeringen op absolute gronden daarbij aan te sluiten.

Dit lijkt mij een juridisch rechtlijnige en doelmatige rechtsuitleg en –toepassing, die de rechtszekerheid ten goede komt en forum shopping, door na depot de rechten over te dragen aan een in een ander Benelux-land gevestigde partij, minder gemakkelijk maakt.

Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur
BVIE

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met gelijktijdige dank aan Pieter Veeze, BOIP.

Overgenomen uit't persbericht en in navolging van conclusie A-G Dubrulle IEF 9627: In twee beslissingen van 6 oktober heeft het Benelux-Gerechtshof belangrijke vragen over de procedurele aspecten van de toetsing op absolute gronden beantwoord. In de zaak A LA CARTE stelde het BenGH vast dat voor de territoriale bevoegdheid van de beroepsinstantie het adres op het moment van depot de doorslag geeft. Een latere overdracht doet in dit opzicht niet ter zake.

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

In de zaak BODYSTYLING + stelde het BenGH enerzijds vast dat de door het BBIE gevoerde praktijk van motiveren van voorlopige weigeringsbeslissingen juist is en anderzijds dat er altijd beroep mogelijk is tegen een weigering, ook wanneer deposant geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige beslissing. Hiermee zijn de stellingen van het BBIE in deze twee zaken op de belangrijkste punten bevestigd. [red. merkregistratie]

Lees het persbericht hier (link)

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08 (Bang & Olufsen A/S tegen OHIM/Blok) - persbericht

Merkenrecht. Vormmerk. Uit't perscommunique: Bang & Olufsen kan niet haar potloodvormige luidsprekers als gemeenschapsmerk registreren, registratie is niet mogelijk omdat merk slechts bestaat uit de vorm van de luidspreker, die wezenlijke waarde van de waar: eerste Europese arrest van het Gerecht over de wezenlijke waarde.

Curia: Gemeenschapsmerk – Gedeeltelijke vernietiging van beslissing R 497/2005-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 september 2008 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van een driedimensionaal merk dat een luidspreker weergeeft is geweigerd voor waren van de klassen 9 en 20

74 De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.

75 Bovendien blijkt uit de in punt 33 van de bestreden beslissing vermelde elementen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen of van tweedehandsverkoop, dat de esthetische kenmerken van deze vorm als eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt.

76 De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de overige kenmerken van de aan de orde zijnde waar een wezenlijke waarde aan deze waar geeft.

77 Daar komt bovendien bij dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in casu de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.

78 De kamer van beroep kon dus terecht vaststellen dat het aan de orde zijnde teken binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 valt.

79 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet het worden afgewezen. 80 Gelet op al het voorgaande moet het beroep worden verworpen.

Serie Gerecht EU Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedures.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-425/09 (Honda Motor Co. Ltd tegen OHIM/Blok)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for the Community word mark BLAST (klasse 7 en 12) – Earlier Community and Benelux word marks BLAST – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Council Regulation (EC) No 207/2009 – Weak distinctive character of the earlier marks. Klacht afgewezen, oppositie slaagt.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-425/09 (Seven SpA tegen OHIM/Seven For All Mankind LLC)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for Community word mark SEVEN FOR ALL MANKIND – Earlier Community and international figurative marks containing the word element ‘seven’ SEVEN FOR ALL MANKING – Relative ground for refusal – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) and (5) of Regulation (EC) No 207/2009. Klacht toegewezen, beslissing board of appeal wordt vernietigd.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-488/08 (Galileo International Technology, LLC tegen OHIM/Galileo Sistemas y Servicios, SL)

Curia: Community trade mark – Opposition proceedings – Application for Community figurative mark ‘GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS’ – Earlier Community word marks ‘GALILEO’ – Earlier Community figurative mark ‘powered by Galileo’ – Earlier Community figurative marks ‘GALILEO INTERNATIONAL’ – Relative ground for refusal – Lack of likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009). Klacht faalt, oppositie slaagt.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-247/10 (medi GmbH & Co. KG tegen OHMI/Deutsche Medien Center GmbH)

Curia: Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke deutschemedi.de – Ältere Gemeinschaftswortmarke World of medi, ältere nationale Bildmarke medi, ältere nationale Wortmarken medi.eu, medi welt und medi ‑ Verband sowie älterer Handels- und Firmenname medi – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009. Vernietiging beslissing OHIM

Rechtbank 's-Gravenhage 5 oktober 2011, HA ZA 10-3246 (Red Bull GmbH tegen Automobili Lamborghini Holding S.P.A.)

Met dank aan Lars Bakers & Christine Diepstraten, Bingh Advocaten

Merkenrecht. Tussenvonnis. Verzoek tot doorhaling bij WIPO, heeft geleid tot dit verzoek. Omdat in conventie inmiddels internationale merkregistratie is doorgehaald, geen belang bij toewijzing en beperkt geschil zich tot de proceskosten. Veroordeling aan de zijde van Red Bull ex 1019h Rv verdeling van de kosten ad €29.189,73 over de conventie en reconventie zorgt ervoor dat slechts een kwart hiervan aan conventie wordt toegerekend.

In reconventie: Bewijs van niet normaal gebruik: Red Bull heeft afgelopen vijf jaren zich wel beziggehouden met sponsoring binnen de racebranche (ter land, ter zee en in de lucht), echter slechts het enkele tonen van de RED BULL-merken op voertuigen. Dit is geen normaal gebruik; echter "wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (r.o. 4.11)", tevens geen normaal gebruik voor waar voertuigen in geval van schaalmodellen. Voertuigen die door derden op de Beneluxmarkt worden gebracht met toestemming van de merkhouder, kunnen gelden als instandhoudend gebruik. Lamborghini stelt dat publiek RED BULL-merken op motorfietsen niet opvat als merkgebruik van de waar motorfietsen. Bewijsopdracht.

4.12. Ten aanzien van het gebruik van de RED BULL-merken (...) overweegt de rechtbank dat dit gebruik geen normaal gebruik inhoudt voor de waar voertuigen. Gesteld noch gebleken is immers dat RED BULL-merken overeenkomstig hun vernaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen vande identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven worden gebruikt teneinde voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Het aanbieden van schaalmodellen van voertuigen waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht, kan evenmin worden gezien als gebruik voor de waar voertuigen noch als gebruik dat erop gericht is voor de waar voertuigen een afzet te vinden of te behouden. Voor zover het beschreveen gebruik betrekking heeft op andere waren of diensten dan voertuigen maar die rechtstreeks verband houden met de waar voertuigen, heeft te gelden dat dergelijk gebruik alleen in aanmerking komt als normaal gebruik indien dit gebruik betrekking heeft op reeds onder de merken op de markt gebrachte voertuigen en dient om aan de behoeften van de afnemers van die  voertuigen te voldoen. Duidelijk is dat daarvan hier geen sprake is.

4.13. In tegenstelling tot het hiervoor besproken gebruik van de RED BULL-merken (...) volgt uit het gebruik van de RED BULL-merken ...) wel dat er voertuigen in de Benelux op de markt worden gebruikt waarop de RED BULL-merken zijn aangebracht. Het gaat hier om motorfietsen die door KTM met toestemming van Red Bull zijn voorzien van de RED BULL-merken en die door KT ter verkoop worden aangeboden en worden verkocht. De rechtbank overweegt dat gebruik van een merk door derden  met toestemming van de merkhouder kan gelden als in stand houdend gebruik door de merkhouder (vergelijk artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE), mits het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt.

4.15. Aangezien Lamborghini zich beroept op het niet-gebruik van de RED BULL-merken en Red Bull dit betwist ligt, ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv, de bewijslast en het bewijsrisico van die stelling bij Lamborghini. De rechtbank ziet in hetgeen is aangevoerd door partijen geen aanleiding om van die hoofdregel af te wijken. De rechtbank zal Lamborghini conform haar bewijsaanbod opdragen bewijs te leveren van haar stelling inhoudende dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de Red Bull-merken op de motorfietsen van KM niet opvat als merkgebruik ter onderscheiding van de waar motorfietsen van die van andere aanbieders van  deze wwaar. De rechtsbank zal Lamborghini bij hierna nader te noemen akte in de gelegenheid stellen zich uit te laten of een, zo ja, op welke wijze zij dit bewijs wenst te leveren.

Lees het tussenarrest hier (grosse / opgeschoonde pdf).