Alle rechtspraak  

Rechtbank Zwolle-Lelystad 29 september 2011, LJN BT6169 (Uitgeverij Waanders B.V. tegen gedaagde)

Arbeidsovereenkomst met beëindigingsovereenkomst met toestemming gebruik merknaam en domeinnaam inclusief mailadressen, onder de naam Uitgeverij Komma, dan wel " ' ", echter wel is verboden boeken uit te geven in de segmenten: beeldende kunst in relatie tot musea, overleden kunstenaars, fotografie, geschiedenis en mode/textiel, tenzij uitdrukkelijk te kennen is gegeven dat men geen zaken met eiser wil doen. Onder last van een boetebeding.

Alle vorderingen worden afgewezen, omdat daarvoor het belang ontbreekt, dan wel niet aannemelijk is gemaakt. In citaten.

Inschrijving handelsregister: 4.4. "De inschrijving van Flevodruk Ideeën B.V. is gewijzigd, zodat de activiteit "Uitgeverijen van boeken" is verwijderd, geen belang bij de vordering meer"

Gebruik naam Uitgeverij in relatie met [A]: afgewezen
4.5.3. "nu [gedaagde] het woord "uitgeverij" terstond na de sommatie van Waanders van de website heeft verwijderd en Waanders niet (voldoende) aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] het voornemen heeft om de term "uitgeverij" in relatie met de naam "[A]" te gaan gebruiken."

Term boekenregisseur: afgewezen
4.6.3.  De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de term "boekenregisseur" niet het uitgeven van boeken impliceert. Volgens het woordenboek van Van Dale is een regisseur, indien daaraan een ander zelfstandig naamwoord zoals "boeken" voorafgaat, een "functionaris met een coördinerende, toezichthoudende functie". Een uitgever daarentegen is een "ondernemer die boeken, tijdschriften, cd's e.d. uitgeeft". Met het gebruik van de term "boekenregisseur" in relatie tot [A] handelt [gedaagde] dan ook niet in strijd met artikel 6.3 van de beëindigingsovereenkomst.
Het verweer van Waanders dat er verwarring te duchten zou zijn omdat het woord "uitgeverij" op de website www.[B] staat en vanwege de vermelding in het handelsregister van "Uitgeverijen van boeken" als activiteit bij Flevodruk Ideeën B.V. gaat niet op nu [gedaagde] aan de sommaties van Waanders tot verwijdering van dat woord en die activiteit reeds heeft voldaan (zie hiervoor onder 4.4. en 4.5.).
De vorderingen sub 1 en 2 zullen worden afgewezen.

Verbod derden aan te zetten tot beëindigen van zakelijke relaties met Waanders: niet aannemelijk
4.7.3.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat Waanders niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] [E] heeft aangezet om de relatie met Waanders te beëindigen. Uit genoemde e-mail van [E] aan [gedaagde] van 15 augustus 2011 blijkt immers dat het [E] zelf is die de relatie met Waanders wenst te beëindigen.
In het geval het boek niet van [E] is maar van [H], zoals door [gedaagde] is gesteld en niet door Waanders is weersproken, heeft de e-mail van [E] aan Waanders van 4 augustus 2011 niet geleid tot een beëindiging van de relatie met Waanders, zodat er überhaupt geen sprake van kan zijn dat [gedaagde] een zakelijk contact heeft aangezet tot het beëindigen van de relatie met Waanders.
Nu ten aanzien van het boek "South African Beauty" niet is gebleken van enige onrechtmatigheid van [gedaagde] jegens Waanders ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding de daarop ziende algemener geformuleerde vordering sub 3 toe te wijzen.

Aanpassing website in verband met orders: aangepast, geen belang
4.8.2.  [gedaagde] heeft gesteld dat hij de site reeds twee weken voor de zitting zodanig heeft aangepast dat geen boeken meer kunnen worden besteld omdat Waanders, in strijd met de beëindigingsovereenkomst, weigert boeken uit te leveren aan [A]. Verder is er slechts één klacht van één consument die in de periode van het tekenen van de beëindigingsovereenkomst een boek heeft besteld.
4.8.3.  Met de, onweersproken, stelling van [gedaagde] dat hij de website heeft aangepast, komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang van Waanders aan haar vordering sub 10 te ontvallen. De vordering sub 10 zal worden afgewezen.
Verder is de voorzieningenrechter met [gedaagde] van oordeel dat de enige door Waanders naar voren gebrachte klacht ziet op een bestelling die is gedaan in de periode dat de website is overgegaan van Waanders op [gedaagde]. Het lijkt dan ook meer te gaan om een eenmalige fout ontstaan bij die overgang dan om doelbewust handelen.

Achtergrond boekblad (link login).

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-415/09 (New Yorker SHK Jeans tegen OHIM / Vallis)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvrage woordmerk FISHBONE. Ouder Grieks beeldmerk FISHBONE BEACHWEAR. Relatieve weigeringsgrond, gedeeltelijke weigering (voor kleding en schoenen, maar niet voor tassen). Bewijs van normaal gebruik van ouder merk, verwarringsgevaar Extra bewijs wordt overwogen.

Algehele indruk (gebaseerd op visuele, fonetische en conceptuele indrukken) brengt ertoe dat er verwarringsgevaar ontstaat, waarbij moet worden aangetekend dat Board of Appeal er juist aan deed niet conceptueel te vergelijken, zie r.o. 93, omdat merendeel van het publiek het woord "fishbone" niet zal begrijpen.

90      Visually, in the view of the applicant, the figurative element of the earlier mark constituted by the fishbone, the term ‘beachwear’ and the additional graphical elements are not negligible and play a significant role in the overall impression of the earlier mark, which make it different from the mark applied for. In the contested decision, it appears that the Board of Appeal analysed, as regards the earlier mark, both the figurative element representing a fishbone and the word elements ‘fishbone’ and ‘beachwear’. In that regard, it correctly took the view that the figurative element representing a fishbone draws the attention of the relevant public because of its size and that the word element ‘fishbone’ is also important in the context of the visual assessment. Having regard to what is set out in paragraph 63 above, the term ‘beachwear’ being descriptive of the goods in question, the term ‘fishbone’ constitutes the only distinctive word element of the earlier mark and will more strongly draw the attention of the relevant public, who will identify it more easily than the first term. As for the ship’s wheel, although the Board of Appeal merely mentioned it without giving other details, the fact remains that, in essence, it forms part of the overall impression of the figurative mark.

91      It follows from the considerations set out in the previous paragraph that the Board of Appeal was wrong to find that there was a visual similarity between the signs at issue. If account is taken of all those elements, and in particular of the term ‘fishbone’, in the overall impression of the earlier mark, which element is the same as the mark applied for, the conclusion must be that there is only a certain degree of visual similarity between those signs.

92      Phonetically, since the term ‘fishbone’ is the distinctive word element of the mark in question which the relevant public will identify as an indication of the commercial origin of the goods, and since it is the same as the mark applied for, the view must be taken that there is aural similarity between the marks at issue.

93      Finally, as the Board of Appeal correctly held, without being challenged by the applicant, there is no need to assess the conceptual similarity between the signs, given that the meaning of the word ‘fishbone’ will not be understood by the majority of the relevant public.

95      The assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (Joined Cases T‑81/03, T-82/03 and T-103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74). A likelihood of confusion exists if, cumulatively, the degree of similarity between the trade marks in question and the degree of similarity between the goods or services covered by those marks are sufficiently high (MATRATZEN, paragraph 45).

97      In the present case, having regard to the considerations set out in paragraphs 90 to 94 above, which allow the conclusion to be drawn that there is a certain degree of visual similarity and a high degree of phonetic similarity between the marks at issue, which are strengthened by the fact that the goods in question, in Class 25, are identical or similar, the view must be taken that there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Even if the relevant public distinguishes the signs at issue, it may nevertheless believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-107/10 (Procter & Gamble Manufacturing Cologne tegen  OHMI / Natura Cosméticos)

Merkenrecht. Oppositieprocedure tegen aanvrage woordmerk NATURAVIVA. Ouder Duits en Gemeenschapswoordmerk VIVA. Relatieve weigeringsgrond, geen verwarringsgevaar. Visuele, fonetische en conceptuele toetsing leidt ertoe dat Board of Appeal juist de tekens NATURAVIVA en VIVA als verschillende tekens ziet. Gezien het verschil in o.m. aantal lettergrepen ‘na’, ‘tu’, ‘ra’, ‘vi’ and ‘va’ 5 lettergrepen tegenover 'vi' en 'va' slechts twee, ziet het Gerecht dit niet anders en de klacht wordt afgewezen.

46      Even if, visually and aurally, the word ‘viva’ is in both signs at issue, they are, however, significantly different.

47      Visually, as the Board of Appeal pointed out in paragraph 24 of the contested decision, the mark applied for NATURAVIVA is longer than the earlier mark VIVA and the beginning of the mark applied for is different to that of the earlier mark. Furthermore, due to its position at the beginning of the mark applied for, the element ‘natura’ is likely to have a greater impact than the rest of the mark applied for and thus to create a significant difference as regards the overall impression created by the earlier mark (see, to that effect, Joined Cases T‑183/02 and T‑184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) [2004] ECR II‑965, paragraph 81, and Case T‑112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 64).

49      Phonetically, as the Board of Appeal stated in paragraph 25 of the contested decision, the mark applied for consists of five syllables ‘na’, ‘tu’, ‘ra’, ‘vi’ and ‘va’, whereas the earlier mark is only made up of two syllables ‘vi’ and ‘va’. Those two syllables are, indeed, the same as the last two syllables in the mark applied for. Nevertheless, the first three syllables of the mark applied for, to which the consumer’s attention is normally drawn, are different (see, to that effect, MUNDICOR, paragraph 83). Similarly, the relevant public will have a tendency to sound the beginning of the mark applied for more emphatically than the end, and thereby emphasise the differences between the two signs. It must therefore be considered that the signs at issue display different phonetic sequences.

50      Conceptually, as has been noted in paragraph 38 above, the signs at issue are clearly different for those of the relevant public who understand their meaning, whereas, for the rest of the public, a conceptual comparison of the signs is irrelevant as they do not have a clear and precise meaning.

51      In the light of the foregoing, it must be concluded that the Board of Appeal rightly held, in paragraph 30 of the contested decision, that the signs NATURAVIVA and VIVA are different.

Gerecht EU, 29 september 2011, zaak T-150/10 (Telefónica O2 Germany tegen OHIM / Loopia).

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprodedure tegen woordmerkaanvrage LOOPIA (hosting  computersites) op basis eerder gemeenschapswoordmerken LOOP en LOOPY. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar. Vernietiging van Board of Appeal, want er waren geen soortgelijke waren of diensten, maar van functionele complementairiteit.

33 According to settled case-law, in assessing the similarity of the goods or services concerned, all the relevant features of the relationship between them should be taken into account, including, inter alia, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 23). Other factors may also be taken into account, such as the distribution channels of the goods concerned (Case T‑164/03 Ampafrance v OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé) [2005] ECR II‑1401, paragraph 53, and Case T‑443/05 El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) [2007] ECR II‑2579, paragraph 37).

44 The Board of Appeal, which described the marks at issue as visually and phonetically similar, was therefore wrong to find that there was a complete lack of similarity between the goods and services in question.

45. It is clear from the contested decision that it is because of the lack of similarity between the goods and services in question that the Board of Appeal held that, despite the similarity between the signs at issue, there was no likelihood of confusion

Gerecht EU 29 september 2011, zaak T-479/08 (adidas tegen OHIM/ Patrick Holding ((Représentation d'une chaussure avec deux bandes))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk. Oppositieprocedure. Twee of drie strepen. Het (niet) vertalen van essentiële elementen of het afleiden van type (in dit geval) driedimensionaal merk is van vitaal belang. 

Oppositie door ouder nationaal merk voor een schoen met drie strepen op de zijkant tegen schoen met twee strepen. Relatieve weigeringsgrond: (niet) slagen in bewijs van ouder recht, of vertalen van essentiële elementen (sonstige Markenform), waarmee word gedoeld op driedimensionaal merk, om registratie ouder merk te bewijzen. Klacht (van adidas) wordt afgewezen. Is dit de eerste opening naar toestaan van tweestrepige driedimensionale merken?

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met drie strepen op de zijkant voor waren van klasse 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 849/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 augustus 2008 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk bestaande in de afbeelding van een schoen met twee strepen op de zijkant in te schrijven voor waren van de klassen 18, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie Gemeenschapsbeeldmerk voor een schoen met twee strepen op de zijkant.

48      In the present case, it is apparent from the graphic representation submitted by the applicant on 29 November 2004 that the earlier mark is represented by a shoe, which is, moreover, one of the goods in respect of which registration was sought, namely, goods in Class 25. Thus, where the earlier mark consists of the shape of the product itself, it will be necessary to take into consideration the shape of the product as a whole in order to assess the mark’s distinctiveness. On the other hand, where the earlier mark is a figurative mark, even if the overall impression has to be taken into account, any graphic elements present are likely to assume a greater or lesser importance in the assessment of the distinctiveness of that mark. It follows from this that, if the earlier mark is a three-dimensional mark, it may be found to be less distinctive and, therefore, enjoy a more limited protection than that likely to be afforded to a figurative mark.

49      Accordingly, in the circumstances of the present case, in which it is not possible a priori to deduce the type of the earlier mark at issue from the graphic representation, the indication of the type of mark was of vital importance in the context of the opposition proceedings, and it was for the applicant to communicate that indication to OHIM so that the latter could ascertain the scope of the mark’s protection. In that connection, the Court cannot draw any inference from the fact that, in its letter of 29 November 2004, the applicant used the expression ‘the earlier … national figurative marks’ in a general fashion, without further explanation, to allude to the earlier national marks as a whole.

57      First, as OHIM correctly points out, in its pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007, the intervener referred to the applicant’s earlier mark as a figurative mark, whereas, according to the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt, the mark is in fact an ‘other type of mark’ (‘sonstige Markenform’). It follows from this that, contrary to the applicant’s claim, the intervener had been misled as to the type of the earlier mark because that entry had not been translated into the language of the proceedings.

58      Next, the extract from the earlier mark’s international registration, annexed to the pleading filed with the Board of Appeal on 30 July 2007 by the intervener, does not contain any information relating either to the mark’s type or to its legal and procedural status. The submission of that extract does not therefore prove that the intervener had in fact acquainted itself with that information. In addition, even if, as the applicant maintains, the extract from the international registration may prove that the German mark at issue is registered and valid, the fact remains that, since the extract contains no information relating to the type of the mark or its legal and procedural status, its submission cannot dispel the doubts caused by the lack of translation of that information in the extract from the online register of the Deutsches Patent- und Markenamt.

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Gerecht EU 28 september 2011, zaak T-356/10 (Nike International tegen OHIM / Deichmann (VICTORY RED)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk VICTORY RED, ouder internationale en nationale woordmerk VICTORY. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en gelijke tekens. Beroep afgewezen.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „VICTORY RED” voor waren van de klassen 18 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1309/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale en het nationale woordmerk „Victory” voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

42 The Board of Appeal was therefore justified in holding that the term ‘victory’ was phonetically dominant within the mark applied for, taken as a whole, and, consequently, that the signs at issue were similar in that regard.

46 By contrast, contrary to the applicant’s submissions, and as the Board of Appeal correctly noted at paragraph 31 of the contested decision, it cannot be argued that the term ‘victory’ is indirectly descriptive or strongly suggestive of the goods at issue. At most, it may be held that it alludes to the efficiency of the sporting articles in question.

50 That conclusion cannot be brought into question by the case-law which the applicant cites in support of its submissions, in which the Court held that there were ‘important visual and phonetic differences’ in the way consumers perceive the marks ORO and ORO SAIWA, on the one hand, and SELEZIONE ORO Barilla, on the other hand, and that the mere presence of the word ‘oro’ was not capable of giving rise to similarity between those marks (Case T‑344/03 Saiwa v OHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) [2006] ECR II‑1097, paragraph 39).

Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, LJN  BT2759 (Mucos tegen Sano-Pharm)

Merkenrecht. Gedaagde, licentiehouder op woordmerk WOBENZYM, en distributeur waarmee overeenkomst is beëindigd, maakt gebruik van het teken / domeinnaam "wobenzym.nl". Dat levert een inbreuk op het merkenrecht van eiseressen, waarvoor geen geldige reden is, art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door door te linken naar eigen site wordt  de indruk gewekt dat Sano-Pharm nog steeds distributeur van Mucos is, om zogenaamd 'traffic' te genereren: dit wordt voor de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv á €3.793,46; het valt binnen de de IE-indicatietarieven á €6.000 en dus toegewezen.

4.4.  Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.

4.5.  Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.6.  In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.

4.7.  Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.8.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.

4.9.  Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.

4.10.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.

4.11.  Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.

4.12.  Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-403/10 (Brighton Collectibles tegenn OHIM/Felmar (BRIGHTON)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapswoordmerk BRIGHTON. Nationale woord- en beeldmerken en ander ouder teken (Geschäftsabzeichen = handelsnaam) BRIGHTON (25, kleding), BRIGHTON COLLECTIBLES (9, 25, 35, brillen, kleding, business show rooms), relatieve weigeringsgrond. Beroep op heel oude handelsnaam / bekend merk is niet aangetoond.

Curia samenvatting: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de niet-ingeschreven woord- en beeldmerken "BRIGHTON" en "Brighton" voor kleding en accessoires, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 408/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BRIGHTON" voor waren van klasse 25.

54      Quant au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il tient à la constatation que la requérante n’avait pas établi l’existence dans son chef d’une « marque antérieure », faute pour elle de prouver le caractère « notoirement connu » des marques opposées.

55      Par suite, la chambre de recours n’a été amenée à examiner, dans la décision attaquée, ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ni les conditions déterminant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

56      Il découle des considérations qui précèdent que les demandes faites au Tribunal de constater l’existence des droits opposés dans le chef de la requérante ainsi que l’existence d’un risque de confusion et, partant, de constater que l’opposition est fondée, doivent être rejetées comme irrecevables.

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-207/09 (El Jirari Bouzekri tegenn OHIM/Nike International (NC NICKOL)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage Gemeenschapsbeeldmerk NC NICKOL (08, 25), NC NICKOL (9), eerder gemeenschapsbeeldmerk NIKE. Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar, geen overeenstemming van tekens. Board of Appeal heeft art. 8(5) verkeerd toegepast in de beoordeling (assessed the similarity in a contradictory manner). Vernietiging van beslissing van Board of Appeal.

28. The applicant claims that the Board of Appeal erred in law by ignoring, for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94, the lack of similarity that it found in the context of its assessment of the application of Article 8(1)(b) of No Regulation 40/94.

29      In that regard, it should be recalled that the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is subject to three conditions, namely, first, the identity of or similarity between the marks at issue if the mark applied for is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, secondly, the existence of a reputation of the earlier trade mark relied on in support of the opposition and, thirdly, the risk that use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Those conditions are cumulative and failure to satisfy one of them is sufficient to render the provision inapplicable (see, to that effect, Case T‑67/04 Spa Monopole v OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS) [2005] ECR II‑1825, paragraph 30, and judgment of 27 November 2007 in Case T‑434/05 Gateway v OHIM – Fijitsu Siemens Computers (ACTIVITY Media Gateway), not published in the ECR, paragraph 57).

30      Accordingly, in order for the registration of the mark applied for to be refused for damage to the reputation of an earlier mark under Article 8(5) of Regulation No 40/94, the similarity between or identity of the two marks at issue is an essential condition. According to the case-law, when, in view of the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, there is a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark, that lack of similarity also precludes the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 (see, to the effect, judgment of 11 December 2008 in Case C‑57/08 P Gateway v OHIM, not published in the ECR, paragraphs 62 to 64, and ACTIVITY Media Gateway, paragraphs 58 to 61). It follows that for the application of both Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 and for Article 8(5) of Regulation No 40/94, similarity between the earlier mark and the mark applied for is a necessary condition.31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

32      In the light of that case-law, it must be concluded that the Board of Appeal assessed the similarity of the marks in a contradictory manner, by finding, at paragraph 23 of the contested decision, a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark when examining the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and, at paragraph 36 of the contested decision, a sufficient degree of similarity between the same signs for the application of Article 8(5) of the same regulation, that last finding necessarily implying that there is similarity between the marks at issue. It therefore committed an error of law. [red. arcering toegevoegd]