Alle rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011 HA ZA 09-3551 (A&F Trade Mark Inc tegen X, Y, Fashion Gate en Drent Trading B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Gerrit Poiesz, KPS Advocaten. Modelrecht, merkenrechten, auteursrecht op kleding van ABERCOMBIE & FITCH en ABERCROMBIE KIDS. Onrechtmatig handelen. Opgave van herkomst gevorderd en rectificatie en Fashion Gate is in deze procedure in staat van faillissement. Stellingen van A&F worden niet concreet met feiten en omstandigheden onderbouwd. Alle vorderingen worden afgewezen en A&F wordt in proceskosten veroordeeld ex 1019h Rv.

4.4. Naar aanleiding van de betwisting door gedaagden liggen de vragen voor of sprake is geweest van een partij namaakkleding en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaardingen. Ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van A&F dat de desbetreffende kleding namaak is, volgt daaruit nog niet dat sprake is van het plegen van inbreuk op haar merkrechten door gedaagden. Hetgeen door A&F is gesteld met betrekking tot het handelen van gedaagden kan niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van inbreukmakende handelingen. 

4.5. Door A&F is geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling met betrekking tot het (laten) voorzien van kleding van tekens identiek aan de merken van A&F door gedaagden. Daarvan is evenmin gebleken. Deze stelling wordt daarom gepasseerd. Ook de stelling van A&F dat via gedaagden nog steeds “A&F kleding” te koop is, wordt gepasseerd nu dit door haar in het geheel niet is onderbouwd, hetgeen op haar weg ligt aangezien gedaagden dit weerspreken. Er is dan ook geen aanleiding A&F tot bewijs van deze stellingen toe te laten.

4.7. (...) Op grond van het voorgaande neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat Fashion Gate houder/bewaarder van de kleding voor Idifex is geweest. Door A&F is in het licht van hetgeen in de procedure naar voren is gekomen onvoldoende onderbouwd gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat de andere gedaagden (ook) de desbetreffende kleding in opslag hebben gehad.

4.8. (...) Gesteld noch gebleken is dat Fashion Gate de merken van A&F heeft gebruikt in haar eigen commerciële communicatie of dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk is ontstaan van een verband tussen Fashion Gate en de door Idifex aan Kembel verkochte kleding of met de merken van A&F. Met het enkel in opslag houden van de kleding ten behoeve van een ander heeft Fashion Gate zelf geen gebruik gemaakt van de merken van A&F.

4.10. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is (geweest) van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten. A&F heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende concreet onderbouwd, waarop deze rechten betrekking hebben. De enkele, niet toegelichte noch onderbouwde stellingen dat zij het auteursrecht op “de ontworpen kleding” heeft en dat zij tevens modelrechten op “de kleding” heeft, maken niet duidelijk waarop zij doelt en derhalve waarvoor zij bescherming vraagt.

Rechtbank 'S-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 11-195 (Gaastra International Sportswear B.V. en X-One B.V. tegen [X])

met gelijktijdige dank aan Thomas Berendsen, Banning advocaten.

Merkenrecht. Handelaar in nep-kleding via marktplaats, een zekere "Mike". Verkoper wordt via onderzoeksbureau getraceerd. Ondanks betwisting doorgedaagde dat hij "Mike" is wordt inbreuk op Gemeenschapsmerken vastgesteld. Niet verschijnen met de gevolgtrekking die de rechter geraden acht. Schadevergoeding. Nevenvorderingen.

4.4. De rechtbank overweegt dat [X] geen enkele onderbouwing heeft gegeven voor zijn stelling dat het door Goorts uitgevoerde onderzoek niet objectief is. Ook de opmerkingen van [X]s advocaat ter zitting over de betrouwbaarheid van dit onderzoek zijn zonder enige feitelijke onderbouwing gebleven. Dat Goorts betaling heeft ontvangen voor dit onderzoek is onder de gegeven omstandigheden – en zonder nadere onderbouwing – onvoldoende om aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek te twijfelen.

Niet verschijnen 4.6. In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van[X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd.

Eerst ter comparitie is door [X]s advocaat ontkend dat het door Goorts genoemde telefoonnummer aan [X] toebehoorde alsmede dat [X] zijn auto op het internet ter verkoop heeft aangeboden. Omdat [X] niet op ter comparitie aanwezig was, konden hem daarover geen nadere vragen worden gesteld en heeft hij daarover verder geen informatie kunnen geven. Indien hij aanwezig zou zijn geweest had [X] zich bovendien nader kunnen uitlaten over de persoonlijke kenmerken van de Mike uit het onderzoek van Goorts en hemzelf en had hij de van de zijde van Gaastra c.s. aanwezige vertegenwoordiger de gelegenheid gegeven daar nader op in te gaan. Juist omdat zijn verweer betrekking heeft op (een verwisseling van) zijn identiteit en op de gegevens die hem al dan niet (kunnen) identificeren, was [X]s aanwezigheid op de zitting geboden. Hetgeen door zijn advocaat – ook na telefonisch contact door hem met [X] – ter zitting naar voren is gebracht, kon dat niet ondervangen. Hierdoor kan de rechtbank de gegrondheid van [X]s verweer niet voldoende beoordelen. Zij houdt het verweer daarom voor ongegrond. Dit betekent dat de rechtbank ervan uitgaat dat [X] de in het onderzoek van Goorts bedoelde “Mike” is. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk van X-One zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk is daarom toewijsbaar.

Schade 4.9. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE dat X-One als houdster van het Gemeenschapsmerk waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Ook Gaastra International heeft als licentiehoudster recht op vergoeding van de door haar
geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 4 GMVo jo artikel 2.32 lid 4 BVIE.

Nevenvorderingen 4.13. Gaastra c.s. vorderen voorts een bevel aan [X] om informatie te verschaffen over zijn leveranciers, afnemers, inkoop- en verkoopaantallen, en winst. [X] voert geen afzonderlijk verweer tegen deze vorderingen zodat deze als hierna verwoord worden toegewezen.

4.14. Ook voert [X] geen afzonderlijk verweer tegen de gevorderde afgifte van de voorraad. Deze vordering van de merkhoudster X-One is toewijsbaar. Ten aanzien van Gaastra International zal deze vordering worden afgewezen.

4.15. De gevorderde dwangsommen zijn zoals hierna verwoord eveneens toewijsbaar.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 09-1190 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche en Porsche Specialist Van den Berg Apeldoorn B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht: www.porschespecialist.nl en vermelding op goudengids.nl. Geslaagd beroep op 2.23 BVIE.Afwijzing van vorderingen.

Deze zaak betreft de vraag of het Van den Berg als niet-geautoriseerd dealer is toegestaan voor haar onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit de wederverkoop en reparatie/renovatie van tweedehands automobielen van het merk ‘Porsche’ alsmede de handel in onderdelen daarvan, een handelsnaam te voeren die bestaat uit het teken ‘Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn)’ alsmede of zij een website mag exploiteren met de domeinnaam porschespecialist.nl. en de daarop gehanteerde tekens, waaronder haar logo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat de kans dat een dergelijke indruk kan ontstaan, niet reëel aanwezig is. Daartoe geldt in de eerste plaats dat Van den Berg het merk ‘Porsche’ in al haar tekens consequent, op een uitzondering na die in r.o. 4.12. zal worden besproken, gebruikt met de toevoeging ‘specialist’. Deze toevoeging geeft aan dat Van den Berg specialist is of gespecialiseerd is in automobielen van het merk Porsche, welke specialisatie door Porsche overigens niet is bestreden, en zal bij het publiek niet zonder meer de indruk wekken dat zij tot het dealernetwerk van Porsche behoort. Integendeel, zij afficheert zich als ‘specialist’ en derhalve juist niet als officiële dealer. In de tweede plaats is de inhoud van de onder de domeinnaam geëxploiteerde website van Van den Berg niet zodanig dat gezegd moet worden dat Van den Berg niet loyaal handelt jegens Porsche. Het gebruik van het teken ‘porschespecialist’ blijft beperkt tot een kleine vermelding onder een logo van Van den Berg op de linkerbovenzijde van de site, welke ondergeschikt is aan de wijze waarop de naam “Van den Berg” is weergegeven, en een vermelding bij de contactgegevens op de rechterbovenzijde van de pagina. Het feit dat onder aan iedere pagina van de website in een onopvallende grijstint de contour van het 911-
model wordt weergegeven, maakt dit niet anders. In de derde plaats heeft Van den Berg op haar website een disclaimer opgenomen waarin wordt aangegeven: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG
automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.” Iedere eventueel ontstane indruk van een dealerschap of een bijzondere band met de merkhouder, wordt hierdoor weggenomen.

4.11 Kort en goed betekent dit een en ander dat het gebruik van de tekens door Van den Berg is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake nu het ontbreken van de in r.o. 4.9. bedoelde indruk tevens betekent dat er geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten in de zin van de artikelen 5 en 5a Hnw. Van onrechtmatig handelen is om dezelfde redenen evenmin sprake. Dat Van den Berg met de contour van het 911-model auteursrechtinbreuk zou plegen kan ten slotte ook niet worden ingezien, reeds omdat Porsche niet gemotiveerd heeft gesteld waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat model zouden bestaan en waarom de door Van den Berg gebruikte afbeelding in zodanige mate bedoelde trekken van het 911-model
vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de door Van den Berg gebruikte afbeelding als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

4.12 Porsche heeft voorts nog gesteld dat Van den Berg ook het teken ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ gebruikt. In dit teken mist de toevoeging ‘specialist’. Juist als gevolg hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek de indruk ontstaan dat Van den Berg tot het dealernetwerk van Porsche behoort of dat er tussen de twee ondernemingen een bijzondere band bestaat. De vermelding van een naam met daarvoor of -achter de naam van de merkhouder (bijv. VOLVO Buitenweg of Jan de Jong BMW) is immers een tamelijk gebruikelijke wijze waarop tot het dealernetwerk van een merkhouder behorende garagebedrijven plegen te worden aangeduid althans kan de indruk doen ontstaan van een bijzondere band met de merkhouder. Gebruik van dit teken door Van den Berg is dan ook niet toegestaan. Een verbod zal evenwel achterwege blijven nu Van den Berg uitdrukkelijk heeft betwist dat zij dit teken hanteert of heeft gehanteerd, terwijl Porsche daartegenover slechts print screens van de online Gouden Gids en de website www.porsche.vindnu.net heeft overgelegd (vgl. r.o. 2.7. en 2.8.), waarvan, gelet op het hiertegen Van den Berg hiertegen heeft aangevoerd – zij betwist daarvoor toestemming te hebben gegeven, niet zonder meer is komen vast te staan dat de daarin opgenomen vermeldingen met haar medewerking of instemming tot stand zijn gekomen. Porsche heeft weliswaar in het algemeen bewijs aangeboden van haar stellingen, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.

BBIE 11 juli 2011, oppositienr 2004958 (P2 Proces- & Projectmanagers B.V. tegen PTWEE B.V.)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk P2 tegen woord-/beelmerk [PTWEE Pro's met Passie voor ICT]. Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt ingeschreven voor klassen 35 en 42. Bijzonder, visueel geen overeenstemming letter/woordcombinatie is zodanig groot. Vergelijking waren en diensten: P2 in klasse 41 "Training in projectmanagement en coaching" PTWEE voor o.a. "Software voor beheer en optimaliseren van Enterprise Resource Planning" (klasse 9) en "automatiseringsdiensten en adviezen van ERP software" (klasse 42).

Echter betreft de complementariteit een opvallende overweging dat software ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf wordt gebruikt. Dus ook (project)management en daarom wordt PTWEE niet ingeschreven voor klasse 9 software voor ERP.

63. ERP-software wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.1 Tot deze processen behoort ook (project)management, en het ligt dan ook voor de hand dat daarbij gebruik wordt gemaakt van  deze software. Eveneens zal deze software derhalve gebruikt worden bij het coachen en het geven van trainingen inzake projectmanagement. Tussen deze waren en diensten bestaat derhalve een  zeer nauwe band, zodat zij in sterke mate soortgelijk zijn

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

BBIE 7 juli, oppositienr 2005055 (ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG tegen Dutch Bicycle Group B.V.)

Met samenvatting van Frank Bouman, Inaday merken & patenten.

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder beeldmerk [PEGASUS] woord-/beeldmerk [PEGASUS] tegen beelmerk [SCHAAKBORDPAARD]. Oppositiebeslissing. Totaalindruk: De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

Begripsmatige gelijkenis tussen twee paarden. Het BBIE concludeert dat het eerste paard een mythologisch paard is [PEGASUS] en het andere een paardenhoofd/schaakstuk en dat er daarom geen begripsmatige gelijkenis is. Er begint dan wel een rare kronkel te komen in Sabel/Puma, HvJ EU 11 november 1997, C-251/97:

"Het criterium ”gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren."

37. Begripsmatig verwijzen de tekens onmiskenbaar naar een in wezen zelfde soort dier, namelijk een paard. Echter, de begripsinhoud wordt danig genuanceerd door de specifieke invulling die de respectieve afbeeldingen geven, namelijk enerzijds van een mythologisch, goddelijk en vliegend paard, anderzijds van een gestileerd paardenhoofd, ook bekend vanuit het schaakspel. Dit alles maakt dat de begripsmatige overeenstemming hooguit gering te noemen is.

35. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit een (gehele of gedeeltelijke) afbeelding van een paard. Visueel verschillen de afbeeldingen echter sterk: het ingeroepen recht beeldt een paard uit in volle actie (in rengalop of steigerend), de  voorste benen in de lucht, de achterste naar achteren gestrekt. Verder heeft het paard (gestileerde) vleugels, hetgeen uiteraard in het oog springt bij paarden en waarmee kennelijk verwezen wordt naar het mythische paard Pegasus. Het betwiste teken bevat alleen de kop van een paard en geeft een statische indruk; het doet denken aan een schaakstuk. Verder is het iets gedetailleerder dan het ingeroepen recht in de weergave van de bek, de kaaklijn en een oog. De punten van gelijkenis die opposant opsomt (zie punt 17: zelfde richting, manen en spitse oren) zijn niet geheel overtuigend, aangezien een laterale afbeelding slechts op twee manieren kan worden weergegeven en ook een gestileerde weergave van de  manen en de oren van een paard weinig uitbeeldingsvrijheid laat. Het Bureau is al met al  van oordeel dat de tekens in hun visuele totaalindruk niet overeenstemmen.

36. Fonetisch is het niet uitgesloten dat de consument de tekens zal aanduiden door ze te beschrijven in zijn moedertaal (in die zin GEU, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). In het Nederlands bijvoorbeeld zou dat voor het ingeroepen recht kunnen zijn: “vliegend (of gevleugeld) paard”, “steigerend paard” of misschien wel “Pegasus”; bij het betwiste teken “paardenhoofd”, “paardenkop” of “schaakpaard”. De enkele aanwezigheid van het element “paard” in deze aanduidingen acht het Bureau te gering om tot auditieve overeenstemming te concluderen.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Hof Leeuwarden 26 juli 2011, LJN BR3119 (De Nederlandse Dagbladpers c.s. tegen Provincie Flevoland)

In navolging van IEF 8597. Auteursrecht, papieren knipselkrant, zonder vergoeding. Begrippen "nieuwsberichten en gemengde berichten" uit art. 15 lid 2 Aw. 'Free Flow of Information-beroep'.

De vervaardiging en verspreiding van een knipselkrant met daarin auteursrechtelijke beschermde werken die in dag- en weekbladen zijn verschenen (met uitzondering van berichten zonder eigen persoonlijk karakter en/of stempel van de maker). Wanneer het auteursrecht nadrukkelijk is voorbehouden, zonder dat een vergoeding is betaald, is aan te merken als een schending van het auteursrecht van de betrokken rechthebbenden.

Reikwijdte auteursrechtvoorbehoud 13. In hoger beroep gaat het uiteindelijk om de vraag of NDP c.s. ten aanzien van de hiervoor bedoelde artikelen zich het auteursrecht kunnen voorbehouden en meer in het bijzonder wat de reikwijdte is van het begrip “nieuwsberichten en gemengde berichten” als bedoeld in artikel 15 lid 2 Auteurswet.

14. Bij de beantwoording van deze vraag moet in aanmerking worden genomen dat Nederland bij de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn artikel 15 lid 2 Auteurswet niet heeft aangepast. Niettemin moet deze bepaling krachtens vaste rechtspraak, ongeacht of deze bepaling van eerdere of latere datum dan de Auteursrechtrichtlijn is, zo veel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen van de Auteursrechtrichtlijn (vgl. Hoge Raad, 19 juni 2009, LJN: BH7602). Dit brengt mee dat het hof bij de uitlegging en toepassing van artikel 15 lid 2 Auteurswet ervan moet uitgaan dat de Nederlandse staat de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit de betrokken richtlijn voortvloeiende verplichtingen (HvJ EG 16 december 1993, Wagner Miret, C-334/92, Jurispr. blz. I-06911).

Richtlijnconforme interpretatie 19. Gelet op voorgaande overwegingen is het hof van oordeel dat een regeling die inhoudt dat er voor het overnemen door de pers in de pers als bedoeld in artikel 15 lid 1 Auteurswet geen auteursrechtvoorbehoud kan worden gemaakt ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken, verder gaat dan de in artikel 5 lid 3 sub c van de Auteursrechtrichtlijn opgenomen beperkingen en restricties. Een dergelijke uitleg van artikel 15 lid 2 Auteurswet laat zich evenmin rijmen met de doelstellingen van de Auteursrechtrichtlijn als verwoord in de considerans en artikel 10 bis van de Berner Conventie. In het bijzonder zou hierdoor afbreuk worden gedaan aan het in de Auteursrechtrichtlijn opgenomen uitgangspunt dat de rechthebbenden een billijke compensatie moeten ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik van beschermde werken. Het verweer van Provincie Flevoland dat zij geen commercieel belang had bij de vervaardiging en verspreiding daarvan, is niet relevant. Relevant is dat NDP c.s. inkomsten mislopen doordat de provincie de auteursrechtelijk beschermde artikelen gebruikt zonder daarvoor aan NDP c.s. een vergoeding te betalen.

20. Door Provincie Flevoland is niet gesteld dat in het proces van het tot stand brengen van artikel 15 lid 2 Auteurswet er in toelichtingen of uitlatingen ondubbelzinnig uitdrukking is gegeven aan de welbewuste bedoeling om artikel 15 lid 2 Auteurswet te doen afwijken van hetgeen waartoe de Auteursrechtrichtlijn zou verplichten of de vrijheid zou laten. Haar verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 10 november 1995 (LJN: ZC1875) mist doel nu de Hoge Raad in dit arrest zich niet heeft uitgesproken over de betekenis van het begrippenpaar "nieuwsberichten en gemengde berichten". In dit arrest is door de Hoge Raad uitgemaakt dat de term tijdschrift tevens knipselkranten omvat. Anders dan Provincie Flevoland stelt, biedt dit arrest evenmin steun voor de opvatting dat op grond van het in artikel 15 lid 2 Auteurswet neergelegde algemeen geldend rechtsbeginsel van free flow of infomation geen auteursrechtvoorbehoud kan worden gemaakt ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde nieuwsartikelen. In dit arrest is door de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.4 immers overwogen dat tegenover het algemeen belang van free flow of infomation de belangen van de auteurs van de betrokken artikelen beschermd worden door de mogelijkheid van het opnemen van een verbod op overneming.

22. Het voorgaande betekent niet, anders dan de rechtbank heeft overwogen, dat artikel 15 lid 2 Auteurswet bij zo’n beperkte uitleg van het begrippenpaar “nieuwsberichten en gemengde berichten” volledig zinledig zou zijn. Berichten zonder eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker kunnen naar Nederlands recht immers voorwerp zijn van de Nederlandse geschriftenbescherming. Artikel 15 lid 2 Auteurswet heeft dus de functie dat dergelijke onpersoonlijke geschriften – die niet vallen onder de Auteursrechtrichtlijn – in het kader van de persexceptie mogen worden overgenomen ongeacht een mogelijk voorbehoud.

23. Met NDP c.s. is het hof voorts van oordeel dat er geen enkele aanwijzing in de wetsgeschiedenis is te vinden dat de Nederlandse wetgever met een beroep op artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn een bestaande beperking op het auteursrechtvoorbehoud ten aanzien van het analoge gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in het kader van de persexceptie in stand heeft willen houden, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat voor de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn onder "nieuwsberichten en gemengde berichten" ook auteursrechtelijke beschermde werken vielen. Slotsom

24. De conclusie is dat NDP c.s. er met succes over klagen dat de rechtbank heeft aangenomen dat de onmogelijkheid van een auteursrechtvoorbehoud als bedoeld in artikel 15 lid 2 Auteurswet ook geldt ten aanzien van "nieuwsberichten en gemengde berichten" die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van NDP c.s. zullen, als hierna bepaald, worden toegewezen. Het hof ziet aanleiding om de dwangsommen te maximaliseren. Krachtens afspraak zal ieder der partijen de eigen volledige proceskosten in eerste instantie en in hoger beroep dragen.

Art. 15 Auteurswet

Op andere blogs:
CopyRechten.nl (Adieu Graaisites)
Noot Koelman

S. Hagen, E. Swart, ‘@ Bavariababe: Zo, nu eerst een Twitter account’, IEF 10001.

Met dank aan Steffen Hagen en Ewoud Swart, CMS Derks Star Busmann.

Commentaar over twitteraccounts en het merkenrecht (zie pdf voor voetnoten).

Het is alweer een jaar geleden dat bierbrouwer Bavaria tijdens een zinderende voetbalzomer veel publiciteit trok met haar campagne rondom de Bavaria Babes (u weet het vast nog wel, die vrolijke Hollandse meiden in oranje jurkjes op de tribunes in Zuid-Afrika). De term Bavaria Babes kreeg ook in de media een enorm podium en werd daarmee waarschijnlijk een van de bekendste nieuwe woorden in 2010 (al moest het het in de verkiezing van het Van Dale Woord van het Jaar afleggen tegen het aanmerkelijk minder sexy “gedoogregering”). Met de campagne had Bavaria (anders dan onze jongens op het veld) goud in handen. Dergelijk succes trekt doorgaans ‘aanhakers’ aan, maar op dat front bleef het lange tijd opmerkelijk stil (geen Grolsch Girls, Heineken Honeys of Amstel’s Angels..).

Ook in de social media werden de Bavaria Babes een veel besproken fenomeen, al verzuimde Bavaria haar damesteam als Twitteraccount te registreren. Waarop Movuz, een aanbieder van verrijdbare biertaps, haar kans schoon zag (zij het pas in februari 2011, opmerkelijk genoeg) en @bavariababes als Twitter-account registreerde.  Naar eigen zeggen “met een knipoog”, maar Bavaria kon er niet om lachen. Eerder deze maand (juli 2011) hebben partijen de kwestie uiteindelijk geschikt, waarbij de Twitter-account alsnog aan Bavaria is overgedragen.  Het kwam dus niet tot nieuwe ‘Twitter-rechtspraak’.  Stel dat de zaak nu wél aan de rechter was voorgelegd, in hoeverre had Bavaria zich dan als merkhouder tegen het gebruik van deze Twitter-account met succes in rechte kunnen verzetten?

Verbodsacties

Hoewel Bavaria niet over het merk ‘Bavaria Babes’ beschikt(e), is zij wel al veertig jaar houder van een Benelux registratie voor het merk ‘Bavaria’.   Op grond daarvan kan Bavaria ingevolge art. 2.20 BVIE, kort gezegd, iedere derde het gebruik verbieden van (a) een identiek teken voor identieke waren of diensten, of (b) een (soort)gelijk teken voor (soort)gelijke waren of diensten indien dit gebruik verwarringsgevaar oplevert. Aangezien ‘Bavaria’ een bekend merk is kan de merkhouder bovendien het gebruik verbieden van (c) een (soort)gelijk teken voor niet soortgelijke waren of diensten. Ten slotte kan men optreden tegen (d) gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Voor een sub (c) of (d) verbod is vereist dat door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Identiek teken

Het lijdt geen twijfel dat het teken zoals gebruikt door Movuz – de Twitter-accountnaam ‘@bavariababes’ – overeenstemt met het (bekend) merk ‘Bavaria’. Mogelijk valt het teken zelfs als identiek aan te merken. Uit de rechtspraak volgt immers dat wanneer een teken is samengesteld uit te scheiden elementen, er sprake kan zijn van een identiek teken, wanneer het relevante publiek het gedeelte van het gebruikte teken dat overeenstemt met het merk in die zin separaat ziet, dat het een zelfstandig onderscheidende plaats heeft.  Gezien de dominante en zelfstandige positie die de term Bavaria in de gebruikte accountnaam inneemt, naast het in het populaire taalgebruik gebruikelijke ‘babes’, lijkt het ons aannemelijk dat een rechter de naam als een identiek teken zou (kunnen) hebben aangemerkt.

Gebruik voor soortgelijke waren

Onder dit teken biedt Movuz verrijdbare biertaps en drankkarren aan. Op 6 april 2011 lanceerde Movuz haar website en kondigde dit op Twitter aan via @bavariababes.  Daarmee is sprake van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren. Voor ‘gebruik voor waren’ is het voldoende dat het teken wordt gebruikt met het doel een internetgebruiker in contact te brengen met (een advertentie voor) de waren.   Dat de internetgebruiker ook zelf nog een aantal handelingen moet verrichten om dit contact te bewerkstelligen (bijv. een website openen en daarop zoeken naar de waren) maakt daarbij niet uit.   Voor een verbodsactie sub (b) is verder vereist dat de twitteraar gebruik maakt van het merk in het economisch verkeer. Dat dit hier het geval was is helder. Was Movuz een student geweest, die via @bavariababes aan zijn vrienden (‘volgers’) twittert dat hij een lekker glas Bavaria (of Heineken) heeft besteld, dan ontsnapt hij gezien dit privé-gebruik aan een verbod sub b.   

Verwarringsgevaar

Sub b vereist ten slotte dat er sprake is van verwarringsgevaar. Reeds gezien de hoge mate van (soort)gelijkheid van tekens, waren en relevant publiek is verwarringsgevaar aannemelijk. Daarnaast draait het bij twitteren om korte, kernachtige berichten en teksten. De gemiddelde internetgebruiker  gaat geen uitgebreid onderzoek doen naar de identiteit van de twitteraar, maar krijgt slechts de accountnaam van de twitteraar mee. Met tweets onder de naam @bavariababes wekt Movuz bij de gemiddelde internetgebruiker de indruk dat zij een commerciële band heeft met bierbrouwer Bavaria.  Op zijn minst maakt Movuz het de internetgebruiker moeilijk om te weten te komen of de waren waar het Twitter-account naar verwijst afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een (niet aan de merkhouder gelieerde) derde.
Verwarringsgevaar is eens te meer aannemelijk vanwege de bekendheid van Bavaria in (een aanmerkelijk deel van)de Benelux.  

Profiteren zonder geldige reden

Vanwege diezelfde bekendheid is de aanwezigheid van verwarringsgevaar bovendien niet eens nodig, indien Bavaria een verbod op grond van sub (c) zou kunnen vorderen. Dat Movuz bij het gebruik van haar Twitter-account profiteerde van de bekendheid van het merk Bavaria is evident, en gaf Movuz ook met zoveel woorden toe. Zij vergoeilijkte het gebruik evenwel met het argument dat dit ‘met een knipoog’ was. Movuz lijkt zich daarmee op een parodie-exceptie te beroepen als geldige reden voor haar gebruik. Net als Bavaria ontgaat ons evenwel wat die ‘knipoog’ zou zijn. Men gebruikt simpelweg het merk van een ander (op een niet parodisch-geestige manier) om potentiële klanten naar de eigen webshop te lokken.

Ander twittergebruik

Indien sprake was geweest van niet-commercieel gebruik – dus niet ter onderscheiding van waren, maar bijvoorbeeld voor privé-tweets – had Bavaria kunnen teruggevallen op een verbodsactie op grond van sub (d). Wij stelden al vast dat bij gebruik van @bavariababes zonder meer sprake zal zijn van profiteren (kielzog varen). De naam @bavariababes is herkenbaar juist vanwege de overeenstemming met het bekende merk Bavaria, en heeft een aantrekkingskracht waarmee een twitteraar ongetwijfeld, ook al is het in de privé-sfeer, extra aandacht krijgt en volgers wint. Daarmee wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de naam en reputatie (en de daarin gepleegde investeringen) van Bavaria. Van een geldige reden daarvoor is niet snel sprake. Indien de accountnaam bijvoorbeeld gebruikt zou worden ter facilitering van een actueel, publiek debat over de betreffende marketing campagne van Bavaria zou een twitteraar mogelijk met een beroep op de vrijheid van meningsuiting een geldige reden voor gebruik hebben (gehad).  De betreffende twitterconversaties moeten dan echter niet uitlopen op nodeloos grievende uitingen.

Ook als de accountnaam slechts door Movuz was geregistreerd zonder deze daadwerkelijk te gebruiken, dan had Bavaria kunnen terugvallen op sub (d). Volgens vaste rechtspraak kunnen louter geregistreerde (en nog niet actief gebruikte) domeinnamen een merkinbreuk opleveren, en naar onze mening zou dit naar analogie ook moeten gelden voor Twitter-accounts. 
 
Twitter buiten schot

En Twitter zelf? Net zoals Google kan de online dienstverlener Twitter niet zelf aangesproken worden op merkinbreuk door gebruikers van haar dienst, aangezien dit geen gebruik ‘voor de eigen commerciële communicatie’ van Twitter zelf betreft. Interessant is in dit verband de mening van Heremans en Bieseman dat dienstverleners in de Benelux mogelijk toch op grond van sub (d) zouden moeten kunnen worden aangepakt.  Twitter voert volgens haar website overigens zelf beleid dat merkinbreuken via Twitter wil voorkomen.  Intussen voorkwam dit niet dat  @bavariababes door Movuz als accountnaam werd geregistreerd.

Het ‘vonnis’

In een procedure had Bavaria dus op basis van haar ‘Bavaria’ merkregistratie naar onze mening waarschijnlijk met succes een verbodsactie kunnen instellen op grond van zowel art. 2.20 sub (b), (c) als (d) BVIE. In die zin hoeft Bavaria dus ook in de toekomst niet te vrezen dat zij per se alle varianten op haar merk en reclame-uitingen ook als twitteraccount moet registreren. Sterker nog, zelfs bij gebreke van een merkregistratie kan men zich in voorkomend geval wellicht nog beroepen op het leerstuk van de onrechtmatige daad. Zo heeft de Amsterdamse Voorzieningenrechter recent het ‘op slinkse wijze weglokken van klanten’ via twitter onrechtmatig geacht.  Ook in dit opzicht zou Movuz derhalve in een procedure niet erg sterk hebben gestaan. Een schikking zoals die nu is getroffen, waarbij Movuz de Twitter-accountnaam aan Bavaria heeft overgedragen, lag dan ook in de rede.  Desalniettemin zal men ongetwijfeld de afgelopen maanden profijt hebben gehad van de publiciteit die deze kwestie heeft gegenereerd. Dat Movuz aldus haar eigen bavariababes-buzz heeft gecreëerd, moet haar worden nagegeven. En zien wij het nu goed dat de dames op de website van Movuz  onder hun ‘Oktoberfest’-achtige outfit stiekem nog een oranje jurkje dragen..?

BBIE 5 juli 2011, oppositienr 2004700 (Promotie voor speciale evenementen tegen Amsterdam Classics bv)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk NIGHT OF THE PROMS en woord-/beeldmerk NIGHT OF THE PROMS tegen woord-/beelmerk THE CLASSICAL PROMS. Oppositiebeslissing. Toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven.

Vergelijking waren en diensten (beiden klasse 9 en 41 o.a. beeld/geluidsdragers en culturele activiteiten.
Visueel: in zekere mate overeenstemmend
Auditief: in zekere mate overeenstemmend

Conceptueel een merkwaardige conclusie inzake de begripsmatige betekenis, er wordt geciteerd uit Van Dale Groot Woordenboek Nederlands, echter  er wordt geconcludeerd dat "Prom" geen vaststaande betekenis, aldus geen vergelijking mogelijk.

44. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht, hetgeen overigens in confesso is (zie punt 31 [red. puur klassieke muziek vs. popmuziek]).

49. “Prom” staat volgens Van Dale (Groot Woordenboek Nederlands, 14de druk en Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2 de druk) voor een promenade(concert), oorspronkelijk een concert in een openbaar park, op een plein enz. waarbij de mensen kunnen rondwandelen, thans een populair concert. In de Verenigde Staten is een prom een semi-formeel dansbal dat het schooljaar afsluit.2

50. Van Dale vermeldt niet de etymologie van het woord, maar er zijn sterke aanwijzingen dat deze is terug te voeren tot The Proms (formeel The BBC Proms of The Henry Wood Promenade Concerts), een jaarlijks zomerfestival van klassieke muziekconcerten in Londen, voor het eerst georganiseerd in 1895. De term promenade (of prom) sloeg oorspronkelijk op de praktijk van het “rondwandelen” gaande de voorstellingen, maar verwijst thans naar het gebruik van de staanplaatsen in het concertgebouw.3

51. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, in casu bestaande uit een ruim en algemeen Benelux publiek, geen kennis zal hebben van deze ontstaansgeschiedenis met oorsprong in de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk, en deze woorden geen vaststaande betekenis zal toedichten. De betekenis van de overige verbale elementen, Night of ("Nacht van") en The Classical ("De Klassieke") is wel duidelijk, maar dit maakt nog niet dat de tekens in hun geheel genomen een vaststaande of verschillende betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek

52. Merk noch teken heeft een vaste betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

WIPO Arbitration and Mediation Center. Geschillenbeslechter 30 juni 2011, zaaknr. D2011-0636 (Cooperative Unive U.A. tegen Ashantiplc Ltd en Domain Name Privacy LLC, inzake unive.com) Arbiters: Lothian, Machado en Lyon.

Even kort. Domeinnaamrecht. Merkennaamrecht. WIPO geschillenbeslechting. Woord "unive" wordt wijdverbreid gebruikt, vaak als afkorting van universiteit. Uit klacht valt niet af te leiden dat verweerder op de hoogte had moeten zijn van het merk van klager. Klacht heeft geen kwade trouw van verweerder aangetoond. Klager heeft klacht niet onderbouwd en probeert WIPO Panel te misleiden, dus sprake van kwade trouw van klager. Misbruik van procesrecht. Klacht is afgewezen.

The record shows that “unive” is a term in widespread use both as a truncation of ‘university’ and with other meanings. Furthermore, it is clear to the Panel that, while the term can refer to the Complainant’s trademark, the overwhelming search association of the term “unive” is to subject matter relating to universities. Moreover, the Panel finds that there is nothing in the Complaint (including annexes) to indicate that (i) the Respondent was or should have been aware of the Complainant or its mark when it registered the disputed domain name, (ii) the Respondent ever used the disputed domain name for any insurance-related matter or directed its contents to Internet users in The Netherlands, or (iii) the Respondent targeted the Complainant or its trademark in any way at any time.

The Complaint contains no allegation of facts from which bad faith on the part of the Respondent could reasonably be inferred, and absolutely no evidence of such. The Complainant effectively asserts that any person who uses the term “unive” in any way is ipso facto acting in bad faith, solely by virtue of the Complainant’s trademark. The Complainant does not describe or provide evidence of the use to which Respondent put the disputed domain name other than a screenshot of the website associated with the disputed domain name, which incidentally supports the Respondent’s contention that it uses the term in connection with its association with universities. The Complainant merely asserts that the Respondent’s use is “commercial”.

Lees de gehele arbitrage hier (link / pdf)

WIPO Arbitration and Mediation Center 13 juli 2011, Zaaknummer: DNL2011-0035, (Robeco Groep N.V. tegen Bahnhofsgaststaette), Arbiter: Alfred Meijboom

Eiser is Robeco Groep, een wereldwijd opererende fondsinvesteerder en houder van woord-/beeldmerken waaronder ROBECO (Benelux en Gemeenschapsmerk) al 20 jaar sponsor en organisator van de Robeco Zomerconcerten. Verweerder genereert traffic voor zijn website met gesponsorde links, houder van domeinnaam <robecoconcerten.nl>.

Verweerder reageert niet. Omdat verweerder niet in Nederland verblijft of is geregistreerd is de voertaal Engels ex 17.2 Regulations. Verwarringwekkende overeenstemming, Geen recht of legitiem belang én registratie te kwader trouw: ja. Bewijslevering prima facie: geen licentie, geen authorisatie, geen eerder gebruik of legitiem non-commercieel gebruik. Overdracht bevolen.

Onder A. Identical or Confusingly Similar. (...) The addition of a descriptive element does not prevent confusion (e.g., ANWB B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010-0072 and LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023).

Onder B. Rights or Legitimate Interests (...) This condition is met if Complainant makes a prima facie case that Respondent has no rights or legitimate interests, and Respondent fails to rebut that showing, by, for example, providing evidence of one of the three circumstances mentioned in article 3.1 of the Regulations (e.g., Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd, WIPO Case No. DNL2008-0002 and LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Case No. DNL2009-0052).

The Panelist understands that Complainant has not licensed or otherwise authorized Respondent to use the ROBECO trademarks or Trade name. Nor could the Panelist find any indication that Respondent, (Regulations, article 3.1 (a)) before having been notified of the dispute, made demonstrable preparations to use the Domain Name in connection with a bona fide offering of goods or services, (Regulations, article 3.1 (b)) is commonly known by the Domain Name, or (Regulations, article 3.1 (c)) is making a legitimate noncommercial use of the Domain Name.