Alle rechtspraak  

BBIE 27 mei 2011, oppositienr 2005174 (NAUTICA APPEREL INC. tegen Groenveld h.o.d.n. Nautickids)

Wellicht ten overvloede. Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk NAUTICA (o.m. zonnebrillen, kleding)  tegen woordmerk NAUTICKIDS (zeilkleding voor kinderen). Oppositiebeslissing. Complementariteit van waren en diensten. Begripsmatige overeenstemming. Oppositie toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven, met 'proceskosten' veroordeling.

Vergelijking waren en diensten: deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk.
Visueel: overeenstemmend
Auditief: in zekere mate overeenstemmend
conceptueel: in zekere mate overeenstemmend,  "Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal in ieder geval de relatie met scheepvaart begrijpen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden “nautiek”, “nautisch”, nautisme en nautique" (r.o. 46)

40. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

41. Een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 35 (met betrekking tot de specifieke kinderkleding in klasse 25): beide zijn immers onontbeerlijk voor elkaar zodat deze waren en diensten in sterke mate soortgelijk zijn.

46. Het ingeroepen recht is een van het Latijn afgeleid zelfstandig naamwoord in het meervoud en heeft de betekenis “op scheepvaart betrekking hebbende voorwerpen” (Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14de  druk). Het in aanmerking komend Beneluxpubliek zal in ieder geval de relatie met scheepvaart begrijpen, gelet op de verwante Nederlandse en Franse woorden “nautiek”, “nautisch”, nautisme en nautique.

47. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let  op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zo zal het in aanmerking komend publiek het element KIDS in het betwiste teken opvatten als “van/voor kinderen” en dus als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het element NAUTIC zal worden opgevat als een min of meer gefantaseerde variant op “nautisch”, nautique of nautical en verwijst dus naar eenzelfde begripsinhoud als het ingeroepen recht.

67. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Gerecht EU 15 juli 2011, Zaak T-220/09 (Ergo Versicherungsgruppe tegen OHMI - Société de développement en de recherche industrielle (ERGO)) en  zaak T-221/09 (tegen ERGO GROUP).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van het ouder Gemeenschapswoordmerk URGO (o.m. verbandmiddelen) tegen Gemeenschapswoordmerkaanvragen ERGO en in de tweede zaak ERGO Group (o.a. pharmaceutische hulpmiddelen en verzekeringen). Oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen. Het (van oorsprong Latijnse) woord ergo is geen gangbaar begrip voor Engelse en Duitse consumenten en dus is er voldoende onderscheidend vermogen van het woordmerk ‘ERGO’.

37. Ferner ist auch festzustellen, dass die Klägerin ihr Vorbringen, wonach das Wort „ergo“ heute ebenso wie andere Wörter lateinischen Ursprungs, wie beispielsweise Villa, Quantum, Maximum und Flora, zum gängigen Vokabular der deutschen und der englischen Sprache gehöre, nicht untermauert. Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, dass das Wort „ergo“ in bestimmten Wörterbüchern aus dem Englischen ins Deutsche und umgekehrt u. a. mit dem Begriff „ergo“ übersetzt wird, ist nämlich nicht zum Beleg dafür geeignet, dass dieser Begriff zum gängigen Sprachschatz der beiden von der Klägerin angeführten Sprachen gehört.

38. Folglich hat die Klägerin die Fehlerhaftigkeit der Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, dass die englischen und deutschen Verbraucher die fraglichen Marken nicht mit einem Begriff in Verbindung brächten, nicht nachgewiesen.

39. Jedenfalls ist festzustellen, dass, da die bildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken für die maßgeblichen Verkehrskreise sehr stark ist, die Gefahr bestünde, dass ein möglicher begrifflicher Unterschied ihrer Aufmerksamkeit entgehen könnte, so dass, selbst wenn ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in der Lage sein sollte, den Begriffsinhalt der angemeldeten Marke zu erfassen, dies die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den fraglichen Marken nicht neutralisieren könnte.

 

Gerecht EU15 juli 2011, zaak T-108/08 ( Zino Davidoff tegen OHMI - Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)).

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GOOD LIFE. Ouder nationaal woordmerk GOOD LIFE (parfumerieën en cosmetische middelen). Normaal gebruik van ouder merk. Schending zorgvuldigheidsplicht. Artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Vernietiging OHIM-beslissing.

24 In casu zou een zorgvuldig onderzoek van de Griekse beslissing aan het licht hebben gebracht dat daarin bondig wordt verwezen naar de documenten die zijn overgelegd en de argumenten die zijn aangedragen door de partijen tijdens de procedure die in deze beslissing is uitgemond. Bovendien zijn deze documenten niet aan het dossier van het BHIM toegevoegd zodat de kamer van beroep er niet over beschikte. De bewijsstukken die interveniënte tijdens de procedure voor het BHIM heeft overgelegd, bevatten immers geen enkel document van het dossier van de procedure voor de Griekse autoriteiten. De kamer van beroep was dus niet in staat om de redenering, daaronder begrepen de beoordeling van de bewijsstukken, te begrijpen, noch om aan te geven op welke bewijsstukken de Griekse beslissing, waarin een normaal gebruik van het oudere merk werd vastgesteld, was gebaseerd.

25. De kamer van beroep kon evenwel de conclusie van de Griekse autoriteiten niet als bewijsstuk van het normale gebruik van het oudere merk overnemen zonder te onderzoeken of de Griekse beslissing berustte op afdoende bewijsstukken, die door de interveniënte moeten worden overgelegd. Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden en is zij de zorgvuldigheidsplicht niet nagekomen, doordat zij ondanks het ontbreken van deze bewijsstukken de bewijskracht van de Griekse beslissing heeft erkend als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.

26 In de tweede plaats dient te worden onderzocht of de kamer van beroep niettemin op goede gronden kon concluderen dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk was geleverd, door zich te baseren op met name de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001. Vaststaat dat de kamer van beroep wegens een onjuiste vertaling en uitlegging daaruit ten onrechte heeft afgeleid dat zij de verkoop van 19 287 respectievelijk 782 artikelen aantoonden. Zoals verzoekster heeft opgemerkt en het BHIM heeft erkend in de loop van het geding, komt de kolom die als „hoeveelheid” is vertaald, immers in feite overeen met de „prijs per eenheid” in Griekse drachme. Zoals het BHIM heeft erkend, heeft de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing dus als gevolg van een onzorgvuldige vertaling gebaseerd op onjuiste cijfers.

27 Volgens de correcte vertaling van de factuur van 17 mei 2000 zijn in plaats van de 19 287 gefactureerde essentiële oliën, geparfumeerde crèmes en stukken zeep, slechts 30 essentiële oliën, een crème en negen stukken zeep of een totaal van 40 producten verkocht. Volgens de correcte vertaling van de factuur van 8 januari 2001 zijn slechts 45 stukken zeep van het oudere merk verkocht. Zoals de BHIM in de loop van het geding heeft erkend, is het oudere merk echter niet aangebracht op de 1 500 geparfumeerde zakjes die op deze factuur staan vermeld, zodat deze artikelen niet het gebruik van het merk kunnen bewijzen. Het aantal verkochte waren is dus duidelijk kleiner dan het aantal dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft vastgesteld. Bij de beoordeling van de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001 heeft de kamer van beroep bijgevolg een niet te verwaarlozen fout gemaakt.

28. Aangezien de bewijskracht van de Griekse beslissing slechts beperkt is, was ene correcte beoordeling van de informatie op de facturen van doorslaggevend belang bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk. Doordat de beoordeling van deze twee facturen op een onjuiste vertaling gebaseerd is, bevat de bestreden beslissing in haar geheel een onjuiste beoordeling van de feiten als gevolg van een gebrek aan zorgvuldigheid. Tijdens de administratieve procedure die in de bestreden beslissing is uitgemond, heeft de kamer van beroep bijgevolg artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden en is zij de zorgvuldigheidsplicht niet nagekomen doordat zij heeft verzuimd alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken. Het valt niet uit te sluiten dat indien deze bewijsstukken correct waren onderzocht, de kamer van beroep in voorkomend geval tot een andere beoordeling van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk zou zijn gekomen.

29. Derhalve kan deze procedurefout grond voor vernietiging van de bestreden beslissing zijn. Het middel betreffende schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet gegrond verklaard worden.

Verordening (EG) nr. 207/2009

HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09 (l'Oréal e.a. tegen eBay e.a.)

Met samenvatting van Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP

In navolging van IEF 9932. In de langverwachte L’Oréal/eBay uitspraak borduurt het Hof van Justitie voort op Google/France, gaat zij nader in op verschillende modaliteiten van merkgebruik op het internet en geeft zij richtlijnen voor de aansprakelijkheid van beheerders van online marktplaatsen – die echter ook weer nieuwe vragen oproepen.

2. Merkenrechtelijke kwalificatie verkoop via eBay

Het Hof stelt voorop dat een merkhouder zich alleen kan verzetten tegen de ongeautoriseerde verkopen van haar producten op online marktplaatsen die wegens hun “volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen” (r.o. 55). Alleen dan is sprake van het vereiste gebruik in het “economisch verkeer” van art. 5 richtlijn van de Merkenrichtlijn (oud) en art. 9 van de Gemeenschapsverordening (oud). Daarna gaat het Hof in op enkele specifieke vormen van verkoop op eBay waar L’Oréal bezwaar tegen maakt. Daarbij komt zij tot de volgende conclusies:

1.       Een merkhouder kan zich alleen verzetten tegen de wederverkoop op online marktplaatsen van producten die buiten de Europese Unie (respectievelijk EER) op de markt zijn gebracht, als dat aanbod gericht is tot consumenten die gevestigd zijn op het grondgebied in de EU/EER dat door zijn merk wordt bestreken. Daarvoor is niet voldoende dat de online marktplaats vanuit dat grondgebied toegankelijk is. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn dat bij de verkoopaanbieding op de online marktplaats wordt vermeld naar welke landen de wederverkoper het product wil verzenden (r.o. 67).

2.       Het verstrekken van proefmonsters en demonstratieverpakkingen door de merkhouder aan distributeurs is, behoudens tegenbewijs, niet aan te merken als het in de handel brengen in de zin van  Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening (r.o. 73).

3.       De merkhouder kan zich verzetten tegen de verhandeling van producten waarvan de wederverkoper de buitenverpakking heeft verwijderd, wanneer daardoor (i) wezenlijke informatie (zoals de identiteit van de fabrikant) ontbreekt of (ii) de merkhouder kan bewijzen dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk (r.o. 83).

3. Adverteren met Adwords

Daarna gaat het Hof in r.o. 84 t/m 97 in  op de advertenties van eBay op zoekmachine Google die zijn gekoppeld aan L’Oréal merken als trefwoord. Die advertenties verwijzen naar verkoopaanbiedingen voor L’Oréal producten op eBay. De Britse High Court vroeg zich af of eBay daarmee “gebruik” maakt van de L’Oréal merken voor dezelfde waren in de zin van art. 5 lid 1(a) van de Merkenrichtlijn jo. artikel 9 lid 1 (a) van de Gemeenschapsmerkenverordening. Volgens het Hof is dat niet het geval voor zover eBay met de advertenties op Google reclame maakt voor haar eigen elektronische marktplaats, maar wel voor zover daarmee zij reclame maakt voor de verkoopaanbieding van merkproducten door haar klanten-verkopers. In dat laatste geval maakt eBay volgens het Hof “sub a” merkinbreuk als de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de in de advertentie genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde.

4. Verkoopaanbiedingen op eBay

Het Hof bevestigt vervolgens, in lijn met Google/France, dat de beheerder van een elektronische marktplaats zelf geen gebruik maakt van een merk als hij het zijn klanten-verkopers mogelijk maakt om verkoopaanbiedingen op zijn website te tonen waarin die merken voorkomen. Of eBay voor die handelwijze aansprakelijk is, moet dan ook niet worden beoordeeld op basis van de merkenrichtlijn, maar op basis van de E-commerce richtlijn (r.o. 104 en 105).

5. Aansprakelijkheid eBay

De volgende, interessantere vraag die in het arrest aan de orde komt is of eBay zich kan beroepen op de uitzondering van aansprakelijkheid voor dienstverleners in de informatiemaatschappij in de zin van artikel 14 van de E-commerce richtlijn. Volgens het Hof kunnen dienstverleners zoals eBay zich daar niet op beroepen, wanneer zij een actieve rol hebben, waardoor zij kennis hebben van of controle hebben over de opgeslagen gegevens. Het Hof preciseert dat daarvan sprake is wanneer de beheerder van een elektronische marktplaats bijstand verleent zoals het bevorderen van verkoopaanbiedingen of het optimaliseren van de wijze waarop die worden getoond, waardoor hij niet meer slechts een neutrale rol heeft (r.o. 116; zie ook r.o. 114 waaruit blijkt dat eBay dit volgens het Hof ook doet). Voor zover de beheerder geen  actieve rol heeft, kan hij zich toch niet op een vrijstelling van aansprakelijkheid beroepen “wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, in geval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld overeenkomstig lid 1, sub b. van genoemd artikel 14” (overweging 124).

6. Maatregelen tegen online dienstverleners.

Tot slot overweegt het Hof dat nationale rechters op grond van de E-commerce richtlijn handel niet alleen maatregelen moeten kunnen gelasten tegen beheerders van een elektronische marktplaats om de inbreuk te doen eindigen, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken. Het moet dan gaan om doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende maatregelen die geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer mogen scheppen (r.o. 144). Het Hof noemt als voorbeeld dat de beheerder van een online marktplaats kan worden verplicht om een inbreukmakende verkoper te schorsen, om nieuwe inbreuken van die verkoper op dezelfde merken te voorkomen. Ook zouden rechters beheerders moeten kunnen gelasten om maatregelen te treffen om de identiteit van klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. Van de beheerder van een online marktplaats kan echter volgens het Hof niet een algemene, actieve surveillanceplicht worden verlangd (r.o. 139-142).

Op andere blogs:
DomJur
MARQUES / CTLR (L'Oréal v eBay: Bonadio comments)

Rechtbank Arnhem 29 juni 2011, LJN BR1199 (Fortis Commercial Finance N.V. tegen curator  Kinzo Trading B.V.)

Als randvermelding. Merkenrecht. Rechtspraak.nl "Incidentele vordering 843a Rv afgewezen. Faillissement; is pandrecht gevestigd in strijd met art. 47 Fw dient ruim te worden geïnterpreteerd, ook vestiging zekerheidsrecht valt daaronder.  Art. 58 Fw is van toepassing op het pandrecht op een merknaam; curator was gerechtigd de merkrechten te verkopen; pandhouder behoudt een recht van voorrang op de opbrengst". De curator kan een redelijke termijn stellen en [r.o. 4.24] "voert aan dat hij niet gehouden is de opbrengst van de verkoop aan FCF af te dragen, maar dat FCF slechts een recht op voorrang heeft op de opbrengst, waarop de omslag van de algemene faillissementskosten in mindering gebracht moeten worden."

De omzet van dat merk in de Benelux en de andere landen vorm de meest objectieve maatstaf voor de berekening van de waarde van het merkenrecht. Omzet € 225.000,00, waarvan 16% in Benelux, aldus: €36.000.  De vordering van FCP afgewezen, algemene faillissementskosten zijn nog niet bekend.

4.19.  Tussen partijen staat vast dat FCF een rechtsgeldig pandrecht had op de merknaam Kinzo. FCF heeft getracht de merknaam Kinzo te veilen via een internetveiling. Dat is niet gelukt. Vervolgens heeft FCF een koper gezocht, die de merknaam onderhands zou willen kopen. FCF heeft de curator daarop in contact gebracht met EDCO, die uiteindelijk alle merkenrechten heeft gekocht. Deze koper wilde niet slechts de naam Kinzo kopen, maar alle merkenrechten. FCF was daarom aangewezen op medewerking van de curator bij de verkoop van de merknaam Kinzo, omdat alle andere merkenrechten in de boedel vielen en sprake was van een onderhandse verkoop.

4.20.  FCF stelt dat zij met de curator de uitdrukkelijke afspraak had gemaakt om het merkenrecht gezamenlijk te verkopen en dat de curator in strijd met deze afspraak heeft gehandeld door een termijn te stellen op grond van art. 58 lid 1 Fw. De curator betwist dat een dergelijke afspraak is gemaakt en wijst erop dat deze ook nergens uit blijkt. De rechtbank is van oordeel dat uit de door partijen overgelegde stukken niet blijkt van een afspraak dat FCF en de curator gezamenlijk over zouden gaan tot verkoop van het merkenrecht. FCF heeft het merkenrecht aangeboden op een internetveiling en is, toen dat niet lukte, zelf op zoek gegaan naar een koper. Zij heeft de curator desgevraagd bericht over haar activiteiten op dat punt bij brief van 13 oktober 2009. In die brief vraagt FCF de curator om een persoonlijk onderhoud. De curator heeft daarop bij brief van 14 oktober 2009 gereageerd. Dee brief heeft de strekking dat de curator geen afspraken wil maken met FCF. Bij brief van 16 november 2009 heeft de curator FCF verzocht te reageren op het bod dat door EDCO was gedaan. De rechtbank kan uit een en ander geen afspraak omtrent een gezamenlijke verkoop distilleren. Dit standpunt van FCF faalt dan ook.

4.21.  FCF stelt dat ‘in de literatuur’ wordt verdedigd dat art. 58 Fw niet van toepassing is op het pandrecht op een merknaam. De curator heeft dat bestreden. De rechtbank heeft voor het standpunt van FCF, dat verder niet nader is onderbouwd, geen steun kunnen vinden in rechtspraak en literatuur. Integendeel, het Hof Amsterdam heeft op 28 mei 1998 een arrest gewezen waarin uitgegaan wordt van de toepasselijkheid van art. 58 Fw op een pandrecht op een merknaam (NJ 2000, 741) en in het Tijdschrift voor Insolventierecht neemt mr. R.S. Le Poole een gelijk standpunt in (TvI, 2002, p. 465). De rechtbank is dan ook van oordeel dat art. 58 Fw van toepassing is op het pandrecht op een merknaam.

4.22.  Die conclusie brengt met zich dat de curator met een beroep op art. 58 Fw over kon gaan tot verkoop van de merknaam, nadat aan FCF een redelijke termijn was gesteld om zelf tot verkoop daarvan over te gaan.

4.23.  FCF stelt dat de curator gehouden is de opbrengst van het merkenrecht waarop het pandrecht was gevestigd aan FCF af te dragen. Met betrekking tot de waarde van het merkenrecht zijn partijen het volgens FCF eens over een verdeling van de koopprijs aan de hand van de omzet die per merk werd gemaakt. Die verdeling komt dan op ca. 90% van de koopprijs voor het merk Kinzo en 10% van de koopprijs voor alle andere merken. Volgens FCF gaat het derhalve om een bedrag van (90% van € 250.000,00=) € 217.500,00.

4.24.  De curator voert aan dat hij niet gehouden is de opbrengst van de verkoop aan FCF af te dragen, maar dat FCF slechts een recht op voorrang heeft op de opbrengst, waarop de omslag van de algemene faillissementskosten in mindering gebracht moeten worden. Nu de faillissementskosten nog niet bekend zijn kan de vordering van FCF niet worden toegewezen, aldus de curator. Verder voert de curator aan dat de verdeling van de opbrengst door FCF niet goed wordt berekend. De curator kan zich vinden in een verdeling van de opbrengst aan de hand van de omzet per merk, maar FCF gaat er volgens de curator aan voorbij dat zij slechts een pandrecht had op de merknaam Kinzo in de Benelux en dat derhalve alleen de omzet van dat merk in de Benelux in aanmerking komt voor de berekening van de verdeling. Die omzet is 16% van de totale omzet van het merk Kinzo. Dat zou betekenen dat FCF slechts aanspraak kan maken op 16% van 80% van de omzet. Ter comparitie heeft de curator verklaard dat hij ook in kan stemmen met een verdeling van 90% voor de merknaam Kinzo en 10% voor de andere merken. De curator beroept zich ten slotte op een opschortingsrecht ten aanzien van de vordering die de curator stelt te hebben op FCF en die hij in voorwaardelijke reconventie vordert.

4.25.  Ten aanzien van de vraag of FCF direct aanspraak kan maken op de opbrengst van de verkoop of dat zij slechts een recht van voorrang heeft op de opbrengst geldt het volgende. De rechtbank is van oordeel dat de curator gerechtigd was de merkenrechten te verkopen met toepassing van art. 58 lid 1 Fw. Dat is ook niet betwist door FCF. Evenmin is betwist dat de curator in dat kader een redelijke termijn heeft gesteld en dat FCF van die termijn ook geen verlenging het gevraagd aan de rechter-commissaris. Op grond van art. 3:278 lid 1 en 279 BW behoudt FCF een recht van voorrang op de opbrengst. FCF dient haar vordering aan te melden ter verificatie en deelt op grond van art. 182 Fw wel mee in de omslag van de algemene faillissementskosten.

4.26.  FCF stelt bij conclusie van repliek in conventie dat, uitgaande van een verdeling van 90% voor het merk Kinzo en 10% voor de rest van de merken, een deskundige moet taxeren wat het merk Kinzo in de Benelux waard was ten opzichte van de waarde van het merk Kinzo in de andere landen. De curator heeft ter comparitie verklaard dat hij geen noodzaak ziet een deskundige te benoemen, omdat eenvoudig uitgegaan kan worden van de omzet van Kinzo Trading in de verschillende landen en verder al vaststaat wat de merknaam waard was.

4.27.  De rechtbank is van oordeel dat voor de waardering van het merkenrecht van Kinzo in de Benelux ten opzichte van dat merkenrecht in de andere landen, aangeknoopt kan worden bij de omzet van dat merk in de Benelux en de andere landen. Dit vormt naar het oordeel van de rechtbank de meest objectieve maatstaf. Deze maatstaf is ook het resultaat van de factoren die FCF zou willen meewegen bij de taxatie, zoals de bekendheid van het merk en de markt. De door de curator aangedragen cijfers die zien op de omzet van het merk Kinzo in de Benelux en de andere landen zijn door FCF op zichzelf niet betwist. Partijen kunnen zich beiden vinden in de opbrengstverdeling van 90% voor het merk Kinzo en 10% voor de andere merken. De opbrengst voor het merk Kinzo kan dan worden vastgesteld op € 225.000,00. De rechtbank stelt de waarde van het merkenrecht Kinzo in de Benelux dan ook vast op een bedrag van 16% van € 225.000,00 = 36.000,00.

4.28.  Het voorgaande betekent dat FCF een recht van voorrang heeft op een bedrag van € 36.000,00 waarop de omslag van de algemene faillissementskosten in mindering strekken. De gevorderde verklaring voor recht kan in zoverre worden gegeven.

4.29.  FCF heeft ook betaling gevorderd van dit bedrag. Deze vordering kan niet worden toegewezen, nu de curator terecht opmerkt dat de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond het opleggen van de verplichting tot voor onmiddellijke betaling van dit bedrag.

4.30.  Gelet op het voorgaande behoeft het beroep van de curator op opschorting niet meer te worden besproken.

Gerecht EU 14 juli 2011, zaak T-222/10 (Ratiopharm GmbH tegen OHIM / Nycomed GmbH)

Even voor jezelf lezen.

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk ZURCAL tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage ZUFAL, beiden farmaceutische producten. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar onder medische beroepsbeoefenaars en patiënten als eindconsument is aanwezig. Klacht afgewezen, oppositie wordt toegewezen.

42 Die Berücksichtigung dieses Kriteriums, das im Übrigen in der Rechtsprechung anerkannt ist (Urteil PAM-PIM’S BABY-PROP, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 51), kann zwar bei Wortmarken, die aus einem einzigen, relativ kurzen Wort bestehen, weniger angezeigt erscheinen als bei Marken, die sich ein Verbraucher schwerer merken kann. Unter den vorliegenden Umständen aber hat diese von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung jedenfalls keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, weil sich die Feststellung der visuellen und der klanglichen Ähnlichkeit nicht lediglich auf den Anfang der einander gegenüberstehenden Marken beschränkt.

Gerecht EU 14 juli 2011, zaak T‑160/09 (Dr. Robert Winzer Pharma GmbH tegen OHIM / Alcon Inc).

Even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvraag gemeenschapswoordmerk OFTAL CUSI. Gemeenschapswoordmerk OPHTAL (farmaceutische producten o.a. oog- en neusdruppels). Relatieve weigeringsgrond. Geen verwarringsgevaar bij de doelgroep: medische beroepsbeoefenaars en de eindverbruikers ergo patienten. Beperkt onderscheidend vermogen voor beiden merken. De klacht wordt afgewezen.

 69 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

97 D’autre part, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 74 supra, point 19).

 

Op andere blogs:
Alicante News (case T-346/09)

Gerecht EU 12 juli 2011, zaak T-374/08 (Aldi Einkauf tegen OHMI / Illinois Tools Works) 

Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvraag Top Craft. Oppositie van ouder nationaal beeldmerk Krafft gedeeltelijk toegewezen door OHMI. Gerecht wijst oppositie geheel af, want geen sprake van verwarringsgevaar.

64      Ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, une marque complexe ne peut être considérée comme ayant des similitudes avec une autre marque, identique à, ou ayant des similitudes avec, un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il convient de préciser que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 34].

65      La marque demandée est essentiellement composée de trois éléments, à savoir les éléments TOP et CRAFT ainsi que l’élément figuratif que constitue le triangle bleu entouré de bandes de différentes couleurs. Eu égard aux principes jurisprudentiels précités, d’une part, l’élément CRAFT ne peut être qualifié d’élément dominant de cette marque, avant tout parce que l’élément TOP y occupe une position plus importante du point de vue visuel, qui est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent (voir points 53 et 54 ci-dessus). D’autre part, compte tenu des considérations exposées aux points 55 à 61 ci-dessus, inversement et contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, en raison de son seul caractère distinctif faible du point de vue conceptuel, un caractère négligeable dans le contexte de l’ensemble de la marque demandée ne saurait être attribué à l’élément TOP.

66      Dans ces conditions, même si, sous réserve des considérations visées au point 50 ci-dessus, l’élément Krafft des marques antérieures présente certaines similitudes avec le second élément, CRAFT, de la marque demandée, les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ne sauraient être qualifiées de similaires. En effet, elles se distinguent nettement du point de vue visuel ainsi que cela ressort en particulier de la comparaison de la marque demandée et des marques enregistrées sous les numéros 1924081 et 1942082 (voir points 50 à 54 ci-dessus). Par ailleurs, elles présentent des différences non négligeables des points de vue phonétique (voir points 55 à 58 ci-dessus) et conceptuel (voir point 61 ci-dessus).

67      Il résulte de tout ce qui précède que l’impression globale produite par les marques antérieures est différente de celle produite par la marque demandée et que, par conséquent, les dissemblances entre les signes en conflit sont suffisantes pour considérer que ceux-ci ne sont pas similaires, du point de vue du public pertinent, nonobstant le fait que ces marques visent des produits similaires, voire identiques. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit sont similaires et qu’ils donnent lieu à un risque de confusion.

68      Par conséquent, il convient d’accueillir le second moyen et annuler la décision attaquée.

Lees het gehele arrest hier (link)

HvJ EU, 14 juli 2011, Arrest in gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10, Bureau national interprofessionel du Cognac tegen Gust. Ranin Oy (prejudiciële vragen Korkein hallinto-oikeus , Finland).

Merkenrecht. Geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Niet verbazend. Er mag alleen cognac op het etiket staan als er ook ook cognac (geografische herkomstaanduiding) in zit. Het commerciële gebruik van een dergelijk merk zou immers afbreuk doen aan de beschermde aanduiding.”

Lees het persbericht hier.

HvJ EU,14 juli 2011, zaak C‑46/10, Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S (prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken).

Met dank aan Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap

Merkenrecht.  De merkhouder van gasflessen kan zich in beginsel niet verzetten tegen het navullen van die flessen door derden.Het arrest Shell/Walhout van het Benelux Gerechtshof is vandaag achterhaald en vervangen door het arrest Viking Gas van het Hof van Justitie EU (C-46-10) van 14 juli 2011.

“In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging”. (ov. 31)

Dictum

De artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door
consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

Casus:

8      Kosan Gas produceert flessengas en verkoopt dit aan particulieren en ondernemers. Sinds 2001 brengt Kosan Gas in Denemarken flessengas in de handel in zogenoemde „composietflessen” (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk en als driedimensionaal Deens merk voor gasvormige brandstoffen en voor houders die zijn bestemd om vloeibare brandstoffen te bevatten. De geldigheid en de beschermingsomvang van die inschrijvingen worden niet betwist.

9        De composietflessen worden door Kosan Gas gebruikt in het kader van een met de Noorse producent van de fles gesloten alleenverkoopovereenkomst die aan Kosan Gas een exclusieve licentie verleent voor het gebruik van die flessen als vormmerk in Denemarken alsmede het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk. Kosan Gas brengt op die flessen haar naam en logo aan, die als gemeenschapswoord- en beeldmerken zijn ingeschreven voor met name gas.

10      Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een distributeur van Kosan Gas, betaalt de consument ook de prijs van de fles, die daarmee zijn eigendom wordt. De activiteit van Kosan Gas omvat ook het navullen van de composietflessen wanneer deze leeg zijn. De consument kan dus een lege composietfles bij een distributeur van Kosan Gas inwisselen tegen een door die distributeur gevulde overeenkomstige fles, waarbij hij enkel de prijs van het gekochte gas betaalt.

11      Viking Gas, die gas verkoopt maar dit niet zelf produceert, bezit een vulcentrum in Denemarken, van waaruit de composietflessen, na met gas te zijn gevuld, naar onafhankelijke distributeurs worden verzonden. Viking Gas plakt op die
flessen een sticker met haar naam en het nummer van het vulcentrum alsmede een andere sticker waarop met name de wettelijk voorgeschreven informatie over het vulcentrum en de inhoud van de flessen wordt vermeld. De woord- en beeldmerken van Kosan Gas die op die flessen staan, worden noch verwijderd, noch overgeplakt. De consument kan bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur een lege gasfles inwisselen tegen een door Viking Gas gevulde overeenkomstige fles.

12      Kosan Gas heeft ook gas verkocht waarbij zij als gashouder andere flessen dan composietflessen gebruikte, namelijk stalen gasflessen van hetzelfde type als die welke door de meeste marktdeelnemers worden gebruikt (gele, stalen standaardflessen van verschillende grootte). Deze vroeger door Kosan Gas gebruikte stalen flessen zijn niet ingeschreven als vormmerk maar wel, net als de composietflessen, voorzien van het woord- en/of beeldmerk van die onderneming. Viking Gas stelt dat Kosan Gas jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere ondernemingen deze standaardflessen navullen om hun gas te verkopen, hoewel de flessen de naam en het logo van Kosan Gas dragen.

Wanneer verzet wel mogelijk (gegronde reden, art. 72)

37      Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38      Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt.

39      Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

40      De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden
gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas.

41      Wat het feit betreft dat op de composietflessen woord- en beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.