Merkenrecht  

Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, IEF 15394; ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (My Factory Global Distributor tegen MF Beheer)
Merkenrecht. Rechtspraak.nl: De rechtbank verklaart de Beneluxmerkingschrijvingen MYFACTORY (beeld- en woordmerk) van gedaagde (MF Beheer) voor vervallen wegens het niet normaal gebruiken daarvan in de periode van 5 jaar voorafgaande aan deze procedure. In die periode heeft MF Beheer de merken alleen als handelsnaam gebruikt, dan wel zo beperkt gebruikt dat er geen sprake is van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 BVIE. De rechtbank passeert het aanbod tot getuigenbewijs van MF Beheer, omdat getuigenverklaringen alleen kunnen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen (Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12).

De vervallenverklaring zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat deze van declaratoire aard is. Het bevel tot doorhaling wordt evenmin uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat dat bevel pas kan worden uitgevoerd, indien geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. Proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv wordt afgewezen, omdat hier geen sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18).

4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders. In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen.

4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam.

4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik.

Hof 's-Hertogenbosch 3 november 2015, IEF 15394; ECLI:NL:GHSHE:2014:506 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Merkenrecht. Schadebegroting ex 6:104 BW. Na IEF 12326 en . Schomburg heeft in Duitsland UNIFIX als woordmerk geregistreerd voor o.m. poedertegellijm; Decor heeft steenlijm met het teken Unifix aangeboden. Na het tussenvonnis [IEF 13580] vernietigt het Hof het beroep voor zover de genoten winst en de betaling van schadevergoeding werd afgewezen; en veroordeelt Decor tot betaling van €19.534,00 ex 6:104 BW. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel.

7.3.8. Decor is in gebreke gebleven om deugdelijk te onderbouwen dat en welke kosten rechtstreeks samenhangen met het door haar onrechtmatig behaalde voordeel. Het ligt echter voor de hand dat zij de lijm heeft moeten inkopen en daarvoor inkoopkosten heeft moeten betalen. Zij stelt deze op €38.724,00. Weliswaar heeft zij dat niet onderbouwd met deze stukken, maar Schomburg bestrijdt dat bedrag niet en gaat daar in haar reactie zelf ook van uit.
Voorts heeft Decor de kosten van etikettering en terughalen van emmers wel gespecificeerd; deze belopen samen afgerond €6.743,00. Schomburg heeft deze bedrage niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Van deze bedragen uitgaande zou het netto voordeel €65.001,00 minus €38.724,00 minus €6.743,00, dus €19.534,00 bedragen. Decor houdt voorts rekening met €2.224,00 belastingdruk. Het zou dan moeten gaan om vennootschapsbelasting. Deze behoeft echter enkel betaald te wordne als er in het desbetreffende jaar door het bedrijf als geheel winst is gemaakt en er geen of onvoldoende aftrekposten zijn. Schomburg heeft er terecht op gewezen dat deze post niet controleerbaar is (...)

7.3.9. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever. Een gevoelige Nederlaag voor spelletjesmaker Ravensburger, fabrikant van het spel Memory. Vorige week maandag bepaalde de rechter in Amsterdam [IEF 15363] dat het bedrijf Jaludo de aanduiding ‘memory’ gewoon mag blijven gebruiken.

JUSTIN BIEBER MEMORY
Jaludo brengt een serie apps met geheugenspelletjes op de markt, met titels als Supermarkt Memory, Dieren Memory, Sinterklaas Memory en zelfs Justin Bieber Memory. Door al deze spellen Memory te noemen maakt Jaludo inbreuk op de merkrechten van ons bekende merk, zo meent Ravenburger. Ravenburger introduceerde Memory in 1959 en sindsdien werden er meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht in ruim 70 landen.

BESCHRIJVING VAN GEHEUGENSPEL
Maar de Amsterdamse rechter lijkt niet onder de indruk van de enorme bekendheid van Memory. In Nederland is het woord “memory” een algemeen bekend begrip, dat we kennen uit een woord als ‘memorystick’, zo stel de rechter. Bij het zien van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord, zullen consumenten onmiddellijk begrijpen dat het om de inhoud van het spel gaat, een geheugenspel, en niet om een merk. Geen inbreuk dus. Het is het risico van een merknaam met een beschrijvende betekenis. Echter, je kunt je wel afvragen wat er op deze manier aan rechten overblijft voor het wereldbekende Memory. Ravensburger gaat zonder enige twijfel in beroep.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Justin Bieber Memory mag blijven bestaan NRC 03-11-2015

Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2015, IEF 15374 (Eiser tegen Crystal Music Company)
Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel en Merle Hafkamp, Gravendeel Advocaten. Merkenrecht. Auteursrecht. Onderneming Piano Spain van eiser importeert en exporteert piano's. The Crystal Music Company handelt mede onder de naam Crystalpianos en vervaardigt transparante, acrylische pianovleugels. Bij de samenwerking is het CMC logo ontwikkelt. Partijen gaan uit elkaar en eiser dient de merknaam CrystalPianos in en CMC de Beneluxnaam Lucid Pianos waaruit een merk-handelsnaamgeschil ontstaat. Eiser stelt onterecht dat er een maatschap was. De rechtbank veroordeelt eiser de naam CrystalPianos niet meer te gebruiken en de domeinnaam Crystalpianos.com over te dragen aan CMC. Eiser moet een schadevergoeding betalen wegens handelsnaaminbreuk. Omgekeerd wordt CMC veroordeelt de naam Lucid Pianos door te halen als Beneluxmerknaam en de domeinnamen lucid-pianos.com en lucid-piano.com over te dragen aan eiser. De stakingsvordering op grond van het auteursrecht op het CMC logo slaagt. Op de piano rust geen auteursrecht. Vordering tot slaafse nabootsing slaagt evenmin. 

4.7. Nu uit bovengenoemde stukken blijkt dat partijen onder de gemeenschappelijke naam CMC resp. Crystal Music Company naar buiten zijn opgetreden, kan hun samenwerking niet worden gekwalificeerd als een stille maatschap. Een stille maatschap kenmerkt zich immers doordat een beroep op bedrijf wordt uitgeoefend zonder dat onder een gemeenschappelijke naam aan het rechtsverkeer wordt deelgenomen.

4.11. Nu de vorderingen van a en b van Ecury zijn gebaseerd op de stelling dat eiser en gedaagde een maatschap waren aangegaan en deze stelling niet is bewezen, zullen de vorderingen a en b worden afgewezen. Ook de gevorderde buitenrechtelijke kosten zijn gebaseerd op de vermeende maatschap en zullen om die reden worden afgewezen.

4.18. (...) Nu sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid en er sprake is van nagenoeg gelijke tekens, is de conclusie gerechtvaardigd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Dit betekent dat de vordering van eiser tot nietigverklaring van het Benelux merk LUCIDPIANOS zal worden toegewezen.

4.21. Op grond van het bovenstaande ligt de vordering om gedaagde te bevelen het gebruik van de tekens LUCIDPIANOS en Lucid Piano's te staken en gestaakt te houden voor toewijzing gereed. De namen LUCIDPIANO en LUCIDPIANOS zijn immers nagenoeg identiek en worden voor soortgelijke producten en diensten gebruikt.

4.23. (...) dat gedaagde met de domeinnamen lucid-pianos.com en lucid-piano.com en handelsnaam Lucid Piano's inbreuk maakt op de merkenrechten van de inschrijving van het worod/beeldmerk LUCIDPIANO.

4.26. (...) Zelfs indien er vanuit wordt gegaan dat het logo CMC is ontwikkeld ten tijde van de opdrachtrelatie tussen eiser en gedaagde dan volgt daar uit niet dat de auteursrechten op dat logo aan gedaagde zouden toekomen. Juist in een opdrachtrelatie tot stand gekomen auteursrechten komen niet toe aan de opdrachtgever, tenzij met de opdrachtnemer daaromtrent schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

4.32. (...) De vorm, het uiterlijk en de afmetingen komen in belangrije mate overeen met het beeld van een vleugel zoals dat algemeen bekend is. (...) Hoewel de rechtbank wil aannemen, zoals door gedaagde gesteld, dat de balken aan de onderzijde op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd, getuigt de wijze waarop de balken aan de onderzijde zijn geplaatst en vorm hebben gekregen niet van een creatief proces bij de maker. De balken kunnen niet ander dan als banaal worden gekenschetst, waarbij zij kennelijk ook nog de  functie hebben de stevigheid te bevorderen, zoals door eiser onweersproken heeft gesteld. Hetzelfde geldt voor de dikke bodem. Ook dit kenmerk is voor de hand liggend en basaal en kan zonder verdere toelichting van gedaagde (...) niet beschouwd worden als het resultaat van een creatieve schepping.

4.37. De rechtbank zal eerst oordelen over de domeinnaam crystalpianos.com Eiser heeft het recht van gedaagde op deze domeinnaam niet weersproken, anders dan dat hij zich op een opschortingsrecht heeft beroepen. Voor zover de rechtbank de stellingen van eiser goed begrijpt, is het beroep op opschorting gebaseerd op de stelling van eiser dat gedaagde rekening en verantwoording moet afleggen uit hoofde van beëindiging van de maatschap. Nu de rechtbank in de conventie reeds heeft overwogen dat de door eiser gestelde maatschap niet heeft bestaan, moet ook zijn beroep op opschorting als ongegrond worden beschouwd. Dit betekent dat de vordering tot overdracht van de domeinnaam crystalpianos.com voor toewijzing gereed ligt.

4.38. (...) Niet is gebleken dat gedaagde voor de registratie van de domeinnaam lucidpianos.com door eiser, de naam Lucid Pianos als handelsnaam gebruikte. De enkele inschrijving van deze naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarvoor onvoldoende.

4.39. Mede gezien hetgeen is overwogen (...) zullen de vorderingen van gedaagde tot overdracht van het Benelux-merk en Europees merk LUCIDPIANO worden afgewezen.

4.52. (...) Verder heeft Tol niet aangegeven welke foto's- los van de hierboven besproken foto's die volgens zijn stelling gemaakt zouden zijn door eiser- van hem afkomstig zijn en in strijd met zijn rechten door eiser worden gebruikt. De rechtbank oordeelt dan ook dat gedaagde onvoldoende duidelijk heeft gemaakt en niet heeft onderbouwd welk foto's in strijd met zijn rechten worden gebruikt. De vordering c zal worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2015, IEF 15367 (Bio World Merchandising tegen Sunset en Bio World Europe)
Uitspraak ingezonden door Paul Josephus Jitta en Lycke Cappelle, Heussen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Bio World Merchandising ontwerp, produceert en verkoopt merkproducten onder licenties van grote merkhouders. Gedaagde heeft gaandeweg haar activiteiten verlegd naar de handel in Merchandising-producten, een zakelijke relatie was gebaseerd op doorverkoop. Na verloop van tijd kwam er ook rechtstreekse productie en licenties op eigen naam. De voorzieningenrechter gebiedt Sunset om ieder gebruik van de door Merchandising ontwikkelde ontwerpen voor de generieke productie die zij verkoopt te staken en de indruk te wekken nog steeds deel uit te maken van de distributieorganisatie van Merchandising. In reconventie wordt Merchandising verboden om de naam 'Bioworld (Merchandising)' te gebruiken totdat in een bodemprocedure of door het OHIM is beslist wie rechthebbende is op het Gemeenschapsmerk BIOWORLD, noch om direct/indirect uitlatingen te doen jegens toeleveranciers, afnemers en licentiegevers.

Leestips: 5.10, 5.19, 5.27.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 25 augustus 2015, IEF 15365; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing ea)
Handhaving. Verweerster Delta Center verhuurt als huurder van een marktterrein in Praag plaatsen op die markt aan onderhuurders (marktkramers). In de standaardovereenkomst is opgenomen dat de marktkramers zich moeten houden aan de geldende regelgeving, en wordt gewaarschuwd voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door verkoop van nagemaakte goederen.

Verzoekers hebben een zaak tegen haar aangespannen en eisen dat zij geen overeenkomsten voor onderverhuring van marktplaatsen meer mag aangaan zonder een clausule op te nemen waarin onderhuurders verklaren zich te onthouden van schending van intellectuele eigendomsrechten, dat de verhuurder de huur kan opzeggen wanneer de rechten van verzoekers geschonden worden, dat overtreders in het vervolg van de markt worden geweerd en publicatie van het vonnis. De Rb Praag verwerpt deze eisen (28-02-2012) omdat zij buiten de corrigerende maatregelen van de nationale regelgeving vallen. Ook ziet hij geen reden de vordering toe te wijzen op grond van bescherming van de goede reputatie aangezien het voor de koper duidelijk is dat de op de markt verkochte goederen namaak zijn en geen goederen van verzoekende partijen.

Verzoekers gaan in beroep bij het Praags gerechtshof, maar daar wordt het vonnis van de eerste rechter bevestigd (05-12-2012). Het hof oordeelde dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuken op de rechten en de aangeboden diensten (verwijzend naar de considerans en artikel 10 van RL 2004/48). Het ter beschikking stellen door een tussenpersoon van verkoopplaatsen is een normale dienst en het is niet eigen aan die dienst om inbreuk te maken op rechten van derden. Verweerster heeft door de verhuur niet de mogelijkheid geschapen voor de verkoop van nagemaakte goederen. Het door verzoekers aangehaalde arrest C-324/09 is hier niet van toepassing aangezien het daarin een elektronische marktplaats betreft. Verzoekers gaan in cassatie bij de verwijzende rechter.

Bij de verwijzende TSJ rechter (Hooggerechtshof) stellen verzoekers dat het Praagse hof het begrip ‘tussenpersoon’ ruim moet uitleggen, verwijzend naar het arrest C-324/09. Er is geen verschil meer tussen een elektronische en een werkelijke marktplaats. Daarnaast blijven zij bij aantasting van de reputatie. De verwijzende rechter stelt de volgende vragen aan het HvJEU:

1. Is de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, een tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten?
2. Is het mogelijk om aan de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, maatregelen op te leggen zoals voorzien in artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, onder dezelfde voorwaarden als die welke door het Hof van Justitie in zijn arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, zijn geformuleerd met betrekking tot het opleggen van maatregelen aan de uitbaters van een elektronische marktplaats?

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015, IEF 15363; ECLI:NL:RBAMS:2015:7379 (Ravensburger tegen Jaludo)
Uitspraak ingezonden door Quirijn Meijnen, Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten. Merkenrecht. Ravensburger is houdster van Benelux-woordmerk "MEMORY" en ontwerpt en fabriceert spelletjes en puzzels. Jaludo houdt zich bezig met ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en websites. Zij heeft online spellen gepubliceerd op websites waaronder Memory. De voorzieningenrechter oordeelt dat de combinatie van "memory" met een ander woord een beschrijving is van het aangeboden spel. Het publiek zal onmiddellijk begrijpen dat met het gebruik van het woord "memory" wordt gedoeld op de inhoud van het spel en niet op het merk. Geen sprake van gebruik van een teken voor waren of diensten als in art. 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE. Vorderingen worden afgewezen.

4.5. Zoals Jaludo ter mondelinge behandeling naar voren heeft gebracht en door Ravensburger als zodanig is bestreden, bestaat er op de markt voor online spellen/mobiele applicaties en op de markt voor fysieke spellen een groot aantal geheugenspellen, die het woord "memory" in hun benaming dragen. Ook in Nederland is het Engelse woord "memory" een algemeen bekend begrip. Het in aanmerking komende publiek zal, mede gelet op de omstandigheid dat karakteristiek voor het spel is dat het geheugen moet worden aangesproken, onmiddellijk begrijpen dat met het gebruik van het woord "memory" in de naam van het betreffende spel wordt gedoeld op de inhoud van het spel en niet op het merk. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is door de combinatie van het woord "memory" met een ander woord, geen sprake van gebruik van een teken voor waren of diensten, maar van een beschrijving van het aangeboden spel. Daarmee is geen sprake van een situatie zoals genoemd in art. 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE, waarop Ravensburger haar vordering heeft gegrond. Aan de vraag of sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, niet worden toegekomen. 

4.6. De conclusie is dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Hetgeen partijen verder nog hebben gesteld c.q. aangevoerd behoeft geen beoordeling.  

Lees hier de uitspraak in (html/pdf)

Op andere blogs:
Arnold + Siedsma
Chiever
Intellectuele Eigendom Nijmegen
SOLV

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2015, IEF 15355; ECLI:NL:RBDHA:2015:12421 (XO-kaas; Wijngaard tegen Vergeer)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten en Robert Span, Kneppelhout & Korthals Advocaten. Merkenrecht. Soort en hoedanigheid. Wijngaard houdt zich al drie generaties bezig met het het affineren en verhandelen van exclusieve kazen en houdster van diverse XO-merken. Vergeer rijpt, verpakt en verhandelt kaas en heeft sinds kort het teken X.O. aangebracht. Vergeer betoogt dat XO een afkorting van ‘Extra Old’/’Extra Oud’ is en een kenmerk van kaas beschrijft, namelijk de soort en hoedanigheid in termen van rijpingsduur/leeftijd. Ze maakt voldoende aannemelijk dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. De oorsprong van dit teken is van het codesysteem voor de leeftijdsaanduiding van cognac. Dit is ‘overgewaaid’ naar andere gedestilleerde dranken en later ook naar andere waren. Er is een niet te verwaarlozen kans dat de XO-merken nietig zullen worden verklaard in de aanhangig gemaakte procedures.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken XO reeds zeer lang als leeftijdsaanduiding van cognac wordt gebruikt. XO is in dat verband een afkorting van de aanduiding ‘Extra Old’, naast bijvoorbeeld de afkortingen VS voor ‘Very Special’ en VSOP voor ‘Very Special Old Pale’, en geeft de ‘leeftijd’ van de cognac aan, waarbij geldt dat de kwaliteit van de cognac stijgt naarmate de cognac ouder is. De aanduiding XO is sinds de veertiende, herziene uitgave uit 2005 ook opgenomen in Van Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal7 en wordt verklaard als ‘extra old ((kwaliteitsaanduiding van) cognac of een andere brandenwijnsoort, beter dan VVSOP’8).

4.6. Onvoldoende weersproken is verder dat het teken XO (soms ook geschreven als X.O.), behalve voor cognac, in Europa ook als leeftijdsaanduiding wordt gebruikt voor andere (gedestilleerde) dranken zoals armagnac, whisky (productie 3 gedaagde) en jenever (productie 3 gedaagde), maar daarnaast ook als kwaliteitsaanduiding voor sigaren (productie 4 gedaagde), Waygu rundvlees (productie 6 gedaagde) en Marmite (productie 5 gedaagde).

4.7. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de XO-merken ook beschrijvend zijn voor de waar kaas. Vergeer heeft aan de hand van een aantal voorbeelden van concrete producten9 laten zien dat er in Europa verschillende kazen worden verhandeld, ook al van voor de datum van de depots, zoals de Franse Mimolette, met gebruikmaking van het teken XO (soms ook geschreven als X.O.) om de leeftijd van de kaas, i.e. extra oud, aan te duiden. Ook heeft Vergeer twee verklaringen van restauranteigenaren overgelegd10 waaruit volgt dat het teken XO binnen de gastronomie direct wordt geassocieerd met ‘extra oud’ en geldt als een algemene aanduiding die de leeftijd van voedings- en drankwaren aangeeft. Ten slotte heeft Vergeer ook een videofragment11 in het geding gebracht waarin een dame wordt getoond die op de markt bij een kaashandelaar vraagt: “heeft u XO kaas?”, waarop de marktkoopman reageert met: “Jazeker, extra oude kaas”.

4.9. Artikel 7 lid 1 sub c GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE bepalen dat de nietigheid kan worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden beschreven. Zelfs als het merk de kenmerken thans nog niet beschrijft, vindt de weigeringsgrond toepassing als het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.12

4.11. Naar voorlopig oordeel heeft Vergeer voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Waar het gebruik van dit teken zijn oorsprong vindt in een codesysteem voor de leeftijdsaanduiding van cognac, is dit ‘overgewaaid’ naar andere gedestilleerde dranken en later ook naar de waren die zijn opgesomd in r.o. 4.6.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, IEF 15354 (Diesel tegen Brandeal en Abra Media)
Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes en Diederik Donk, The Legal Group Advocaten. Merkenrecht. Diesel ontwerpt en produceert kleding en schoenen. Op de website brandeal.nl werden twee typen schoenen aangeboden die waren voorzien van een Diesel merk, maar niet afkomstig waren van Diesel. Brandeal heeft gemotiveerd gesteld dat haar activiteiten in oktober 2013 zijn gestopt. Deze zijn overgedragen aan Abra Media, in de bestel-en betaalprocedure wordt naar Abra Media verwezen. De gevorderde staking wordt afgewezen nu de verhandeling al is stopgezet. Diesel heeft wel recht op informatie over de verhandelingen in de periode mei en juni 2014. De twee opgestuurde documenten zijn te onduidelijk. Schade van Diesel wordt opgemaakt bij staat. Abra Media wordt veroordeelt in de proceskosten.

4.10. Op grond van bovenstaande overwegingen heeft Diesel onvoldoende gesteld (...) dat Brandeal verantwoordelijk was voor de website brandeal.nl ten tijde van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen. (...)

4.11. De vorderingen jegens Brandeal moeten worden afgewezen (...)

4.16. (...) nu uit de schriftelijke reacties van Abra Media en haar proceshouding blijkt dat zij erkent dat de schoenen die zijn verhandeld via de website brandeal.nl inbreuk maken op de Diesel merken. Om deze reden zal de gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen.

4.18. De rechtbank is van mening dat Abra Media meerdere malen schriftelijk heeft bevestigd dat zij de verhandeling van de betreffende schoenen zal staken en ook in de toekomst gestaakt zal houden. (...) ziet de rechtbank geen belang aan de zijde van Diesel met betrekking tot deze vordering. Om deze reden zal ook deze vordering worden afgewezen.

4.20. (...) Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat Diesel recht heeft op en belang heeft bij een opgave van de door haar gevraagde informatie, met dien verstande dat deze opgave betrekking dient te hebben op de verhandeling van de inbreukmakende schoenen in de periode mei en juni 2014. (...)

4.22. (...) Nu Diesel niet in de mogelijkheid verkeert haar schade te preciseren, zal worden verwezen naar de schadestaat procedure.

 

HvJ EU 22 oktober 2015, IEF 15352; C-20/14; ECLI:EU:C:2015:714 (BGW)
Zie eerder: IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.

Op andere blogs:
IPKat