Merkenrecht  

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, LJN BZ5260 (Converse Inc. Kesbo Sport BV tegen Schoenenreus BV en Dieseel A.G.) - afschrift HD 200.087.046/01

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. (Legale) Parallelimport. Bewijslast. Over het begrip namaak, (indirecte) toestemming, uitputtingsverweer. Geen gevaar afscherming van de markt. Vervolg op het tussenvonnis en eerdere gecombineerde hoofd/vrijwarings-uitspraak in IEF 9501.

Het Hof oordeelt dat in beginsel vaststaat dat sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus (r.o. 7.4.8). Volgens de systematiek van het BVIE kan Schoenenreus zich niet beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van 2.23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van zijn merk in de zin van 2.20 lid 1 BVIE (r.o. 7.4.7). Partijen twisten over de bewijslast onder verwijzing naar (IE-Klassiekers merkenrecht als) Van Doren/Lifestyle en Lancôme/Kruidvat.

Schoenenreus voerde het uitputtingsverweer ex artikel 2.23 lid 3 BVIE, de bewijslast ter zake rust op Schoenenreus (r.o. 7.5.16). Schoenenreus heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat (7.6.12). Ze wordt wel in de gelegenheid gesteld om haar stellingen, dat de schoenen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land zijn verkregen, te bewijzen (r.o. 7.8).

Converse is lang niet op alle punten in het gelijk gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75% van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden. (7.10.5).

Dieseel heeft zich gevoegd en is ontvankelijk (r.o. 7.11.4), maar ziet het overgrote deel van haar grieven afgewezen worden, dan wel zijn de grieven voor de hoofdzaak niet van doorslaggevend belang.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij de rechtbank tevens een veroordeling zal uitspreken over de in hoger beroep gevallen kosten.

7.5.16 Resumerend: in het kader van het op art. 2.23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren.

7.5.17. In dat geval zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (...)

Th.W. van Leeuwen, Die Kroon past ons allemaal, Abcor.nl.

Een verkorte redactionele bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Abcor merkenbureau.

30 April is het zover. Koningin Beatrix treedt dan af en Nederland krijgt nu een Koning. Het Koninklijk Huis is in Nederland nog steeds mateloos populair dus de inhuldiging is voor het bedrijfsleven hét moment om hierop in te haken. Er zijn inmiddels al speciale vlaggen, T-shirts, mokken en misschien komt er zelfs een Koningssoep. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. De vraag is natuurlijk wel; mag iedereen in zijn communicatie de namen en portretten van leden van het Koninklijk Huis zo maar vrijelijk gebruiken? Mag en kan het bedrijfsleven de namen van de leden van het Koninklijk huis gewoon als merk registreren? Wat mag nu eigenlijk wel of niet? (De complete nieuwsbrief Kroningsspecial is te vinden onder de button: nieuwsbrief-Abcor ABC-tje-nieuwsbrief 17).

Onderwerpen: Merkenrecht, Reclame, De Reclame Code Commissie (RCC), Kunst, Satire/parodie, Sociale Media en Do's and dont's

Merkenrecht
In de Benelux kunnen namen van leden van het Koninklijk Huis gewoon als merk geregistreerd worden. In de rechtspraak is al eerder bepaald, dat merkgebruik niet de indruk mag wekken dat het product of de dienst van rijkswege wordt bevorderd, gesteund of erkend. De autoriteiten zullen namen goedkeuren, zolang het teken niet een negatieve lading heeft. Zo werd bijvoorbeeld het merk TRIX IS NIX geweigerd door de autoriteiten omdat dit denigrerend was voor de koningin.

Reclame
De dag na de toespraak van Koningin Beatrix stonden de bladen vol met inhakende campagnes. Van “Dag Beatrix, Hallo Alex” (Jumbo) tot “… eindelijk écht Hofleverancier” (Heineken). De grote vraag is natuurlijk, mag dit allemaal zo maar? De RVD hanteert het standpunt dat je alleen het Koninklijk Huis mag feliciteren of geluk wensen. Een commerciële link is niet toegestaan, maar dat is in de praktijk een rekbaar begrip. Het is duidelijk dat je niet een lid iets mag laten aanprijzen, zonder zijn toestemming.

De Reclame Code Commissie (RCC)
Er is weinig rechtspraak over het gebruik van foto’s en namen van leden van het Koninklijk huis in reclame. Eigenlijk is dit wel logisch want als de staat een actie start, genereert dit direct veel publiciteit en kan dit gezien worden als een politiek statement. Wel zijn er de nodige uitspraken over het gebruik van politici in reclame. Vaak met een verbod als uitspraak omdat de afbeelding in strijd is met de goede zeden, onnodig denigrerend is of de suggestie wekt dat er wordt meegewerkt etc. Kwesties met het Koninklijk Huis spelen daarom vrijwel uitsluitend af bij de RCC. In het algemeen is de RCC wat strenger bij dit soort uitingen. De reden hiervan is, dat de RCC er van uitgaat dat het Koninklijk Huis zich minder goed kan verweren tegen een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer (gezien hun staatkundige positie). Zo vond de RCC de foto van een weglopende dame na de troonrede en de tekst “Oke, oke ik ga wel naar de VSB”, in strijd met het fatsoen. Maar niet iedere uiting lijkt tegenwoordig de RCC te halen. Er kwam geen protest van de RVD tegen de uiting van het Kruidvat waar de koningin de folder leest als troonrede (logisch want het mag duidelijk zijn dat de Koningin niet meegewerkt heeft aan deze uiting).

Kunst
Het Koninklijk Huis en de RVD voeren een veel minder streng beleid met betrekking tot kunstuitingen. Afbeeldingen van de koningin komen in menig kunstwerk voor. Zolang de producten maar niet commercieel geëxploiteerd worden, lijkt er veel te mogen.

Satire/parodie
Majesteitsschennis is in ons wetboek nog altijd strafbaar (art 111/112) Str. Een wet uit 1811. De ratio ervan is, dat de vorst een personificatie is van de staat, en een aanval op de vorst is een indirecte aanval op de staat. Het beledigen van de koning wordt gestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. De vrijheid van meningsuiting is tegenwoordig een zwaarwegend goed , waarbij het duidelijk is dat het om satire gaat. Zo zorgde het filmpje van Lucky TV over het vermeende staatsbezoek van onze koningin, Willem-Alexander en Maxima aan Papoea Nieuw Guinea wel voor veel ophef. Het hoofd van de koningin, Willem-Alexander en Maxima werden op naakte lichamen geplakt. Ook dit keer bleef een officiële waarschuwing uit.

Social Media
Het aanvragen van een Twitteraccount met andermans naam in Nederland is niet strafbaar. Twitter (maar ook andere social media, zoals Facebook) geeft namelijk de identiteit en persoonsgegevens van de aanvrager (om privacy redenen) niet vrij. Een bekende parodie is die van onze koningin, te vinden op Twitter via Koningin_NL (met bijna 150.000 volgers). Gezien de hype rond dit account is het een gemiste kans dat de RVD het Twitteraccount Koningsdag niet bij voorbaat heeft geclaimd.

Do’s and don’ts
Inhaken is nooit risicoloos, dus anticipeer:
- maak een insteker op actualiteit
- niet een hele campagne
- houd het netjes/ fatsoenlijk
- zorg voor een knipoog (wordt niet grof)
- voorkom directe aanprijzing
- suggereer niet dat de persoon werkelijk heeft meegewerkt aan de campagne
- vooral: zorg voor humor!

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer en de Vries tegen Red Bull) - dossier

Conclusie mede ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bekend merk. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste merkenrechtrichtlijn 89/104/EEG. Zie eerder IEF 10862.

Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [nr. 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

De A-G concludeert:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten(19), om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor andere economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.(20) In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

Max Planck Institute - As a follow-up contribution to the Study the Max Planck Institute has produced synopses of the Trade Mark Directive (Synopsis TMD) and the Community Trade Mark Regulation (Synopsis CTMR). These synopses of the current legal texts and the proposed amendments present the implementation of the Study proposals. They are published here for the first time. A summary of the Study with the most important results and proposals refers to amendments laid down in the synopses.

World Trademark Review - Drilling down, the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Community Trademark Regulation (207/2009) outlines five specific aims:

• adapting terminology to the Lisbon Treaty and provisions to the Common Approach on decentralised agencies;
• streamlining procedures to apply for and register a Community trademark;
• increasing legal security by clarifying provisions and removing ambiguities;
• establishing an appropriate framework for cooperation between OHIM and national offices for the promoting of convergence of practices and developing common; and
• aligning the framework to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

De Brauw Legal Alert; Overhaul of EU Trademark System imminent: draft legislation leaked
Draft legislation by the European Commission ('Commission') concerning the European Trademark System was recently leaked. The available version of this draft legislation is unofficial and the final amendments may differ. Marques has reported on these documents, and since the potential impact is quite significant, we deem it useful to highlight a few of the expected changes.

Leeswijzer:

Community Trademarks and OHIM
Terminology
CTM filing practice
Graphical representation dropped, non-traditional trademarks welcomed
Customs procedure, shifting the burden of proof to the importer
Preventive action – labels and packaging in itself will be infringing
Bad faith
Use of class headings in older registrations
Foreign descriptive terms banned

National Law
Extension of territories where absolute grounds apply
Revocation and invalidity in administrative procedures
Third party observations allowed
Genuine use period defined

Robbert Sjoerdsma, 'Meten is weten', BMM Bulletin 2012-1, p.15-21.

Een bijdrage van Robbert Sjoerdsma, met deze bijdrage in BMM Bulletin (gedeelde) winnaar VIE-Prijs 2013.

Op de kop af elf jaar geleden heeft de BMM een themanummer besteed aan marktonderzoeken. Nu is het weer zover. Waarom deze aandacht voor dit onderwerp kan men zich afvragen. Het antwoord ligt voor de hand; bij beslissingen die de rechter op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht moet nemen, figureert het publiek dikwijls als voorname en onmisbare toetssteen. De belangrijkste rol voor publieksopvattingen is weggelegd in het merkenrecht [IEF 7370]. Alhoewel er in de literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of die publieksopvattingen beter door middel van een normatieve beoordeling door de rechter of beter door middel van empirisch (d.w.z. markt- of opinie-)onderzoek kunnen worden vastgesteld, is men het er wel over eens dat marktonderzoeken nuttig kunnen zijn.

In de praktijk wordt er in merkenzaken voor de Nederlandse rechterlijke colleges in ieder geval steeds vaker gebruik gemaakt van marktonderzoeken, en hetzelfde geldt voor merkenzaken voor het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) te Alicante (BHIM). Over de waarde die het BHIM hecht aan marktonderzoeken in merkenzaken en de kansen en uitdagingen die op dat gebied spelen, is in de Nederlandse literatuur nog niet veel geschreven. Ziedaar de reden voor deze bescheiden bijdrage. Maar eerst iets over wat voor merkenzaken bij het BHIM terecht kunnen komen en een korte schets van het juridisch kader.

Leeswijzer:
Merkenzaken voor het BHIM
Juridisch kader
Waarde van marktonderzoeken en kansen en valkuilen bij het gebruik daarvan
- Verkregen onderscheidend vermogen (inburgering)
- Bekendheid & voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan
- Verwarringsgevaar
De eisen die het BHIM aan marktonderzoeken stelt en de (on)zin daarvan
- Representativiteit
- Gesloten vragen ≠ leidende vragen
Marktonderzoeken in de praktijk
Conclusie

Boerman e.a., Nationaal dreigingsbeeld 2012 georganiseerde criminaliteit, KLPD-IPOL Zoetermeer, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 29 991, nr. 17.

Onderdeel 2.2 Acquisitiefraude; onderdeel 2.8 merkfraude; 2.9 Telecomfraude.

2.8.2 Empirie - gevolgen
Er kan een viertal soorten gevolgen van merkfraude onderscheiden worden. In de eerste plaats is dat het verlies van afzetmarkt. Het bedrijf of concern waarvan de producten nagemaakt worden, verliest afzetmogelijkheden. Nu kan niet beweerd worden dat voor elk gekocht namaakproduct het echte op de plank blijft liggen. Het is evident dat in ieder geval een deel van de namaakartikelen niet in plaats van echte merkartikelen wordt gekocht. De namaakproducten zijn immers zo populair omdat ze vele malen goedkoper zijn. De precieze omvang van dit omzetverlies is niet bekend en wellicht ook helemaal niet te berekenen.
Ten tweede wordt afbreuk gedaan aan het originele merk. Doordat de kwaliteit van de namaakartikelen vaak beduidend slechter is dan van de echte, kan grootschalige verkoop ervan afbreuk doen aan de kracht en het imago van het merk. Tegelijkertijd zorgt de verkoop van namaakproducten gratis voor een bredere naamsbekendheid, een van de belangrijkste doelstellingen van reclame.

Ook ontstaan risico's voor de consument. Namaakproducten worden niet onderworpen aan de strenge eisen en tests waaraan de merkproducten wel moeten voldoen. De consument is vooral slachtoffer omdat het aangekochte namaakproduct van inferieure kwaliteit kan zijn.
Ten slotte zijn er gederfde belastinginkomsten. Zoals hierboven beschreven werd, is eigenlijk alleen van de in beslag genomen valse merksigaretten bekend dat er tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn.

2.8.3 Verwachtingen en kwalificatie
Er is een aantal factoren dat invloed heeft op de toekomstige ontwikkeling van merkfraude. De ene factor werkt bevorderend en de andere remmend. Wat het overblijvende saldo zal zijn, valt niet te voorspellen.

Vrijdagmiddagbericht, uit't persbericht: Sinds 1992 zijn de politiestriping en het politielogo onderdelen van de politiehuisstijl, waarmee de Nederlandse politie optimale herkenbaarheid creeert. Gelet op de bijzondere taken en bevoegdheden van de politie is het van groot belang dat het publiek in een oogopslag weet dat het  met een uiting van de politie van doen heeft. Net als bij andere, door de overheid aangewezen hulpdiensten zoals brandweer en ambulance, zijn het logo en de striping van de politie auteursrechtelijk beschermd en als merk gedeponeerd [red. zie bijvoorbeeld IEF 11032]. Dit is met de komst van de nationale politie niet veranderd.

Handhaving door Instituut Fysieke veiligheid
Het is voor het werk van de politie van groot belang dat de politie direct herkend. Daarom kan het politielogo en de politiestriping niet voor elk doeleinde gebruikt worden en moet eerst toestemming gevraagd worden. Het handhaven van het auteurs- en merkenrecht op de logo's en striping van de hulpverleningsdiensten is door de Staat neergelegd bij de afdeling Materieel en Logistiek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Eerst lag dit auteursrecht bij de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, dat nu onderdeel is van het IFV.

Alle logo- en stripingverzoeken getoetst
Jaarlijks krijgt de politie via het IFV veel verzoeken om het politielogo en/of de striping te mogen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om borden die gebruikt worden bij bouwplaatsen, om folders, congressen, documentaires, theaterproducties of tv- en filmproducties. In sommige gevallen betreft het puur het gebruik van het logo, in andere gevallen werkt de politie mee aan de betreffende productie. De meeste verzoeken worden goedgekeurd.

Toestemming aanvragen
Om toestemming te krijgen voor het gebruik van het politielogo en/of de politiestriping kunt u terecht bij het IFV. Het IFV vraagt vervolgens aan de Directie Communicatie van de politie advies over het wel of niet instemmen met het verzoek. Hierbij kijkt de politie naar drie aspecten:
* worden haar taak en bevoegdheden waarheidsgetrouw in beeld gebracht?
* draagt de productie bij aan het imago van de politie?
* bestaat er risico voor de veiligheid van de burger?

De politie geeft advies, het IFV geeft de toestemming.
(...red. dit bericht is ingekort ...)

WIPO 20 februari 2013, zaaknr. DNL2012-0073 (Lululemon Athletica Canada, Inc. tegen A. Bronkhorst)

Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, DLA Piper.

Domeinnaam. Woordmerk. Legitiem belang. Registratie te kwader trouw. Wijziging van de domeinnaamhouder. Eiser is een onderneming die zich toelegt op de vervaardiging van sportkleding. Verweerder is de heer Bronkhorst, houder van de Domeinnaam <lululemon.nl>. Eiser baseert zich in deze procedure succesvol op de identieke Gemeenschap- en Internationale registraties van het woordmerk LULULEMON.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiser voldoende aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag het toplevel domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten. (...)

B. Recht of Legitiem Belang
Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder, ten tijde van het indienen van de Eis, op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen waren of diensten aanbood.(...) De Geschillenbeslechter concludeert dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Daarmee is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Uit de door Eiser overgelegde correspondentie (...) blijkt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dat (i) de Domeinnaam tot op heden niet is gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten en (ii) dat Verweerder heeft aangegeven de Domeinnaam – onder verwijzing naar een website met daarop informatie over domeinnamen die voor zeer hoge bedragen zijn verkocht – te willen verkopen. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot wat Verweerder stelt, het Gemeenschapsmerk LULULEMON eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam. Dat Eiser ten tijde van registratie van de Domeinnaam niet actief was in Nederland of de EU en dat het merendeel van de mensen in Nederland en de EU Eiser niet kent, is irrelevant. Verweerder heeft de Domeinnaam willen verkopen aan. Eiser voor een zeer hoog bedrag terwijl deze over een ouder merkrecht beschikt. Dit leidt in de omstandigheden van deze zaak tot kwade trouw aan de kant van Verweerder.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Op andere blogs:
DomJur 2013-944

Rechtbank Oost-Nederland 13 maart 2013, zaaknr. C/05/235068 / HA ZA 12-728 (Hogeschool wageningen B.V. tegen Stichting Aeres Groep)

Uitspraak ingezonden door Hemke de Weijs, Nysingh.

Hogeschool Wageningen is sinds 2002 actief onder deze handelsnaam. HSW holding is houdster van de Benelux woordmerkregistratie HOGESCHOOL WAGENINGEN. Aeres is een in 1995 opgerichte stichting waaronder scholen ressorteren. Het betreft een hogeschool die in 1981 Stoas APH heette en na een fusie 'Stoas Wageningen | Christelijke Agrarische Hogeschool' heette. Met de Hogeschool Wageningen heeft overleg plaatsgevonden. De aannemer van Aeres heeft een bord geplaatst op de nieuwbouwlocatie waarop stond "Nieuwbouw Stoas Hogeschool Wageningen" en ook op verschillende websites van derden werd "Stoas Hogeschool Wageningen" genoemd.

Op grond van artikel 6 Hnw hadden de vorderingen gebaseerd op 5 Hnw bij de kantonrechter aangebracht kunnen worden. De rechter zal niet verwijzen omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen (zie r.o. 4.2).

Omdat het ingeschreven woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, kan de nietigheid worden ingeroepen door in dit geval Aeres. Hogeschool beschrijft de soort instelling en Wageningen is de aardrijkskundige plaats waar de instelling is gevestigd. Van inburgering ex 2.28 lid 2 BVIE is geen sprake. De Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik in 1918 toen een derde partij, waarmee zij geen enkele rechtsband heeft, te weten de Rijks Landbouw Hooge School werd opgericht en daarna in de volksmond Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd. Dit beroep faalt (zie r.o. 4.5).

Vanwege het uitsluitend beschrijvende karakter van de handelsnaam (soort onderneming met plaats van vestiging) komt daaraan slechts zeer geringe bescherming toe. Volgens vaste rechtspraak kunnen soortnamen en beschrijvende aanduidingen immers niet via de HNW worden gemonopoliseerd.

De vorderingen worden afgewezen en het Benelux woordmerk wordt nietig verklaard.

4.2. De rechter zal dit doen en zal de zaak op dit onderdeel niet op grond van artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verwijzen naar de kantonrol, locatie Wageningen, omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen. Hierbij laat de rechter wegen dat inmiddels bij de rechtbank Oost- Nederland geen sprake meer is van verschillende kamers voor de behandeling en beslissing van kantonzaken en gewone rechtbankzaken. Beide soorten zaken worden behandeld binnen een aantal teams en de rechters van die teams treden afhankelijk van het soort zaak op als gewone rechter of als kantonrechter.

Verwijzing is zinloos, omdat de zaak naar alle waarschijnlijkheid toch bij dezelfde rechter terecht zou komen, terwijl het in deze zaak ook voor de proceskosten geen verschil maakt. Het op een rechtbankzaak afgestemde griffierecht is reeds betaald en wordt niet teruggestort bij partiële verwijzing en de overige kosten worden zowel bij kanton als bij handel op grond van de aard van de zaken begroot en afgehandeld op de voet van artikel 1019h Rv, dit wil zeggen op basis van de werkelijke kosten met eventueel een billijkheidscorrectie. Inhoudelijk overweegt de rechtbank als volgt.

4.3. De vraag of het gebruik van de aanduiding `Stoas Hogeschool Wageningen' op het bord van de aannemer en op de verschillende websites van derden aan Aeres kan worden toegerekend, hetgeen Aeres betwist, hoeft niet beantwoord te worden, omdat de vordering tot nietig verklaring van de woordmerkregistratie van HSW Holding kan worden toegewezen en Hogeschool Wageningen c.s. derhalve aan die registratie geen rechten kan ontlenen en Aeres geen inbreuk op een merkrecht kan verwijten, terwijl Hogeschool Wageningen ook geen inbreukactie kan baseren op haar handelsnaamrecht.

4.5. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich nog op de zogenaamde inburgering van lid 2 van artikel 2.28 BV IE. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik van het teken 'Hogeschool Wageningen' door het instituut dat in 1918 werd gesticht als de Rijks Landbouw Hooge School en daarna een aantal jaren in de volksmond de Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd, totdat het in 1986 de Landbouw Universiteit Wageningen ging heten en in 2000 Wageningen Universiteit. Dit beroep op inburgering faalt, omdat: (i) het gaat om gebruik vóór de inschrijving van HSW Holding, (ii) door een instituut waarmee Hogeschool Wageningen c.s. geen enkele rechtsband heeft en (iii) waaraan de onderscheidende aanduiding 'Landbouw' was toegevoegd.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)