Merkenrecht  

WIPO Arbitrage 23 oktober 2011, DNL 2011-055 (Vliegtickets.nl B.V. tegen E-Pepper AG, Inzake: vliegticket.nl, arbiter: Wolter Wefers Bettink)

Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.

Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een  "site in aanbouw"-mededeling. Eiser meent dat er sprake is om bezoekers op misleidende wijze naar biedengeniet.nl te leiden.

Er is, naar het oordeel van de arbiter wel sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Binnen onderdeel B (recht of legitiem belang) wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en bekendheid van de merken, deze wordt niet vastgesteld. Doorlinken naar de site biedengeniet.nl gedurende 5 à 6 maanden is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Geen overdracht bevolen.

Onder A. wordt verwarringwekkende overeenstemming met merknamen en handelsnaam bewezen door "overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam ".

Onder B. Recht of legitiem belang
Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: 
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk; 
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; 
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, 
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.

Ad a. Geen bewijs van bezoekersaantallen en nieuwsbrief abonnees; bij het BBIE is "kennelijk zodanig bewijs [is] overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd". Echter in deze zaak uitgaan van voldoende onderscheidend vermogen.

Ad b. en c. Ook andere beschrijvende domeinnamen zijn geregistreerd, waar verweerder “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam".

Ad. d. Dit is geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking.

Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.

In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.

Gerecht van Eerste Aanleg van Aruba 28 oktober 2011, LJN BU8420 (Damox N.V. en N.G. Aruba Embroidery Printing & Enterprises Services N.V. (Emco))

Met dank aan Doris M. Canwood, Sjiem Fat & Co. 

Merkenrecht. Op 13 augustus 2010 is logo gedeponeerd, op 20 augustus 2010 is het Aruba logo gelanceerd. Damox heeft exclusieve licentie gekregen van Publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba Tourism Authority welke is bij Landsverordening opgericht in februari 2011. Emco vervaardigt producten met dit Aruba logo en brengt dit op de markt.

Wel / geen vestigingsvergunning is geen vereiste om in rechte op te treden. Echter vanwege de tijdslijn kan ATA in haar huidige vorm niet het logo hebben ontworpen noch in gebruik genomen. Niet is gebleken dat haar rechtsvoorganger de rechten heeft overgedragen.

In citaten:

4.2. Anders dan Emco voorstaat doet de omstandigheid dat Damox nog geen vestigingsvergunning heeft niet af aan de mogelijkheid in rechte op te treden, nu zij in februari als publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht.

4.4 Gelet op de omstandigheid dat ATA pas in haar huidige vorm in februari 2011 is opgericht, kan het niet ATA zelf zijn geweest die het Aruba logo heeft laten ontwerpen en in gebruik heeft genomen, maar moet dit een rechtsvoorgangster van haar zijn geweest of een andere (rechts)persoon. Nu niet is gesteld of gebleken dat de merk- en auteursrechten aan ATA (in haar huidige vorm) zijn overgedragen is in deze procedure onvoldoende aannemelijk dat ATA kan worden aangemerkt als de merkhouder en auteursrechthebbende. Hierdoor is voorhands ook onvoldoende aannemelijk dat Damox van de merk- en auteursrechthebbende een licentie voor het gebruik heeft gekregen en een volmacht om in recht op te mogen treden. In het kader van dit kort geding kan dan ook niet worden vastgesteld dat Damox enige merken- en auteursrechtelijke aanspraken toekomt.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse)

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, LJN BU3223 (Real Networks Inc. tegen X)

In navolging van IEF 10109.Uitgebreid vonnis Auteursrecht. Geen openbaarmaking middels een link. Geen beroep op 26d Aw, omdat X niet als tussenpersoon kan worden beschouwd. Geen onrechtmatige daad, omdat er geen sprake is van structureel en doelbewust downloaden wordt gefaciliteerd. Geen merkinbreuk, onvoldoende gesubstantieerd noch onderbouwd. Proceskosten ex 1019h Rv en de afspraak is gemaakt deze vast te stellen op ¤48.000 dit omvat eveneens de proceskosten onrechtmatige daad volgens het liquidatietarief.

Feitenschets: Na een ex parte beschikking (15 februari 2010) waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat [X] Real Alternative aanbiedt en dat Real Alternative verveelvoudigingen bevat van software waarop auteursrechten van Real Networks rusten en dat [X] door het aanbieden van Real Alternative inbreuk maakt op de auteursrechten van Real Networks. Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gestelde merkinbreuk niet voldoet aan de hoge eisen die ten aanzien van een ex parte bevel moeten worden gesteld aan de aannemelijkheid van de inbreuk. De voorzieningenrecher heeft [X] bevolen de openbaarmaking van Real Alternative te staken onder verbeurte van een dwangsom en heeft Real Networks verlof verleend om conservatoir beslag te leggen onder [X] op alle gegevensdragers waarop Real Alternative zich bevindt en om conservatoir bewijsbeslag tot afgifte te leggen op alle schriftelijke en elektronische documenten waaruit de omvang van de inbreuk blijkt. Voorts heeft de voorzieningenrechter [Z] aangewezen als gerechtelijk bewaarder van de in beslag te nemen gegevensdragers en documenten.

4.11. Aldus dient de rechtbank te beoordelen of [X] met het aanbieden op zijn website https://codecpack.nl van een link naar Real Alternative op de server van Freenet, het bestand Real Alternative heeft openbaar gemaakt dan wel heeft verveelvoudigd.

Primair 45i Aw: 4.29. Naar het oordeel van de rechtbank is van verveelvoudigen door [X] van Real Alternative als bedoeld in artikel 45i Aw geen sprake. Anders dan Real Networks stelt, vond de transmissie van Real Alternative niet plaats door of met de link van [X]. De link van [X] wees de gebruiker de weg naar de server van Freenet waarop Real Alternative stond. De transmissie van Real Alternative vond plaats van de server van Freenet naar de computer van de gebruiker. In die omstandigheden verrichtte [X] geen verveelvoudigingshandelingen.

Subsidiair 26d Aw: 4.34. Naar het oordeel van de rechtbank faalt het beroep op artikel 26d Aw alleen al omdat [X] niet kan worden beschouwd als een tussenpersoon wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken. [X] bood op zijn website https://codecpack.nl een link aan naar Real Alternative op de server van Freenet. Voor zover het uploaden van Real Alternative op de server van Freenet en het vervolgens downloaden van Real Alternative door derden van de server van Freenet kwalificeert als inbreuk op de auteursrechten van Real Networks, gebeurde dit zonder tussenkomst van de link van [X]. Dat gebruikers het bestand Real Alternative via de link konden vinden, betekent nog niet dat (het aanbieden van) de link in de hiervoor bedoelde zin wordt gebruikt om Real Alternative van de server van Freenet te downloaden. Hoe het verstrekken van informatie over codecs er toe kan leiden dat [X] dient te worden beschouwd als een tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw vermag de rechtbank niet in te zien.

Subsidiair: onrechtmatige daad 
4.41. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat [X] niet structureel doelbewust het downloaden van het inbreukmakende Real Alternative heeft gefaciliteerd en dat [X] niet onrechtmatig jegens Real Networks heeft gehandeld.

Merkinbreuk 
4.44. De merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen is door Real Networks onvoldoende gesubstantieerd. Real Networks heeft gesteld noch onderbouwd dat sprake is van gebruik door [X] van de tekens REAL, REALPLAYER, REALAUDIO en REALMEDIA in het economisch verkeer hetgeen ingevolge artikel 9 lid 1 GMVo wel is vereist. De vorderingen stranden reeds om die reden.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Gerecht EU 16 december 2010, zaak T-513/09; Jose Manuel Baena Grupo SA v. OHIM/Herbert Neumann en Andoni Galdeano del Sel;

Ietswat ouder, nu is hoger beroep aangetekend tegen uitspraak van Gerecht EU met nummers C-101/11 en C-102/11. Modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Ingeschreven gemeenschapsmodel betreft een zittend personage. "met de positie van het lichaam dat de indruk van enige irritatie geeft, gebogen naar voren, (...) eerdere model als een boos persoon, (...) het gevoel dat hij zal herinneren na het bekijken van de genoemde ontwerp"

Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. 

Middelen en argumenten
a) Schending van artikel 25, sub b, van verordening (EG) nr. 6/20021 van de Raad en aanverwante artikelen 
Het Gerecht heeft ten onrechte verklaard dat het aan de orde zijnde model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd. 
b) Schending van artikel 25, sub e, van verordening nr. 6/2002 en aanverwante artikelen 
Het Gerecht is nalatig geweest en heeft zich vergist bij de beoordeling van artikel 25, sub e, van deze verordening. 
c) Ontbreken van motivering van het bestreden arrest 
Het Gerecht heeft het bestreden arrest niet gemotiveerd en gerechtvaardigd en het heeft zijn bevoegdheden overschreden.

22 À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d’une importante liberté quant à la technique qu’il mettra en œuvre pour dessiner la silhouette, il n’en demeure pas moins que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

23 En effet, cette expression, combinée avec la position du corps qui donne l’impression d’une certaine irritation en s’inclinant vers l’avant, amènera l’utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu’il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle. En revanche, ainsi que le prétend la requérante, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière.

24 La différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes. Elle sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant.

Rechtbank van koophandel Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281 (BV Koninklijke Van Kampen en Begeer tegen NV Allinox en (vrijwillig tussenkomende partij, eiser:) BK Cookware)

Merkenrecht. Overgang van rechten.  Eiseres spreekt tegen dat er overdracht heeft plaatsgevonden van merken, gelet op de evolutie en organisatie van de commerciële activiteiten werden de merken BK en GERO vermarkt door de bv BK Bookware. Overdracht is niet ingeschreven in het register, maar dit is volgens eiser geen noodzakelijke voorwaarde. Uit diverse stukken volgt dat een gedoogdovereenkomst (gentlemen's agreement r.o. 2.2.1) inzake niet-optreden tegen teken BEKA met koksmuts zolang binnen België producten worden vermarkt.

1. Geen beroep op gedogen of rechtsverwerking ex 2.29 BVIE, omdat merken van verweerster jonger zijn;
2. merkdeponering is niet automatisch ter kwader trouw geschiedt ex 2.4.f.1* BVIE. Echter op 9 juni werd de verklaring (gentlemen's agreement) aan verweerster voorgelegd en aanvaard op 5 oktober 2004 inhoudende gebruik van één (gelijksoortig) merkgebruik, dit werd overtreden door deponering.
3. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, vanwege de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard omverwarring te stichten.

Doorhaling van merkinschrijvingen van nv Allinox, mét dwangsom á €5.000 en gedingkosten.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

"... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met - een deel van - de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechter, en Van Kempen en Begeer dus van mening is datzij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvn zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Vam Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding "BEKA", uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van kempen en Begeer haar op de hoogte brengt daat dit het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intenttie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....".

HR 28 oktober 2011, LJN BR3059 (Mag Instrument Inc. tegen Edco en Impex)

In navolging van IEF 9934 (concl). Hoge raad stelt prejudiciële vragen aan het Beneluxgerechtshof.

Rechtspraak.nl Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. Prejudiciële vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.

I) Inbreuk op auteursrechten van MAG
II) Inbreuk op de merkrechten van MAG
III) Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) 

5.2(a) Onderdeel I. Inbreuk op de auteursrechten van MAG

5.2.6 Aan het slot van onderdeel I.1.a en van onderdeel I.1.b betoogt MAG, onder verwijzing naar door haar overgelegde deskundigenopinies, dat bij een concrete toetsing tot uitgangspunt moet worden genomen dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat door het hof niet anders is geoordeeld. Op grond daarvan klagen de onderdelen, in onderling verband gelezen, dat hetgeen het hof in rov. 5.12 overweegt onbegrijpelijk is.

5.2.7 Deze klacht slaagt. In rov. 5.12 is inderdaad geen verwerping te vinden van het betoog van MAG dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het hof overweegt wel dat "bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt", maar uit hetgeen volgt, te weten dat het hof in de stellingen van MAG geen aanleiding heeft gevonden om met betrekking tot "deze bewijslast" anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak MAG tegen Buzaglo (gepubliceerd in BIE 2002, 80), komt naar voren dat het hof slechts zijn opvatting ten aanzien van de bewijslast heeft herhaald. Indien in de zojuist geciteerde passage of in de verwijzing naar het genoemde arrest in de zaak MAG tegen Buzaglo al tevens besloten zou liggen dat MAG in dit geding geen bewijs van haar stelling heeft bijgebracht, geeft het hof geen inzicht in zijn gedachtegang die tot dat oordeel heeft geleid. De verwijzing naar genoemd arrest geeft onvoldoende opheldering reeds omdat in dat arrest geen oordeel is gegeven over de daarbij aan MAG opgedragen bewijslevering op het onderhavige punt; oordelen over dit bewijs zijn eerst door het hof in die zaak gegeven in zijn arresten van 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000, naar welke arresten het hof echter niet verwijst. Die bewijsoordelen, gegeven in een andere zaak tussen deels andere partijen, onthieven het hof bovendien niet van een zelfstandige beoordeling van het in de onderhavige zaak door MAG aangedragen bewijs en konden evenmin in de weg staan aan eventuele verdere bewijslevering door MAG in de onderhavige zaak, dat door haar is aangeboden.

5.2.8 Nu inzoverre onderdeel I.1 slaagt komt het door Edco c.s. voorwaardelijk voorgestelde middel aan de orde. De klachten daarvan kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.3(b) Onderdeel II. Inbreuk op de merkrechten van MAG

Onderdeel II.1 neemt tot uitgangspunt dat in de feitelijke instanties de geldigheid van de beide vormmerken niet met een reconventionele vordering is bestreden - behoudens de reconventionele vordering van PP Impex, die in hoger beroep niet meer aan de orde was - en dat ook anderszins de merken geen inzet zijn geweest van een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure, en verbindt daaraan het gevolg dat in appel diende te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Het onderdeel faalt want berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het miskent immers dat in een geding zoals het onderhavige waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeroepen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd.
De in de onderdelen II.2 tot en met II.6.b aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.4(c) Onderdeel III. Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing)

Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

Rechtbank Roermond 26 oktober 2011, HA ZA 09-86 (Kamp c.s. tegen Twico)

met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Stukgelopen samenwerking. Merkenrecht. Auteursrecht op logo's. Non-usus-verweer.

Kamp c.s. is een groothandel c.q. detailverkoop van tweewielers. Twico is het economisch uitvoerend orgaan van de "Belangenvereniging voor tweewielerhandelaren TWICO" en houder van diverse merken, waaronder beeldmerken Fietsplus. De twee hebben een deelnemersovereenkomst gesloten, maar deze wordt door Twico opgezegd. In deze zaak wordt die opzegging niet-succesvol bestreden, in reconventie komen IE-rechtelijke aspecten voor. Identieke logo's beschermd merkenregistratie, maar ook door auteurswet. Het woord Fietsplus voldoet niet aan vereisten voor auteursrecht nu dit slechts een combinatie van twee bestaande woorden uit de Nederlandse taal betreft, de logo's echter wel.

Veroordeelt Kamp c.s. tot staken van inbreuk op auteursrecht op de logo's én merkrechten met dwangsommen €1.000 met maximum €50.000 in de proceskosten zowel in conventie (€2.121) als in reconventie (€10.000).

4.15. De rechtbank gaat bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk uit van de merken die volgens Twico zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister. Artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE is uitsluitend van toepassing op een teken dat gelijk is aan het merk. Op basis van de overlegde stukken is de rechtbank van oordeel dat het beeldmerk dat Kamp c.s. aan de gevel van de winkel toont identiek is aan het beeldmerk van Twico dat onder nummer 0688195 is geregistreerd. Hieruit vloeit voort dat het beroep van Twico op artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE voor wat betreft dit beeldmerk slaagt. Kamp heeft weliswaar nog aangevoerd dat het recht op dit merk wegens non-usus op grond van artikel 2.26 BVIE is komen te vervallen, doch dit verweer is niet onderbouwd. ZO is in ieder geval niet gebleken dat sprake is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is om tot de conclusie te komen dat er sprake is van non-usus gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

4.18. Artikel 1 Auteurswet 1912 (verder te noemen: Aw)
Twico heeft in dit kader betoogd dat  de woord/beeldmerken die zij heeft gedeponeerd in het Benelux merkenregister auteursrechtelijk worden beschermd. Twico stelt dat zij de maker is van deze woord/beeldmerken die te beschouwen zijn als een "werk" in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Aw, omdat ze niet ontleend zijn aan eerdere werken en het resultaat zijn van de creatieve keuze van de maker.

4.20. De Fietspluslogo’s kunnen daarentegen naar het oordeel van de rechtbank wel als werk in de zin van de Aw worden beschouwd. Echter ten aanzien van de logo’s, waaraan Twico refereert en die als merken zijn ingeschreven (...), heeft Twico onvoldoende onderbouwd dat Kamp deze logo’s in het openbaar zou brengen en zou verveelvoudigen.
Dit is anders voor het logo dat door Twico is geregistreerd onder nummer 0688195. Ten aanzien hiervan heeft het volgende te gelden.
Vereist is een gekwalificeerde mate van overeenstemming, zodat het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk vertoont, zodat de totaalindrukken die beide werken maken sterk overeenstemmen. Dit is, zoals de rechtbank hiervoor ook reeds heeft geoordeeld, het geval.
Het logo dat Peter Kamp toont op de gevel van de winkel is ontleend aan het logo Fietsplus van Twico. Anders dan Kamp stelt, valt naar het oordeel van de rechtbank het logo op de winkelpui wel onder het openbaar maken en vermenigvuldigen als bedoeld in de Aw. Het door Kamp c.s. gedane beroep op uitputting tenslotte acht de rechtbank zonder nadere onderbouwing, welke ontbreekt, onbegrijpelijk en kan derhalve niet leiden tot een andersluidend oordeel.

CvdM 6 september 2011, Beslissing op bezwaar 25500/25520/201101100 (toegestane nevenactiviteit TROS licentie aan Privé column)

In navolging van IEF 9639. Als randvermelding. Mediarecht. Waardebepaling / licentiëring van merkenrechten. Bezwaar van TV Digitaal en RadioCorp wordt gegrond verklaard tegen toegestane licentiëring woord en beeldmerken TROS en sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé .TROS diende ervoor te waken dat zij zich niet dienstbaar gaat maken voor winsten van derden.

De bezwaren op basis van de relatietoets worden afgewezen. (r.o. 58-70), de marktconformitiet van de licentievergoeding wordt succesvol bestreden: TROS slaagt niet in de opdracht om een waardebepaling te verrichten: door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Ten overvloede wordt de activiteit niet als niet-kostendekkend beoordeeld.

 70. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de omstandigheid dat de Raad van Bestuur van de NPO onderhavige nevenactiviteit niet heeft getoetst, terwijl daartoe op grond van de Mediawet 2008 wel de bevoegdheid bestond, niet meebrengt dat het Commissariaat de toets op schade aan de publieke media-opdracht in het onderhavige geval had moeten betrekken.

74. Op grond van artikel 2.134, derde lid, Mediawet 2008 is het aan de publieke mediainstelling om aan te tonen dat een nevenactiviteit voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 2.132 Mediawet 2008. Het is dus aan de TROS om aan te tonen dat de licentievergoeding die zij ontvangt marktconform is. Het Commissariaat heeft de TROS opdracht gegeven een waardebepaling te verrichten op basis waarvan de marktconformiteit van de licentievergoeding voor de TROS blijkt.

Volgens de TROS is de waarde van de merken TROS en Sterren.nl echter niet vast te stellen nu dit afhankelijk is van het platform, en voor het onderhavig platform geen aansluiting bij een identieke casus uit het verleden gezocht kan worden.

75. Door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Het besluit van 24 maart 2011 kan om deze reden niet in stand blijven. De TROS had bijvoorbeeld de marktwaarde van de bewuste licentie voor de merken TROS en Sterren.nl door een deskundige kunnen laten bepalen, of een marktonderzoek kunnen verrichten.

Lees de beslissing hier (CvdM / pdf).

Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 1994, 542)