Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Roermond 5 januari 2012, KG ZA 11-250 (Van Cranenbroek tegen Itek)

Met dank aan Laurens Thissen, Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Parallelle publicatie Reclameboek 1248. Misleidende mededeling. Reclamerecht. Afbeelding zonder merktekens. Van Cranenbroek houdt zich bezig met de verkoop van een divers assortiment voor tuininrichting en -onderhoud en sindskort ook elektrische fietsen. Itek biedt fietsen en sindskort tuin- en sportartikelen aan in Nederland en België.

In dit kort geding over misleidende mededelingen is de vraag aan de orde of gedaagde ITEK (voldoende) kruiwagens en electrische fietsen in voorraad had waarmee ITEK in haar folder had geadverteerd. De afgebeelde kruiwagens waren identiek, maar er waren geen (herkenbare) merktekens zichtbaar in de advertentie. De mededeling elektrische fietsen vanaf €550 is een algemene mededeling en heeft geen betrekking of specifieke merkfietsen zoals afgebeeld. Vorderingen tot o.a. verbod en rectificatie worden afgewezen.

Kruiwagens

4.7 De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het vorenstaande vooreerst dat Itek niet heeft aangeboden een Fort maïskruiwagen, maar een mäiskruiwagen van 170 liter met een polyethyleen bak en een gegalvaniseerd onderstel. Het mag zo zijn dat de bij de advertentie geplaatste foto identiek is aan de (eerder door Van Cranenbroek aangeboden) maïskruiwagen van het merk Fort, maar uit dat enkele feit kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat de aanbieding enkel om die reden betrekking had op een Fort  kruiwagen: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de advertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt te meer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Dat er sprake zou zijn van een zogenaamd "lokkertje", waarbij wordt geadverteerd met een merkproduct dat niet in voorraad is, zoals Van Cranenbroek lijkt te suggeren, acht de voorzieningenrechter dan ook niet aannemelijk. Gelet hierop gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling van Van Cranenbroek, die erop neerkomt dat Itek heeft geadverteerd met een (hoogwaardig) product zonder dat product op voorraad te hebben of zelfs te kunnen leveren.

 

4.8. Door Itek is verder, met stukken onderbouwd, gesteld dat zij de kruiwagen waarmee zij heeft geadverteerd ook op voorraad had. (...) Dat aan de door Van Cranenbroek ingeschakelde proefaankopers, waaronder een deurwaarder, kennelijk kruiwagens zijn verkocht die niet voldeden aan de in de advertentie genoemde specififcaties doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan het vorenstaand niets af: uit de proefaankopen volgt immers niet dat, indien de kopers daar uitdrukkelijk op gestaan hadden, aan hen (zo nodig met een leveringstermijn) geen maïskruiwagen met een gegalvaniseerd onderstel geleverd had kunnen worden.

Elektrische fietsen
4.9. Ten aanzien van de elektrische fietsen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de door Van Cranenbroek in het geding gebrachte reclamefolders van Itek volgt dat door Itek elektrische fietsen van specifieke merken en types worden aangeboden voor een daarbij expliciet vermelde prijs. Verder staat in de eerste advertentie vermeld: "we hebben al 28 inch elektrische fietsen met Shimano Nexave 7 versnellingen vanaf €550,-" en in de tweede advertentie "Er is al een 28 inch elektrische fiets vanaf €50,=". Bi jdeze aanbieding wordt, afgezien van de maat van de fiets en in de eerste advertentie het merk en type van de versnelling, geen enkele nadere specificatie vermeld. Deze advertenties kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de advertentie zich richt of die zij bereikt weinig anders opgevat worden als een - algemene - mededeling van Itek dat de allergoedkoopste nieuwe elektrische fiets van 28 insch die zij in vestigingen verkoopt, €550,= kost. uit hetgeen door Van Cranenbroek is aangevoerd, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat deze mededeling onjuist en derhalve misleidend is, mede gelet op de - onweersproken - stelling van Itek dat zij niet alleen de nieuwste modellen, maar ook overjarige modellen verkoopt. Dat Itek, indien klanten haar vragen  om een fiets van €50,=, die fiets niet aanprijst maar uitdrukkelijk wijst op nieuwere - en waarschijnlijk betere maar in elk geval duurdere - fietsen maakt het vorenstaande niet anders, nu daaruit niet volgt dat Itek geen nieuwe fiets voor €550,= zou kunnen leveren. Dit klemt te meer nu uit de op initiatief van Van Cranenbroek plaatsgehad hebbende proefaankopen blijkt dat een dergelijke fiets - zij het met inachtneming van een levertijd - ook daadwerkelijk aan een der proefaankopers gelever kon worden.

 

Rechtbank 's-Gravenhage 4 januari 2012, HA ZA 10-3487 (EPAL c.s. tegen Wijnmaalen Pallets B.V.)

Vergelijk IEF 10323. Merkenrecht. Keurmerk voor reparaties van pallets. Uitputtingsleer.

In´t kort: De EUR/EPAL pallets moeten voldoen aan bepaalde normen. Op de klossen van de EUR/EPAL pallets zijn de merken EUR en EPAL aangebracht door middel van een brandmerk. Erkende reparateurs repareren de pallets en door hen moeten de klossen voorzien worden van een kenmerkende, voor iedere licentienemer unieke controlespijker (IC-code).

Wijnmaalens betoog, dat het door EPAL gevoerde merk (door inburgering) een gebruikelijke benaming is geworden, is onvoldoende concreet onderbouwd. Voorts is er ook geen sprake van gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk ex 54 GMVo. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Zij zal een verbod opgelegd worden met betrekking tot de verhandeling van de door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk.

Wijnmaalens vorderingen (verklaring van recht / onrechtmatigheid van publicaties) worden afgewezen. In het gewraakte artikel wordt Wijnmaalen niet genoemd, maar wel worden woorden als "beunhazerij" en "illegaal repareren" gebruikt in verband met ongelicentieerde reparaties. Dit is in ieder geval niet onrechtmatig jegens Wijnmaalen.

4.9. De rechtbank overweegt dat uit het betoog van Wijnmaalen niet volgt dat het merk EPAL geen onderscheidend vermogen heeft. Niet valt in te zien dat het merk EPAL beschrijvend voor pallets is noch dat dit merk anderszins niet in staat is pallets te onderscheiden. Met Epal is de rechtbank van oordeel dat het collectieve merk EPAL in staat is een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen die dit merk onder toezicht van de houder gebruiken, althans Wijnmaalen heeft onvoldoende aangevoerd dat tot een ander oordeel kan leiden. Dat het merk EPAL steeds gezamenlijk met de aanduiding EUR wordt gebruikt doet er – zonder meer – niet aan af dat het merk zelf een onderscheidende functie vervult. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling van de zijde van Wijnmaalen dat het EPAL-merk is toegevoegd om te kunnen optreden voor de EUR-pallet.

4.11. Het beroep van Wijnmaalen op rechtsverwerking wegens gedogen onder verwijzing naar artikel 54 GMVo, dient alleen al te worden afgewezen omdat geen sprake is van het gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Bovendien heeft Epal onbetwist gesteld in de loop van de tijd actief te zijn (geweest) met het (ook) aanspreken van andere marktpartijen op het zonder haar toestemming repareren en verhandelen van gerepareerde EPAL-pallets.

Uitputting 4.16. Door Wijnmaalen is nog aangevoerd dat zij heeft toegezegd de handel in (gerepareerde) EPAL-pallets te staken tot dat er duidelijkheid is of sprake is van inbreuk en dat zij heeft aangeboden het EPAL-merk weg te lakken. Dat doet er echter niet aan af dat vaststaat dat Wijnmaalen pallets voorzien van het EPAL-merk heeft gerepareerd en verhandeld. Bovendien zijn deze toezeggingen niet ongeclausuleerd gedaan en heeft Wijnmaalen – ondanks haar aanbod daartoe – het EPAL-merk niet weggelakt. Epal heeft er derhalve recht op en belang bij dat Wijnmaalen zoals volgt wordt veroordeeld.

4.17. Wijnmaalen zal een verbod worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, zoals in het dictum te melden. Daarmee valt niet in te zien – en Epal heeft dit ook niet gemotiveerd gesteld – dat zij nog belang heeft bij een beoordeling van de vorderingen op de andere grondslag, zodat deze zal worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage, 21 december 2011, HA ZA 09-414 (G-Star International B.V. tegen Pepsico)

In navolging van tussenvonnis IEF 9655 en bodemprocedure IEF 8385.
Gemeenschapswoordmerk RAW tegen PEPSI RAW. G-Star werd in een eerder tussenvonnis toegelaten om de bekendheid van haar merk RAW, voor spijkerbroeken en als merk sec te bewijzen. De rechtbank beveelt een marktonderzoek door de deskundige binnen de geschetste randvoorwaarden, met de volgende vragen:

1) Zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) Legt het publiek een verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 2.4 en 4.12 en de hiervoor genoemde merken?en verzoekt de deskundige aan te geven of:

3) naar zijn inzicht het onder 2.29 van het tussenvonnis van 11 mei 2011 bedoelde tijdsverloop van belang is voor de uit het onderzoek te trekken conclusies en zo ja, op welke wijze,

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11 (Longevity Health Products tegen OHIM/Performing Science LLC) - verzoek

Hogere voorziening na Gerecht EU T-190/09 waarin een OHIM beslissing wordt bevestigd. Nietigverklaring van het merk in kwestie is niet gerechtvaardigd. Vaklieden- en het lekenpubliek kent het verschil in betekenis tussen enerzijds het merk en anderzijds de normale afkorting van chemische formules. Zij zijn zich bewust van het feit dat een geringe verandering in de chemische benaming een wezenlijk onderscheid kan maken in farmacologische, chemische of fysische eigenschappen. Omdat de rechtsmiddelen bij het Gerecht EU zich tot rechtsvragen beperken, kan het Gerecht EU geen beoordeling van de relevante feiten of bewijswaardering geven. Het beroep wordt afgewezen.

27. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Nichtigerklärung der betroffenen Marke aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung genannten absoluten Eintragungshindernisses nicht gerechtfertigt, denn es gebe zwischen dieser Marke und der Bezeichnung der chemischen Substanz „5‑Hydroxytryptophan“ keine Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen Verkehrskreise, Fachleute und interessierte Verbraucher, sähen die fragliche Marke nicht als die übliche Bezeichnung dieser chemischen Substanz an und seien ohne Weiteres in der Lage, zwischen dem Markenwortlaut „5 HTP“ und der systematischen Bezeichnung der in Rede stehenden Substanz, gegebenenfalls in ihrer abgekürzten Form, zu differenzieren. Diesem Publikum sei nämlich bekannt, dass auch nur geringfügige Veränderungen chemischer Nomenklaturausdrücke oder chemischer Summenformeln wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die pharmakologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften indizieren könnten.

28. Insoweit ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin ihre vor dem Gericht vorgetragenen Argumente nahezu wörtlich erneut vorträgt. Sie versucht damit, die Würdigung des Sachverhalts in Frage zu stellen, die das Gericht in den Randnrn. 37 bis 40 des angefochtenen Urteils in Bezug auf die Üblichkeit der in Rede stehenden Marke vorgenommen hat.

29      Gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (...)

30      Da die Rechtsmittelführerin somit lediglich die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung rügt und keine Verfälschung von dem Gericht vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln geltend macht, ist der einzige Rechtsmittelgrund zurückzuweisen und somit das Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Het is nu ook mogelijk om stukken bij het BBIE in te dienen langs elektronische weg. Hiervoor zijn er aan de website verschillende contacformulieren toegevoegd. Per specifieke handeling, op het indienen van merk- en modeldepots na, zijn er formulieren beschikbaar.

Deze elektronische indiening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het na-indienen van afbeeldingen, het indienen van gebruiksbewijzen en/of argumenten bij opposities of het indienen van bezwaar tegen een weigering op absolute gronden. Ook voor de indiening van bijvoorbeeld internationale merkaanvragen, vernieuwingsverzoeken of verzoeken tot aantekening van wijzigingen in het register, door middel van het meesturen van het ingevulde PDF formulier is deze methode beschikbaar. Voor merkdepots blijft BOIP Online Filing de enige methode om elektronisch in te dienen. Indiening van modeldepots langs elektronische weg blijft vooralsnog niet mogelijk.

Deze nieuwe methode kan dus worden gebruikt voor nagenoeg alle handelingen bij het BBIE en is beschikbaar naast de mogelijkheid om te faxen of per post stukken in te dienen. Na indiening van stukken via het elektronisch contactformulier ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e mail. Vervolgcontact zal verlopen via de gebruikelijke wegen. Indiening van stukken via normale e-mail blijft uitgesloten. Het BBIE hoopt hiermee zijn serviceniveau verder te verhogen.

Met toestemming van: boip.int

WIPO 13 december 2011, D2011-1559 (LEGO Juris A/S tegen Schuermans, inzake: legoverhuur.nl, geschillenbeslechter: Warwick A. Rothnie)

beeldcitaat van legoverhuur.nl

Domeinnaamrecht. Bekend merk in domeinnaam gebruikt. Geen overdracht.

Inzake de domeinnaam legoverhuur.nl heeft LEGO voldoende aangetoond dat haar merk het meest onderscheidende element is uit de domeinnaam. Zij heeft geen licentie gegeven om het merk te laten gebruiken door verweerster. Na onderlinge communicatie blijkt dat deze domeinnaam slechts verwijst naar de homepage van verweerster en de handelsnaam van verweerster ook is veranderd naar aanleiding van deze communicatie. Haar activiteit blijft hetzelfde: het verhuren van originele LEGO-producten. De omstandigheden onder welke een ongeautoriseerde dealer in merkproducten een merknaam in een domeinnaam mag gebruiken, is nog niet in de Policy opgenomen, maar in deze situatie kan de doorverkopersjurisprudentie naar analogie worden toegepast. Het is door eiser niet bewezen dat er geen recht of legitiem belang is bij de verweerster. De klacht wordt afgewezen.

however, paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 states:

“Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site’s accurately and prominently disclosing the registrant’s relationship with the trademark holder. The respondent must also not try to ‘corner the market’ in domain names that reflect the trademark. Many panels subscribing to this view have also found that not only authorized but also unauthorized resellers may fall within such Oki Data principles. Pay-per-click (PPC) websites would not normally fall within such principles where such websites seek to take unfair advantage of the value of the trademark.”

This is described as the consensus view. The proposition in Guerlain S.A. v. Peikang, supra, relied on by the Complainant, therefore, must be qualified to some extent.

So far as can be ascertained from the record in this case, each of the requirements summarised in paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 appear to be substantially satisfied.

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, Trb. 2011, 268.

De bepalingen van het Protocol van 25 juni 2010 zullen ingevolge punt 2 in werking treden op 1 januari 2012. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol van 25 juni 2010, evenals het Uitvoeringsreglement van 1 juni 2006, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. - uitvoeringsreglement

De Raad van Bestuur heeft besloten het Uitvoeringsreglement als volgt te wijzigen: A. Lid 3 van regel 1.10 komt te vervallen. 1. Dit wijzigingsprotocol zal worden gepubliceerd zoals voorzien in artikel 6.5, lid 1 van het BVIE. 2. Dit wijzigingsprotocol treedt onder twee voorwaarden in werking. De publicatie bedoeld in lid 1 moet hebben plaatsgevonden en de Directeur-Generaal moet hebben besloten deze wijziging in werking te laten treden. De Directeur-Generaal zal zijn besluit tot inwerkingtreding, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, aankondigen in een nadere regel als bedoeld in regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement.

Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude van 23 december 2011, Stcrt. 2011, 22 925.

Deze richtlijn bevat uitgangspunten voor het transactie- en requireerbeleid van het delict intellectuele-eigendomsfraude (IE-fraude). Met een nuancering van de strafuitsluitingsgrond ´in voorraad hebben´ voor ´eigen gebruik´. Evenals een uitwijding betreffende het begrip 'plaats delict' voor het verhandelen van illegale bestanden of het aanbieden van inbreukmakende goederen op het internet (zie par 9). En tot slot een grenshoeveelhedentabel als bijlage.

4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’

In artikel 337 lid 2 WvSr is voor het merken- en modellenrecht een nuancering aangebracht. In dit artikel staat dat voor ‘eigen gebruik’ in voorraad hebben van enkele inbreukmakende goederen als bedoeld in artikel 337 lid 1 WvSr is toegestaan. Het voor eigen gebruik in-, uit- of doorvoeren valt niet onder deze uitzondering en is derhalve verboden.

‘Eigen gebruik’ komt ook voor in de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten, maar daar heeft het slechts een zeer beperkte betekenis. Niet strafbaar is het maken van enkele verveelvoudigingen zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dienend tot eigen oefening, studie of gebruik van degene die de kopieën zelf heeft gemaakt (art. 31 e.v. jo. art. 16b.1 en 16c.1 Auteurswet 1912; art. 21 e.v. jo. art. 10.e Wet op de naburige rechten).

De Rijksoctrooiwet 1995 kent de strafuitsluitingsgrond ‘eigen gebruik’ niet, maar stelt als voorwaarde dat de handelingen gepleegd moeten zijn ‘in of voor zijn bedrijf’, wil er sprake zijn van inbreuk. Hieronder valt ook de beroepsuitoefening. Deze voorwaarde komt bij de strafrechtelijke handhaving op hetzelfde neer als de genoemde strafuitsluitingsgrond in artikel 337 lid 2 WvSr. Voor de Rijksoctrooiwet geldt dus dat opzettelijke inbreuk op het octrooirecht, gepleegd in of voor het bedrijf van de inbreukmaker, strafbaar is. Let wel dat in de Rijksoctrooiwet enkel invoer strafbaar is gesteld. Uit- en doorvoer zijn niet strafbaar.

Eigen gebruik van inbreukmakende goederen is niet strafbaar als het enkele exemplaren betreft. In deze OM richtlijn wordt de term ‘enkele’ uitgewerkt in de tabel grenshoeveelheden. In deze tabel wordt aangegeven bij welke hoeveelheid sprake is van (slechts) enkele exemplaren.

Voor meer uitleg over het begrip ‘eigen gebruik’ in het kader van deze materie, wordt verwezen naar de Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude [zie H 4].

Een merk is voor de consument een herkenningsteken. Vooral het beeldmerk of logo wordt gebruikt om producten en diensten te onderscheiden en zorgt daarmee voor de nodige herkenning. Maar kunt u bekende logo's ook nog zo makkelijk thuisbrengen als ze maar voor een deel worden weergegeven? Doe onze logoquiz en test uw kennis! In de volgende Ezine worden de goede antwoorden bekend gemaakt.

Ook dit jaar dagen wij u weer uit om de merken achter de 26 letters te raden en maak kans op een van de boekenbonnen van €100,-. Insturen kan tot 1 februari 2012 hier.