Merkenrecht  

OHIM Cancellation division 11 januari 2012, OHIM reference 5018 C (Innova Market Insights B.V. tegen Innovadex LLC)

Met dank aan Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht tegen een jonger Gemeenschapsmerk. Vraag of er sprake is van een recht van meer dan plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8 lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening (CTMR). Het OHIM overweegt onder meer dat het onduidelijkheid is of, en zo ja onder welke omstandigheden in Nederland een oudere handelsnaam het recht geeft om het gebruik van jonger merk te verbieden.

Gemeenschapswoordmerk INNOVADEX (klasse 42; technische informatie in databank betreffende ruwe materialen chemicaliën, voedsel, dranken, farmaceutische producten, etc.). Innova Market Insights B.V. vraagt om nietigverklaring van gemeenschapsmerk op basis van haar oudere handelsnaam die wordt gebruikt voor een online databank voor de voedselindustrie.

Slechts sommige bewijsstukken leveren bewijs als gebruik als handelsnaam. Echter het bewijs laat zien dat de databank vanuit Nederland wordt gevoerd, maar bewijst niet gebruik in Nederland. Temeer omdat de databank op een .com-site staat en in het Engels wordt weergegeven.

Er wordt geen bewijs geleverd dat er sprake is van gebruik dat meer dan lokale bekendheid bestaat. Het gebruik van INNOVA is meer een gebruik als merkrecht dan als handelsnaam. Tot slot voegt Cancellation Division een aantal paragrafen toe over het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8(4) CTMR. Echter omdat artikel 5 Hnw, waarmee gebruik van dezelfde handelsnaam kan worden verboden, geen duidelijke voorwaarden geeft voor het verbieden van een jonger merkrecht op basis van een oudere handelsnaam, kan het niet als 'well-known fact' vaststaan dat een merkaanvrage daarom kan worden geweigerd als uitzondering op artikel 8(4) CTMR.

(39) The invalidity applicant is situated in the Netherlands, and the evidence supports that this is the principal office of the invalidity applicant. This may indicate use from the Netherlands, but as such not in the Netherlands, in particular considering the apparently international flavout of the database. Furthermore, none of the evidence suggests any particular use of the trade name in the Netherlands. The URL of the database indicated in the evidence is the generic top-level domein .com and the database is in English, so it does not prove anything as such in respect of use in any specific country.

(40) Even if use of a trade name on the internet is considered nationwide use under Dutch law, the invalidity applicant is nevertheless required under Article 8(4) CTMR to demonstrate the geographical and economic extent of use of the trade name in the geographical area for which it is claimed, in this cas teh Netherlands.

(44) Therefore, the invalidy applicant has failed to prove that it has axquired rights of more than local significance prior to the filing of the contested CTM under Article 8(4)(a) to the extent it has claimed this in respect of providing a database.

Bekend feit?

(55) One possible exception to the restriction of the OHIM in examing facts ex officio in interpartes proceedings under Article 76 CTMR may occur if the national law relied on can be considered a well-known fact (see the judgment of the General Court of 09/12/2010, T-303/08, 'Golden Elephant', paragrahs 65 and 67). According to the General Court, well-known facts are facts likely to be known by anyone or which may be learnt from generally acceissible sources (see also the judgment of the General Court of 20/042005, T-318/03), 'Atomic Blitz', paragraph 35).

(56) as to the cited national law in the present case, it is clear that the OHIM guidelines state that a right to a trade name may be used to prohibit the use of a subsequent trade mark. Reference is made to Article 2.19 BCIP, the Trade Name Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code. Although this suggests the possibility of using a trade name to prohibit the use of a trade mark under Dutch law, this had been contested by the CTM proprietor.

(58) This provision [red. 5 Hnw] only makes reference to the use of trade names, not trade marks, and therefore does not according to its wording seem to be applicable to the case at hand.

(60) Given the fact that the issue of whether an earlier trade name may be applied to prohibit the use of a later trade mark and the conditions for prohibiting such use at best seems to be a bit unclear under Dutch law, it cannot be considered to be a well-known fact which the Cancellation Divison should establish. Instead, the invalidity applicant should have submitted evidence  proving that a Dutch trade name can be invoked to prohibit use of a later trade mark under Article 8(4) CTMR as well as the conditions for prohibiting use. In the absence of this, the Cancellation Division finds that the invalidity applicant failed to prove under Artle 8(4) CTMR that Dutch law provides the proprietor of an earlier trade name the right to prohibit the use of a later trade mark.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Oudere handelsnaam tegenover jonger merk)

Rechtbank van Koophandel te Brussel 23 juni 2011, AR 04045/10 (Converse tegen curator en zaakvoerder NB Blue Factory&Brighton)

CC BY Kim-Leng op Flickr.com

Ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper, samengevat door Bart Van den Brande en Willem De Vos, Sirius Legal.

Parallelinvoer. Namaak. Bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding. De Amerikaanse schoenenfabrikant Converse Inc daagde in 2008 een Britse importeur/exporteur en een Belgische invoerder van een partij nagemaakte Converse All Star-schoenen voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel wegens inbreuk op enkele van haar Beneluxmerken en haar internationaal beeldmerk.

De Belgische invoerder had meer dan 7.000 paar All Stars ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk en blijkbaar waren deze schoenen voorheen vanuit China ingevoerd in de EER door de Britse importeur/exporteur.  De Rechtbank van Koophandel oordeelde dan ook terecht dat beide bedrijven zich schuldig hadden gemaakt aan merkinbreuken.  Ze hadden immers (i) nagemaakte Converse-schoenen gekocht of verkocht en deze bovendien (ii) via parallelle invoer in het verkeer gebracht van buiten de EER zonder toestemming van de merkhouder (art. 2.20  (1) a en (2)  b BVIE).

De Brusselse Rechtbank van Koophandel veroordeelde beide verweerders niet enkel tot de staking van de inbreuk, het afdragen van de winst, en de vernietiging van de in beslag genomen schoenen, maar ook tot de betaling van een schadevergoeding van 50 euro per in beslag genomen paar schoenen. Bij ons weten werd geen beroep aangetekend. Vooral interessant in deze zaak zijn de criteria en richtlijnen gehanteerd door de Belgische rechtspraak voor de forfaitaire “ex aequo et bono” schadebegroting wanneer het exacte schadebedrag niet kan bepaald worden. Volgende elementen worden o.a. in aanmerking genomen: (r.o. 10. Alinea 9, 12 en 13)

De rechtspraak aanvaardt bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding in het licht van de ernst van de merkinbreuk, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen:
-de schade is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is;
-een grotere mate van overeenstemming tussen de waren en de inbreukmakende tekens zal leiden tot grotere schade;
-een opvallende plaatsing van het inbreukmakende teken aan de buitenzijde van het product levert een grotere schade op;
-hoe vaker en meer het inbreukmakende teken wordt gebruikt, hoe groter de schade;
-hoe hoger de verkoopwaarde van de producten van de merkhouder, hoe groter de schade;
-hoe meer reclame-inspanningen de merkhouder verricht met betrekking tot zijn merken, die door de handelingen van de inbreukmakers minstens gedeeltelijk geneutraliseerd worden, hoe groter de schade;
(...)
Rekening houdende met de aantallen en de prijs van de door verweerders verhandelde inbreukmakende schoenen en met de hierboven uiteengezette principes, begroot eiseres haar schade op ex aequo et bono bedrag van 50,00 euro per verhandeld paar inbreukmakende schoenen.

Dit bedrag komt redelijk en gerechtvaardigd voor, rekening houdend met de volgende feitelijke omstandigheden:
-de merken van eiseres hebben een zeer groot onderscheidend vermogen, onder meer vanwege hun wereldwijde bekendheid en populariteit;
-de Converse schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de authentieke Converse schoenen en worden ook als zodanig verkocht en geadverteerd, terwijl de aangeboden Converse schoenen namaakschoenen zijn;
-de tekens op de schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de merken van eiseres en zijn op identieke wijze op de schoenen aangebracht aan de buitenzijde van de schoen;
-eiseres levert reeds jaren publicitaire en andere commerciële inspanningen om haar waren onder de betrokken merken te promoten en het exclusief karakter ervan in stand te houden. Deze kosten en inspanningen worden gedeeltelijk teniet gedaan als gevolg van de handelingen van verweerders; de schade die eiseres hierdoor lijdt is des te aanzienlijker, gelet op het hoog onderscheidend vermogen en de bekendheid van haar merken.

Het staat vast dat de litigieuze lading bestond uit 7.140 paar namaakschoenen, zodat eiseres terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding van 357.000,00 euro.

Gerecht EU 12 januari 2012, zaak T-462/09 (August Storck KG tegen OHIM/RTV italiana SpA (RAI), inzake: Ragolizia)

Gemeenschapsmerkenrecht. August Storck vraagt het gemeenschapswoordmerk Ragolizia (klasse 30: zoetwaren) aan en komt in de oppositieprocedure RTV italiana SpA (RAI) die zich beroep op haar ouder gemeenschapswoordmerk FAVOLIZIA (klasse 30: voor diverse eet/drinkwaar: koffie, rijst, maïsvlokken, mosterd). De relatieve weigeringsgrond is verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens.

Gerecht constateert geen fouten in de vergelijking van de tekens, wel dat er geen conceptuele vergelijking kan plaatsvinden, omdat het geen betekenis heeft in de Europese talen; het doet wel denken aan het Engelse "favour" (r.o. 20-33). Zelfs wanneer een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, door verzoekster wordt betoogd dat een groot aantal merken in klasse 30 met "favo" beginnen, kan er verwarringsgevaar zijn. Dit is in onderhavige geval het geval omdat het gaat om conflicterende goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd identiek zijn en de tekens gelijk. Het beroep wordt afgewezen.

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1628 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG tegen X; varkenslatijn)

Merkdepot te kwader trouw. Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren van luxueuze (sport)auto’s en houdster van diverse Gemeenschapsmerken. X heeft tussen 2009 en 2011 diverse Beneluxwoordmerken gedeponeerd waaronder, (ook Gemeenschapsmerk) Porsche, SAAB-Spyker, MAYBELLINE, BREITLING. X heeft vervolgens Porsche benaderd om tegen betaling van 9 miljoen euro en twee Porsche-auto's het merk te laten doorhalen of over te dragen.

Interessante casuïstische zaak. X stelt dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, omdat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. deze overtuigt de rechtbank allerminst. Wegens registratie te kwader trouw, verklaart de rechtbank één merk nietig en drie merken moeten worden doorgehaald. Tot slot krijgt X een bevel zich te onthouden van merkdepots waarvan woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van dwangsom (vergelijk ook: Pink Ribbon-verbod, IEF 9571).

4.20. Tijdens de zitting heeft [X] verklaard dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, is gelegen in het feit dat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. In het Latijn zou varken ‘porsche’ zijn zodat hij een geldige reden heeft om dit teken te gebruiken aldus nog steeds [X].

4.21. Deze verklaring van [X] overtuigt de rechtbank allerminst. Ten eerste betekent varken in het Latijn ‘porcus’ en niet ‘porsche’ zoals Porsche tijdens de zitting terecht heeft gesteld, zodat de verklaring van [X] dat het teken PORSCHE staat voor ‘varkenslatijn’ al om die reden niet opgaat. Ook al zou dit wel de juiste vertaling zijn, en ook al vindt [X] de term ‘porsche’ toepasselijk voor zijn diensten als programmeur, dan nog verklaart dit niet waarom hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd voor de betreffende waren en/of diensten van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots die niet zien op zijn diensten als programmeur.

4.22. [X] heeft verder aangevoerd dat zijn merkdepots een legitiem doel dienen omdat hij voornemens is een onderneming te exploiteren door middel van het ontwerpen en ontwikkelen van producten en deze te voorzien van het teken PORSCHE. Ook heeft hij aangevoerd dat hij zich vanwege de onderhavige procedure niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen uit te voeren. Ter zitting heeft [X] desgevraagd verklaard dat hij de inhoud van zijn marketingplannen thans niet voor anderen beschikbaar wil maken, maar dat hij onder meer plannen heeft voor het op de markt brengen van scheermesjes.

4.34. Met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE roept Porsche terecht de nietigheid van Beneluxmerk I in. De rechtbank zal het Beneluxmerk I nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen als hierna in het dictum verwoord. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

4.35. Ten aanzien van de [X] merkdepots geldt dat de rechtbank in deze procedure niet bevoegd is de [X] merkdepots nietig te verklaren (zulks wordt overigens ook niet door Porsche gevorderd). Ten aanzien van het Beneluxmerk II vloeit dit voort uit artikel 2.28 BVIE dat bepaalt dat slechts Beneluxmerkinschrijvingen (en dus niet depots) nietig kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de Gemeenschapmerken I en II vloeit dit voort uit artikel 52 lid 1 sub b GMVo dat bepaalt dat Gemeenschapsmerkinschrijvingen die te kwader trouw zijn gedaan slechts op vordering bij het BHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kunnen worden verklaard.

4.36. Uit het feit dat de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [X] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. Het gevorderde bevel om de [X] merkdepots door [X] te laten doorhalen althans in te trekken is wel toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.37. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. Anders dan [X] stelt, staat de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechtbank niet aan het door Porsche gevorderde verbod in de weg. In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [X].

Dictum
De rechtbank
5.1. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving met nummer 868223 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;
5.2. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] aan Porsche en/of de advocaat van Porsche de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en beveelt dat [X] de daarmee gemoeide kosten betaalt;
5.3. beveelt [X] om binnen 10 (zegge: tien) dagen na betekening van dit vonnis Gemeenschapsmerk met nummer 010189942, Gemeenschapsmerk met depotnummer 009903816 en Beneluxmerk met depotnummer 1226976 door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder afgifte van een bewijs van doorhaling aan de advocaat van Porsche;
5.4. beveelt [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [X] in strijd handelt met dit bevel;
5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 7.357,97;

Op andere blogs:
Chiever (Poging tot afpersing Porsche voor €50 miljoen)
Octrooibureau (Merknaamkaping loont niet!)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-690 (Vision Group/Route Vision tegen E&L Security)

RouteVision houdt zich bezig met de verkoop van voertuigvolg- en ritregistratiesystemen en levering van daarmee verband houdende diensten. De systemen worden onder meer gebruikt voor de fiscale kilometerregistratie en voor het beheer van
wagenparken. Vision Group is Beneluxwoordmerkhouder ROUTEVISION en heeft een licentie aan RouteVision verstrekt. Sinds 6 september 2010 biedt E&L voertuigvolg- en ritregistratiesystemen aan op de Nederlandse markt. Zij heeft deze producten aangeboden onder het teken “Road Vision”, zij heeft www.road-vision.nl als domeinnaam geregistreerd.

Na een vaststellingsovereenkomst voor het staken van het gebruik van teken "roadvision", blijkt dat E&L het teken toch nog gebruikt. Dit als metatag in de broncode van haar website, in een url, in een advertentie op speurders.nl, in een mailing en door de vermelding in KvK-handelsregister met emailadres eindigend op @route-vision.nl. Ook is de domeinnaam niet overgedragen.

Gebruik van de metatag in de broncode van de website blijkt voldoende uit de cache van Google. Er is een aan de vaststelingsovereenkomst verbonden boete verschuldigd vanwege de advertentie op speurders.nl, de mailing en vermelding in het KvK-register. De domeinnaam is niet overgedragen, daarop is geen boeteclausule van toepassing, maar op het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam wel. De totale contractuele boete bedraagt €83.000, waarvan €3.000 verplichte betaling aan kosten voor rechtsbijstand.

Handelsnaam
4.7. Niet in geschil is dat E&L de Kamer van Koophandel pas op 21 december 2010 heeft verzocht om verwijdering van de vermelding van de handelsnaam “Road Vision”in het register en dat E&L dus in ieder geval tot en met 21 december 2010 in het handelsregister vermeld heeft gestaan onder die naam. Ook daarvoor is E&L op grond van de overeenkomst een boete verschuldigd. Daarbij kan in het midden of die enkele vermelding in het handelsnaamregister kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (E&L bestrijdt dat). De vermelding moet in ieder geval worden aangemerkt als gebruik van het roadvision-teken in de zin van artikel 1 van de overeenkomst. Naar het oordeel van de rechtbank mocht RouteVision op grond van die bepaling redelijkerwijs verwachten dat E&L haar handelsnaam ook zou aanpassen in het handelsregister.

Domeinnaam4.8. Als onweersproken staat vast dat E&L de domeinnaam www.road-vision.nl niet heeft overgedragen aan RouteVision. E&L heeft er echter terecht – en onbestreden – op gewezen dat er geen boete staat op het niet tijdig overdragen van de domeinnaam.

4.9. E&L is wel een boete verschuldigd voor het gebruik dat zij heeft gemaakt van die domeinnaam. Daarbij kan in het midden blijven of E&L de domeinnaam heeft gebruikt om door te linken naar haar website (E&L bestrijdt dat). Vast staat namelijk dat E&L de domeinnaam in ieder geval heeft gebruikt voor haar e-mails. Dit e-mailgebruik heeft E&L niet bestreden en wordt ondersteund door het door RouteVision overgelegde uitreksel van de Kamer van Koophandel, waarin info@route-vision.nl wordt vermeld als het e-mailadres van de onderneming (productie 10 van RouteVision).

Conclusie

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat E&L boetes is verschuldigd voor alle door RouteVision gestelde tekortkomingen met uitzondering van het niet overdragen van de domeinnaam. E&L heeft niet bestreden dat uitgaande van die overtredingen de totaal door haar verschuldigde boete moet worden berekend op € 80.000,00 en dat de overeenkomst haar daarnaast verplicht tot betaling van een bedrag van € 3.000,00 aan kosten van rechtsbijstand. De vordering van RouteVision is dus toewijsbaar tot een bedrag van € 83.000,00.

4.11. De stelling van E&L dat zij heel veel heeft moeten doen om te voldoen aan de overeenkomst, kan niet leiden tot een ander oordeel. Die stelling, voor zover juist, brengt, anders dan E&L meent, namelijk niet mee dat de vordering van RouteVision in strijd is met “de goede trouw” (of, als E&L dat heeft bedoeld, dat de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van artikel 6:2 BW of dat de billijkheid klaarblijkelijk een matiging van de verschuldigde boete eist in de zin van artikel 6:94 BW).

B. Kist, De kruistochten van een luxemerk, NRC Handelsblad 10 januari 2012.

Louis Vuitton heeft de aanval geopend op The Hangover II. Een acteur draagt in de film een nep-Vuitton-tas. Warner Bros wordt niet als eerste geviseerd door het merk.

Het zit Warner Bros, producent van de populaire film The Hangover, niet mee. Eerst moet het bedrijf zich verweren tegen een man die de vertoning van de Hangover II wil stoppen omdat hij de auteursrechten bezit op de in de film gebruikte tattoo van Mike Tyson. En net als Warner die kwestie heeft weten te schikken, opent Louis Vuitton de aanval. Ruim twee weken geleden diende het Franse modehuis een klacht in tegen de filmproducent bij de rechtbank van New York. De Fransen maken bezwaar tegen het in beeld komen van een Louis Vuitton-tas in The Hangover II. „Careful. That is a Louis Vuitton”, zegt acteur Zach Galifianakis (Alan) tijdens een scène op een vliegveld.

Het tonen van die tas op zich zint de Fransen al niet, maar wat echt in het verkeerde keelgat schiet, is dat er voor deze scene een nep-Vuitton-tas werd gebruikt. Volgens het modehuis is dit schadelijk voor het zorgvuldig opgebouwde imago van Vuitton. De zaak wordt binnenkort door een Amerikaanse rechter in behandeling genomen.

Warner Bros is niet het eerste bedrijf dat het aan de stok krijgt met Vuitton. De Fransen staan bekend om hun hardhandige optreden tegen iedereen die maar wijst naar Vuitton- design.

Zo werd in maart 2010 autofabrikant Hyundai voor de rechter gesleept. Het bedrijf had in een commercial tijdens de Amerikaanse Super Bowl gedurende 3 tot 4 seconden een basketbal met Louis Vuitton-motief laten zien. Een uiterst schadelijke merkinbreuk, meende Vuitton. Sinds 2010 is van beide partijen weinig meer gehoord, dus vermoedelijk is de kwestie geschikt.

Ook in Nederland boekte Vuitton succes bij de bescherming van zijn imago. In 2008 kreeg het concern met een dreigbrief demakers van het memory-spel Fake For Real, in een doosje in Louis Vuitton-stijl, op de knieën. Een lang en duur juridisch gevecht tegen de Franse reus zat er niet in voor deze kleine Nederlandse uitgever, dus paste hij de verpakking aan.

Het is overigens niet zo dat Louis Vuitton altijd aan het langste eind trekt. Vers in het geheugen ligt de ruzie met kunstenares Nadia Plesner die in haar schilderij Darfurnica een Afrikaans kindje met een Louis Vuitton- tas had afgebeeld. In eerste instantie verbood de rechtbank Den Haag begin 2011 de tentoonstelling van het schilderij. Echter, een paar maanden later kreeg Plesner in hoger beroep alsnog gelijk. Volgens de rechter moest het belang van de vrije meningsuiting van de kunstenares zwaarder wegen dan het belang van de bescherming van de eigendommen van Louis Vuitton . Ook in de Verenigde Staten leed het Franse modehuis tijdens zijn kruistochten al eens een gevoelige nederlaag. In 2007 lukte het Vuitton niet om het hondenspeelgoed van het merk Chewy Vuiton, een pluche speeltje in Vuitton-design, van de markt te halen. Een leuke parodie, moet kunnen, zo meende de Amerikaanse rechter.

In'n kader: Louis Vuitton in de beklaagdenbank Louis Vuitton is niet altijd eisende partij als het om intellectuele eigendomsrechten gaat. Het bedrijf staat ook wel eens aan de andere kant van het hekje. In 2007 dreigde grafisch vormgever Anton Beeke Louis Vuitton met een juridische procedure. Het luxemerkmaakte in een reclamecampagne gebruik van een ‘naaktalfabet’, letters samengesteld uit blote dames. Het alfabet was door kunstenares Vanessa Beecroft ontworpen voor Louis Vuitton. Beeke had echter in 1969 al een nagenoeg identiek ‘naaktalfabet’ gemaakt. Uiteindelijk trok Vuitton zijn campagne in en bood het Beeke excuses aan. Of er ook betaald is, is niet bekend.

Een bijdrage van Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan advocaten.

Twitter-kaping, een andere invalshoek. Bij De Wereld Draait Door zijn ze het er voorlopig over eens: ‘Diefstal van identiteit’ moet worden gestraft met ten hoogste vier jaar cel. De aanleiding voor het debat vormde een persoonlijke ervaring van strafrechtadvocate Bénédicte Ficq, die het slachtoffer was geworden van een nep-Twitter account. Ficq blijkt niet de enige bekende Nederlander te zijn die hier mee te maken heeft gehad. In de DWDD studio zaten vier andere BN’ers die waren geconfronteerd met onder hun naam geplaatste Tweets, waaronder Matthijs van Nieuwkerk zelf. Het voorval zette Ficq er in ieder geval aan tot het opstellen van een conceptwetsvoorstel waarin diefstal van identiteit met elk oogmerk strafbaar wordt.

Een civiel probleem
Diefstal van identiteit, of beter: je voordoen onder een andere identiteit kan natuurlijk tot problemen leiden. Omdat er geen specifieke wetsbepaling voor bestaat laat het zich wat lastig binnen een specifiek rechtsgebied plaatsen. Enerzijds heeft het wat weg van een intellectueel eigendomsrecht, anderzijds kan misbruik leiden tot schade aan iemands reputatie en dus zijn recht op privacy. Dit neemt niet weg dat de wet wel degelijk mogelijkheden biedt om ‘identiteitsboeven’ aan te pakken. Deze persoon handelt dan waarschijnlijk onrechtmatig. Indien sprake is van een handelsnaam of merknaam kan het slachtoffer uiteraard een beroep doen op de Handelsnaamwet of zijn merkrechten. De vraag is dan wel of deze commerciële rechten volledig van toepassing zijn indien iemand zich voordoet onder die naam of identiteit. Zie hier voor een eerdere analyse over de handhaving van merkrechten op Twitter en deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Ook in de domeinnaamjurisprudentie zien we dat personen met recht een beroep kunnen doen op hun eigen naam. Dit recht is bovendien expliciet opgenomen in de geschillenregeling van de SIDN (artikel 2.1 (a) (II)). Bij domeinnamen ligt de situatie uiteraard wel net even anders, omdat de houder zich niet per se voordoet ‘als de domeinnaam’.

Strafrecht?
Een oplossing zoeken in het strafrecht is in ieder geval opmerkelijk. Niet elke onrechtmatige handeling heeft een strafrechtelijke pendant nodig. Al helemaal op het gebied van intellectueel eigendomsrechten en privacy is het niet gebruikelijk om conflicten op te laten lossen door de politie. Natuurlijk zijn er uitzonderingen voor notoire namakers, maar de norm is dat het conflict in een civiele procedure wordt opgelost. De vraag is ook of de samenleving, als iemand zich voordoet onder een andere naam, dusdanig geschokt is dat een strafrechtelijke sanctie gerechtvaardigd is. Het is vooral een probleem voor het slachtoffer zelf. Bij het publiek leidt ‘diefstal van identiteit’ eerder tot hilariteit, zoals bleek uit de DWDD-uitzending waar een nep-Tweet van Van Nieuwkerk werd getoond waarin hij ogenschijnlijk een seksuele toespeling maakt aan het adres van K3-zangeres Josje (bij 10:51). Bovendien is het doel van de identiteitsboef vaak veel ludieker dan de term diefstal impliceert. Eerder zal sprake zijn van satire. Een persiflage is immers ook niets anders dan het nadoen van een bekend persoon. Uiteraard wordt satire in veel gevallen beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het gaat om satire. Dit kan overigens soms tot problemen leiden, zo bleek bij de zaak van Ron Boszhard.

Desondanks meent Ficq dat diefstal van identiteit, in ieder geval op Twitter, kan leiden tot grote schade, zelfs bedreigingen. De vraag is echter of het Wetboek van Strafrecht voor die gevallen geen andere aanknopingspunten biedt. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van belaging, althans dat vond het Gerechtshof Arnhem toen een vriendin contactadvertenties voor seks op naam van een voormalige vriendin online had gezet. De rechtspraak over nep-Twitter accounts beperkt zich in ieder geval nog tot een tweetal zaken over inbreuk op intellectueel eigendomsrechten. Kennelijk heeft het probleem nog niet zo een grote proporties aangenomen dat een gang naar de rechter onafwendbaar is.

Ficq stelt overigens ook dat strafrechtelijke handhaving nodig is omdat de identiteit van de nep-Twitteraars niet kan worden achterhaald. Dit zal echter voor de politie niet direct veel eenvoudiger zijn. Voor de NAW-gegevens is de medewerking van Twitter noodzakelijk. Het is dan ook logisch dat het slachtoffer zich in eerst bij Twitter meldt.

Eenvoudig melden
Zoals Sven Kramer in de uitzending terecht opmerkte biedt Twitter hiervoor een vrij eenvoudig formuliertje waarmee misbruik (‘impersonation’) gemeld kan worden. Twitter voert dus streng beleid om haar platform binnen de perken te houden. Overigens waren niet alle tafelgasten overtuigd van de eenvoud van deze tool. Onze eigen ervaring leert echter dat melden vrij goed werkt. In ieder geval kon Mark Rutte zonder veel moeite een einde maken aan @mark_rutte. Twitter had toen, mogelijk onterecht, weinig oren naar het verweer dat het om een parodie ging.

Daarnaast houdt Twitter zelf een oogje in het zeil. Bekende mensen worden actief gescreend op authenticiteit. Vermeende neppers worden zonder pardon verwijderd. Zoals wij eerder berichtten is Twitter zelfs zo streng dat per abuis echte accounts worden geblokkeerd. Het ging toen om de account van Salman Rushdie, wiens echte naam (Sir Ahmed Salman Rushdie) bij Twitter tot verwarring leidde. Het lijkt dus eerder noodzaak ervoor te waken dat Twitter zelf zorgvuldig te werk blijft gaan. Het wetsvoorstel van Bénédicte Ficq lijkt in ieder geval overbodig.

(voor de duidelijkheid: het gaat natuurlijk om een nepwetsvoorstel)

WIPO Arbitration 26 december 2011, D2011-2029 (inzake akzo-nobel.com; geschillenbeslechter: Philippe Gilliéron)

Merkenrecht. Domeinnaam. Eiser is Akzo Nobel, houdster van internationale merken AKZO NOBEL (woord / beeld) en is actief op het gebied van verf en coatings. Door de toevoeging van een koppelteken (hyphen) aan de .com-domeinnaam wordt niet voldoend afstand gecreëerd met het merk van eiser.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang (geen reactie van gedaagde). Gezien de wereldwijde reputatie van eiser, is het moeilijk te geloven dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. De gedaagde is al in 19 UDRP-beslissingen rondom merknamen van derde-partijen verwikkeld geraakt. Alles bij elkaar genomen moet de gedaagde de gevolgen daarvan dragen en wordt de overdracht bevolen.

Onder A. As many panels have ruled before, the addition of a hyphen between two words does obviously not make a sufficient difference between the domain name and the Complainant’s trademark to exclude the likelihood of confusion resulting from such incorporation (see, e.g., Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903; Fort Knox National Company v. Ekaterina Phillipova, WIPO Case No. D2004-0281). 

Onder C. Considering the worldwide reputation of AKZO NOBEL in the abovementioned industry, the Panel finds it hard to believe that the Respondent would have chosen and registered the disputed domain name

<akzo-nobel.com> in good faith, without having been aware of the AKZO NOBEL trademarks. The Respondent having neglected to proceed, did not bring any convincing evidence to support such a choice; such evidence does not result from the file, and the Respondent has to bear the consequences of its default on that regard.

Respondent’s good faith is all the more doubtful that a search of UDRP decisions reveals no less than 19 decisions rendered against the Respondent covering a broad range of domain names consisting of third parties’ trademarks, which clearly suggest that the Respondent has made a pattern of conduct of registering domain names consisting of third parties’ trademarks.

The Panel far more believes that the disputed domain name has been registered and is being used to attract Internet users to Respondent’s website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion and leading Internet users to believe that Respondent’s website is linked to the Complainant.

 

WIPO Arbitration 3 januari 2012, DNL 2011-0062 (inzake clickbank.nl; geschillenbeslechter: Wolter Wefers Bettink)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht zonder vestiging in Nederland. Eiser is Click Sales, houdster van het merk CLICKBANK in meer dan 200 landen en die via clickbank.com een digitale marktplaats aanbiedt. De .nl-domeinnaam wordt doorgelinkt naar een pornografische website. Naast een beroep op het merkenrecht, doet eiser ook een beroep op haar Nederlandse handelsnaamrecht, ondanks dat ze niet is gevestigd of handel drijft in Nederland. Het is daarvoor voldoende dat zij een reputatie heeft in Nederland (zie voetnoot), om hierop een beroep te kunnen doen.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang, en de verwijzing naar een pornografische site kan een indicatie zijn van een registratie te kwader trouw gebaseerd op aantasting van de merken van eiser. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

Onder A. Complainant also claims that it does business under the name “ClickBank” and that it uses this name to identify itself as a corporate entity. Complainant’s Vice President of Operations has stated in a declaration, which Complainant provided as evidence, that “ClickBank” is used in commerce extensively and therefore has become famous in The Netherlands. As evidence thereof, Complainant has also provided a screenshot which shows the results of a search on “www.google.nl” generated by the term “clickbank ervaringen” (“clickbank experiences”). Complainant also refers to its website “www.clickbank.com”, which contains, inter alia, press articles on ClickBank (the company) and an item “Why ClickBank?” which refers to ClickBank as the company operating the website “www.clickbank.com” (“a secure online outlet for more than 50,000 products and 100,000 active marketers”). The Panel understands from this that Complainant in this case also relies on rights under Dutch law in the trade name “ClickBank”.

Under Dutch law, rights in a trade name are obtained by a company using the relevant name in commerce. It is not necessary that the entity is established in The Netherlands or that its trading area is located in The Netherlands. It is sufficient that a name qualifies for protection because it has a reputation in the Netherlands.

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

• in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");

• in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
• in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten
TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.